Uitspraak
GERECHTSHOF AMSTERDAM
1.BLUEFIELD PARTNERS B.V.,
1.BLUE FIELD AGENCY B.V.,
2. BLUE FIELD INTERNATIONAL B.V.,
3. CLICKVIN B.V.,
4. LINK DESIGN B.V.,
5. TOTTA RESEARCH B.V.,
6. TOTTA DATA LAB B.V.,
1.Het geding in hoger beroep
3. BFA hoofdelijk te veroordelen in de vergoeding van de door Bluefield Partners gemaakte proceskosten, op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente.
2.Feiten
3.Beoordeling
Het woordmerk is ingeschreven onder nummer 0987442 voor “Administratieve diensten (Zakelijke -); Outsourcing van administratief beheer voor ondernemingen”, in klasse 35;
“Advisering en consultancy op financieel gebied; Advisering op financieel gebied voor bedrijven; Analyse en onderzoek op financieel gebied; Financiële advies- en informatiediensten; Financiële analyse; Financiële data-analyse; Financiële informatie voor investeerders.”, in klasse 36, en “Diensten op het gebied van advisering inzake software.”, in klasse 42.
- Link Design, een designbureau dat communicatiestrategieën creëert; het bureau doet aan design thinking en combineert onderzoek, strategie, conceptontwikkeling en design;
- Totta Research, een markonderzoeksbureau dat bedrijven helpt met het achterhalen van feitelijk, onbewust en toekomstig gedrag van (doel)groepen; het bureau focust zich op vijf pijlers: benchmarking & monitoring, branding & imago, customer experience (UX), panels & communities en speech & tekst analytics; en
- Totta Data Lab, een data science scale-up gespecialiseerd in artificial intelligence en voice & machine learning-technieken; het bedrijf helpt organisaties het maximale uit hun data te halen om tot een betere bedrijfsvorming te komen.
(i)
primairBFA te bevelen iedere inbreuk op haar merkrechten te staken,
subsidiairBFA te bevelen het gebruik als naam en/of handelsnaam van het teken “Bluefield” dan wel een andere naam met (onder meer) de bestanddelen “Blue” en “Field” of een daarop gelijkend teken,
meer subsidiairgeïntimeerden 2 tot en met 6 te handelen als primair en subsidiair gevorderd en Blue Field Agency te verbieden, anders dan onder het teken Blue Field Agency gebruik te maken van het teken met (onder meer) de bestanddelen “Blue” en “Field” of een daarop gelijkend teken voor diensten anders dan op het gebied van marketing, advertenties en media, voor andere diensten;
grief 1komt Bluefield Partners op tegen de rechtsoverwegingen 5.4 en 5.5 van het vonnis. De voorzieningenrechter komt hierin tot oordeel dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat Blue Field Agency haar activiteiten heeft uitgebreid in de richting van Bluefield Partners en dat er dan ook vanuit wordt gegaan dat zij nog steeds uitsluitend actief is in de marketing. Met
grief 2komt Bluefield Partners op tegen rechtsoverwegingen 5.4 tot en met 5.6 van het vonnis, waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat het voorshands niet aannemelijk is geworden dat (1) het publiek een commerciële band tussen partijen zal veronderstellen, (2) verwarringsgevaar zich heeft verwezenlijkt en (3) partijen dezelfde of soortgelijke diensten verlenen. Het beroep van Bluefield Partners op artikel 2:20 lid 1 onder Pro a en b BVIE (thans 2:20 lid 2 onder a en b BVIE; hierna zal deze nieuwe nummering worden aangehouden) en op de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet stuit hierop af, aldus de voorzieningenrechter. Het hof behandelt grieven 1 en 2 gezamenlijk, waarbij eerst de merkenrechtelijke en daarna de handelsnaamrechtelijke grondslag wordt besproken.
grieven 3, 4 en 5komt Bluefield Partners op tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter, strekkende tot afwijzing van de gestelde inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE. Bij pleidooi is door Bluefield Partners gesteld dat zij ook een beroep doet op artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Daargelaten of dit gelezen kan worden in haar grieven (hetgeen door BFA is betwist), wijst het hof erop dat artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE vereist dat het merk bekend is in het Benelux-gebied. Dat de door Bluefield Partners ingeroepen merken bekend zijn, is door haar hoe dan ook onvoldoende onderbouwd. Uit het door haar daartoe gestelde, kort gezegd dat zij werkt voor grote bedrijven op vele terreinen en dat zij een substantieel bedrag heeft besteed aan marketing en sales, volgt niet dat haar merken bekend zijn.
grief 6komt Bluefield Partners op tegen de afwijzing door de voorzieningenrechter van haar op artikel 5b Handelsnaamwet gebaseerde vorderingen. Zij stelt daartoe enkel dat Blue Field Agency een handelsnaam voert die het publiek misleidt, omdat Blue Field Agency zich presenteert als ‘consultancybedrijf dat zich richt op interne processen ter verbetering van de bedrijfsvoering’, terwijl Blue Field Agency stelt een marketingbureau te zijn. Deze grief mist feitelijke grondslag en wordt verworpen. Het hof heeft hiervoor reeds geconcludeerd dat Blue Field Agency zich uitsluitend presenteert als marketingbureau.
grief 7bestrijdt Bluefield Partners het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat niet is gebleken van onrechtmatig handelen door BFA. Ook hieraan legt Bluefield Partners voornamelijk ten grondslag het door het hof reeds verworpen standpunt dat het bestreden handelsnaam- en merkgebruik van BFA tot verwarring leidt. De verwijzing door Bluefield Partners naar de blauw/grijze kleurstelling en de afbeelding van een sporter op de website, leveren geen onderbouwing op voor het gesteld onrechtmatig handelen. Grief 7 faalt.
grief 8stelt Bluefield Partners dat de voorzieningenrechter ten onrechte Blue Field Agency en de overige geïntimeerden als één heeft beschouwd en geen aparte beoordeling heeft gemaakt van de vorderingen tegen de geïntimeerden. Het hof heeft, daar waar relevant, in zijn beoordeling verschil aangebracht tussen de geïntimeerden. Dit leidt niet tot toewijzing van de vorderingen. Grief 8 kan derhalve niet leiden tot vernietiging van het vonnis.
grief 9komt Bluefield Partners op tegen afwijzing van haar vorderingen en veroordeling in de proceskosten. Nu alle voorgaande grieven van Bluefield Partners falen en zij in beroep in het ongelijk wordt gesteld, slaagt ook deze grief niet.