Uitspraak
3 september 2002
eerste civiele kamer
rolnummer 2000/855
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
[appellant],
wonende te [woonplaats],
appellant,
procureur: mr. A.J.B. Ross,
tegen:
de rechtspersoon naar Italiaans recht [geïntimeerde],
gevestigd te [woonplaats], Italië,
geïntimeerde,
procureur: mr. J. Langerhuizen.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar de door de rechtbank te Zutphen tussen partijen gewezen vonnissen van 17 februari 2000 en 2 november 2000. Een fotokopie van die vonnissen is aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 Bij exploot van 16 november 2000 heeft appellant (hierna te noemen: [appellant]) hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 2 november 2000 met dagvaarding van geïntimeerde (hierna te noemen: [geïntimeerde]) voor dit hof.
2.2 Bij memorie van grieven heeft [appellant] vijf grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis en geconcludeerd dat het hof dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, [geïntimeerde] niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vordering, althans haar het gevorderde zal ontzeggen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van het geding in beide instanties.
2.3 [geïntimeerde] heeft bij memorie van antwoord verweer gevoerd, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep.
2.4 [appellant] heeft een akte houdende uitlating overgelegde producties genomen, waarop [geïntimeerde], onder overlegging van een productie, heeft gereageerd bij antwoordakte.
2.5 Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
3 De vaststaande feiten
Tegen de overwegingen van de rechtbank in het vonnis van 2 november 2000 onder 2.1 tot en met 2.3 inzake de vaststaande feiten zijn, behoudens grief I, waarover hierna, geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.
4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
4.1 Grief I houdt in dat de rechtbank ten onrechte als vaststaand heeft aangenomen dat [geïntimeerde] zich kan beroepen op een in de Benelux en ten tijde van de beweerde inbreuk geldend recht op het beeldmerk Roÿ Roger’s.
4.2 De grief moet worden verworpen. [geïntimeerde] heeft bij memorie van antwoord overgelegd een kopie van de inschrijving van het beeldmerk Roÿ Roger’s bij het Benelux Merkenbureau op 20 mei 2000. Dit vormt een verlenging van de inschrijving bij het internationaal merkenregister te Genève, te weten 20 mei 1960. Kopie van laatstbedoelde inschrijving had [geïntimeerde] reeds bij conclusie van eis in eerste aanleg overgelegd.
Voorts heeft [geïntimeerde], door overlegging van haar desbetreffende facturen aan haar (voormalige) wederverkoper in Nederland [...] C.V., aangetoond dat zij in de periode van juni 1997 tot en met maart 1998 het merk Roÿ Roger’s in de Benelux (en wel de Nederlandse markt) heeft gebruikt. Daarnaast blijkt uit de overgelegde brief van de voormalig directeur van [...] van 20 september 2000 dat dit bedrijf gedurende een aantal jaren artikelen onder het merk Roÿ Roger’s op de Nederlandse markt heeft verkocht. Het feit dat, zoals [appellant] stelt, voormelde facturen slechts betrekking hebben op 453 spijkerbroeken, betekent - mede gelet op genoemde brief van 20 september 2000 - niet dat in de door [appellant] bedoelde vijf jaar vóór de dagvaarding van 3 december 1999 geen sprake zou zijn geweest van normaal gebruik als bedoeld in artikel 5 van Pro de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).
4.3 Grief II is gericht tegen de veroordeling van [appellant] tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het merk Roÿ Roger’s en daarmee overeenstemmende tekens op verbeurte van een dwangsom.
[appellant] stelt dat deze procedure alsmede de veroordeling overbodig was, omdat hij voorafgaand aan de procedure een onthoudingsverklaring had afgegeven en, indien [geïntimeerde] daarom zou hebben gevraagd, een daaraan verbonden dwangsombepaling zonder omhaal zou hebben geaccepteerd.
4.4 Ook deze grief wordt verworpen. De enkele omstandigheid dat een aangesprokene toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, behoeft de rechter niet te beletten een verbod tot het plegen van zodanige handeling op te leggen. Het staat de rechter bovendien vrij om aan zo’n verbod een dwangsom te verbinden (zie Hoge Raad 23 februari 1990, NJ 1990/663 en Hoge Raad 1 december 1995, NJ 1996/510). Het hof is van oordeel dat er in de onderhavige zaak goede reden is voor het vorderen en uitspreken van de veroordeling, omdat [appellant] zich heeft ingelaten met irreguliere handel en geen gegevens daarvan zegt te hebben, hoewel hij die als behoorlijk ondernemer wèl diende te hebben, zodat er gegronde reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van [appellant]s handelwijze in dezen. Gesteld noch gebleken is dat [appellant] na betekening van de inleidende dagvaarding een dwangsom of boete heeft aanvaard. Het hof verwerpt voorts de in dit verband door [appellant] aangevoerde stelling dat hij rauwelijks zou zijn gedagvaard. [appellant] was voorafgaande aan de inleidende dagvaarding ook gesommeerd om de naam en het adres op te geven van degene van wie hij de inbreukmakende broeken had betrokken, welke gegevens hij niet heeft verstrekt, waarover meer hierna bij de bespreking van grief III.
4.5 Grief III is gericht tegen de veroordeling van [appellant] om de namen en adressen van alle bij de verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen kenbaar te maken aan [geïntimeerde] en is voorts gericht tegen de aan de veroordeling verbonden dwangsom.
[appellant] stelt dat hij voorafgaande aan de procedure alle hem bekende gegevens omtrent de herkomst van de broeken heeft meegedeeld, waardoor hij heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 13bis lid 5 BMW, en dat hij niet meer kan melden dan hij weet. Volgens [appellant] is het onjuist dat de rechtbank hem veroordeelt, op straffe van verbeurte van een dwangsom, tot iets waaraan hij niet kan voldoen. Hij had de desbetreffende partij broeken gekregen van een hem onbekende handelaar tegen ruiling met een partij truien. Hij kan dus de naam en het adres van zijn voorman niet noemen.
4.6 De grief faalt. [appellant] heeft verwijtbaar gehandeld door, buiten de normale handelskanalen om en zonder facturen, een partij broeken te verwerven waarvan de herkomst onbekend was, zodat hij bedacht moest zijn op merkvervalsing. Desalniettemin heeft hij deze broeken ter verkoop verworven, waardoor hij eraan heeft meegewerkt dat de producenten dan wel handelaren van merkvervalsingen kunnen doorgaan met hun onwettige praktijken. Voorts heeft hij door het ten verkoop aanbieden en daadwerkelijk verkopen van deze broeken welbewust het risico aanvaard dat hij schade zou toebrengen aan de rechthebbende op het merk. In een dergelijke situatie rust op [appellant] de verplichting om aan [geïntimeerde] de naam en het adres van zijn voorman te noemen. Met de simpele verklaring van [appellant] dat hij die gegevens niet weet, behoeft [geïntimeerde] geen genoegen te nemen. De verklaring van [appellant] is ongeloofwaardig. Het ligt op de weg van [appellant] om voldoende concrete gegevens te verschaffen en eventueel te bewijzen waaruit kan blijken dat zijn verklaring toch juist zou kunnen zijn. Dergelijke concrete gegevens heeft [appellant] niet verschaft en hij heeft evenmin bewijs aangeboden. Daarom kan er niet van worden uitgegaan dat [appellant] is veroordeeld tot een prestatie waaraan hij onmogelijk zou kunnen voldoen. Gelet op het feit dat de rechtbank de dwangsom voldoende heeft beperkt, ziet het hof geen aanleiding om de dwangsom op een lager bedrag of zelfs op nihil te stellen.
4.7 Grief IV is gericht tegen de veroordeling van [appellant] tot schadevergoeding nader op te maken bij staat.
[appellant] betoogt dat zijn handelingen geen schade kunnen hebben veroorzaakt.
4.8 Deze grief wordt eveneens verworpen. De stelling van [appellant] dat het merk Roÿ Roger’s niet feitelijk is gebruikt in Nederland, faalt op grond van hetgeen hiervoor onder 4.2 is overwogen over het gebruik door [geïntimeerde] van haar merk op de Nederlandse markt. Ook faalt de stelling van [appellant] dat de schade van [geïntimeerde] verwaarloosbaar zou zijn, omdat [appellant] slechts 70 inbreukmakende broeken heeft verkocht waarmee hij nauwelijks winst heeft gemaakt. [appellant] ziet eraan voorbij dat [geïntimeerde] geen winstafdracht (meer) vordert, maar vergoeding van de door haar gederfde winst alsmede schade wegens de aantasting van het onderscheidend vermogen en de goodwill van het merk en schade uit hoofde van de in Nederland gedane investeringen om de verkoop te stimuleren. Het hof acht het mogelijk dat [geïntimeerde] door de inbreukmakende handelingen van [appellant] schade heeft geleden. Deze mogelijkheid is al voldoende voor toewijzing van de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat.
4.9 Nu de voorgaande grieven falen, faalt daardoor ook de laatste grief van [appellant] die is gericht tegen zijn veroordeling in de proceskosten. [appellant] is als in het ongelijk gestelde partij terecht daarin veroordeeld.
4.10 De conclusie is dat het hoger beroep ongegrond is. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. [appellant] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.
5 De beslissing
Het hof, rechtdoende in hoger beroep:
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank te Zutphen van 2 november 2000;
veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op EUR 215,55 aan verschotten en op EUR 1.157,14 voor salaris.
Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Steeg en Hilverda, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 3 september 2002.