Uitspraak
15 oktober 2002
eerste civiele kamer
rolnummer 2000/889
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Intermediair Uitzendburo B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
appellante in het principaal appèl,
geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appèl,
procureur: mr. F.J. Boom,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VNU Business Publications B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde in het principaal appèl,
appellante in het voorwaardelijk incidenteel appèl,
procureur: mr. R.P. Elzas.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het door de rechtbank te Zutphen tussen partijen gewezen vonnis van 30 november 2000. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 Bij exploot van 6 december 2000 heeft principaal appellante (hierna te noemen: Intermediair Uitzendburo) hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van geïntimeerde (hierna te noemen: VNU) voor dit hof.
2.2 Bij memorie van grieven tevens akte houdende wijziging/aanvulling van eis in reconventie heeft Intermediair Uitzendburo negen grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad,
in conventie:
dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, alle vorderingen van VNU zal afwijzen;
in reconventie:
primair:
1 zal vervallen verklaren Benelux merkregistratie nr. 417.492, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
2 zal nietig verklaren Benelux merkregistratie nr. 479.719 voor zover het betreft de waren in klasse 9 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
3 zal vervallen verklaren Benelux merkregistratie nr. 575.058 voor zover het betreft de waren in klasse 16 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
4 zal nietig verklaren Benelux merkregistratie nr. 583.863 voor zover het betreft de diensten in klasse 35 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
5 zal nietig verklaren Benelux merkregistratie nr. 586.478 voor zover het betreft de diensten in de klassen 35 en 38 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
subsidiair:
1 zal vervallen verklaren Benelux merkregistratie nr. 479.719 voor zover het betreft de waren in klasse 9 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
2 zal vervallen verklaren Benelux merkregistratie nr. 583.863 voor zover het betreft de diensten in klasse 35 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
3 zal vervallen verklaren Benelux merkregistratie nr. 586.478 voor zover het betreft de diensten in de klassen 35 en 38 waarvoor deze registratie is verricht, alsmede doorhaling van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau zal bevelen;
in conventie en in reconventie, primair en subsidiair:
VNU zal veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties.
2.3 VNU heeft bij memorie van antwoord in het principaal appèl tevens memorie van grieven in het voorwaardelijk incidenteel appèl, verweer gevoerd, producties overgelegd en - onder aanvoering van twee grieven - voorwaardelijk incidenteel appèl ingesteld tegen het vonnis van 30 november 2000. VNU heeft daarbij geconcludeerd dat het hof:
in het principaal appèl:
Intermediair Uitzendburo niet-ontvankelijk zal verklaren, althans haar grieven ongegrond zal bevinden, zulks onder bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Intermediair Uitzendburo in de kosten van beide instanties (bedoeld zal zijn: de kosten van het geding in hoger beroep);
in het voorwaardelijk incidenteel appèl:
het bestreden vonnis zal bekrachtigen onder aanvulling dan wel wijziging van de (rechts)gronden, met veroordeling van Intermediair Uitzendburo in de kosten van het voorwaardelijk incidenteel appèl.
2.4 In het voorwaardelijk incidenteel appèl heeft Intermediair Uitzendburo bij memorie van antwoord verweer gevoerd en daarbij geconcludeerd dat het hof VNU niet-ontvankelijk zal verklaren, althans haar grieven ongegrond zal bevinden, zulks onder bekrachtiging van het bestreden vonnis voor zover betrekking hebbend op de in het voorwaardelijk incidenteel appèl aangevoerde grieven, met veroordeling van VNU in de kosten van beide instanties.
2.5 Ter terechtzitting van het hof van 27 juni 2002 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens Intermediair Uitzendburo het woord is gevoerd door mr. G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam, en namens VNU door mr. J.C.H. van Manen en mr. B.O.M. Koch, eveneens advocaten te Amsterdam, overeenkomstig door hen overgelegde pleitnota's. Aan beide partijen is akte verleend van het in geding brengen van nieuwe producties.
2.6 Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
3 De vaststaande feiten
Tegen de overwegingen van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.5 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.
4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
in het principaal appèl
4.1 De eerste grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het merk ‘Intermediair’ niet uitsluitend beschrijvend kan worden geacht en dat dit merk door inburgering sedert 1965 als een sterk merk moet worden beschouwd. Intermediair Uitzendburo voert daartoe in de toelichting op de grief het volgende aan.
Een merk kan niet onderscheidend zijn als het de waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd, kan beschrijven. Daarom moet voor elk van de acht Benelux registraties van VNU, waarin het woord ‘Intermediair’ voorkomt, voor elk van de waren en diensten waarvoor zij zijn geregistreerd, worden bepaald of het woord ‘Intermediair’ onderscheidend vermogen heeft. Zo is het woord ‘Intermediair’ in de betekenis van ‘tussenpersoon’ bij arbeidsbemiddeling een zeer gangbare term. Het woord ‘Intermediair’ is dus zeer beschrijvend voor arbeidsbemiddeling en daaraan verwante onderwerpen, waardoor het teken ‘Intermediair’ voor dit soort diensten elk onderscheidend vermogen ontbeert. Voorzover sprake zou zijn van inburgering van het teken ‘Intermediair’, geldt dat de rechtbank heeft nagelaten om vast te stellen voor welke waren en/of diensten het teken ‘Intermediair’ dan zou zijn ingeburgerd. Voorts heeft de rechtbank vergeten in acht te nemen het beginsel dat depots van ingeburgerde tekens alleen geldig kunnen zijn indien de inburgering heeft plaatsgevonden vóór de datum van depot. Verder geldt voor de geldigheid van de door VNU ingeroepen registraties dat onderzocht moet worden of de gedeponeerde merken wel normaal zijn gebruikt in de afgelopen vijf jaar voor de waren en/of diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Het onderzoek hiernaar leidt volgens Intermediair Uitzendburo tot de volgende bevindingen:
(i) ‘Intermediair’ (012.624)
De oudste inschrijving van VNU dateert van 8 maart 1971 en is sinds 1965 al gebruikt. De inschrijving is voor tijdschriften en periodieken en het gebruik heeft ook betrekking op die waren. Het (veronderstelde) inburgerend gebruik heeft plaatsgevonden vóór het depot, zodat deze inschrijving geldig kan zijn.
(ii) ‘Intermediair Seminars’ (417.492)
Het depot voor dit beeldmerk is door VNU verricht op 17 maart 1986 voor tijdschriften en soortgelijke waren alsmede voor waren in klasse 9 (beeld-, geluid- en informatiedragers). Uit door VNU overgelegde producties blijkt slechts van gebruik van dit merk in 1988 en in 1989. Van enig gebruik na die tijd blijkt niets, zodat dit merk al langer dan vijf jaar niet is gebruikt en dus de registratie ervan in aanmerking komt voor verval wegens niet-gebruik, welk verval Intermediair Uitzendburo dan ook vordert.
(iii) ‘Intermediair’ (479.719)
VNU heeft deze registratie verricht op 19 juni 1990 voor waren in de klassen 9, 16 en 41. De waren in klasse 16 zijn tijdschriften en dergelijke, ten aanzien waarvan veronderstellenderwijs al was vastgesteld dat het teken ‘Intermediair’ als merk was ingeburgerd. Wat dat betreft geeft deze registratie voor VNU geen extra rechten. De waren in klasse 9 betreffen beeld-, geluids- en informatiedra-gers, zoals videobanden, cassettes, computerprogramma’s. Uit geen van de producties van VNU blijkt van enig gebruik van het teken ‘Intermediair’ voor deze waren. Dat betekent dat hoe dan ook geen sprake kan zijn van inburgering voor deze waren en dat, zelfs al zou het teken ‘Intermediair’ toch als onderscheidend voor deze waren zou kunnen worden beschouwd, deze registratie voor deze waren in aanmerking komt voor verval wegen niet-gebruik. Intermediair Uitzendburo roept daarom primair de nietigheid en subsidiair het partiële verval in van deze registratie voor de genoemde waren in klasse 9. De registratie is verder gedaan voor opleidingen en dergelijke in klasse 41. Uit de producties van VNU lijkt te volgen dat VNU het teken ‘Intermediair’ vóór 1990 al voor deze diensten heeft gebruikt, zodat veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat het teken ‘Intermediair’ voor deze diensten in klasse 41 is ingeburgerd.
(iv) ‘Intermediair competition in excellence…’ (575.058)
VNU heeft deze registratie gedaan op 29 maart 1995 voor waren in de klassen 16 (tijdschriften en andere drukwerken), maar dit teken nooit gebruikt voor tijdschriften of ander drukwerk, zodat deze registratie voor die waren is vervallen wegens niet-gebruik, welk verval Intermediair Uitzendburo hierbij inroept. De registratie is verder gedaan voor diensten in klasse 41 (het organiseren van competities voor academici) en 42 (advisering en voorlichting inzake beroeps-keuze). Uit de door VNU overgelegde producties blijkt dat dit teken voor deze diensten gebruikt lijkt te zijn.
(v) ‘Intermediair’s carrièredag’ (583.863)
Deze registratie is gedaan op 19 juli 1995, ook weer voor de klassen 16, 41 en 42 alsmede voor diensten in klasse 35 (bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen; marktstudies in relatie tot beroepskeuze en de arbeidsmarkt voor schoolverlaters en afgestudeerden). Uit de door VNU overgelegde stukken blijkt niet dat VNU dit merk voor de laatstbedoelde diensten heeft gebruikt vóór 1995, zodat van inburgering van dit teken voor deze diensten geen sprake kan zijn. Daarom is deze registratie voor de gedeponeerde diensten in klasse 35 nietig. Zelfs al zou het merk wel geldig zijn, dan nog geldt dat VNU in de afgelopen vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van dit merk voor deze diensten. Intermediair Uitzendburo roept daarom, subsidiair, het verval in van de registratie voor de diensten in klasse 35.
(vi) ‘Intermediair online’ (586.478)
Deze registratie is op 20 oktober 1995 verricht voor tijdschriften (klasse 16) en verder voor arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken (klasse 35) en telecommunicatie (klasse 38). In september 1995 is VNU begonnen met de exploitatie van de website Intermediair Online. Deze website fungeerde als de elektronische variant van de ‘papieren’ Intermediair. Het gebruik van het merk ‘Intermediair’ voor deze site leverde daarom gebruik op voor de waar tijdschriften in klasse 16. Van gebruik voor arbeidsbemiddeling en/of advisering inzake personeel en personeelszaken is echter geen sprake. Het adverteren met vacatures mag niet worden gelijk gesteld aan arbeidsbemiddeling, ook wel werving en selectie genoemd. Een vacaturesite onderscheidt zich niet van een advertentiekrant. Beide plaatsen alleen advertenties van personeel zoekende werkgevers en eventueel ook werkzoekende werknemers, maar passen geen werving en selectie toe. Dit laatste doen juist de arbeidsbemiddelaars zoals de uitzendbureaus. Uit de door VNU overgelegde stukken blijkt in het geheel geen gebruik van het teken ‘Intermediair’ al dan niet in combinatie met ‘online’, voor arbeidsbemiddeling en/of personeelsadvies. Dit betekent dat merkregistratie 586.478 voor de genoemde diensten in klasse 35 hoe dan ook nietig is. Zelfs al zou VNU deze tekens wel hebben gebruikt voor de genoemde diensten in klasse 35, dan nog geldt dat dit gebruik pas in september 1995 is begonnen, dus één maand voor de bewust registratie. In die korte tijd kan een voor arbeidsbemiddeling zo beschrijvende term als ‘intermediair’ nooit zijn ingeburgerd als merk. Intermediair Uitzendburo roept voor dat geval de nietigheid in van de registratie van het teken ‘Intermediair online’ wegens gebrek aan enig onderscheidend vermogen ten tijde van het depot. Voor het geval het hof de registratie toch niet nietig mocht oordelen wegens gebrek aan inherent onderscheidend vermogen, geldt dat deze registratie is vervallen wegens niet- gebruik in de afgelopen vijf jaar. Verder is het teken ‘Intermediair online’ ook nog gedeponeerd voor het ter beschikking stellen van directe (online) verbindingen naar informatie en gegevensbestanden in klasse 38. Ook voor deze diensten geldt dat de term ‘intermediair’ uitsluitend beschrijvend is, VNU vóór het depot slechts korte tijd gebruik heeft gemaakt van dit teken voor deze diensten en er dus geen sprake is van inburgering. Ook voor deze diensten is de registratie van ‘Intermediair online’ daarom nietig.
(vii en viii) ‘Intermediair starters’ (625.077 en 631.321)
Deze twee registraties van beeldmerken zijn gedaan op 19 december 1997 en op 6 april 1998 voor waren en diensten waarvoor VNU het teken ‘Intermediair’ al eerder had gedeponeerd, te weten de waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41. Bij beide beeldmerken wordt het totaalbeeld bepaald door de beeldelementen en niet door het woord ‘intermediair’. Voor registratie nr. 631.321 geldt daarnaast dat het merk wordt gedomineerd door het woord ‘starters’ en het beeldelement ‘intermediair’ slechts een ondergeschikte rol speelt. Uit de door VNU overgelegde stukken blijkt overigens van geen enkel gebruik van deze twee beeldmerken. Voorzover deze registraties geldig zijn, hebben zij alleen betrekking op de figuratieve weergave van de woorden ‘intermediair’ en ‘starters’ en bieden zij voor de woorden zelf geen bescherming.
Voorts, zo vervolgt Intermediair Uitzendburo, mag uit het feit dat het teken ‘Intermediair’ voor bepaalde waren en/of diensten voldoende is ingeburgerd om als merk te kunnen functioneren, nog niet worden afgeleid dat het merk ‘Intermediair’ ook meteen een sterk merk zou zijn. Hoewel het tijdschrift ‘Intermediair’ in grote oplagen lijkt te worden verspreid, blijkt nergens uit dat het merk ‘Intermediair’ hierdoor een bekend merk in de Benelux zou zijn geworden. Een merk kan pas als bekend merk worden beschouwd wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd. Tot op heden heeft VNU nagelaten ook maar enig bewijs daarvan over te leggen. Voor het gebruik van het merk ‘Intermediair’ voor de overige waren en diensten waarvoor VNU merkrechten kan doen gelden, geldt dat deze rechten van een veel jongere datum zijn dan die voor het tijdschrift. Daarnaast heeft VNU ook ten aanzien van deze waren en diensten nagelaten enig bewijs van bekendheid over te leggen. Daarom concludeert Intermediair Uitzendburo dat het merk ‘Intermediair’ van VNU voor de waren en diensten waarvoor dat merk geldig is geen bekend dan wel sterk merk is.
4.2 Het hof verwerpt de grief op de volgende gronden. Hoewel het woord ‘intermediair’ in de betekenis van ‘tussenpersoon’ op zichzelf beschrijvend is voor arbeidsbemiddeling, neemt dit niet weg dat het teken ‘Intermediair’, zoals gebruikt voor het door VNU sedert 1965 uitgegeven tijdschrift met artikelen op het gebied van de arbeidsmarkt en verder gevuld met personeelsadvertenties, onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering en daarom geschikt is geworden als merk om het tijdschrift te identificeren als waar afkomstig van een bepaalde onderneming (VNU) en dus om deze waar te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Deze inburgering is niet door Intermediair Uitzendburo betwist. Gelet op de sterk gestegen oplage van het tijdschrift ‘Intermediair’ (van 61.000 in 1966 tot 125.000 in 1980 en voorts tot 205.000 in 1990, tot 225.000 in 1995 en tot 250.000 in 2000) alsmede gelet op de door VNU in hoger beroep als producties 28 en 63 overgelegde onderzoeksgegevens met betrekking tot de bekendheid van het merk ‘Intermediair’ op de arbeidsmarkt, blijkt dit merk onder hoger opgeleiden (de doelgroep van VNU met haar merk ‘Intermediair’) een grote bekendheid te hebben. Deze bekendheid van het merk ‘Intermediair’ - en daarmee de inburgering - heeft effect voor de merken die VNU vanaf 1995 heeft gedeponeerd waarin het kenmerkende bestanddeel ‘Intermediair’ is gecombineerd met de meer beschrijvende woorden ‘seminars’, ‘competition in excellence’, ‘carrièredag’, ‘online’ en ‘starters’. Nu in deze verschillende depots steeds het kenmerkende bestanddeel ‘Intermediair’ terugkomt, dat – zoals gezegd – reeds was ingeburgerd en een bekend merk was geworden, werkt die inburgering en bekendheid door in de nieuwe woordcombinaties, met name omdat de merkdepots zijn geschied voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan die van het basismerk ‘Intermediair’. Weliswaar had de (eerste) inschrijving van het merk ‘Intermediair’ betrekking op tijdschriften, maar daarbij is van belang dat het altijd een tijdschrift is geweest met artikelen op het gebied van de arbeidsmarkt in de ruimste zin en met veel personeelsadvertenties, zodat er grote verwantschap is met diensten als arbeidsbemiddeling, opleidingen, advies en voorlichting inzake beroepskeuze, waarvoor in latere jaren de andere ‘Intermediair’-merken zijn ingeschreven, waarna Intermediair Uitzendburo haar beeldmerken voor dezelfde klassen van diensten pas heeft ingeschreven.
4.3 De reconventionele vorderingen van Intermediair Uitzendburo tot nietig-verklaring dan wel vervallenverklaring van diverse Intermediair-merken van VNU worden verworpen op grond van het volgende. Het beroep op nietigverklaring wordt verworpen onder verwijzing naar hetgeen hiervoor over inburgering is overwogen. De vordering tot vervallenverklaring van de overige desbetreffende merken wordt verworpen omdat VNU (alsnog in hoger beroep) heeft aangetoond dat deze merken de laatste vijf jaren zijn gebruikt.
Bij de vordering met betrekking tot ‘Intermediair Seminars’ (417.492) heeft Intermediair Uitzendburo geen belang meer, nu VNU onweersproken heeft gesteld een verzoek tot doorhaling bij het Benelux Merkenbureau te hebben gedaan, omdat dit beeldmerk al meer dan vijf jaar niet is gebruikt en VNU niet van plan is dit beeldmerk weer te gaan gebruiken.
Ten aanzien van de registratie van ‘Intermediair’ (479.719) voor de klasse 9 (beeld-, geluid- en informatiedragers) heeft VNU als productie 22 in hoger beroep bewijs overgelegd van gebruik in 1998 van geluidscassettes, gebruikt als trainingscassettes in haar Management Effectiviteit Programma, voorzien van de merknaam ‘Intermediair’. Voorts heeft VNU erop gewezen dat de website ‘Intermediair’ een informatie-, beeld- en geluiddrager is.
Ten aanzien van de registratie van ‘Intermediair competition in excellence’ (575.058) voor de klasse 16 (drukwerk) heeft VNU als productie 23 in hoger beroep bewijs overgelegd van gebruik in 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 en 2000 in drukwerk (handleidingen, oorkondes, presentaties in gedrukte vorm, inschrijfformulieren en brochures).
Ten aanzien van de registratie van ‘Intermediair’s carrièredag’ (583.863) voor de klasse 35 (bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen) heeft VNU als productie 24 in hoger beroep een brochure uit 2000 overgelegd waarmee bedrijven en instellingen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de ‘Intermediair carrièredagen’ voor finance en accounting, in het bijzonder gericht op het doelgericht werven van kandidaten op deze terreinen. Als productie 10 in eerste aanleg had VNU reeds bewijs overgelegd van gebruik van het teken ‘Intermediair’s carrièredag’ vóór 1995 voor diensten in verband met werving en selectie van hoger opgeleid personeel.
Ten aanzien van de registratie van ‘Intermediair online’ (586.478) voor de klassen 35 (arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken) en 38 (telecommunicatie via internet) had VNU reeds in eerste aanleg als producties 10 e en 10 l stukken met betrekking tot ‘Intermediair online’ overgelegd waarin is vermeld dat de website ‘Intermediair online’ elke dag nieuwe vacatures heeft en nieuws over arbeidsmarkt- en loopbaanontwikkelingen alsmede vele artikelen, tips, interactieve toepassingen, tests en statistische gegevens. Voorts heeft VNU in hoger beroep als productie 25 voorbeelden overgelegd van gebruik tot en met 2000 van het merk ‘Internet online’ voor diensten in de klassen 35 (advisering inzake personeel en personeelszaken, arbeidsbemiddeling door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod) en 38 (telecommunicatie). Ook wordt het merk ‘Intermediair online’ gebruikt voor een overzicht van de inhoud van het tijdschrift ‘Intermediair’ en voor de vacaturesite op internet van dit tijdschrift.
Ten aanzien van de registratie van ‘Intermediair starters’ (625.077 en 631.321) is geen vordering in reconventie ingesteld, zodat dit geen bespreking behoeft. Overigens geldt dat in deze beeldmerken het woordelement ‘Intermediair’ opvallend aanwezig is, zodat VNU daaraan bescherming kan ontlenen. Bewijs van gebruik is door VNU overgelegd als productie 26 in hoger beroep. Bovendien zijn sinds de datum van de depots, respectievelijk 19 december 1997 en 6 april 1998 nog geen vijf jaar verstreken.
4.4 De tweede grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat, nu VNU en Intermediair Uitzendburo in hun woord- en beeldmerken beide gebruik maken van het woord ‘intermediair’ en nu het merk ‘Intermediair’ van VNU een bekend merk is, sprake is van verwarringsgevaar. Volgens Intermediair Uitzend-buro kan de bekendheid van een merk op zichzelf geen grond zijn om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden.
4.5 Het hof verwerpt de grief. De beeldmerken van Intermediair Uitzendburo zijn vrijwel identiek aan de Intermediair- merken van VNU. In bedoelde beeldmerken nemen de woorden ‘Intermediair uitzendburo’ respectievelijk het woord ‘Intermediair’ een zo prominente plaats in dat het in deze merkinschrijvingen niet alleen gaat om de figuratieve weergave van de naam ‘Intermediair uitzendburo’ respectievelijk ‘Intermediair’, maar vooral ook om het woord ‘intermediair’ zelf. Daarbij komt dat in het beeldmerk ‘Intermediair uitzendburo’ het woord ‘Intermediair’ veel groter en dus veel opvallender is geschreven dan het woord ‘uitzendburo’. Ook zijn de beeldmerken van Intermediair Uitzendburo ingeschreven voor dezelfde klassen van waren en diensten als de merkinschrijvingen van VNU. In verband daarmee moet, gelet op de grote bekendheid van de ‘Intermediair’-merken van VNU, eerder worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar. Hetzelfde geldt ten aanzien van de handelsnaam ‘Intermediair Uitzendburo’, nu daarbij eveneens het woord ‘Intermediair’ veel groter en dus veel opvallender wordt geschreven dan het woord ‘uitzendburo’. Voorts is van belang dat Intermediair Uitzendburo sinds omstreeks 1997 ervoor heeft gekozen om haar naam weer te geven in hetzelfde lettertype en in dezelfde kleur als het oude ‘Intermediair’-logo dat VNU van 1965 tot 1993 voor haar tijdschrift ‘Intermediair’ heeft gebruikt.
4.6 De derde grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de diensten waarvoor Intermediair Uitzendburo gebruik maakt van de naam ‘Intermediair’ en waarvoor Intermediair Uitzendburo haar beeldmerken heeft geregistreerd, soortgelijk zijn aan die waarvoor VNU haar woord- en beelmerken ‘Intermediair’ heeft ingeschreven. Intermediair Uitzendburo voert daartoe het volgende aan. Het gaat bij de door haar in het kader van haar uitzendbureau uitgeoefende arbeidsbemiddeling om het actief in contact brengen van werkgevers en werknemers, waarbij het van belang is om werkgevers en werknemers op elkaar te selecteren. Deze dienst is totaal anders dan het uitgeven van een tijdschrift waarin wordt geschreven over arbeidsmarkt en waarin allerlei vacatureadvertenties staan. Het tijdschrift ‘Intermediair’ richt zich bovendien op de hoger opgeleiden, terwijl Intermediair Uitzendburo zich nu juist richt op de lager opgeleiden. Verder heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat het gebruik van de naam ‘Intermediair’ door Intermediair Uitzendburo voor haar website zou zijn gelijk te stellen aan het gebruik voor een periodiek. Het is onjuist om de website van Intermediair Uitzendburo te beschouwen als een elektronisch tijdschrift. De website is veeleer te beschouwen als een elektronische etalage en balie van Intermediair Uitzendburo.
4.7 Ook deze grief wordt verworpen. Zoals al onder 4.2 bij de bespreking van grief 1 is overwogen, hangen de waren en diensten waarvoor de ‘Intermediair’-merken van VNU zijn ingeschreven nauw samen met de activiteiten die Intermediair Uitzendburo verricht. Het eigenlijke uitzendwerk is weliswaar anders dan de activiteiten die VNU onder haar ‘Intermediair’-merken verricht, maar het vacaturetijdschrift en de vacaturewebsite van VNU, op welke website werkzoekenden ook hun curriculum vitae kunnen achterlaten ten behoeve van personeelzoekende werkgevers, is zonder twijfel een vorm van arbeidsbemiddeling die soortgelijk is aan het uitzendwerk. Om dezelfde reden is ook de vacaturewebsite van VNU soortgelijk aan de website van Intermediair Uitzendburo. Het feit dat Intermediair Uitzendburo zich met gebruikmaking van een vrijwel identiek teken richt op lager opgeleid personeel, doet aan de soortgelijkheid niet af.
4.8 Het hof verwerpt ook de vierde grief. Deze is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Intermediair Uitzendburo door het gebruik van de naam ‘Intermediair’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het merk ‘Intermediair’ van VNU. Zoals reeds onder 4.2 is overwogen is het merk ‘Intermediair’ een bekend merk, niet alleen voor tijdschriften, maar ook voor de overige waren en diensten die onder de ‘Intermediair’-merken door VNU worden aangeboden. Intermediair Uitzendburo heeft in toenemende mate gepoogd om aan te haken aan die bekendheid, zowel door haar naam zodanig te gaan schrijven dat het woord ‘Intermediair’ op een dominerende wijze wordt gebruikt en het woord ‘uitzendburo’ veel minder opvalt dan wel helemaal niet meer wordt gebruikt, alsook door sinds omstreeks 1997 hetzelfde lettertype en dezelfde kleur te gebruiken als het oude ‘Intermediair’-logo dat VNU van 1965 tot 1993 heeft gehanteerd. Daardoor trekt Intermediair Uitzendburo ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid en de reputatie van het merk ‘Intermediair’ van VNU. In dit verband verwerpt het hof, onder verwijzing naar hetgeen reeds onder 4.5 is overwogen, ook de stelling van Intermediair Uitzendburo dat haar merkinschrijvingen enkel en alleen betrekking hebben op de figuratieve elementen van haar respectieve beeldmerken.
4.9 De vijfde grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat VNU niet haar rechten heeft verwerkt om op te treden tegen elk gebruik van de naam ‘Intermediair’ door Intermediair Uitzendburo. Volgens Intermediair Uitzendburo is sprake van rechtsverwerking omdat VNU sinds 1986 bekend is met haar handelsnaam en desondanks juridische actie achterwege heeft gelaten.
4.10 Deze grief faalt eveneens. In 1986 was Intermediair Uitzendburo een kleine, in de regio Apeldoorn optredende onderneming, waarvan VNU het gebruik van de handelsnaam heeft gedoogd. Dit werd anders vanaf omstreeks 1997, toen Intermediair Uitzendburo ervan blijk gaf buiten de regio Apeldoorn activiteiten te gaan ontplooien en wel door twee merkinschrijvingen in het Benelux Merkenregister in 1997 en 1998 en door de registratie van de domeinnaam ‘www.Intermediair.com’ eind 1997 bij Network Solutions in de Verenigde Staten. Bovendien is Intermediair Uitzendburo eveneens vanaf omstreeks 1997 ertoe overgegaan om gebruik te maken van de naam ‘Intermediair’ sec dan wel van die naam in combinatie met het op onopvallende wijze geschreven woord ‘uitzendburo’. Er is dus een aanmerkelijk gewijzigde situatie ontstaan die niet te vergelijken is met de situatie uit 1986. Daarom al kan van rechtsverwerking geen sprake zijn. Vanaf het moment dat er werkelijk aanleiding ontstond voor VNU om daartegen op te treden, heeft VNU dit ook gedaan.
4.11 Ook de zesde grief faalt. De merkdepots van Intermediair Uitzendburo in april 1997 en januari 1998 zijn te kwader trouw verricht, omdat zij zijn verricht terwijl Intermediair Uitzendburo wist of behoorde te weten dat een derde (VNU) binnen de laatste drie jaar in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Daardoor heeft Intermediair Uitzendburo onrechtmatig jegens VNU gehandeld. VNU kan de nietigheid van de merkdepots van Intermediair Uitzendburo inroepen.
4.12 De zevende grief faalt evenzeer. De grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Intermediair Uitzendburo onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam ‘Intermediair.com’ te gebruiken en geregistreerd te houden en dat Intermediair Uitzendburo om die reden de inschrijving van de domeinnaam dient door te halen. Het registreren en gebruiken van de domeinnaam ‘Intermediair.com’ maakt inbreuk op de merkrechten van VNU en is daarom onrechtmatig. Deze domeinnaam is, anders dan Intermediair Uitzendburo stelt, geen gebruik van haar handelsnaam, nu deze handelsnaam niet enkel uit het woord ‘Intermediair’ bestaat. Het beroep van Intermediair Uitzendburo op het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ als uitgangspunt bij de registratie van domeinnamen, moet worden verworpen, omdat dit beginsel in elk geval moet wijken als sprake is van inbreuk op een merkrecht van een derde.
4.13 Nu uit het voorgaande volgt dat Intermediair Uitzendburo merkinbreuk heeft gepleegd en ook overigens onrechtmatig heeft gehandeld jegens VNU, faalt grief 8. Daarbij overweegt het hof dat het aannemelijk is dat VNU door het onrechtmatig handelen van Intermediair Uitzendburo schade heeft geleden.
4.14 De negende grief mist zelfstandige betekenis en kan na het voorgaande onbesproken blijven.
4.15 De conclusie is dat het principaal appèl ongegrond is. Dit brengt mee dat de voorwaarde waaronder het incidenteel appèl is ingesteld niet is vervuld, zodat dit geen behandeling behoeft. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd en Intermediair Uitzendburo zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.
in het voorwaardelijk incidenteel appèl
4.16 Zoals onder 4.15 is overwogen, behoeft dit appèl geen behandeling. Een kostenveroordeling kan daarom achterwege blijven.
5 De beslissing
Het hof, rechtdoende:
in het principaal appèl:
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank te Zutphen van 30 november 2000;
veroordeelt Intermediair Uitzendburo in de kosten van het principaal appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van VNU begroot op EUR 215,55 aan verschotten en op EUR 2.314,28 voor salaris;
in het voorwaardelijk incidenteel appèl:
verstaat dat de voorwaarden voor behandeling van dit appèl niet zijn vervuld en dat daarom een kostenveroordeling achterwege kan blijven.
Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Hilverda en Aubel, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2002.