Uitspraak
8 maart 2005
eerste civiele kamer
rolnummer 2004/1197 KG
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
1 de vennootschap onder firma [appellant sub 1],
gevestigd te [vestigingsplaats],
en haar vennoten
2 [appellant sub 2],
wonende te [woonplaats],
3 [appellant sub 3],
wonende te [woonplaats],
appellanten in het principaal appèl, geïntimeerden in het incidenteel appèl,
procureur: mr. J.M. Bosnak,
tegen:
1 [geïntimeerde sub 1],
wonende te [woonplaats], Duitsland,
2 de vennootschap naar Duits recht [geïntimeerde sub 2],
gevestigd te [vestigingsplaats], Duitsland,
geïntimeerden in het principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl,
procureur: mr. J.C.N.B. Kaal.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het kort geding vonnis van 12 november 2004 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo tussen enerzijds principaal appellanten (hierna gezamenlijk ook te noemen: [appellanten] en afzonderlijk [de Vof], [appellant sub 2] en [appellant sub 3]) als gedaagden in conventie / eisers in reconventie en anderzijds principaal geïntimeerden (hierna gezamenlijk ook te noemen: [geïntimeerden] en afzonderlijk [geïntimeerde sub 1] respectievelijk [Duitse vennootschap]) als eisers in conventie / verweerders in reconventie heeft gewezen. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 [appellanten] hebben bij exploot van 9 december 2004 hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van [geïntimeerden] voor dit hof. Bij dit exploot hebben [appellanten] tien grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis, bewijs aangeboden en aangekondigd te zullen concluderen dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende:
in conventie:
[geïntimeerden] in hun vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, althans hun deze zal ontzeggen, alsmede
in reconventie:
1) [geïntimeerden] zal bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen arrest ieder gebruik van de handelsnaam en het merk FREAKS, alsmede het gebruik van enig daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, alsmede het openbaar maken en het verveelvoudigen van exemplaren van de door [appellanten] ontworpen modellen van kledingstukken te staken en gestaakt te houden;
2) [geïntimeerden] zal veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest aan de advocaat van [appellanten] te doen toekomen een schriftelijk, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van:
a) de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s) van wie [geïntimeerden] de producten waarvoor zij het inbreukmakende teken / merk gebruiken - hierna “de inbreukmakende producten”- betrekken en / of verkrijgen, onder mededeling van adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
b) de aantallen vervaardigde, bestelde, in de handel gebrachte, verkochte en afgeleverde inbreukmakende producten in de Benelux, gespecificeerd naar soort, maat, kleur, etc. (in- en verkoop)prijzen en leverdata, gerangschikt per leverancier, maker, producent en / of distributeur van de inbreukmakende zaken, vergezeld van (duidelijk) leesbare kopieën van alle orders, orderbevestigingen, facturen of andere bewijsstukken;
c) elk gebruik dat [geïntimeerden] hebben gemaakt van het inbreukmakende merk in promotiemateriaal, brochures, folders, etiketten, stickers, op het internet, etc.;
d) de namen en overige gegevens van degenen door wie de inbreukmakende labels en drukwerk e.d. worden vervaardigd;
e) de afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte aantallen, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten in de Benelux, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
f) de bij [geïntimeerden] of afnemers nog in de Benelux aanwezige voorraad inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie(s) waar de inbreukmakende producten zich bevinden, alsmede de aantallen, gerangschikt naar soort, maat, kleur, etc. van de inbreukmakende producten;
g) alle transacties die [geïntimeerden] kunnen sluiten met derden, zulks onder overlegging van alle daarop betrekking hebbende bescheiden zoals orderbevestigingen e.d.;
3) [geïntimeerden] zal bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest aan [appellanten] op hun zaakadres ter vrije beschikking af te leveren alle inbreukmakende producten (zowel kleding, schoenen als promotiemateriaal, folders, etc.) waarop of waarin het merk van [appellanten] voorkomt, die [geïntimeerden] in voorraad hebben - waaronder begrepen de door hun producenten en / of afnemers geretourneerde voorraad inbreukmakende producten – dan wel onder hun controle hebben op het moment van de uitspraak van het ten deze te wijzen arrest, zulks op kosten van [geïntimeerden] en onder overlegging aan de advocaat van [appellanten] van een gewaarmerkte verklaring van een registeraccountant dat [geïntimeerden] alle producten als hiervoor bedoeld die zij onder hun controle hebben op het moment van de uitspraak van het ten deze te wijzen arrest aan [appellanten] hebben afgegeven;
4) [geïntimeerden] zal bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest aan de advocaat van [appellanten] rekening en verantwoording af te leggen van de door [geïntimeerden] met de inbreukmakende producten in de Benelux behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende tot berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, en de genoten winst aan [appellanten] af te dragen, met afgifte binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest van een door een registeraccountant ondertekende verklaring dat de desbetreffende opgaven volledig en correct zijn;
5) het vorenstaande onder 1) tot en met 4), op straffe van een door [geïntimeerde sub 1] respectievelijk [Duitse vennootschap] te verbeuren dwangsom van € 10.000,= voor elke overtreding van het in dezen te wijzen arrest met betrekking tot het hierboven onder 1) tot en met 4) gevorderde, of naar keuze van [appellanten] voor elke dag dat [geïntimeerde sub 1] respectievelijk [Duitse vennootschap] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van enig bevel in gebreke blijft / blijven;
6) [geïntimeerden], hoofdelijk, des de een betaalt en de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest te betalen een voorschot op schadevergoeding van € 10.000,=, althans van een zodanig bedrag als het hof in goede justitie juist zal achten;
7) [geïntimeerden], hoofdelijk, des de een betaalt en de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen tot betaling van een bedrag ad € 2.400,=, ten titel van de door [appellanten] gemaakte buitengerechtelijke kosten, alsmede
in conventie en in reconventie:
[geïntimeerden] zal veroordelen in zowel de kosten in conventie als in reconventie van beide instanties.
2.2 Op de aangezegde rechtsdag hebben [appellanten] een conclusie van eis in hoger beroep genomen en geconcludeerd overeenkomstig de eis vervat in voormeld exploot. Tevens hebben [appellanten] een akte houdende producties genomen.
2.3 [geïntimeerden] hebben bij memorie van antwoord in het principaal appèl tevens memorie van grieven in het incidenteel appèl, verweer gevoerd, producties overgelegd, bewijs aangeboden en - onder aanvoering van vier grieven - incidenteel appèl ingesteld tegen het vonnis van 12 november 2004. [geïntimeerden] hebben daarbij geconcludeerd dat het hof:
in het principaal appèl:
[appellanten] in hun vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, althans hun deze vorderingen zal ontzeggen als ongegrond en onbewezen;
in het incidenteel appèl:
zal vernietigen het vonnis van 12 november 2004 en opnieuw rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:
I) [appellanten], ieder voor het geheel, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen om aan [Duitse vennootschap] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:
1. hoofdsom € 21.646,80
2. wettelijke rente over de hoofdsom vanaf
de respectieve vervaldata der facturen tot de dag
der algehele voldoening, subsidiair vanaf de datum
dagvaarding tot de dag der algehele voldoening € p.m.
3. buitengerechtelijke kosten op grond van
artikel 6:96 BW € 998,00
II) [appellanten], des dat de een betaalt de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest te betalen een voorschot op schadevergoeding van € 10.000,=, althans van een zodanig bedrag als het hof in goede justitie juist zal achten;
III) [appellanten] zal bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen arrest aan de raadsman van [geïntimeerden] toe te zenden duidelijk leesbare kopieën van de conform het onder IV gegeven bevel van het vonnis in eerste aanleg verzonden brieven alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens;
IV) de te verbeuren en / of verbeurde dwangsommen van € 10.000,= voor elke overtreding van het in eerste aanleg gewezen vonnis en het in dezen te wijzen arrest met betrekking tot het gevorderde, of naar keuze van [geïntimeerden] voor elke dag dat [de Vof], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van enig bevel in gebreke blijft / blijven niet te maximeren, althans te maximeren tot een substantieel hoger bedrag dan € 200.000,= als het hof in goede justitie juist acht;
in het principaal appèl en in het incidenteel appèl:
[appellanten] zal veroordelen in de kosten van beide instanties.
2.4 In het incidenteel appèl hebben [appellanten] bij memorie van antwoord verweer gevoerd en een bewijsaanbod gedaan. [appellanten] hebben daarbij geconcludeerd dat het hof [geïntimeerden] in hun vorderingen in het incidenteel appèl niet-ontvankelijk zal verklaren, althans hun deze zal ontzeggen, met veroordeling van [geïntimeerden] in de kosten van beide instanties (bedoeld zal zijn: de kosten van het incidenteel appèl).
2.5 Ter terechtzitting van het hof van 27 januari 2005 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens [appellanten] het woord is gevoerd door mr. A.J. de Hamer, advocaat te Amersfoort, en namens [geïntimeerden] door mr. M.J. op ‘t Ende, advocaat te Rotterdam, overeenkomstig door hen overgelegde pleitnota's. Aan beide partijen is akte verleend van het in geding brengen van nieuwe producties.
2.6 Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
3 De vaststaande feiten
Het hof gaat uit van de door de voorzieningenrechter vastgestelde feiten, nu deze niet zijn betwist, behalve ten aanzien van de overweging onder 1.c. van het vonnis, namelijk dat Overseas Scholten B.V. in opdracht van [geïntimeerde sub 1] het woordmerk FREAKS op 5 augustus 2002 heeft gedeponeerd in de Benelux. [appellanten] hebben in hun eerste grief betwist dat dit in opdracht van [geïntimeerde sub 1] is gebeurd en [geïntimeerden] hebben deze betwisting vervolgens niet bestreden. Naar aanleiding van de tweede grief van [appellanten] vermeldt het hof als vaststaand feit dat [de Vof] het beeldmerk FREAKS op 19 juni 2001 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, maar dat dit depot niet tot een inschrijving heeft geleid, omdat [de Vof] de verschuldigde taxen niet heeft voldaan.
4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
in het principaal en in het incidenteel appèl
4.1 In dit geding staat de vraag centraal wie van partijen de rechthebbende is in de Benelux ten aanzien van het merk FREAKS voor kledingstukken (klasse 25).
4.2 Van belang is dat het eerste merkdepot van FREAKS in de Benelux, dat heeft geleid tot een inschrijving van het merk, is geschied op 5 augustus 2002 door Overseas Scholten B.V., die op 10 augustus 2004 haar merkrecht op FREAKS heeft overgedragen aan [geïntimeerde sub 1]. [appellant sub 2] heeft op 1 oktober 2002, dus na het depot door Overseas Scholten B.V., het merk FREAKS voor kledingstukken (klasse 25) gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
4.3 [appellanten] hebben zich tegen de op het merkrecht van [geïntimeerde sub 1] gebaseerde vorderingen van [geïntimeerden] verweerd, onder verwijzing naar artikel 4 lid 6 onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), met de stelling dat het op 5 augustus 2002 verrichte merkdepot te kwader trouw is verricht, omdat de deposant wist of behoorde te weten dat [appellanten] binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied het merk FREAKS voor kledingstukken te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt en geen toestemming voor het depot hebben gegeven. [appellanten] hebben in dit verband het volgende aangevoerd. [appellanten] hebben vanaf februari 2001 de handelsnaam FREAKS gevoerd en initiatieven ontplooid om kleding op de markt te brengen die voorzien was van het teken FREAKS. Via [X.] zijn [appellanten] in contact gekomen met [geïntimeerde sub 1], die bereid en in staat was om op korte termijn broeken te produceren naar een door [appellant sub 2] opgegeven model en gelabeled met het FREAKS-teken. [geïntimeerde sub 1] had voordien nog niet van de naam FREAKS gehoord. [de Vof] heeft toen de eerste bestelling voor FREAKS-broeken bij [geïntimeerde sub 1] geplaatst. Deze eerste partij kleding, voorzien van het teken FREAKS, is op 3 april 2001 in rekening gesteld. Een eerdere levering van broeken door [geïntimeerde sub 1] aan [de Vof] in februari 2001 betrof broeken zonder FREAKS-teken. Ter onderbouwing van haar stellingen hebben [appellanten] verklaringen overgelegd van [Y.], [Z.] en [X.] (producties 5, 12, 13 en 14).
4.4 [geïntimeerden] hebben daartegenover aangevoerd dat [geïntimeerde sub 1] sinds 2000 in de kledingbranche actief is onder de handelsnaam [geïntimeerde sub 2] en sindsdien ook actief is in Europa met het merk FREAKS. [geïntimeerden] verwijzen ter onderbouwing van hun stelling in de eerste plaats naar de factuur van [Duitse vennootschap] van 15 september 2000 (productie 17 van [appellanten]), waaruit volgens [geïntimeerden] blijkt dat de kledingstukken onder de artikelnummers 774 en 034 broeken van het merk FREAKS betreffen, zodat daaruit kan worden afgeleid, aldus [geïntimeerden], dat de kledingstukken die [Duitse vennootschap] onder die artikelnummers in februari 2001 al aan [de Vof] heeft geleverd FREAKS-kleding betroffen. Daarnaast hebben [geïntimeerden] facturen overgelegd van [Duitse vennootschap] van 8 december 2000 (productie 25) en van 20 februari 2001 (productie 19) met betrekking tot de levering van FREAKS-kleding onder de artikelnummers 774 en 034. Vervolgens hebben [geïntimeerden] schriftelijke verklaringen overgelegd van een medewerkster [A.] (productie 23) en van [B.] van de M.F. Group te Neuss (productie 24), die bevestigen dat [geïntimeerde sub 1] reeds in 2000 waren onder het teken FREAKS heeft verkocht. Ten slotte hebben [geïntimeerden] een brief overgelegd van [C.] (productie 29) waarin deze verklaart dat [geïntimeerde sub 1] al in februari 2001 FREAKS-kleding verhandelde. Genoemde [C.] heeft dit laatste ter zitting van het hof mondeling bevestigd.
4.5 Gelet op het voorgaande, inhoudende de onderbouwde stelling dat [geïntimeerden] reeds voorafgaande aan, doch in elk geval ten tijde van het eerste contact met [appellanten] FREAKS-kleding verhandelden, kan in dit kort geding, waarin naar zijn aard geen plaats is voor uitvoerige bewijslevering, niet worden vastgesteld dat, zoals [appellanten] betogen, het merkdepot van 5 augustus 2002 te kwader trouw zou zijn geschied. Zo kan ook niet worden vastgesteld of de door [geïntimeerden] overgelegde facturen vervalst zouden zijn. Nu de kwade trouw van het merkdepot in het kader van dit kort geding niet kan worden vastgesteld, dient voorshands te worden uitgegaan van de rechtsgeldigheid van het merkrecht van [geïntimeerde sub 1] en moet de conclusie zijn dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, de daarop gebaseerde conventionele vorderingen van [geïntimeerde sub 1] zal toewijzen, alsmede dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, de reconventionele vorderingen van [appellanten] die ten onrechte op haar merkrecht zijn gebaseerd zal afwijzen.
4.6 Ook de vordering van [appellanten] op basis van het door hen gestelde auteursrecht op de modellen van de door [de Vof] ontworpen skatebroeken (hiphopbroeken) moet worden afgewezen. Eerst bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep hebben [appellanten] foto’s van de betrokken broeken overgelegd en een tweetal broeken getoond, dat in 2001 in opdracht van [de Vof] door [geïntimeerde sub 1] is vervaardigd. Dat het hier zou gaan om broeken die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, is wel gesteld, maar door [geïntimeerden] betwist en vervolgens niet onderbouwd door [appellanten] Evenmin is onderbouwd dat de door [geïntimeerden] thans nog op de markt gebrachte FREAKS-broeken wat het model betreft inbreuk maken op door [de Vof] in de handel gebrachte FREAKS-broeken.
4.7 Evenmin toewijsbaar in dit kort geding is de vordering van [geïntimeerden] tot betaling van het bedrag van € 21.646,80, met rente en kosten, op grond van de facturen van 21 en 30 mei 2002. [appellanten] hebben deze leveringen gemotiveerd betwist alsmede de ontvangst van deze facturen. Weliswaar hebben [geïntimeerden] bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep kopieën van “Lieferscheine” overgelegd (productie 18), maar die betreffen leveringen die in mei 2002 zouden hebben plaatsgevonden, terwijl [geïntimeerden] blijkens rechtsoverweging 12 van het bestreden vonnis in eerste aanleg verklaard hebben dat de leveringen waarop de facturen van 21 en 30 mei 2002 betrekking hebben, in 2001 hebben plaatsgevonden. Wat de factuur van 30 mei 2002 betreft, geldt bovendien dat de leveringen zouden hebben plaatsgevonden aan FREAKS in Nordhorn, Duitsland. Gelet op een en ander acht het hof het niet in zodanige mate waarschijnlijk dat de onderhavige vordering van [geïntimeerden] in de bodemprocedure zal worden toegewezen, dat deze vordering in dit kort geding toewijsbaar is.
4.8 Ook het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal het hof niet toewijzen. [geïntimeerden] hebben ondanks de betwisting door [appellanten] geen financiële gegevens met betrekking tot het gestelde omzetverlies en de gestelde inkomstenderving overgelegd. Evenmin hebben zij op enigerlei wijze aannemelijk gemaakt dat de door [de Vof] verkochte FREAKS-kleding van inferieure kwaliteit zou zijn, waardoor [geïntimeerden] imago- en reputatieschade zouden lijden. Ook de door [appellanten] betwiste stelling dat [appellant] na het beslag producten heeft verduisterd, is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.
4.9 Het hof ziet voorts geen aanleiding om, zoals [geïntimeerden] in hoger beroep vorderen, de te verbeuren dwangsommen niet te maximeren dan wel om het door de voorzieningenrechter bepaalde maximum van € 200.000,= substantieel te verhogen. [geïntimeerden] hebben niet aannemelijk gemaakt dat [appellanten] het vonnis van 12 november 2004 niet respecteren.
4.10 Het hof is het eens met [geïntimeerden] dat de voorzieningenrechter in het dictum onder IV kennelijk heeft verzuimd om [appellanten] tevens te bevelen (duidelijk leesbare) kopieën van de daar bedoelde aangetekende brieven alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens toe te zenden aan de advocaat van [geïntimeerden] Het hof zal dit bevel alsnog geven. Slechts in zoverre is het incidenteel appèl gegrond.
4.11 Ten slotte dient het hof een oordeel te geven over het bezwaar van [appellanten] tegen de veroordeling tot betaling van een bedrag van € 2.400,= aan buitengerechtelijke incassokosten aan [geïntimeerde sub 1]. [geïntimeerden] hebben deze kosten in hoger beroep onderbouwd door overlegging van de declaraties van Bureau des Brevets et des Marques M.F.J. Bockstael s.a. en van haar advocaat (producties 30 en 31). Het hof ziet aanleiding om in dit kort geding het toe te wijzen bedrag aan buitengerechtelijke kosten te matigen conform het Rapport Voorwerk II tot twee punten van toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg, derhalve tot een bedrag van € 904,=. Slechts in zoverre is het principaal appèl gegrond.
4.12 Het voorgaande voert tot de conclusie dat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd, behalve ten aanzien van het toegewezen bedrag aan buitengerechtelijke kosten. In zoverre zal het bestreden vonnis worden vernietigd en zal alsnog een bedrag van € 904,= worden toegewezen. Voorts zal [appellanten], ter aanvulling van het dictum onder IV van het bestreden vonnis, alsnog worden bevolen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van [geïntimeerden] toe te zenden duidelijk leesbare kopieën van de brieven bedoeld in het dictum onder IV alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens. [appellanten] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het principaal appèl. [geïntimeerden] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel appèl.
5 De beslissing
Het hof, rechtdoende in kort geding in het principaal appèl en in het incidenteel appèl:
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo van 12 november 2004, behoudens ten aanzien van de omvang van het bedrag van € 2.400,= aan buitengerechtelijke incassokosten; vernietigt dit vonnis op dit punt en, in zoverre opnieuw rechtdoende, bepaalt dit bedrag op € 904,=;
voegt aan het bevel in het dictum onder IV van het bestreden vonnis toe het bevel aan [appellanten] om binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van [geïntimeerden] toe te zenden duidelijk leesbare kopieën van de brieven bedoeld in het dictum onder IV alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens;
veroordeelt [appellanten] in de kosten van het principaal appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerden] begroot op € 1.050,= aan verschotten en op € 2.682,= voor salaris;
veroordeelt [geïntimeerden] in de kosten van het incidenteel appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [appellanten] begroot op € 868,50 voor salaris;
verklaart het arrest uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Smeeïng-Van Hees en Korthals Altes, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 8 maart 2005.