Uitspraak
Arrest d.d. 6 oktober 2009
Zaaknummer 200.036.360/01
HET GERECHTSHOF TE ARNHEM
Nevenzittingsplaats Leeuwarden
Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
ABK InnoVent B.V.,
gevestigd te [plaats],
appellante,
in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,
hierna te noemen: ABK,
advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden,
voor wie gepleit heeft mr. A.J. Kronenberg, advocaat te Arnhem,
tegen
[geïntimeerde],
gevestigd te [plaats],
geïntimeerde,
in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,
hierna te noemen: [geïntimeerde],
advocaat: mr. P.D. van Gaalen-Rens, kantoorhoudende te Apeldoorn,
die ook heeft gepleit.
Het geding in eerste instantie
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 20 mei 2009 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad.
Het geding in hoger beroep
Bij exploot van 17 juni 2009 is door ABK hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 30 juni 2009.
De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt:
"In conventie
Het vonnis van de Voorzieningenrechter Rechtbank Zwolle-Lelystad van 20 mei 2009 (kenmerk 157430/KG ZA 09-230) te vernietigen en opnieuw rechtdoende bij arrest in kort geding de vorderingen van [geïntimeerde] in conventie, zoals gesteld in haar inleidende dagvaarding van 6 mei 2009 en gewijzigd bij haar akte tot wijziging/vermeerdering van eis d.d. 11 mei 2009, niet ontvankelijk te verklaren, althans deze vorderingen af te wijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten van ABK in conventie overeenkomstig de desbetreffende reconventionele vordering van ABK, één en ander voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
In reconventie
Het vonnis van de Voorzieningenrechter Rechtbank Zwolle-Lelystad van 20 mei 2009 (kenmerk 157430/KG ZA 09-230) in reconventie te vernietigen en opnieuw rechtdoende bij arrest in kort geding, voor zoveel mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad:
(i). [geïntimeerde] te veroordelen om uiterlijk binnen zeven dagen na de betekening van het ten deze te wijzen arrest in kort geding aan de afnemers van inbreukmakende wijnrekken en aan andere derden die van [geïntimeerde] een inbreukmakende brochure hebben toegezonden gekregen of anderszins hebben ontvangen, een brief, op briefpapier van [geïntimeerde] met duidelijke vermelding van de naam en het adres van [geïntimeerde], te versturen, waarin, met uitzondering van de adressering, datering en de afsluiting, overigens uitsluitend de navolgende tekst, in een normaal lettertype op witpapier (althans de kleur van het briefpapier van [geïntimeerde]) is opgenomen
"Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben aan u toegezonden dan wel overhandigd een productbrochure van [geïntimeerde] en/of we hebben aan u geleverd een of meer wijnrekken. In onze brochures 2007 en 2009 hebben wij de lay-out en delen van de tekst van de brochure van onze concurrent ABK InnoVent B.V., gevestigd te [plaats], zonder toestemming overgenomen. Voorts bieden wij onder meer in onze brochure een wijnrek aan dat nagenoeg identiek is aan het wijnrek van ABK InnoVent. Met de brochure en het wijnrek plegen wij inbreuk op de auteursrechten van ABK InnVent en zijn wij verplicht de brochure en de inbreukmakende wijnrekken terug te nemen en te vernietigen. In het licht hiervan verzoeken wij u binnen zeven dagen na de datum van deze brief de door u bij ons afgenomen wijnrekken aan ons te retourneren, waartegenover wij de verzendkosten en de eventueel betaalde koopprijzen aan u zullen vergoeden. Het retouradres is [adres] Wij wijzen u erop dat het in voorraad houden, verhandelen of ter beschikking stellen van onze productbrochures en wijnrekken een inbreuk vormt op de auteursrechten van ABK InnoVent B.V. en zij u ook rechtstreeks kan aanspreken."
en gelijktijdig aan de advocaat van ABK een kopie van deze brief toe te zenden tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerden aan wie deze brief is verstuurd;
(ii). [geïntimeerde] te veroordelen om uiterlijk binnen 28 dagen na betekening van het ten deze te wijzen arrest in kort geding aan de advocaat van ABK:
a. een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van onderliggende bewijsdocumenten, waarin opgave wordt gedaan van de aantallen op 7 dagen en op 21 dagen na betekening van het arrest bij of ten behoeve van [geïntimeerde] in voorraad gehouden en/of geretourneerde inbreukmakende/onrechtmatige brochures 2007 en 2009 en wijnrekken met vermelding van plaatsnaam en adres van opslag en naam van de bewaarder, met uitsplitsing naar brochures 2007 en 2009 en naar wijnrek;
b. schriftelijke duidelijke en gedetailleerde bewijsstukken toe te zenden van de door [geïntimeerde] in de brief van haar advocaat van 20 maart 2009 opgegeven:
- inkoopprijzen van de door [geïntimeerde] verkochte inbreukmakende wijnrekken;
- winst per verkocht inbreukmakend wijnrek, berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten, met een uitsplitsing van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten;
c. Een origineel ondertekende verklaring van een registeraccountant toe te zenden, waarin de accountant de juistheid en volledigheid bevestigt van:
- het door [geïntimeerde] in haar brief van 20 maart 2009 opgegeven aantal verkochte inbreukmakende wijnrekken;
- de op grond van sub a en sub b hierboven verstrekte gegevens en bewijsstukken,
dit alles op basis van een door die accountant verricht onderzoek in de financiële administratie van [geïntimeerde] en tellingen van de bij [geïntimeerde] aanwezige inbreukmakende brochures 2007 en 2009 en wijnrekken, op 7 en 21 dagen na betekening van het ten deze te wijzen arrest, één en ander op kosten van [geïntimeerde];
(iii). [geïntimeerde] te veroordelen om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van het ten deze te wijzen arrest in kort geding de bij haar in voorraad zijnde, alsnog in haar bezitkomende en/of de aan haar geretourneerde inbreukmakende brochures 2007 en 2009 en wijnrekken, op haar kosten te vernietigen en wel onder toezicht van een deurwaarder en met de verplichting om een proces-verbaal van vernietiging van de deurwaarder binnen zeven dagen na vernietiging aan de advocaat van ABK toe te zenden;
(iv). [geïntimeerde] te veroordelen tot betaling aan ABK van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,= (zegge: tienduizend euro), voor elke keer of elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat zij in gebreke blijft aan één of meer van de hiervoor onder (i) tot en met (iii) genoemde veroordelingen te voldoen, dan wel - zulks uitsluitende ter keuze van ABK - een dwangsom van € 1.000,= (zegge: duizend euro) per inbreukmakende brochure of inbreukmakend product waarmee in strijd met één of meer van de veroordelingen is/wordt gehandeld;
(v). [geïntimeerde] te veroordelen om al hetgeen ABK ter uitvoering van het bestreden kort geding vonnis van 20 mei 2009 aan [geïntimeerde] heeft voldaan (€ 6.301,91) aan ABK terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;
(vi). Op basis van artikel 1019i Rv, in samenhand met artikel 50 lid 6 Trips Pro-verdrag, te bepalen dat de termijn waarbinnen ABK een bodemprocedure terzake de onderhavige reconventionele vorderingen aanhangig moet maken - voorzover dit al niet is gebeurd - zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum dat het ten deze te wijzen arrest in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan;
(vi). [geïntimeerde] te veroordelen in de kosten van dit geding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en zowel in conventie als in reconventie, in de zin van artikel 1019i Rv, bestaande uit de, door ABK gespecificeerde, volledige feitelijke door ABK gemaakte kosten van salaris en verschotten van haar advocaat, althans een door uw gerechtshof in goede justitie te bepalen bedrag, ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die ABK heeft gemaakt."
Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:
"opnieuw rechtdoende bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep, voor zover nodig onder verbetering en/of aanvulling van gronden, te bekrachtigen met veroordeling van ABK in de werkelijke proceskosten van beide instanties, zowel in conventie als in reconventie."
Voorts heeft ABK op 30 juni bij het aanbrengen van deze zaak een akte overlegging producties genomen.
Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Beide partijen hebben ter gelegenheid van het pleidooi een akte genomen.
Tenslotte heeft ABK de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.
De grieven
ABK heeft zestien grieven opgeworpen.
De beoordeling
1. Tegen de weergave van de vaststaande feiten onder overweging 2 (2.1 tot en met 2.4) van het beroepen vonnis (waarvan een afschift aan dit arrest is gehecht) is geen grief ontwikkeld, zodat ook het hof van die feiten uit zal gaan.
Met betrekking tot de grieven:
2. De grieven leggen het geschil in eerste aanleg in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor, met dien verstande dat ABK haar (reconventionele) vordering in hoger beroep heeft gewijzigd en aangevuld, zodat de beoordeling van die vorderingen plaatsvindt op basis van het in de appeldagvaarding geformuleerde petitum.
3. De grieven lenen zich grotendeels voor gezamenlijke behandeling. Waar afzonderlijke behandeling van een grief plaatsvindt, zal dat expliciet worden aangegeven.
4. Bij de beoordeling van de grieven stelt het hof voorop dat de in het kort geding vonnis van 5 maart 2009 - op vordering van ABK - gegeven voorlopige voorzieningen onmiskenbaar de strekking hadden de door de voorzieningenrechter voorshands vastgestelde onrechtmatige inbreuken van [geïntimeerde] op het aan ABK toekomende auteursrecht op de ten processe bedoelde brochures en wijnrekken te doen stoppen. Ook in hoger beroep is niet gesteld of gebleken dat [geïntimeerde] zich na betekening van het vonnis van 5 maart 2009 en het verstrijken van de in het dictum van bedoeld vonnis telkens gegeven termijnen om aan de veroordelingen te voldoen, andermaal schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen jegens ABK door schending van diens auteursrecht, zodat er van moet worden uitgegaan dat [geïntimeerde] zich tot op heden heeft gehouden aan hetgeen waartoe zij bij vonnis van 5 maart 2009 in het dictum onder 5.1 en 5.2 is veroordeeld
5. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 5.4. overwogen en beslist dat voorshands niet kan worden geoordeeld dat [geïntimeerde] de dwangsommen als door ABK gevorderd heeft verbeurd, nu ABK in haar stelling dat [geïntimeerde] niet (volledig) heeft voldaan aan de veroordelingen als gegeven onder 5.3 onder b, 5.3 onder c, 5.3 onder e, 5.4, 5.5. en 5.6 van meergenoemd vonnis van 5 maart 2009, niet kan worden gevolgd. De voorzieningenrechter heeft haar desbetreffende oordeel gemotiveerd in de overwegingen 5.5. tot en met 5.8 van het beroepen vonnis van 20 mei 2009. Mede in het licht van het hiervoor geformuleerde uitgangspunt onderschrijft het hof voorshands bedoeld oordeel en de daaraan ten grondslag liggende motivering en maakt die tot de zijne, zulks met inachtneming van de volgende aanvullende overwegingen.
Met betrekking tot de winstberekening:
6. Ten pleidooie is onweersproken gesteld dat [geïntimeerde] in feite niet meer is dan de verkooporganisatie van [persoonsnaam] B.V. en dat [betrokkene ], directeur van [geïntimeerde] en van [persoonsnaam] B.V., het gezicht is van [geïntimeerde]. In dat licht bezien is hetgeen [geïntimeerde] heeft gesteld omtrent de door haar gemaakte winst (10 % van de inkoopprijs) en het gebruik van bulkfacturen alleszins begrijpelijk, zodat het hof voorbij gaat aan hetgeen ABK dienaangaande - ter onderbouwing van haar stelling dat het ondenkbaar is dat er per verkocht wijnrek geen inkoopprijs in de administratie van [geïntimeerde] terug te vinden is - heeft gesteld. Gelet op hetgeen de door [geïntimeerde] ingeschakelde registeraccountant ter zake van het aantal verkochte wijnrekken en de daarop behaalde winst heeft verklaard, is op dit punt genoegzaam voldaan aan de veroordeling als gegeven onder 5.3 onder b van het dictum van het vonnis van 5 maart 2009.
Met betrekking de opgave van de aantallen inbreukmakende brochures:
7. [geïntimeerde] heeft een verklaring gegeven voor het verschil tussen het aantal op 20 maart 2009 door haar opgegeven brochures en de telling van de deurwaarder. Laatstgenoemde heeft zijn berekening gebaseerd op de aanname dat in iedere doos 30 brochures zouden zitten, hetgeen - zo stelt [geïntimeerde] - op een vergissing berust omdat er ook dozen waren die 42 brochures bevatten, te weten de dunnere brochures uit 2007. In hoger beroep heeft [geïntimeerde] deze stelling nader onderbouwd met een door haar bij memorie van antwoord overgelegde verklaring van drukkerij [naam] te [plaats] (productie 7), welke door ABK onbesproken is gelaten. Naar het oordeel van het hof onderstreept deze onbetwiste verklaring de juistheid van hetgeen de voorzieningenrechter op dit punt onder 5.8 van het beroepen vonnis heeft overwogen.
Het hof acht het aannemelijk dat [geïntimeerde] - zoals zij desgevraagd bij monde van haar directeur ten pleidooie heeft verklaard - alle in haar bezit zijnde brochures heeft vernietigd, temeer nu niet valt in te zien welk belang zij zou kunnen hebben bij het achterhouden van brochures, nu verzending daarvan aan nieuwe potentiële klanten een wel erg in het oog springende schending van de haar bij het vonnis van 5 maart 2009 onder 5.1 en 5.2 gegeven veroordeling zou opleveren.
Met betrekking tot de rectificatie:
8. Anders dan ABK betoogt, heeft de voorzieningenrechter niet miskend dat in de veroordeling onder 5.5. van het dictum van het vonnis van 5 maart 2009 staat dat [geïntimeerde] een brief moet sturen en dat dit zonder meer impliceert dat die brief op het briefhoofd (met adres) van [geïntimeerde] moet worden verzonden. ABK heeft immers zelf gevorderd dat de rectificatie op wit papier in een normaal lettertype diende te worden gesteld, hetgeen bepaald iets anders inhoudt dan wanneer was gevorderd dat de rectificatie diende te worden gesteld op het normaal door [geïntimeerde] gebruikte briefpapier. Overigens kon aan de oproep tot retournering van de eerder toegezonden brochure(s) en/of wijnrekken van [geïntimeerde] door de geadresseerden vanzelfsprekend slechts worden voldaan als zij die brochures nog in hun bezit hadden en/of daadwerkelijk wijnrekken hadden afgenomen. In het eerste geval beschikte de betrokken geadresseerde over het adres van [geïntimeerde], nu dit - naar onweersproken is gesteld - op de achterzijde van de brochures was vermeld (zie productie 8 bij de appeldagvaarding), in het tweede geval zal de betrokken geadresseerde ongetwijfeld (ook) nog hebben beschikt over de door [geïntimeerde] in verband met de levering van (een) wijnrek(ken) verzonden factuur. Bovendien heeft [geïntimeerde] onweersproken gesteld dat haar adres op de verzendenveloppen van de verstuurde rectificatie vermeld stond.
Met betrekking tot de accountantsverklaring:
9. Het hof is voorshands van oordeel dat, gegeven de bewoordingen waarin de veroordeling in het dictum van het vonnis van 5 maart 2009 onder 5.4 is vervat, van [geïntimeerde] in redelijkheid niet meer behoefde te worden verwacht dan hetgeen zij - zoals zij onweersproken heeft gesteld - heeft gedaan, te weten de door haar ingeschakelde registeraccountant [naam accountant] te vragen controle conform bedoelde veroordeling te verrichten en dienaangaande te verklaren. Hieraan doet niet af dat de accountant aangeeft geen verklaring te kunnen doen omtrent de zich nog in het proces van bestemming of fabricage bevindende wijnrekken en brochures, omdat dit niet is vastgelegd, en evenmin behoefde te worden vastgelegd in de administratie van [geïntimeerde], zulks gelet op de aard en omvang van de onderneming.
Dat [geïntimeerde] nog wijnrekken op voorraad zou hebben, is overigens op geen enkele wijze aannemelijk geworden en ligt, gelet op het feit dat zij slechts een verkooporganisatie is, ook niet erg voor de hand.
Voorts met betrekking tot grief I en grief X:
10. Hetgeen hiervoor door het hof (grotendeels in het voetspoor van de voorzieningenrechter) is overwogen, leidt weliswaar tot het voorlopig oordeel dat door [geïntimeerde] (nog) geen dwangsommen zijn verbeurd, maar biedt geen grondslag voor het opheffen van de dwangsommen, zoals deze door de voorzieningenrechter in het vonnis van 5 maart 2009 zijn opgelegd. Gelet op het voorlopig karakter van een vonnis of arrest in kort geding, is een zo vergaande beslissing, ook op onderdelen van de veroordeling, niet op zijn plaats. Daarbij komt nog dat - zelfs als onherroepelijk vast zou staan dat [geïntimeerde] heeft voldaan aan bedoelde veroordeling onder 5.3 tot en met 5.6 - versterking met een dwangsom van de onder 5.1 en 5.2 gegeven veroordelingen vooralsnog alleszins gerechtvaardigd blijft.
11. De grieven treffen derhalve in zoverre doel en het hof zal het vonnis waarvan beroep op dat punt vernietigen en -opnieuw recht doende - de subsidiair door [geïntimeerde] gevorderde schorsing van het opeisen van de dwangsommen bevelen, in voege als na te melden. Het hof tekent daarbij aan dat de door [geïntimeerde] ter versterking van die veroordeling gevorderde dwangsom niet (gemotiveerd) door ABK is bestreden en ook niet onredelijk voorkomt, gelet op de op het spel staande belangen.
Met betrekking tot grief II:
12. De grief stelt aan de orde dat de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep onder 5.3 ten onrechte twee keer verwijst naar 5.3 onder c, nu immers duidelijk is dat ook een verwijzing naar 5.3 onder e wordt bedoeld. De grief is terecht voorgesteld en de betreffende overweging zal dienovereenkomstig door het hof worden gelezen.
Met betrekking tot grief III:
13. De grief berust op een verkeerde lezing van hetgeen de voorzieningenrechter met de eerste alinea van overweging 5.4 heeft bedoeld.
Natuurlijk zijn alle veroordelingen waarvan in deze procedure ter discussie staat of daaraan door [geïntimeerde] is voldaan, versterkt met een dwangsom (5.7 van het dictum van het vonnis van 5 maart 2009). De voorzieningenrechter heeft met de door de grief gewraakte overweging - zoals blijkt uit het vervolg van haar vonnis - slechts willen aangeven dat in dit geschil de vraag centraal staat of [geïntimeerde] deels niet aan de veroordelingen van het vonnis van 5 maart 2009 heeft voldaan en aldus dwangsommen heeft verbeurd.
De grief is vergeefs voorgesteld.
Met betrekking tot de (gewijzigde) vorderingen van ABK:
14. Nu voorshands niet is gebleken dat [geïntimeerde] zich niet aan de veroordelingen, als neergelegd in het vonnis van 5 maart 2009, houdt en geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken dat [geïntimeerde] voornemens is zich in de toekomst niet aan die veroordelingen te zullen houden, dienen de vorderingen van ABK, zoals deze in reconventie en in hoger beroep zijn gedaan, te worden afgewezen. Aan hetgeen ABK op dat punt onder grief XIIIA heeft aangevoerd, kan dan ook worden voorbijgegaan.
Met betrekking tot de grieven XI en XIIIB:
15. De grieven zijn terecht voorgesteld. Nu [geïntimeerde] BTW kan verrekenen vormt de BTW over de proceskosten voor [geïntimeerde] immers geen reële kostenpost. Het hof is overigens wel van oordeel dat ABK terecht belast is met de kosten van de procedure in eerste aanleg, zowel in conventie als in reconventie, alsmede dat de onderhavige procedure een procedure is als bedoeld in artikel 1019 Rv Pro, zodat het proceskostenregiem, als neergelegd in artikel 1019 h van toepassing is. Niet (voldoende gemotiveerd) gesteld of gebleken is dat de in eerste aanleg door [geïntimeerde] gevorderde kosten niet redelijk of evenredig zouden zijn.
Het hof tekent hierbij nog aan dat [geïntimeerde] in zijn pleitnota aanspraak maakt op een ander bedrag aan proceskosten in eerste instantie, dan in eerste aanleg gevorderd. Het hof gaat daaraan voorbij nu geen incidenteel appel is ingesteld en die wijziging van eis tardief is gedaan.
Slotsom
16. Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd en er zal opnieuw recht worden gedaan, zoals hieronder nader aan te geven. Nu partijen in hoger beroep over en weer in het (on)gelijk zijn gesteld, zal het hof ieder der partijen belasten met de eigen kosten van de procedure in hoger beroep.
Beslissing:
Het gerechtshof:
vernietigt het vonnis d.d. 20 mei 2009, waarvan beroep;
en opnieuw rechtdoende:
veroordeelt ABK de tenuitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter te Zwolle van 5 maart 2009 te schorsen en geschorst te houden, totdat in een bodemprocedure ter zake nader is beslist;
bepaalt dat ABK voor ieder dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelt met de hiervoor gegeven veroordeling een dwangsom verbeurt van € 40.000,--;
veroordeelt ABK in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie aan de zijde van [geïntimeerde] gevallen en begroot die kosten op € 5.402,46;
veroordeelt ABK in de kosten van de procedure in eerste aanleg aan de zijde van [geïntimeerde] in reconventie gevallen en begroot die kosten op € 1.122,--;
belast ieder der partijen met de eigen kosten van de procedure in hoger beroep;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Aldus gewezen door mr. Mollema, voorzitter en mrs. Verschuur en Vedder, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 6 oktober 2009 in bijzijn van de griffier.