Uitspraak
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
Zaaknummer : 200.094.921/01
Zaak/rolnummer Rb : 371965/HA ZA 10-2627
arrest van 26 februari 2013
inzake
de vennootschap naar vreemd recht DANISCO A/S,
gevestigd te Kopenhagen, Denemarken,
appellante,
hierna te noemen: Danisco,
advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht NOVOZYMES A/S,
gevestigd te Bagsvaerd, Denemarken,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Novozymes,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.
Verloop van het geding
Bij exploot van 24 augustus 2011 is Danisco in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 juni 2011. Bij memorie van grieven, met producties, heeft Danisco dertien grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door Novozymes bij memorie van antwoord, met producties, zijn bestreden.
Op 17 januari 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Danisco door mr. B.J. van den Broek, advocaat te Amsterdam, en Novozymes door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door beide partijen zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd.
Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.
Beoordeling van het beroep
1. De door de rechtbank in rov. 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
Daarnaast is in hoger beroep komen vast te staan dat de Oppositie-Divisie van het Europees Octrooibureau (hierna: "EOB") bij beslissing van 7 juli 2011 het eerder aan Novozymes verleende Europese octrooi met nummer EP 1 804 592 (hierna: "EP 592" of: "het octrooi"), welk octrooi de inzet vormde van de onderhavige procedure, op de voet van artikel 101, lid 3, onder b, van het Europees Octrooiverdrag (hierna: "EOV"), heeft herroepen en dat het tegen deze beslissing bij de Technische Kamer van Beroep (hierna: "TKB") van het EOB ingestelde beroep bij beslissing van 29 juni 2012 is verworpen.
2. In eerste aanleg heeft Danisco in conventie de vernietiging van EP 592 gevorderd. In reconventie vorderde Novozymes een inbreukverbod met nevenvoorzieningen. De rechtbank is tot de slotsom gekomen dat het octrooi geldig is en heeft op die grond de vordering van Danisco afgewezen. In reconventie is zij tot het oordeel gekomen dat Danisco met haar TPT-granules indirect inbreuk maakt op EP 592 en heeft zij een inbreukverbod aan Danisco opgelegd en een aantal nevenvorderingen aan Novozymes toegewezen.
3. De grieven 1 tot en met 9 zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank in conventie en bepleiten de ongeldigheid van EP 592 op grond van toegevoegde materie (grief 1), gebrek aan nieuwheid (grieven 2 tot en met 4), gebrek aan inventiviteit (grieven 5 tot en met 8) en niet-nawerkbaarheid (grief 8). Grief 9 betreft het dictum in conventie. De grieven 10 tot en met 13 zijn gericht tegen het oordeel en de beslissing in reconventie.
4. Bij brief van 28 april 2012 heeft de advocaat van Danisco het hof laten weten dat het hof het hoger beroep slechts inhoudelijk zal hoeven behandelen, wanneer de TKB de beslissing van de Oppositie-Divisie zou herroepen en het octrooi in stand zou houden. Bij brief van 3 oktober 2012 heeft deze advocaat het hof meegedeeld dat het, gelet op de beslissing van de TKB, in hoger beroep nog slechts om de proceskosten ex artikel 1019h Rv. gaat. Bij brief van 20 december 2012 heeft de advocaat van Novozymes dit bevestigd. Partijen hebben vervolgens ook slechts over de proceskosten gepleit.
5. Het hof verstaat voornoemde mededeling, voor zover afkomstig van Danisco, aldus dat, hoewel nog slechts de proceskosten tussen partijen in geschil zijn, wel een beslissing wordt verlangd op het hoger beroep, rekening houdend met de herroeping van EP 592. Danisco heeft haar grieven immers niet ingetrokken.
6. De beslissing van de TKB brengt mee dat de herroeping van EP 592 definitief is. Ingevolge artikel 68 EOV Pro heeft de herroeping terugwerkende kracht en wordt het octrooi geacht nooit te hebben bestaan. De in artikel 50, lid 2, onder a, van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde uitzondering op deze terugwerkende kracht - daargelaten of zij verenigbaar is met artikel 68 EOV Pro - doet zich in dit geval niet voor. Het vonnis waarvan beroep is immers, ingevolge het onderhavige beroep, nu juist niet in kracht van gewijsde gegaan. Dat betekent dat de vordering van Danisco, tot vernietiging van het octrooi, niet kan worden toegewezen, omdat er niets meer te vernietigen valt. De afwijzing van die vordering dient derhalve in stand te blijven, zij het onder verbetering van gronden. De grieven 1 tot en met 8 en 9 kunnen in zoverre niet tot vernietiging leiden. Grief 9 slaagt wel voor zover daarin bezwaar wordt gemaakt tegen de veroordeling van Danisco in de proceskosten van de procedure in conventie. In plaats van Danisco dient Novozymes, die zich immers ten onrechte op de geldigheid van EP 592 heeft beroepen, in de kosten te worden veroordeeld.
7. De herroeping van EP 592 brengt voor wat betreft de reconventie mee dat de grieven 10, 11 en 13, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat - uitgaande van de geldigheid van EP 592 - Danisco daarop (indirect) inbreuk maakt, slagen. Bij de beoordeling van grief 12, waarin Danisco betoogt dat zij in Nederland geen voorbehouden handelingen pleegt, heeft Danisco geen belang. De vorderingen van Novozymes dienen alsnog te worden afgewezen en Novozymes dient in de kosten van Danisco te worden veroordeeld.
8. Bij gelegenheid van het pleidooi voor het hof hebben partijen meegedeeld dat zij geen verschil van mening hebben over de verschuldigdheid en de hoogte van de door Novozymes aan Danisco te betalen proceskostenvergoeding voor de eerste aanleg en dat Novozymes het daarmee gemoeide bedrag reeds aan Danisco heeft voldaan. Aldus zal het hof in zijn dictum verstaan.
9. Het geschil beperkt zich derhalve tot de proceskostenvergoeding in hoger beroep. Danisco begroot haar in hoger beroep gemaakte kosten op de voet van artikel 1019h Rv. op een bedrag van € 293.067,14, waarvan een bedrag van € 269.604,50 aan honorarium. Novozymes erkent dat zij de proceskosten van Danisco dient te voldoen, maar stelt enerzijds dat die kosten voor wat betreft de conventie niet voor begroting met toepassing van artikel 1019h Rv. in aanmerking komen en betwist anderzijds de redelijkheid en evenredigheid van het bedrag waarop Danisco aanspraak maakt.
10. Haar stelling dat Danisco voor wat betreft de conventie geen aanspraak kan maken op een volledige proceskostenvergoeding grondt Novozymes op de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) van 15 november 2012 in de zaak Bericap/Plastinnova (C-180/11). Hoewel het een verweer betreft dat, in afwijking van de twee conclusie-regel, na het nemen van de memorie van antwoord is aangevoerd, zal het hof daarover oordelen, omdat het gebaseerd is op een uitspraak van het HvJEU die ten tijde van de memorie van antwoord nog niet gedaan was en Danisco bovendien geen bezwaar heeft gemaakt tegen het stadium waarin het verweer is aangevoerd.
11. In de zaak Bericap/Plastinnova heeft het HvJEU antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechter in Hongarije, in een geschil dat de nietigheid van een gebruiksmodel betrof. De zaak kenmerkt zich, blijkens de weergave daarvan door het HvJEU, hierdoor dat Bericap tweemaal, in het kader van een administratieve procedure, een verzoek tot nietigverklaring van het gebruiksmodel heeft ingediend bij het Hongaarse octrooibureau, wegens het ontbreken van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid. In de eerste procedure is het verzoek kennelijk (na beroep en cassatie) afgewezen, waarna Bericap een nieuwe vordering tot nietigverklaring bij het Hongaarse octrooibureau heeft ingediend. In de daarop gevolgde beroepsprocedures is de vraag opgekomen of en in hoeverre in de tweede procedure rekening mag, c.q. moet worden gehouden met documenten die al in de eerste procedure waren beoordeeld. De verwijzende rechter heeft daarop, uitgaande van de toepasselijkheid van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn), prejudiciële vragen gesteld betreffende de verenigbaarheid met het Unierecht van - kort gezegd - het al dan niet in aanmerking nemen van bewijsmiddelen die al in een eerdere procedure, strekkende tot nietigverklaring, zijn beoordeeld. Het HvJEU heeft daarop, na te hebben vastgesteld dat de verwijzende rechter klaarblijkelijk de mening is toegedaan dat de Handhavingsrichtlijn van toepassing is op de in het hoofdgeding gevoerde procedure, onder meer overwogen:
"72. Wat alle bovengenoemde bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst en het Verdrag van Parijs hoofdzakelijk gemeen hebben, is dus de verplichting voor de partijen bij deze verdragen, om door middel van hun interne recht de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen door te voorzien in rechtsgangen waarmee doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op die rechten.
73. Die verplichting om regels op te stellen is de Unie nagekomen door de vaststelling van richtlijn 2004/48, die blijkens artikel 1 ervan Pro juist beoogt de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen door de invoering van verschillende maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de lidstaten.
74. Meer in het bijzonder blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48 dat de bij die richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 ervan Pro van toepassing zijn op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het recht van de Unie en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.
75. Alle bovengenoemde bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst, van het Verdrag van Parijs en van richtlijn 2004/48 (hierna: "betrokken bepalingen") beogen dus niet, alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen.
76. In dit verband blijkt uit artikel 17 van Pro het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat een procedure die beoogt de handhaving van een intellectueel-eigendomsrecht te waarborgen, veronderstelt dat dit recht rechtmatig is verkregen (zie in die zin arrest van 12 juli 2005, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 en C-155/04, Jurispr. blz. I-6451, punt 128).
77. Zoals overigens ook blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48, waarborgen de betrokken bepalingen derhalve enkel de handhaving van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de houders van dergelijke rechten, en kunnen zij niet in die zin worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die, zoals verzoekster in het hoofdgeding, door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn.
78. Een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectueel-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een gebruiksmodel die aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend.
79. Een dergelijke procedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen.
80. Die procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, of het nu gaat om de persoon die deze procedure inleidt, aangezien deze geen houder van een dergelijk recht is en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan ondergaan, of om de houder van een recht waarop die procedure betrekking heeft, aangezien een tegen hem gerichte rechtsvordering waarbij het bestaan van zijn intellectueel-eigendomsrecht in rechte wordt betwist, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt."
Vervolgens heeft het HvJEU geantwoord, kort gezegd, dat de relevante bepalingen van de Handhavingsrichtlijn, uitgelegd tegen de achtergrond van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag van Parijs en de TRIPs-overeenkomst, zich, bij gebreke van toepasselijkheid, (dus) niet verzetten tegen de in de vragen voorgestelde handelwijzen.
12. Novozymes betoogt dat uit deze uitspraak volgt dat de Handhavingsrichtlijn, in het bijzonder artikel 14 daarvan Pro, evenmin van toepassing is op de onderhavige procedure in conventie, waarvan de inzet is de vordering tot vernietiging van EP 592. Subsidiair stelt zij voor het HvJEU terzake prejudiciële vragen te stellen.
Danisco bestrijdt voormelde gevolgtrekking. Volgens haar moet de uitspraak van het HvJEU worden gelezen tegen de achtergrond van de procedure die in het hoofdgeding aan de orde was, te weten: een zuivere nietigheidsprocedure, zonder dat (kenbaar) sprake was van een (dreigende) inbreuk. Aangezien de nietigheidsvordering in het onderhavige geding wél samenhangt met een beweerde inbreuk, noodzaakt de uitspraak in de zaak Bericap volgens Danisco geenszins tot aanpassing van of het in twijfel trekken van de juistheid van de vaste jurisprudentie van de Nederlandse rechter, in het bijzonder dit hof.
13. De vaste jurisprudentie waarop Danisco doelt is onder andere neergelegd in de uitspraak van dit hof van 29 maart 2011, LJN BP9443. Daarin overwoog het hof over het toepassingsbereik van artikel 1019 e.v. Rv.:
"8.2 Aangenomen moet worden - zolang het Hof van Justitie van de EU niet anders heeft beslist (...) - dat Richtlijn 2004/48/EG alleen van toepassing is op (dreigende) inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Dit blijkt uit artikel 2 over Pro het toepassingsgebied van de Richtlijn. Het blijkt bovendien uit de considerans en uit andere bepalingen in de Richtlijn waar steeds wordt gesproken over 'inbreuk', 'inbreukmaker', 'inbreukprocedure', 'inbreukmakende goederen', enz. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de Richtlijn zijn ook bedoeld voor de bestrijding van inbreuk. In dat licht bezien moet, naar het oordeel van het hof, de ook in de Richtlijn gebezigde term 'handhaving' worden begrepen als handhaving tegen inbreuk. Dit een en ander vindt overigens ook bevestiging in verschillende commissiedocumenten in dit verband, zoals COM(1998)569, COM(2003)24, COM(2010)779.
8.3 Het bovenstaande betekent dat art. 14 van Pro de Richtlijn, dat de lidstaten opdraagt er voor te zorgen dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten door de verliezende partij zullen worden gedragen, alleen betrekking heeft op procedures over inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Het toepassingsgebied van art. 14 wijkt Pro immers niet af van dat van (de overige bepalingen van) de Richtlijn.
8.4 Bij de implementatie van ( art. 14 van Pro) de Richtlijn heeft de Nederlandse wetgever gekozen voor ditzelfde toepassingsgebied: de maatregelen in titel 15 Rv. kunnen worden genomen naar aanleiding van inbreuk of dreigende inbreuk, en de proceskostenveroordeling van art. 1019h Rv. heeft betrekking op 'intellectuele eigendomsinbreukzaken' ( Kamerstukken II , 30 329, 2005/06, nr. 3, p. 17 en 26).
8.5 Dit betekent dat art. 1019h Rv alleen van toepassing is op procedures tussen enerzijds de houder van een intellectuele-eigendomsrecht (...) en anderzijds de vermeende inbreukmaker (...), voor zover in zo'n procedure de vraag aan de orde is of de vermeende inbreukmaker zonder toestemming handelingen (heeft) verricht of dreigt te verrichten die zijn voorbehouden aan de houder van het recht.
8.6 Deze vraag is aan de orde waar in een procedure wordt opgetreden tegen een inbreuk of waar een verklaring voor recht van niet-inbreuk wordt gevraagd. Ook is de inbreukvraag bijvoorbeeld aan de orde in een executiegeschil waarin het gaat om de vraag of een eerder gegeven inbreukverbod wordt nageleefd (Hof Den Haag 19 mei 2009), alsmede in nietigheids- en oppositieprocedures voor zover die samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie (Hof Den Haag 13 juli 2010, LJN BN4723; Hof Den Haag 30 maart 2010, LJN BM6017). In laatstgenoemde procedures is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer. Datzelfde geldt voor een procedure waarin een zogenaamd 'wapperverbod' wordt gevorderd op de grond dat er geen inbreuk wordt gemaakt."
14. Uit de uitspraak van het HvJEU in de zaak Bericap/Plastinnova blijkt dat de in de rov. 8.2 en 8.3 van het zojuist aangehaalde arrest van dit hof weergegeven uitleg van (het toepassingsbereik van) de Handhavingsrichtlijn, en in het kielzog daarvan, van de artikelen 1019 e.v. Rv. (rov. 8.4 en 8.5), daarmee in lijn is. Dat het daarbij niet slechts gaat om bescherming tegen daadwerkelijke inbreuk, maar ook tegen dreigende inbreuk, volgt bijvoorbeeld uit het bepaalde in artikel 9, in het bijzonder lid 1 onder a), van de Handhavingsrichtlijn. Met het oog op de vraag of ook hetgeen door dit hof is overwogen in rov. 8.6 van voornoemd arrest in overeenstemming is met de uitspraak in de zaak Bericap/Plastinova, is het volgende van belang.
15. Artikel 14 van Pro de Handhavingsrichtlijn bepaalt:
"De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."
Uit de (door het hof) vetgedrukte gedeelten van de bepaling blijkt dat niet alleen de houder van het intellectuele eigendomsrecht (bij winst van de procedure) aanspraak dient te kunnen maken op vergoeding van zijn kosten, maar dat dit ook geldt voor de wederpartij, te weten degene die ten onrechte van (dreigend) inbreukmakend handelen is beticht. Een ander uitgangspunt, waarin bedoelde aanspraak alleen zou gelden voor de houder van het intellectueel eigendomsrecht, zou ook in strijd komen met het in artikel 6 EVRM Pro gewaarborgde beginsel van 'equality of arms'.
16. Uit het feit dat ook degene die ten onrechte blijkt te zijn beticht van (dreigend) inbreukmakend handelen, aanspraak kan maken op vergoeding van zijn (redelijke en evenredige) kosten, volgt noodzakelijk dat aan deze een vergoeding toekomt van kosten gemaakt voor het aanvoeren van verweren tegen het gesteld (dreigend) inbreukmakend handelen. Een belangrijk en veel gevoerd verweer tegen (dreigend) handhavend optreden door de houder van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht is de stelling dat dat recht niet bestaat of ongeldig (nietig) is.
Het hof is van oordeel dat ook de kosten van een dergelijk verweer onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn - en dus van artikel 1019 e.v. Rv. - vallen. De uitspraak van het HvJEU inzake Bericap/Plastinnova staat niet aan dat oordeel in de weg. Immers, het HvJEU heeft in rov. 78 uitdrukkelijk overwogen dat het antwoord op de gestelde vragen betrekking heeft op "Een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is", te weten: een (administratieve) procedure die nietigverklaring van het betreffende gebruiksmodel tot inzet had. Daarbij bevat de uitspraak van het HvJEU geen enkele aanwijzing dat de vordering tot nietigverklaring kon worden gekwalificeerd als een inbreukverweer. De uitspraak van het HvJEU in die zaak ziet derhalve op een andere situatie dan in dit geding aan de orde is.
Het hof verwerpt voorts het argument van Novozymes dat het risico van een veroordeling in de volledige kosten van de wederpartij ook in geval van een nietigheidsverweer een drempel opwerpt voor het treffen van handhavingsmaatregelen en dat dit strijdig is met de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn. Immers, wanneer dat nietigheidsverweer wordt verworpen kan de rechthebbende (in beginsel) aanspraak maken op vergoeding van de kosten gemaakt ter bestrijding daarvan; wanneer het nietigheidsverweer wordt gehonoreerd, blijkt degene die handhavingsmaatregelen heeft getroffen geen intellectueel eigendomsrecht te hebben en is de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn, te weten: bescherming van de houder van een intellectueel eigendomsrecht, niet in het geding.
17. In dat verband is van belang dat, hoewel Danisco de procedure is begonnen met een vordering tot nietigverklaring van EP 592, deze vordering er, naar zij onweersproken heeft gesteld (pleitnota in hoger beroep onder 3-6), op gericht was zich te weer te stellen tegen het dreigend handhavend handelen op grond van dat octrooi door Novozymes (ook in Nederland). Aldus moet deze vordering worden gekwalificeerd als een (op het moment van aanhangig maken ervan) vooruitgeschoven inbreukverweer. Uit hetgeen het hof hiervoor, in de rov. 14-16 heeft overwogen, volgt dat naar 's hofs oordeel ook de aan een dergelijk verweer verbonden kosten onder het toepassingsbereik van artikel 14 van Pro de Handhavingsrichtlijn vallen. Niet valt in te zien waarom het met het oog op dat toepassingsbereik verschil zou maken of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte (en ook gerealiseerde) optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop.
18. Gelet op het voorgaande ziet het hof geen aanleiding om prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen. Het op de uitspraak van het HvJEU in de zaak Bericap/Plastinnova gebaseerde verweer van Novozymes tegen de gevorderde vergoeding ex artikel 1019h Rv. in conventie, wordt derhalve verworpen.
19. Novozymes maakt voorts bezwaar tegen de gevorderde vergoeding op de grond dat deze niet redelijk en evenredig is. Ter onderbouwing van dat verweer heeft Novozymes, hoewel zij zelf geen aanspraak maakt op vergoeding van haar proceskosten, een begroting van die (eigen) kosten overgelegd. Bij pleidooi heeft zij nader verklaard dat haar kosten (voor het hoger beroep) in totaal uitkomen op ongeveer € 96.000,- (ca. € 85.000,- voor de periode tot begin januari 2013 en ca.
€ 11.000,- voor het pleidooi). Zij acht, mede om die reden, het door Danisco gevorderde bedrag van € 269.604,50 aan honorarium disproportioneel. Meer specifiek maakt Novozymes bezwaar tegen de navolgende onderdelen van de begrote kosten:
i) werkzaamheden die betrekking hebben op de oppositie bij het EOB;
ii) werkzaamheden besteed aan 'sufficiency' en een 'court submission';
iii) werkzaamheden die geen betrekking hebben op het opstellen van de memorie van grieven en de onder i) en ii) genoemde (zie haar pleitnota onder 30 e.v.).
De kosten (naar het hof begrijpt: terzake van honorarium) gemoeid met het opstellen van de memorie van grieven bedragen volgens Novozymes ongeveer € 60.000,- (naar zij uit de door Danisco overgelegde specificatie afleidt); dat acht zij redelijk.
De onder i) genoemde werkzaamheden horen volgens Danisco niet thuis in de onderhavige procedure, behoudens wat betreft kennisname van hetgeen in de oppositieprocedure plaatsvindt, maar zij neemt aan dat de daaraan verbonden kosten zijn verdisconteerd in de kosten van het opstellen van de memorie van grieven.
De onder ii) genoemde kosten zien volgens Novozymes op een beoogd rapport van de octrooigemachtigde van Danisco, [...], naar aanleiding van de 'discovery'-stukken die door het High Court of Justice in zijn uitspraak van 9 maart 2012 zijn vrijgegeven. Volgens Novozymes waren die werkzaamheden onnodig, omdat een dergelijk rapport overbodig zou zijn wanneer de TKB de herroeping van het octrooi in stand zou laten, hetgeen eind juni 2012 bekend zou zijn, terwijl er voor het opstellen van het rapport ruim voldoende tijd zou zijn indien de TKB anders zou oordelen, omdat (naar in mei 2012 al bekend was) het pleidooi in het onderhavige beroep pas op 17 januari 2013 zou plaatsvinden.
De onder iii) genoemde werkzaamheden, waarvan door Novozymes uit de specificatie van Danisco wordt afgeleid dat zij onder meer betrekking hebben op
e-mails, correspondentie en telefoongesprekken en dat zij ca. € 115.000,- bedragen, acht Novozymes, mede in aanmerking genomen dat haar eigen, daarop betrekking hebbende kosten ca. € 17.000,- bedragen, disproportioneel.
Ook het bedrag dat Danisco heeft opgegeven als kosten gemoeid met het pleidooi voor het hof (€ 19.868,75 aan honorarium) acht Novozymes niet evenredig, gelet op het feit dat zijzelf daaraan, naar zij stelt, ongeveer € 11.000,- heeft besteed. Zij wijst er daarbij op dat, nu het pleidooi nog slechts over de kosten ging, er geen noodzaak was om met twee advocaten ter zitting te verschijnen.
20. Danisco heeft nader gespecificeerd dat met het opstellen van de memorie van grieven ongeveer € 72.000,- gemoeid is. Het hof gaat ervan uit dat daaronder begrepen zijn de kosten verbonden aan het opstellen en laten uitbrengen van de appeldagvaarding. Het hof acht, gelet op de door Danisco overgelegde specificatie, voldoende aannemelijk dat met die werkzaamheden een dergelijk bedrag gemoeid is geweest en acht dit bedrag redelijk en evenredig.
21. Voor zover het gaat om kosten, gemaakt in verband met haar betrokkenheid bij de oppositieprocedure bij het EOB, stelt Danisco dat zij slechts die kosten in rekening heeft gebracht die verband houden met werkzaamheden ten nutte van de onderhavige procedure. Ten aanzien van de kosten van de werkzaamheden van haar octrooigemachtigde [...] erkent Danisco dat deze betrekking hebben op een inhoudelijk stuk over de 'discovery'-documenten uit Engeland, welk stuk bedoeld was voor indiening bij het hof voor het geval het octrooi toch stand zou houden. Volgens Danisco waren deze documenten essentieel, omdat daaraan een argument ontleend kon worden ter onderbouwing van de gestelde nietigheid van het octrooi, dat in de Nederlandse procedure nog niet aangevoerd had kunnen worden, vanwege de weigering tot afgifte van de betreffende documenten door Novozymes tot aan de vrijgave daarvan door het High Court of Justice. Danisco betwist evenwel niet dat de beslissing van de TKB voorzien was voor eind juni 2012, dat medio mei 2012 reeds bekend was dat het pleidooi voor dit hof medio januari 2013 zou plaatsvinden en dat er tussen eind juni 2012 en januari 2013 voldoende tijd was om - indien de TKB het octrooi in stand zou houden - het beoogde document door [...] te laten opstellen.
22. Het hof acht het redelijk werkzaamheden die bestaan uit het bestuderen van documenten uit de oppositieprocedure bij het EOB voor vergoeding in aanmerking te nemen, voor zover dat dienstig kan zijn geweest aan de onderhavige procedure. In dat verband is van belang dat de memorie van grieven dateert van 27 december 2011 en dat Danisco nadien, tot aan (de voorbereiding van) het pleidooi, geen gedingstukken heeft hoeven produceren. Bovendien was op 29 juni 2012 bekend dat het octrooi geen stand hield en dat het debat in hoger beroep dus nog slechts de proceskosten zou betreffen. Om die reden zal het hof de kosten, verband houdend met het bestuderen en bespreken van de stukken uit de oppositieprocedure, tot aan 27 december 2011 in aanmerking nemen, behoudens de kosten gemoeid met het bijwonen van de hoorzitting bij de Oppositie-Divisie van het EOB op 7 juli 2011 (10 uren van mr. Van den Broek). Niet valt in te zien dat - met het oog op het opstellen van de memorie van grieven - niet volstaan kon worden met bestudering van het daarvan opgemaakte verslag. Overige kosten, verband houdend met de oppositieprocedure, zal het hof buiten beschouwing laten. Kosten van het bestuderen van de uitspraak van de TKB van 29 juni 2012 heeft het hof in de specificatie van Danisco niet aangetroffen. Bovendien was voor de procedure voor dit hof slechts relevant het blote feit dat de TKB het beroep tegen de beslissing van de Oppositie-Divisie heeft verworpen.
23. Ten pleidooie heeft Danisco een kopie van haar kostenspecificatie (productie 41) overgelegd, waarop zij de werkzaamheden met betrekking tot de oppositieprocedure geel heeft gemarkeerd. Het hof leidt daaruit af dat die werkzaamheden niet reeds zijn verdisconteerd in het bedrag van € 72.000,- dat volgens Danisco aan de opstelling van (de appeldagvaarding en) de memorie van grieven is besteed. Uit de specificatie volgt dat met de EOB-gerelateerde werkzaamheden die betrekking hebben op de periode tot aan de memorie van grieven en die het hof blijkens het voorgaande in aanmerking neemt, ca. 17 uren van mr. B.J. van den Broek gemoeid zijn, tegen een uurtarief van € 525,-, mitsdien (afgerond) € 8.925,-. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de specificatie van de werkzaamheden op 8 augustus 2011 deels kennelijk mede betrekking heeft op het bestuderen van stukken uit een parallelle procedure in Denemarken (waarover hierna, rov. 27). Uit dezelfde specificatie volgt dat de werkzaamheden met betrekking tot de oppositieprocedure waarvan het hof het niet redelijk acht deze toe te rekenen aan de onderhavige procedure corresponderen met een bedrag van afgerond € 38.063,- (10 uur voor het bijwonen van de zitting van de Oppositie-Divisie van het EOB door mr. Van den Broek op 7 juli 2011 en werkzaamheden na 27 december 2011, te weten: 47,4 uur van mr. Van den Broek en 15,5 uur van [...], waarbij het hof van de op 12 april 2012 geboekte werkzaamheden één derde heeft toegerekend aan de procedure bij het EOB en van de op 21 mei, 1 juni en 25 juni 2012 geboekte werkzaamheden de helft).
24. Wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de uit de Engelse procedure vrijgekomen documenten ten behoeve van een 'court submission' is het hof van oordeel dat, nu Danisco, zoals hiervoor is vermeld, niet heeft betwist dat deze ook hadden kunnen worden uitgevoerd nadat de noodzaak daartoe was gebleken, derhalve na eind juni 2012, het niet redelijk is deze ten laste van Novozymes te brengen. Hetzelfde geldt voor daarmee samenhangende werkzaamheden van de advocaten van Danisco. Novozymes maakt eveneens bezwaar tegen werkzaamheden die verband houden met 'sufficiency'. In het bewerkte overzicht (productie 41) van Danisco zijn deze werkzaamheden (net als die welke betrekking hebben op de 'court submission') roze gemarkeerd. Volgens opgave van Danisco gaat het om werkzaamheden met betrekking tot de interne testresultaten van Novozymes. Daarmee was volgens Danisco € 47.000,- gemoeid (zie haar pleitnota onder 37, c en noot 8). Nu het deze interne testresultaten zijn die in de Engelse procedure zijn vrijgegeven, ziet ook de 'sufficiency' kennelijk daarop. Al deze werkzaamheden zijn verricht in 2012. Om redenen genoemd in rov. 22 is het hof van oordeel dat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen.
25. Uit de specificatie van 16 januari 2013 van Danisco blijkt dat zij in de periode van 3 tot 17 januari 2013 een bedrag van € 19.868,75 aan honorarium heeft besteed aan de voorbereiding en het bijwonen het pleidooi. Op de vraag van het hof of na 29 juni 2012, toen de herroeping van het octrooi definitief werd, nog wel sprake was van een geschil betreffende de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, dan wel het een incassogeschil is geworden, en (dus) of de nadien gemaakte kosten nog vallen onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv., hebben partijen geantwoord dat die kosten vallen onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. (Danisco), respectievelijk in het verlengde van de procedure liggen en dus niet anders behandeld moeten worden dan de voordien gemaakte kosten (Novozymes). Het hof kan bij die stand van zaken het antwoord op voormelde vraag in het midden laten. Immers, nu beide partijen menen dat de betreffende kosten voor volledige vergoeding in aanmerking komen (wat Novozymes betreft: indien het arrest Bericap/Plastinova daaraan niet in de weg staat, hetgeen blijkens het voorgaande niet het geval is), kunnen zij worden geacht aldus een overeenkomst te hebben gesloten tot volledige vergoeding van de in de periode na 29 juni 2012 gemaakte kosten.
Het hof verwerpt het bezwaar van Novozymes tegen de hoogte van de door Danisco voor het pleidooi begrote kosten. Dat deze hoger zijn dan die zij zelf heeft gemaakt, is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid ervan. Voorts is in zaken als de onderhavige gebruikelijk dat een partij wordt bijgestaan door meer dan één deskundige. Hoewel denkbaar zou zijn geweest om in dit geval, waarin het nog slechts om de proceskosten gaat, met één advocaat ter zitting te verschijnen, zal het hof aan de andere keuze van Danisco geen gevolgen verbinden, nu de advocaat van Novozymes zich ter zitting heeft laten vergezellen door de octrooigemachtigde van Novozymes en derhalve zelf ook met twee deskundigen is verschenen.
26. Het bovenstaande in aanmerking nemend blijft een bedrag van € 83.747,75 ter beoordeling over (€ 269.604,50 minus € 72.000,-, € 8.925,-, € 38.063,-, € 47.000,- en € 19.868,75). Het gaat dan om diverse werkzaamheden. Novozymes stelt dat met bedoelde overige werkzaamheden een bedrag van € 115.000,- gemoeid is, doch een aantal van de door haar onder die categorie ondergebrachte werkzaamheden zijn in het voorgaande reeds meegenomen. Novozymes acht het door haar genoemde bedrag niet redelijk en evenredig, gelet op het feit dat zij zelf voor 'overige kosten' een bedrag van € 17.000,- begroot heeft.
Zoals het hof reeds heeft overwogen, rechtvaardigt het enkele feit dat de verliezende partij minder kosten heeft gemaakt dan de winnende partij, niet zonder meer de conclusie dat de kosten, op vergoeding waarvan de winnende partij aanspraak maakt, niet redelijk en evenredig zijn; bij een grote discrepantie kan dat hooguit een aanwijzing voor die conclusie zijn. In het onderhavige geval dient rekening te worden gehouden met het feit dat Danisco door de rechtbank zowel in conventie, als in reconventie in het ongelijk is gesteld en bovendien geconfronteerd werd met een herhaalde weigering van Novozymes om bepaalde, naar later is gebleken, essentiële stukken af te geven (zie hierna). Dat maakt aannemelijk dat zij aanmerkelijk meer tijd aan het hoger beroep heeft moeten besteden dan Novozymes.
27. Novozymes heeft haar verweer tegen wat zij als 'overige werkzaamheden' betitelt niet op andere wijze onderbouwd. Zonder meer valt ook niet in te zien dat het terzake gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is. Tot de overige werkzaamheden behoren die, welke betrekking hebben op bestudering van voor dit hoger beroep relevante stukken uit in andere landen gevoerde procedures. Deze zijn door Danisco op haar als productie 41 overgelegde overzicht groen gemarkeerd. Het hof is van oordeel dat het redelijk is deze werkzaamheden in aanmerking te nemen tot aan de datum waarop de memorie van grieven is genomen, derhalve 27 december 2011 (zie rov. 22). Danisco heeft in haar pleitnota aangegeven dat met bedoelde werkzaamheden een bedrag van € 17.000,- gemoeid is (noot 7 op blz. 10). Nagenoeg alle betreffende werkzaamheden zijn verricht in 2011. Voor werkzaamheden in 2012 zal het hof € 1.000,- aftrekken. Voorts behoren daartoe werkzaamheden onder de noemer 'communicatie' met de cliënt en derden en bestudering van de memorie van antwoord, welke het hof redelijk acht. Het hof zal aan 'overige werkzaamheden' derhalve een bedrag van € 82.747,75 als onderdeel van de te vergoeden kosten in aanmerking nemen.
28. Op grond van het voorgaande komt aan Danisco in beginsel een bedrag toe van (afgerond) € 183.542,- aan honorarium (€ 72.000,- + € 8.925,- + € 19.868,75 +
€ 82.747,75). Novozymes heeft bij pleidooi ook nog als verweer aangevoerd dat bij beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde proceskosten in aanmerking moet worden genomen welke van de door de winnende partij aangevoerde argumenten succes hebben gehad en welke niet (in Engeland genoemd: de 'issue based approach'). Novozymes betoogt in dat verband dat rekening moet worden gehouden met het feit dat Danisco de zaak bij de TKB gewonnen heeft op grond van een argument dat zij in de onderhavige procedure niet heeft aangevoerd. Voorts stelt zij dat één van de door Danisco aangevoerde verweren tegen de gestelde inbreuk evident kansloos was.
29. Danisco stelt dat dit verweer moet worden gekwalificeerd als nieuw en derhalve buiten beschouwing moet blijven. Het hof volgt haar daarin. Niet valt in te zien waarom Novozymes dit verweer niet bij memorie van antwoord had kunnen aanvoeren. Immers, Danisco had reeds bij memorie van grieven aanspraak gemaakt op volledige vergoeding van haar proceskosten. De omstandigheid dat zij die kosten nog niet had gespecificeerd stond geenszins in de weg aan een beroep op de 'issue based approach'. Ten overvloede overweegt het hof dat, hoewel niet valt uit te sluiten dat het in bepaalde, sprekende gevallen, redelijk kan zijn bij de begroting van de kosten rekening te houden met de kans van slagen van de aangevoerde argumenten, het daarvoor in de onderhavige zaak in elk geval geen aanleiding ziet. Daarbij is van belang dat Danisco de stukken op grond waarvan zij de zaak bij de TKB (en thans ook bij het hof) heeft gewonnen door toedoen van Novozymes niet vóór het formuleren van haar memorie van grieven in handen heeft gekregen. Dat Danisco, naar Novozymes stelt, het winnende argument ook op andere wijze, namelijk door zelf bepaalde proeven te doen, boven tafel had kunnen krijgen, doet daaraan niet af. Danisco heeft voorts weersproken dat het door Novozymes bedoelde niet-inbreukverweer kansloos was.
30. Aan kantoorkosten rekent Danisco 6% van het honorarium. De redelijkheid daarvan is door Novozymes niet ter discussie gesteld. Derhalve zal het hof terzake een bedrag van afgerond € 11.013,- in aanmerking nemen. Ook de door Danisco gevorderde vergoeding van verschotten van afgerond € 7.286,- komt voor vergoeding in aanmerking. Aldus komt het totaal op een bedrag van € 201.841,-.
31. Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.
Beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw recht doende:
in conventie:
wijst de vordering tot vernietiging van EP 1 804 592 af;
in reconventie:
wijst de vorderingen van Novozymes af;
in conventie en in reconventie:
veroordeelt Novozymes in de kosten van het geding van Danisco in eerste aanleg en verstaat dat Novozymes het terzake tussen partijen overeengekomen bedrag aan Danisco heeft voldaan;
veroordeelt Novozymes in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Danisco begroot op € € 201.841,-;
verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en T.H. Tanja-van den Broek, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 februari 2013 in aanwezigheid van de griffier.