ECLI:NL:GHDHA:2023:1812

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht

Team Handel

Zaaknummer hof : 200.309.769/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/588994 / HA ZA 20-221

Arrest van 12 september 2023

in de zaak van

Basic Holdings ULC,

gevestigd in Dublin, Ierland,

appellante,

advocaat: mr. A. Tsoutsanis, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

1.[verweerder 1] h.o.d.n. Afire NL-BE en Afire Nederland,

wonend in [woonplaats] ,

2.
Afire SARL, gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

verweerders,

advocaat: mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna Basic, [verweerder 1] en Afire noemen. Het hof zal [verweerder 1] en Afire tezamen ook Afire c.s. noemen.

1.De zaak in het kort

1.1

Basic is houdster van Europees octrooi EP 2 029 941 B1 op, kort gezegd, een sfeerhaard. Zij stelt dat Afire c.s. met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op dit octrooi. Daarom vordert zij een verklaring voor recht met die strekking en oplegging van een inbreukverbod. Daarnaast stelt zij diverse nevenvorderingen in. Afire c.s. bestrijdt dat zij met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op het octrooi van Basic. Op de voorwaarde dat haar verweer ten aanzien van de niet-inbreuk faalt, vordert zij vernietiging van het octrooi van Basic.

1.2

De rechtbank heeft de vorderingen van Basic afgewezen, omdat, samengevat, de beschermingsomvang van het octrooi gelet op de geldende Nederlandse vertaling beperkt is tot een sfeerhaard met meerdere openingen in het bed, terwijl de sfeerhaarden van Afire c.s. maar één opening hebben. Het hof komt in dit arrest tot een andere uitleg van het octrooi van Basic en stelt vast dat ook sfeerhaarden met maar één opening onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Het hof beslist verder dat het octrooi geldig is en dat Afire c.s. daar met haar sfeerhaarden inbreuk op maakt. De vorderingen van Basic worden daarom alsnog (grotendeels) toegewezen en de vordering van Afire c.s. wordt afgewezen.

2.Procesverloop in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

de dagvaarding van 25 april 2022, waarmee Basic in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
de memorie van grieven van Basic, met bijlagen;
de memorie van antwoord van Afire, met bijlagen;
de akte uitlating GP 21A-D van Basic;
de e-mail van mr. Tsoutsanis van 19 mei 2023, met onder andere de vermelding dat er sprake is van een kostenafspraak tussen partijen.

2.2

Op 27 mei 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3.Feitelijke achtergrond

3.1

Basic is onderdeel van de Glen Dimplex Group die onder meer zogenoemde sfeerhaarden ontwikkelt. In de sfeerhaarden wordt geen echt haardvuur (op basis van bijvoorbeeld kolen of hout) gestookt, maar de uiterlijke verschijning daarvan gesimuleerd.

3.2

Basic is houdster van Europees Octrooi EP 2 029 941 B1 met als titel “Artificial Fireplace” (hierna: EP 941 of het octrooi). EP 941 is aangevraagd op 13 maart 2007 met een beroep op prioriteit van octrooiaanvragen GB 0605001 (hierna: GB 001) en GB 0623434 (hierna: GB 434) van 13 maart 2006 respectievelijk 24 november 2006. EP 941 is verleend op 3 oktober 2012 en is onder meer geldig in Nederland.

3.3

EP 941 heeft 17 conclusies, waarvan alleen conclusie 1 onafhankelijk is. Conclusie 1 en - voor zover hier relevant - afhankelijke conclusies 2, 3, 13, 16 en 17 van EP 941 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

“
1.A simulated fire effect apparatus (10) (450) (322) comprising:

an apertured bed (12) (232);

a container (30) (452) (452’) (652) (752) adapted to contain a body of liquid (32), the container providing a head space (496) (652B) above the liquid;

an ultrasonic transducer (34) (34’) (462) (458) device having a transducing surface operatively in liquid contacting relation with the body of liquid (32) and operable to produce a vapour in said head space (496) (652B); and

means for providing a current of air directed upwardly from the apertured bed (12) (232)
characterised in thatthe container (30) (452) (452’) (652) (752) includes a vapour outlet port (482) ((482’), and
in that

the apparatus (10) (450) (322) further comprises means (26) for providing a flow of air along a path extending into the head space (496) (652B) and out of the vapour outlet port (482) (482’), wherein the outlet port (482) (482’) is so disposed that the air flow path exits the container (30) (452) (452’) (652) (752) below the apertured bed (12) (232).

2.A simulated fire effect apparatus (10) (450) (322) as claimed in claim 1 wherein the means for providing a flow of air comprises a fan (26) (492) configured to expel air into the container (30) (452) (452’) (652) (752) thereby to provide a flow of air through the headspace (496, 652B) of the container (30) (452) (452’) (652) (752).

3.A simulated fire effect apparatus (10) (322) (450) as claimed in claim 1 or 2 further comprising a vapour distributing component (260) (484) (484’) (684) (784) defining a chamber (300) arranged substantially below the apertured bed (12) (232) into which vapour is received from the vapour outlet port (482) (482’).

(…)

13.A simulated fire effect apparatus (10) (322) (450) as claimed in any of claims 1 to 12 wherein the ultrasonic transducer device (34) (34’) (462) (458) is configured to operate at a frequency of at least 1.7MHz.

(…)

16.A simulated fire effect apparatus as (10) (322) (450) claimed in any of claims 1 to 15 further comprising a liquid supply reservoir (44) (256) (476) (476’) (776) which operatively communicates with the container (30) (452) (652) (752) to supply liquid to the container.

17.A simulated fire effect apparatus (10) (322) (450) as claimed in claim 16 further comprising control means operative to control the flow of liquid from the reservoir to the container (30) (452) (652) (752) such that a substantially constant volume of liquid is maintained in the container (30) (452) (652) (752).”

3.4

De ingediende Nederlandse vertaling van deze conclusies luidde:

3.5

In de beschrijving van EP 941 is onder meer het volgende opgenomen:

“
[0001]The present disclosure relates to simulated fires and in particular to apparatus for simulating the burning of solid fuel such as coal or logs. The apparatus may desirably, but not essentially include a heat source configured to space heating of a room. More especially, the disclosure relates to apparatus and methods for simulating flames produced by burning solid fuel and/ or for simulating smoke as produced when burning solid fuel.

(…)

[0004]The present disclosure seeks to provide improved simulations of flames and smoke, and to provide improved methods and apparatus for producing simulated smoke. The disclosure further seeks to provide improved apparatus for simulating a real fire, which, in particular, seeks to provide and improved flame and/or smoke simulating effect.

[0005]According to the invention there is provided a simulated fire effect apparatus comprising:

an apertured bed;

a container adapted to contain a body of liquid, the container providing a head space above the liquid;

an ultrasonic transducer device having a transducing surface operatively in liquid contacting relation with the body of liquid and operable to produce a vapour in said head space; and

means for providing a current of air directed upwardly from the apertured bed,

characterized in that the container includes a vapour outlet port, and in that the apparatus further comprises

means for providing a flow of air along a path extending into the head space and out of the vapour outlet port, wherein the outlet port is so disposed that the air flow path exits the container below the apertured bed.

(…)

[0018]The term “apertured bed” in this specification is intended to mean and/or include a body, mass or assembly having gaps or apertures through which vapour produced by vapour generating means (such as an ultrasonic transducer) may pass, in particular when entrained in a rising current of air. The apertured bed may, for example, be a fuel bed (in particular, a simulated fuel bed) which comprises a plurality of discrete bodies arranged together to form a larger general mass, such as simulated coals or logs, real coals or logs, pebbles, small rocks or glass or resin or plastic pieces, the vapour being able to pass and around and between the individual bodies. When a plurality of smaller bodies is used, it may be appropriate to support them on a frame which also allows the passage of the vapour produced vapour generating means.

[0019]In alternative arrangements, the apertured bed may be in the form of one or more larger bodies each of which has one or more apertures which allow the passage of vapour. For example the apertured bed may comprise a single block of material having a plurality of passages extending from its under surface to its upper surface.

[0020]For achieving a flame simulation effect the apertured bed must include gaps or apertures which allow the transmission of light from light sources arranged below the apertured bed, so that vapour rising above the apertured bed is locally and specifically illuminated by light passing through those gaps or apertures.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021]For a better understanding of the disclosure and to show how the same may be carried into effect, reference will be made, by way of example only, to the following drawings, in which: Figure 1 is a schematic exploded view of an apparatus according to one embodiment of the present disclosure;

(…)

Figure 8 shows schematically a still further embodiment of a water vapour generator according to the present disclosure;

(…)

Figures 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G and 15H show schematically various arrangements for recycling the vapour produced in the apparatus according to the present disclosure;

(…)

Figure 29 is a schematic illustration of a simulated fire according to embodiments of the present disclosure for use with a “wet” heating system;

(…)

Figure 56 is a schematic cross section through an apparatus according to another embodiment of the present disclosure;

(…)

Figure 58 is a schematic exploded view of an apparatus similar to that of Figure 56

Figure 59 is a schematic partially exploded view of a further embodiment of an apparatus according to the present disclosure;

Figure 60 is a schematic cross section through the apparatus of Figure 59; and

Figure 61 is a view of a portion of a further embodiment of an apparatus according to the present disclosure.

DETAILED DESCRIPTION

[0022]Referring now to the drawings and in particular to Figure 1, in general terms the apparatus 10 of the present disclosure comprises in one embodiment a fuel bed indicated generically at 12, a vapour generator indicated generally at 14, at least one light source 16 and light modifying means 18, 20. Preferably the vapour is water vapour. A preferred liquid is water. Unless the context requires otherwise, references to water and water vapour herein include references to other suitable liquids and their respective vapours. A vapour guide 22 is provided to constrain the water vapour produced by the generator 14 to desired flow path. The apparatus 10 may comprise one or more water vapour generators 14. In use, the water vapour generator 14 produces water vapour within a substantially closed housing 24. A fan 26 provides a flow or air into the container 24 which entrains the water vapour. The water vapour exits the housing 24 through a suitable aperture, outlet or orifice 28. The water vapour is carried in the flow of air generated by fan 26 through the vapour guide 22 and ultimately through the fuel bed 12. The water vapour is carried above the fuel bed by the air flow to give the impression of smoke. Light source 16 illuminates the fuel bed 12 to give the impression of burning fuel. Filters 20 are provided to give the light appropriate colour. Filters may colour the light only locally, or over a wider area. Light modifying means 18 can take various forms but will generally interrupt the light from the light source to give perceived variations in the intensity of the light, to resemble the changes in intensity of burning which occur in a real fire.

(…)

[0025]Conventional vapour generators such as are used in fog misting units and domestic humidifiers tend to operate at a frequency of less than 2MHz, typically about 1.7MHz. At this frequency, the droplet size of the resultant vapour is relatively large, so that the droplets are effectively quite heavy and tend to fall downwardly quite quickly. This effect can be ameliorated by using a fan mounted above the simulated flame effect to provide an upward current of air in which the vapour is entrained. Examples of such arrangements are shown in Figures 16 and 17. However, there is still a tendency for the droplets to move out of the upward air flow and so to fall downwardly again. The inventor has found that by using a vapour generator of higher frequency, such as above 2MHz and in particular in the range of from about 2.4MHz to about 3Mhz or higher, a finer vapour is produced with a smaller droplet size. Such a vapour has a much reduced tendency to fall downwardly, to the extent that the additional fan above the simulated flame effect can be dispensed with. In this case, a small current of warm rising air is sufficient to cause the entrained vapour to rise and the flame simulation is much enhanced. A suitable current of rising warm air can be generated by appropriate positioning of one or more light sources below the fuel bed, as is described in more detail below.

(…)

[0060]In any of the above constructions, the apertures (including the large aperture 132 if present) are so placed that vapour passing through the fuel bed 12 exits below and around the fuel pieces 138, thereby to resemble smoke and/or simulate the effect of flames. The apertures are positioned such that (in combination with other elements of the fuel bed) they are not visible to an observer.

[0061]Referring more especially to Figures 1 and 18, the inner or middle portion of the fuel bed is illuminated with red or orange light to provide the general glowing effect of a real burning fire. Outer regions are illuminated with blue light (as illustrated) or with other colours such as green, red or orange. The plate 130 (or, as the case may be, the plastic moulding) is provided with local apertures 140 through which vapour rises and through which light passes. Thus the vapour passing through the apertures 140 is locally and selectively illuminated by red, orange blue or green (or other suitable colour) light from light source(s) 16 and this provides the effect of flames locally rising from the fuel bed 12. Vapour emerging from below and around the fuel pieces 138 is similarly illuminated to give the appearance of flames.

[0062]In particular arrangements means 18 are provided for further modifying the light from light source(s) 16 to provide an intermittent illumination or flicker effect which is preferably random, or pseudo-random so that it is perceived by a user as being random. One embodiment of such a light modifying means 18 comprises one or more elements such as members 142 (Figure 1) which are moved in the path of light from light source(s)16. The members may be opaque, partially opaque or locally opaque. Conveniently the members are rotated about an axis such as by a motor. Other possible arrangements include a plurality of reflective elements arranged about a shaft which is caused to rotate about its axis. Alternatively, or additionally, where a plurality of light sources is provided, a control means may be used to vary the illumination provided by given light sources, that is by switching particular light sources on and off in sequence and/or by varying in sequence the intensity of the light emitted by particular light sources. The light modifying means thus enable the simulation of the changes in intensity of glowing and in the intensity and position of flame which occur in a real burning fire. With particular reference to the simulation of flames, where light passing through a given local aperture 140 is interrupted by means 18, the flame at that aperture will effectively disappear while the light is interrupted.

[0063]In a preferred arrangement of the fuel bed, pieces 144 of transparent or translucent material made, for example from resin, glass or plastic, are arranged around the apertures 140. The pieces 144 may be coloured, for example red, orange or blue. These pieces are illuminated by light from light source(s) passing through local regions of the plate 130 and/or apertures 144 and provide, preferably in conjunction with light modifying means 18, a glowing ember effect. Portions of the pieces 144 may be coated or otherwise coloured with darker and/or opaque material (e.g. paint) to enhance the ember effect. The greater the relative amount of the dark coating, the lesser is the glowing ember effect. In other words, pieces 144 with a greater degree of dark coating resemble fuel pieces at later stages of burning, that is, when the fuel pieces become burnt out. In preferred arrangements which provide a particularly good simulation the proportion of darker pieces (which may also include grey (gray) colouring to resemble ash) is increased in regions of the

fuel bed 12 radially further away from the centre of the simulated fire, thereby to simulate cooler more burnt-out regions of the fire.

[0064]Figure 18 shows in particular large aperture 132 arranged above red/orange filter 20a and smaller local apertures 140 arranged further away from the centre of the simulated fire and above the blue filter 20b. Glass or resin pieces 144 coloured orange are arranged close to the apertures 140 and pieces 144a coloured dark or black and grey to resemble pieces of substantially burnt fuel are arranged directly at the apertures 140. Vapour passing through apertures 140 is coloured predominantly blue and thus resembles the small blue flames 146 often seen at the margins of a burning fuel bed.

(…)

[0097](…)The container 452 includes an outlet port 482 which communicates with inlet 486 of a vapour distribution component 484. The vapour distributing component 484 is broadly similar to the vapour distributing component 260 described above. Container 452 includes an inlet port 488 which communicates with a sub-housing 490 which houses a fan 492 and motor 494. Fan 492 is driven by motor 494 and is configured to draw air into the sub-housing 490 and to expel the air into container 452 through inlet port 488. Thus, a flow of air is provided from the inlet port 488 of container 452 to the outlet port 482 of the container 452 and into the vapour distributing component 484 through inlet 486. The flow of air entrains vapour in the head space 496 of the container 452 above the liquid and carries the entrained vapour into the vapour distributing component 484.

(…)

[0100](…) Container 452' also comprises four vapour outlet ports 482' through which vapour entrained in the flow of air from fan 492' exits the container 452'. Each vapour outlet port communicates with a respective inlet 486' of a vapour distributing component 484'. (…)

(…)”

3.6

EP 941 bevat onder meer de volgende figuren:

3.7

Voor EP 941 behoort tot de stand van de techniek de internationale octrooiaanvraag PCT/GB03/00142, gepubliceerd op 7 augustus 2003 als WO 03/063664 A1 met de titel “Smoke effect apparatus” (hierna: WO 664). In het abstract van WO 664 staat:

“(57) Abstract: An electrical heating apparatus incorporates a smoke effect apparatus having a

container (28) for liquid, an ultrasonic transducer (36) submerged in liquid within the container

and an apertured bed (46, 47, 48) located above the transducer. When the transducer is actuated,

clouds of water vapour resembling smoke are produced. The clouds of water vapour are drawn

upwardly in a current of air induced by a fan heater (52) located above the apertured bed, which gives the impression that smoke is originating from the bed in the manner of a fire.”

Figuur 2 van WO 664 ziet er als volgt uit:

3.8

Basic heeft een internationale octrooiaanvrage ingediend voor een “Apparatus for producing an optical effect”, aangevraagd op 12 september 2005 en onder WO2006/027272 A1 (hierna: WO 272) gepubliceerd op 16 maart 2006. Op basis van WO 272 heeft zij een Europees octrooi voor een “Simulated solid fuel burning apparatus” aangevraagd en op 4 april 2018 verkregen onder EP 1787 063 B1 (hierna: EP 063).

Conclusies 1 en 9 van EP 063 luiden als volgt:

“Claims

1.A simulated solid fuel burning fuel apparatus (100) comprising:

a simulated fuel bed (12, 13);

at least one aperture (130, 132) defined in the

simulated fuel bed;

a source of simulated smoke (110);

means (126) for conveying the simulated smoke from said source (110) through said at least one aperture (130, 132), so that the smoke rises from said at least one aperture (130, 132) above the simulated fuel bed;

characterised in thatthe apparatus comprises a plurality of light sources (26, 226) and the light sources (26, 226) are configured to operatively direct light onto the smoke rising from the at least one aperture (130, 132), wherein the light is configured to selectively and/or locally illuminate the rising smoke to provide the illusion of flames (136).

(…)

9.The apparatus (100) as claimed in any of claims 2 to 7 wherein the source of simulated smoke (110) is sealably mounted on an external face of a wall (102) of the closed chamber (104), said wall (102) including an aperture (112) arranged proximate the inlet aperture (120) of the inner compartment (114) for entry of simulated smoke into the closed chamber (104).”

De beschrijving van EP 063 bevat onder meer de volgende paragrafen:

“
[0001]The present invention relates to apparatus for producing an optical effect resembling flames and smoke. More especially, the invention relates to flame effect electric fires, such as for domestic use, which may or may not include means for space heating and which include and optical effect to resemble burning solid fuel.

(…)

[0003]WO03/063664 discloses an electrical heating apparatus incorporating a smoke effect apparatus having a container 28 for liquid, an ultrasonic transducer 36 submerged in liquid within the container and an apertured bed 46, 47, 48 located above the transducer. When the transducer is actuated, clouds of water vapour resembling smoke are produced. The clouds of water vapour are drawn upwardly in a current of air induced by a fan heater 52 located above the apertured bed, which gives the impression that smoke is originating from the bed in the manner of a fire.

[0004]Accordingly, the present invention seeks to provide an apparatus, such as a fire or stove, having a simulated fuel and/or flame effect which may be perceived to be superior to those of the prior art, and also to provide a fuel and/or flame effect for use in such apparatus.

(…)”

Daarnaast bevat EP 063 onder meer de volgende tekening:

3.9

Afire brengt diverse branders en haarden op de markt, waaronder een serie elektrische waterdamphaarden onder de naam ‘Afire Water’ (hierna de AW-sfeerhaarden). Afire biedt deze haarden onder meer aan op haar ook in het Nederlands gestelde website ‘a-fireplace.com’. Ook levert zij haarden via agenten en dealers. Een afbeelding van haar website is hieronder opgenomen:

3.1

[verweerder 1] is de agent/dealer van Afire in Nederland. Hij biedt AW-sfeerhaarden aan op een website onder de domeinnaam ‘afire.nl’. De eveneens door hem gehouden domeinnaam ‘a-fire.nl’ linkt door naar de hiervoor genoemde website van Afire.

3.11

De AW-sfeerhaarden zijn beschikbaar in de varianten ‘Original’ (hierna: AWO), ‘Premium’ (hierna AWP) en ‘XXL’ (hierna: AWX). De AWO is verkrijgbaar in de afmetingen 50 cm (AWO-20-50) en 100 cm (AWO-40-100) en de AWP in de afmetingen 50, 100 en 150 cm (AWP 20-50, AWP 40-100, AWP 60-150). De AWX haarden bestaan uit geschakelde 50 cm AWP-modellen en zijn beschikbaar in afmetingen van 200 cm tot 600 cm.

3.12

Basic heeft bij een Nederlandse afnemer van Afire c.s. een testaankoop van een AWP-20-50 sfeerhaard gedaan en daarvan onder meer de volgende foto en dwarsdoorsnede-tekening gemaakt:

3.13

Basic heeft Afire c.s. bij brief van 6 september 2019 medegedeeld dat Afire c.s. met de AW-sfeerhaarden inbreuk maakt op EP 941 en heeft haar gesommeerd, kort gezegd, deze inbreuk te staken. Afire c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat de AW-sfeerhaarden niet inbreukmakend zijn.

3.14

Op 15 maart 2022 heeft Basic bij Octrooicentrum Nederland een gecorrigeerde Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 941 ingediend en laten registreren. In conclusie 1 van de gecorrigeerde Nederlandse vertaling wordt gesproken van “een van een of meer openingen voorzien bed (12) (232)” in plaats van “een van openingen voorzien bed “(12) (232)”. Basic heeft Afire c.s. bij brieven van 25 april 2022 van de gecorrigeerde vertaling op de hoogte gesteld.

4.Procedure bij de rechtbank

4.1

Basic heeft Afire c.s. gedagvaard en gevorderd dat, samengevat, de rechtbank bij vonnis, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat Afire c.s. met de AW-sfeerhaarden inbreuk heeft gemaakt op het Nederlands deel van EP 941;

II. Afire c.s. een verbod oplegt om inbreuk te maken op het Nederlands deel van EP 941;

III. Afire c.s. beveelt om haar professionele afnemers van AW-sfeerhaarden per brief (met een voorgeschreven tekst) te verzoeken die haarden onder vergoeding van kosten te retourneren;

IV. Basic machtigt om AW-sfeerhaarden die veertien dagen na verzending van de onder III. bedoelde brieven in de markt worden aangetroffen op kosten van Afire c.s. te doen aankopen en Afire c.s. beveelt de betreffende aankoopbedragen, vermeerderd met € 75,- per (web)winkel, aan Basic te betalen;

V. Afire c.s. beveelt aan de advocaat van Basic een door haar huisaccountant dan wel door haar zelf opgestelde en met stukken onderbouwde verklaring te verstrekken met een volledige specificatie van o.a. inkoop-, voorraad- en verkoopaantallen van de AW-sfeerhaarden en de door Afire c.s. met verhandeling daarvan genoten netto-winst;

VI: bepaalt dat Afire c.s. bij overtreding van het verbod bedoeld onder II en de bevelen onder III t/m V gemaximeerde dwangsommen per product respectievelijk per dag verbeurt;

VI. Afire c.s. veroordeelt tot, ter keuze van Basic, a) vergoeding van de door Basic met de inbreuk op het Nederlands deel van EP 941 geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of b) afdracht van de opgegeven nettowinst (zie V);

VII. Afire c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan Basic van de door haar gemaakte kosten als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), vermeerderd met wettelijke rente,

waarbij onder I t/m VI voor Afire c.s. steeds moet worden begrepen: elke gedaagde afzonderlijk.

4.2

Aan deze vorderingen heeft Basic, samengevat, ten grondslag gelegd dat Afire c.s. in Nederland de AW-sfeerhaarden aanbiedt en verhandelt, terwijl de AW-sfeerhaarden vallen onder de beschermingsomvang van conclusies 1, 2, 3, 13, 16 en 17 van het Nederlands deel van EP 941 en daarop dus inbreuk maken, waardoor Basic schade lijdt.

4.3

Afire c.s. heeft de vorderingen van Basic bestreden. Daarnaast heeft zij in reconventie gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, het Nederlands deel van EP 941 vernietigt en Basic op de voet van artikel 1019h Rv veroordeelt in de kosten van deze procedure vermeerderd met wettelijke rente, uitvoerbaar bij voorraad. Tijdens de zitting bij de rechtbank heeft zij deze reconventionele vordering voorwaardelijk gemaakt, in die zin dat de rechtbank deze niet hoefde te beoordelen indien de rechtbank in conventie op andere gronden al tot het oordeel zou komen dat Afire c.s. geen inbreuk maakt op EP 941.

4.4

Aan haar nietigheidsvordering heeft Afire c.s. ten grondslag gelegd dat EP 941 primair nieuwheid ontbeert en subsidiair niet inventief is. In dit kader heeft Afire c.s. gesteld dat Basic geen beroep op de prioriteitsdocumenten GB 001 en GB 434 toekomt.

4.5

De rechtbank heeft de vorderingen van Basic afgewezen. Daartoe heeft de rechtbank, samengevat, overwogen dat de sfeerhaarden van Afire – uitgaande van de Nederlandse vertaling van de conclusies, die op grond van artikel 52 lid 9 Rijksoctrooiwet Pro 1995 (ROW) leidend is – niet onder de beschermingsomvang van EP 941 vallen, omdat dit octrooi geen bescherming biedt voor sfeerhaarden met één opening.

5.Vordering in hoger beroep

5.1

Basic is in hoger beroep gekomen van het vonnis. Zij heeft vier grieven tegen het vonnis aangevoerd. In
grief Ibetoogt Basic dat de rechtbank ten onrechte heeft geconcludeerd dat sfeerhaarden met één opening buiten de beschermingsomvang van EP 941 vallen. In
grief IIbetoogt Basic dat de sfeerhaarden van Afire c.s. binnen het equivalentiebereik van E 941 liggen en om die reden inbreukmakend zijn. In
grief IIIbetoogt Basic dat een aantal sfeerhaarden van Afire c.s. meerdere openingen heeft, zodat die sfeerhaarden inbreukmakend zijn. In
grief IVbetoogt Basic dat Afire c.s. inbreuk maakt onder de gecorrigeerde Nederlandse vertaling.

5.2

Basic vordert in hoger beroep dat haar vorderingen alsnog worden toegewezen, met veroordeling van Afire c.s. in de volledige kosten van het geding in beide instanties overeenkomstig artikel 1019h Rv.

6.Beoordeling in hoger beroep

Algemeen

6.1

Het hof zal bij de beoordeling van het geschil uitgaan van de door partijen gehanteerde nummering van de kenmerken van conclusie 1 van EP 941 (hierna: kenmerk A t/m F.2 van EP 941):

“Een inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect omvattende:

A een van openingen voorzien bed;

B een houder ingericht om een vloeistofhoeveelheid te bevatten, waarbij de houder een kopruimte boven de vloeistof verschaft;

C een ultrasonische omvormerinrichting met een omvormend oppervlak dat werkzaam in vloeistofcontacterend verband met de vloeistofhoeveelheid staat en bruikbaar is om een damp in de genoemde kopruimte voort te brengen; en

D middelen voor het verschaffen van een luchtstroom, die vanaf het van openingen voorziene bed naar boven is gericht

met het kenmerk dat

E de houder een dampuitlaatpoort omvat,

en dat

F.1 de inrichting voorts middelen omvat voor het verschaffen van een luchtstroom langs een weg, die zich naar binnen in de kopruimte en uit de dampuitlaatpoort uitstrekt,

F.2 waarbij de uitlaatpoort dusdanig is aangebracht, dat de luchtstromingsweg de houder beneden het van openingen voorziene bed verlaat.”

Valt een sfeerhaard met één opening binnen de beschermingsomvang van EP 941?

6.2

Partijen strijden in hoger beroep allereerst over de vraag of een sfeerhaard met één opening binnen de beschermingsomvang van EP 941 valt. Volgens Basic blijkt uit de letterlijke tekst van conclusie 1, gelezen in het licht van de beschrijving en tekeningen, in aanmerking genomen de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, dat onder de term “een van openingen voorzien bed” / “an apertured bed” in EP 941 een bed met één of meerdere openingen moet worden verstaan. Volgens Afire c.s. blijkt daaruit juist dat het om een bed met meerdere openingen gaat.

6.3

Voor de beoordeling van deze kwestie moet conclusie 1 van EP 941 worden uitgelegd. Daarbij kan in het midden blijven of voor de uitleg de oorspronkelijke Nederlandse vertaling van EP 941 leidend is of de originele Engelse tekst. Ook als moet worden uitgegaan van de oorspronkelijke Nederlandse vertaling, zoals Afire c.s. betoogt, valt een sfeerhaard met één opening naar het oordeel van het hof binnen de beschermingsomvang van EP 941. Het hof licht in het navolgende toe hoe hij tot dit oordeel komt.

6.4

Artikel 69 lid 1 van Pro het Europees Octrooiverdrag (EOV) bepaalt over de beschermingsomvang van een octrooi:

“De beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.”

Het bij artikel 69 EOV Pro horende Protocol inzake de uitleg van dat artikel luidt:

“1. Artikel 69 mag Pro niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen slechts mogen dienen om de onduidelijkheden, die in de conclusies zouden kunnen voorkomen, op te heffen. Artikel 69 mag Pro evenmin worden uitgelegd als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de beschermingsomvang zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg dient daarentegen tussen deze twee uitersten het midden te houden, waarbij zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

2. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang van het Europees octrooi dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element.”

6.5

Ter zake van de uitleg van een octrooiconclusie in het kader van de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi heeft de Hoge Raad in het arrest Medinol/Abbott^[1]onder meer als volgt overwogen:

“
Art. 69 lid 1 Europees Pro Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 van Pro het bij art. 69 EOV Pro behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt: (…). In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. (…).”

6.6

Bij de uitleg van octrooiconclusies dient uitgegaan te worden van het perspectief van de gemiddelde vakman (m/v) en diens kennis van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum. Het hof zal daarom eerst vaststellen wie in de onderhavige zaak de gemiddelde vakman is en daarna wat de prioriteitsdatum is. Vervolgens zal het hof uitleggen wat de gemiddelde vakman onder de term “een van openingen voorzien bed” zal verstaan.

Gemiddelde vakman

6.7

De rechtbank heeft de gemiddelde vakman in deze zaak gedefinieerd als een bouwer van sfeerhaarden, waarin men geen hout of kolen stookt, maar waarmee de uiterlijke verschijningsvorm van een echt haardvuur zo realistisch mogelijk wordt gesimuleerd. De rechtbank heeft vastgesteld dat deze vakman kennis heeft van het gebruik van licht voor het creëren van vuursimulatie en het gebruik van een ultrasonische omvormerinrichting waarmee koude nevel wordt gegenereerd. Het hof zal daar ook van uitgaan en zal deze gemiddelde vakman hierna ook “de vakman” noemen.

6.8

De stelling van Afire c.s. dat de vakman ook bekend mag worden verondersteld met algemene vakkennis op het vakgebied van (ultrasonische omvormerinrichtingen in) luchtbevochtigers, wordt hierna bij beoordeling van de inventiviteit van EP 941 besproken.

Prioriteitsdatum

6.9

Basic heeft voor EP 941 de prioriteit ingeroepen van - onder meer - octrooiaanvraag GB 001 van 13 maart 2006. Basic kan zich hier ingevolge artikel 87 EOV Pro op beroepen indien GB 001 en EP 941 betrekking hebben op dezelfde uitvinding (“the same invention”). Daarvan is sprake als GB 001, in zijn geheel beschouwd, aan de vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, de in EP 941 geclaimde uitvinding direct en ondubbelzinnig heeft geopenbaard.^[2]

6.1

Afire c.s. bestrijdt dat Basic een geldig beroep kan doen op prioriteit van GB 001. Volgens Afire c.s. is de gemiddelde vakman niet in staat om, met gebruik van zijn algemene kennis, de materie van EP 941 direct en ondubbelzinnig af te leiden uit GB 001. Meer in het bijzonder voert zij aan dat conclusiekenmerk E van conclusie 1, de dampuitlaatpoort (“vapour outlet port”), niet direct en ondubbelzinnig is geopenbaard in GB 001. In dit kader betoogt zij dat conclusiekenmerk E alleen terugkomt in de paragrafen [0097] en [0100] en in de figuren 56 en 58 van EP 941, terwijl die paragrafen en figuren ontbreken in GB 001. Verder voert zij aan dat bij gebreke van een dampuitlaatpoort in GB 001 niet direct en ondubbelzinnig is geopenbaard dat wordt voorzien in een inrichting met meer ontwerpvrijheid.

6.11

Het hof stelt bij de beoordeling van dit standpunt voorop dat het voor de vakman duidelijk zal zijn dat de dampuitlaatpoort, genoemd in de paragrafen [0097] en [0100] en met het nummer 482 getoond in de figuren 56 en 58 van EP 941, geen andere functie heeft en dus niet anders is dan de uitlaat (“outlet”) die elders in EP 941 met nummer 28 wordt aangeduid. Het hof verwijst in dit verband naar de volgende passages in de beschrijving van EP 941:

“
[0022](…) A fan 26 provides a flow or air into the container 24 which entrains the water vapour. The water vapour exits the housing 24 through a suitable aperture, outlet or orifice 28. The water vapour is carried in the flow of air generated by fan 26 through the vapour guide 22 and ultimately through the fuel bed 12. (…)”

“
[0097](…) Thus, a flow of air is provided from the inlet port 488 of container 452 to the outlet port 482 of the container 452 and into the vapour distributing component 484 through inlet 486. The flow of air entrains vapour in the head space 496 of the container 452 above the liquid and carries the entrained vapour into the vapour distributing component 484.”

In alle gevallen, zowel die waarin wordt gesproken van een “outlet” die met nummer 28 wordt aangeduid, als die waarin wordt gesproken van een “vapour outlet port” die met nummer 482 wordt aangeduid, gaat het dus om een uitlaat (“outlet”) in de houder (“container”) waaruit de in die houder gegenereerde damp (“vapour”) door de “middelen 26 (…) voor het verschaffen van een luchtstroom” (zoals een fan) naar buiten wordt geblazen, en waarmee de damp door de vorm van de uitlaat in de richting van het van openingen voorziene bed (het “apertured bed”) wordt gedreven. Dat de “outlet” met nummer 28 evenals de “vapour outlet port” aangeduid met nummer 482, richting geeft aan de damp die daar uit komt, blijkt ook uit de tekeningen van EP 941, zoals figuur 8. In figuur 8 wordt een “outlet 28” getoond, die duidelijk richting geeft aan de damp die daar uit komt.

De vakman zal uit EP 941, in zijn geheel beschouwd, dus opmaken dat de “outlet 28” en “vapour outlet port 482” allebei verwijzen naar kenmerk E van EP 941, in samenhang met kenmerken F.1 en F.2. Dit is ook consistent met de uitvindingsgedachte achter EP 941 (zie r.o. 6.23). Het hof duidt beide begrippen in het navolgende aan met de term “dampuitlaatpoort”.

6.12

De beschrijving van GB 001 bevat onder meer de volgende passages:

blz. 5 regel 20 tot en met 24:

In use, the water vapour generator 14 produces water vapour within a substantially closed housing 24. A fan 26 provides a flow or air into the container 24 which entrains the water vapour. The water vapour exits the housing 24 through a suitable aperture, outlet or orifice 28.

blz.10, regel 5 tot en met 7, met betrekking tot figuur 11A:

“Although not specifically illustrated in Figure 11A, means are most preferably provided to direct the vapour from the container outlet 28 to the input side of the vapour guide arrangement.”

blz.10, regel 22 tot en met 34, met betrekking tot figuur 20:

“The filters 20a and 20b are mounted and retained in a housing or cowl 68 which acts as a large tube or conduit and serves to direct the flow of vapour from the outlet 28 of the vapour generator 14 to the underside 25 of the fuel bed 12.”

blz. 19, regel 33 tot en met 35 en blz. 20, regel 3 tot en met 5, met betrekking tot figuur 25:

“The apparatus includes a light source 16, a vapour generator 14 having an outlet 28 proximate the light source 16 and including a fan 26 for urging air through the vapour generator 14. (…) Outlet 28 of the vapour generator 14 opens into a lower part of the cowl 68 above the plate 156a, so that the vapour is constrained to pass only through the cowl 68 to the fuel bed 12.”

De vakman leert uit deze passages dat met de “outlet 28” van GB 001 richting wordt gegeven aan de damp en dat de damp daarmee kan worden gekanaliseerd tot onder het bed. Hij leert verder dat eventueel extra maatregelen kunnen worden getroffen om de damp vanuit de “outlet 28” tot onder het bed te krijgen. Dit wordt ook geïllustreerd door de volgende figuren van GB 001:

Uit deze figuren leert de vakman dat de “outlet 28” verschillende vormen kan hebben (van korte klepjes zoals in de figuren 11A en 25 tot langere uitlaten zoals in de figuren 8, 23 en 26), en dat met de “outlet 28” de damp richting de ruimte onder het bed wordt gekanaliseerd.

6.13

Daaruit volgt dat Afire c.s. niet kan worden gevolgd in haar betoog (tijdens de mondelinge behandeling bij het hof), dat uit de zin “the water vapour generator preferably includes an air inlet 38 and an outlet 28” in de beschrijving van GB 001 (op blz. 6, regel 13) blijkt dat de “outlet 28” in GB 001 een voorkeursuitvoering is, en niet een essentieel onderdeel van de uitvinding, waaraan een technisch effect kan worden gekoppeld. De vakman zal uit de beschrijving van de “outlet 28” in de eerste alinea van de “detailed description” van GB 001 (zie het eerste citaat in r.o 6.12) en de consequente beschrijving van de “outlet 28” in de uitvoeringsvoorbeelden begrijpen dat de “vapour outlet 28” het voordeel biedt dat de damp daarmee kan worden gekanaliseerd tot onder het van openingen voorziene bed. Gelet op de hiervoor besproken beschrijving en tekeningen van GB 001, zal het voor de vakman ook duidelijk zijn dat de houder afgesloten (“substantially closed”) is en niet onder het bed hoeft te worden geplaatst. Daarmee is voor hem ook duidelijk dat er meer ontwerpvrijheid bestaat dan wanneer de houder onder het bed moet staan, zoals bij WO 664 het geval is. Aldus is de uitvinding volgens EP 941 duidelijk en ondubbelzinnig in GB 001 geopenbaard. Dat dit in GB 001 een voorkeursuitvoeringsvoorbeeld zou betreffen doet daaraan niet af.

6.14

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat conclusiekenmerk E van EP 941, in samenhang met conclusiekenmerken F.1 en F.2, in GB 001 duidelijk en ondubbelzinnig aan de vakman is geopenbaard.

6.15

Aangezien Afire c.s. niet heeft bestreden dat de overige conclusiekenmerken van EP 941 zijn geopenbaard in GB 001, leidt dit tot de slotsom dat GB 001, in zijn geheel beschouwd, aan de vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, dezelfde uitvinding openbaart als EP 941, zodat Basic zich kan beroepen op de prioriteit van GB 001. Dat heeft ex artikel 89 EOV Pro tot gevolg dat 13 maart 2006 (hierna: de Prioriteitsdatum) geldt als – kort gezegd – peildatum voor de stand van de techniek bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van EP 941. Daarnaast moet bij de uitleg van EP 941 worden uitgegaan van de kennis van de stand van de techniek die de vakman op de Prioriteitsdatum had.

Uitleg kenmerk A – “een van openingen voorzien bed”

6.16

De Nederlandse vertaling van kenmerk A van EP 941 luidt, voor zover hier van belang: “Inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect (…) omvattende: een van openingen voorzien bed (…)”. Ook kenmerken D en F.2 verwijzen in de Nederlandse vertaling naar “een van openingen voorzien bed”. Deze letterlijke tekst duidt op een bed met meerdere openingen. Voor de uitleg van een octrooiconclusie zijn evenwel tevens de beschrijving en tekeningen in aanmerking te nemen en is de achter de uitvinding gelegen uitvindingsgedachte een belangrijk gezichtspunt bij de uitleg van een conclusie (vgl. r.o. 6.4 - 6.5 hiervoor).

6.17

De term “apertured bed” wordt beschreven in de paragrafen [0018] tot en met [0020] van EP 941 (zie r.o. 3.5). De vakman leert uit paragraaf [0019] dat het van openingen voorziene bed ook maar één opening kan hebben. Dit blijkt uitdrukkelijk uit de tekst “one or more larger bodies, each of which has one or more apertures”.

6.18

Het hof volgt Afire c.s. niet in haar standpunt (onder verwijzing naar r.o. 4.17 van het vonnis) dat “each of which” in paragraaf [0019] zo kan worden begrepen dat het (enkel) terug slaat op het meervoud “bodies”, zodat - ook als die per stuk één opening bevatten - zich in het bed als geheel meerdere openingen bevinden. Deze lezing is naar het oordeel van het hof onjuist. De gemiddelde vakman leest een beschrijving met een “mind willing to understand” en op een zinvolle manier. Dat betekent dat hij zal begrijpen dat de term “each of which” terugslaat op zowel de uitvoeringsvorm met één lichaam als met twee lichamen. Ware het anders, dan zou de uitvoeringsvorm met “een lichaam” geen opening(en) hebben. Dat is in strijd met de leer van het octrooi dat de damp door het bed omhoog moet kunnen gaan en daarmee geen zinvolle uitleg.

6.19

Aan het voorgaande kan niet afdoen dat in andere paragrafen van EP 941 dan [0019] wordt gesproken van “apertures”, in meervoud, en dat de tekeningen uitvoeringsvoorbeelden met meerdere ‘apertures’ tonen. Meer in het bijzonder duidt de verwijzing naar “gaps or apertures” (meervoud) in paragrafen [0018] en [0020] er, anders dan Afire c.s. betoogt, niet op dat het bed meerdere openingen moet hebben. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de kern van paragraaf [0018] is dat de damp boven het bed uit moet kunnen komen (“through which vapour (…) may pass” / “which allow the passage of vapour”), en dat de kern van paragraaf [0020] is dat de damp “locally and specifically” moet kunnen worden verlicht. Hij zal begrijpen dat dit ook mogelijk is als het bed maar één opening heeft, zoals in de in paragraaf [0019] beschreven uitvoeringsvariant.

6.2

Dat het bed meerdere openingen moet hebben blijkt, anders dan Afire c.s. aanvoert, ook niet uit paragraaf [0060] van EP 941, al dan niet in samenhang met paragraaf [0020] (zie r.o. 3.5). Volgens Afire c.s. zal de vakman uit paragraaf [0060] opmaken dat voor de positionering van de damp meerdere openingen vereist zijn. Paragraaf [0060] ziet echter op de positionering van openingen in specifieke uitvoeringsvoorbeelden waarbij gesimuleerde brandstofmiddelen worden gebruikt (“fuel pieces 138”). Dat kan niet afdoen aan de vermelding in paragraaf [0019] dat ook uitvoeringsvormen met één opening mogelijk zijn. De vakman zal uit paragraaf [0060], in combinatie met de vermelding in paragraaf [0019], begrijpen dat in een uitvoering met één opening en gesimuleerde brandstofmiddelen, die opening zo groot moet zijn dat de damp omhoog komt onder en om de gesimuleerde brandstofmiddelen.

6.21

Volgens Afire c.s. zal de vakman uit de paragrafen [0061-0064] (zie r.o. 3.5), opmaken dat het steeds meerdere “local apertures” zijn die zorgen voor de “local illumination” in paragraaf [0020]. Hierin volgt het hof Afire c.s. evenmin. Ook deze paragrafen beschrijven specifieke uitvoeringsvoorbeelden die niet uitsluiten dat ook bij één opening de damp “locally and specifically” (namelijk: in de opening) wordt verlicht. In dit verband heeft Basic ter zitting terecht aangevoerd dat er voor het verkrijgen van het gewenste technische effect geen relevant verschil is tussen het hebben van vele openingen en het hebben van een enkele opening. In beide gevallen kunnen er één of meerdere lichtbronnen worden aangebracht.

6.22

Tijdens de mondelinge behandeling bij het hof heeft Afire c.s. nog aangevoerd dat de vakman, voor zover hij uit paragraaf [0019] van EP 941 zou afleiden dat één opening mogelijk is, in ieder geval uit de oorspronkelijke Nederlandse vertaling zou begrijpen dat deze variant niet is geclaimd. In die benadering miskent Afire c.s. echter dat ook uitgaande van de Nederlandse vertaling louter de letterlijke tekst van de conclusies niet doorslaggevend is bij de uitleg van de conclusies. Het hof verwijst naar het in r.o. 6.4 en 6.5 overwogene.

6.23

Ten aanzien van de uitvindingsgedachte achter het octrooi geldt het volgende. Naar het oordeel van het hof leidt de gemiddelde vakman uit de beschrijving en de tekeningen af dat de damp, door het samenstel van de maatregelen E, F.1 en F.2 van conclusie 1, vanuit een gesloten houder met een kopruimte en een dampuitlaatpoort door middel van een luchtstroom wordt voortgestuwd en gekanaliseerd tot onder een van openingen voorzien bed, om daar te worden afgegeven. De gemiddelde vakman zal inzien dat uit deze kanalisatie volgt dat een betere simulatie van rook en haardvuur wordt verkregen dan zonder deze maatregelen het geval zou zijn en bovendien dat daardoor de houder niet onder het bed hoeft te worden geplaatst. Basic voert daarom terecht aan dat de uitvindingsgedachte achter EP 941 tweeledig is:

een verbeterde simulatie van vlam- en rookeffecten door betere dampkanalisatie,

het bieden van ontwerpvrijheid doordat de houder waarin de damp wordt gegenereerd gesloten is en gelet op de kanalisatie van de damp niet onder het bed hoeft te worden geplaatst.

6.24

Volgens Afire c.s. bestaat het eerste element van de uitvindingsgedachte daaruit dat een verbeterde simulatie van een vlam- en rookbeeld wordt verkregen, als ware dit afkomstig van het verbranden van vaste brandstoffen, zoals kolen of houtblokken. Daaruit volgt volgens haar dat sprake moet zijn van een bed met daarop meerdere brandstofmiddelen en dus - omdat daartussen openingen zitten - van een bed met meerdere openingen. Zij baseert dat standpunt vooral op paragraaf [0001] van de beschrijving van EP 941, in samenhang met de paragrafen [0018] en [0020]. Het hof volgt Afire c.s. hierin niet. Met paragraaf [0001] van EP 941 (zie r.o. 3.5) wordt alleen gezegd dat vuur afkomstig van vaste brandmiddelen wordt gesimuleerd, niet dat ook de brandmiddelen moeten worden gesimuleerd en/of dat deze zichtbaar moeten zijn. Uit paragraaf [0018] van EP 941 leert de vakman bovendien dat de term “apertured bed” betrekking heeft op een lichaam, massa of samenstel (“body, mass or assembly”) met een opening waardoor de damp kan gaan. De aanwezigheid van gesimuleerde brandstofmiddelen wordt daar slechts als voorbeeld genoemd. Dit blijkt uit het gebruik van de woorden “may” en “for example” in de zin:

“The apertured bed may, for example, be a fuel bed (in particular, a simulated fuel bed) which comprises a plurality of discrete bodies arranged together to form a larger general mass, such as simulated coals or logs, real coals or logs, pebbles, small rocks or glass or resin or plastic pieces, the vapour being able to pass and around and between the individual bodies”.

Hieruit volgt dat met de term “een van openingen voorzien bed” ook wordt gedoeld op uitvoeringsvormen waarin geen sprake is van een bed met daarop gesimuleerde brandmiddelen. Dit blijkt ook uit de figuren 15A en 29 (zie r.o. 3.6), waarin geen gesimuleerde brandstofmiddelen te zien zijn. Dat de overige uitvoeringsvoorbeelden en tekeningen steeds wel gesimuleerde brandstofmiddelen beschrijven, doet daar niet aan af. Ten aanzien van paragraaf [0020] stelt Afire c.s. dat voor het realiseren van de eerste uitvindingsgedachte noodzakelijk is dat het van openingen voorziene bed meerdere “gaps or apertures” omvat, omdat dan de damp door die openingen kan opstijgen en “locally and specifically” kan worden belicht door lichtbronnen. Het hof verwerpt dit standpunt onder verwijzing naar r.o. 6.19 en 6.21. Het hof concludeert op grond van dit alles dat EP 941 niet vereist dat sprake is van een bed waarop gesimuleerde brandstofmiddelen rusten. Aldus moet ook het standpunt van Afire c.s. dat de gemiddelde vakman op grond van de uitvindingsgedachte conclusie 1 zo zou begrijpen dat het bed noodzakelijkerwijs is voorzien van meerdere openingen, worden verworpen.

6.25

De vakman zal naar het oordeel van het hof op basis van zijn algemene vakkennis en de leer van het octrooi begrijpen dat het voor de toepassing van de in r.o. 6.23 geformuleerde uitvindingsgedachte niet uitmaakt of het bed één of meerdere openingen heeft, aangezien het aantal openingen niet beslissend is voor de kanalisatie van de damp via de kopruimte (van de houder) en de dampuitlaatpoort naar onder het bed.

Slotsom uitleg kenmerk A

6.26

De slotsom van het voorgaande luidt dat conclusie 1 zo moet worden uitgelegd dat een sfeerhaard dat een bed heeft met één opening ook onder de beschermingsomvang van EP 941 valt.

6.27

Hieruit volgt dat grief I slaagt. Het hof zal daarom, mede gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, de andere verweren van Afire c.s. bespreken. Het hof bespreekt eerst de verweren van Afire c.s. die zien op de geldigheid van EP 941 en de daarmee samenhangende reconventionele vordering van Afire c.s., en daarna haar overige inbreukverweren.

Geldigheid

Nieuwheid EP 941

6.28

Voor geldigheid van EP 941 is vereist dat de daarin geopenbaarde uitvinding op de Prioriteitsdatum nog niet behoorde tot de stand van de techniek en dus nieuw was in de zin van artikel 52 juncto Pro 54 EOV. Daartoe dient te worden vastgesteld of de uitvinding voor de vakman (gebruikmakend van zijn algemene vakkennis), expliciet of impliciet, maar direct en ondubbelzinnig (“directly and unambigiously”) is geopenbaard in de stand van de techniek^[3]. De bewijslast van de stelling dat EP 941 niet nieuw is, rust op Afire c.s.

6.29

Volgens Afire c.s. is niet aan het vereiste van nieuwheid voldaan, omdat de in EP 941 geopenbaarde uitvinding al bekend was uit WO 664, EP 063, en uit het Chinese octrooi CN1580657A voor een “Chimney-simulation method for use in fireplace and chimney simulation device” (hierna CN 657), en/of CN 1262800C voor een “Chimney-simulation method and chimney-simulation device for fireplace” (hierna: CN 800). Het hof bespreekt deze octrooien in het navolgende.

Nieuwheid in het licht van WO 664

6.3

WO 664 is gepubliceerd op 7 augustus 2003 en geldt als stand van de techniek ten opzichte van EP 941. Volgens Afire c.s. is EP 941 niet nieuw ten opzichte van WO 664, omdat alle kenmerken van de conclusies 1, 2, 3, 7, 13, 16 en 17 van EP 941 worden geopenbaard in WO 664. Basic bestrijdt dat de kenmerken B, C, E, F.1 en F.2 van conclusie 1 van EP 941 direct en ondubbelzinnig in WO 664 zijn geopenbaard.

6.31

Kenmerk B van EP 941 voorziet in een houder met een kopruimte. De vakman die kenmerk B van EP 941 leest, zal daaruit direct begrijpen dat sprake moet zijn van een gesloten houder. Zonder gesloten houder is er geen sprake van een kopruimte boven de vloeistof in de houder, van waaruit de damp op gecontroleerde wijze door de luchtstroom kan worden meegenomen en de houder door een dampuitlaatpoort kan verlaten. De damp kan bij een open houder immers direct ongecontroleerd wegstromen.

6.32

In WO 664 is de houder open. Dat blijkt al uit de zinsnede op bladzijde 5, regel 13 van WO 664:

“The generator comprises an open-topped rectangular container 28”

Het rooster van stangen (47) en de daarop gesimuleerde kolen (48) in WO 664 (zie r.o. 3.7) dekken de houder – anders dan Afire c.s. betoogt – ook niet zodanig af dat daardoor een kopruimte in de houder wordt gevormd. Ten eerste maken deze middelen blijkens WO 664 geen deel uit van de houder en ten tweede noemt WO 664 in het “abstract” (zie r.o. 3.7) het rooster van stangen (47) met daarop gesimuleerde kolen (48): het “apertured bed” waar de damp doorheen moet kunnen gaan. WO 664 openbaart dus niet de gesloten houder met een kopruimte van kenmerk B. Reeds daarom is WO 664 niet nieuwheidsschadelijk.

6.33

Ten overvloede overweegt het hof dat met het ontbreken van een kopruimte (“head space”) kenmerk C evenmin is geopenbaard.

6.34

Voorts kan er, nu de houder in WO 664 open is, ook geen sprake zijn van een dampuitlaatpoort (kenmerk E). De dampuitlaatpoort kan ook niet worden gevormd door de “deflector means”, zoals Afire c.s. betoogt. De “deflector means” maken immers geen deel uit van een gesloten houder.

6.35

Ook de kenmerken F.1 en F.2 worden niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard door WO 664. Deze kenmerken voorzien er gezamenlijk in dat de door kenmerk D verschafte luchtstroom een weg aflegt naar binnen in de kopruimte en naar buiten via de dampuitlaatpoort, waarbij de damp wordt gekanaliseerd tot onder het bed. Bij gebreke van een kopruimte in WO 664 kan er echter geen luchtstroom door de kopruimte gaan. Dat de “deflector means” van WO 664 de damp afbuigen maakt ook nog niet dat kenmerken F.1 en F.2 daarmee zijn geopenbaard, zoals Afire c.s. stelt. De “deflector means” maken, anders dan de dampuitlaatpoort, geen deel uit van een gesloten houder. De damp moet vanuit de open houder zelf een weg naar de “deflector means” vinden, waarna de damp door de “deflector means” wordt afgebogen. De damp kan de “deflector means” alleen bereiken als de houder recht onder het bed is geplaatst, omdat van een middel voor kanalisatie van de damp van de houder naar onder het van openingen voorziene bed geen sprake is.

6.36

Het hof concludeert dat de maatregelen onder B, C, E, F.1 en F.2 van conclusie 1 van EP 941 niet direct en ondubbelzinnig worden geopenbaard in WO 664. Doordat geen sprake is van kanalisatie van de damp naar onder het van openingen voorziene bed, biedt WO 664 evenmin de ontwerpvrijheid die EP 941 biedt.

6.37

Aangezien de conclusies 2 tot en met 17 van EP 941 afhankelijke conclusies zijn volgt uit het voorgaande al dat WO 664 ook niet nieuwheidsschadelijk kan zijn voor deze conclusies.

Nieuwheid in het licht van EP 063

6.38

Afire c.s. vecht de nieuwheid van EP 941 verder aan met een beroep op EP 063. Dit octrooi is gepubliceerd na de Prioriteitsdatum, maar is daarvoor aangevraagd, namelijk op 12 september 2005. EP 063 wordt daarom op grond van artikel 54 lid 3 EOV Pro bij de beoordeling van de nieuwheid geacht tot de stand van de techniek te behoren (de fictieve stand van de techniek). Basic bestrijdt onder meer dat EP 063 kenmerken B, C, E, F.1 en F.2 openbaart.

6.39

Het hof is met Afire c.s. van oordeel dat EP 063 kenmerk B in zijn geheel openbaart.

Het hof volgt Afire c.s. niet in haar in eerste aanleg ingenomen standpunt dat de “closed chamber 104” de kopruimte vormt. De kopruimte dient zich volgens de leer van EP 941 ín de container te bevinden en daarvan is bij de “closed chamber 104” geen sprake. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft Afire c.s. haar standpunt dat EP 063 kenmerk B openbaart echter nader onderbouwd, met verwijzing naar conclusie 9 van EP 063. Daarin staat:

“The apparatus (100) as claimed in any of claims 2 to 7 wherein the source of simulated smoke (110) is sealably mounted on an external face of a wall (102) of the closed chamber (104) (…)”

Uit de term “sealably” zal de vakman opmaken dat het om een gesloten “source of simulated smoke gaat”. Bovendien zal de vakman uit figuur 1 van EP 063 begrijpen dat “container 110” een afgesloten houder is, omdat de gegenereerde rook anders niet door “aperture 112” weg zou vloeien, maar door de open bovenkant van de houder. De vakman zou uit de plaatsing van de “aperture 112” in figuur 1 ook afleiden dat “container 110” een kopruimte boven de vloeistof bevat. De vloeistof zou immers uit “aperture 112” stromen als de houder tot de top, dus zonder vrije kopruimte, zou zijn afgevuld.

6.4

Het standpunt van Afire c.s. dat EP 063 kenmerk C openbaart baseert zij op paragraaf [0003] van EP 063 (zie r.o. 3.8), waarin wordt verwezen naar WO 664 (met een ultrasonische omvormerinrichting), en paragraaf [0007] van EP 063. Daarin staat:

“Simulated smoke generators are known in the art and typically operate by vaporising a liquid such as a glycol.”

6.41

Met de combinatie van deze paragrafen openbaart EP 063 volgens Afire c.s. rechtstreeks en ondubbelzinnig dat onder het begrip “simulated smoke generator 110” een ultrasone omvormerinrichting moet worden begrepen. Het hof verwerpt dit standpunt. Zowel in de conclusies als in de beschrijving wordt in EP 063 alleen het genus “a source of simulated smoke” en “simulated smoke generators” genoemd. Daarmee is het species, de ultrasonische omvormerinrichting, niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard. De enkele verwijzing naar het gebruik van een ultrasone omvormerinrichting in de stand van techniek maakt nog niet dat de gemiddelde vakman de generieke aanduiding “simulated smoke generator” in EP 063 zal begrijpen als uitsluitend verwijzend naar een ultrasone omvormerinrichting. Dit geldt te meer daar in paragraaf [0007] als specifiek voorbeeld van een “simulated smoke generator” wordt aangehaald: het verdampen van een vloeistof zoals glycol. Basic heeft onbetwist gesteld dat glycol niet door middel van een ultrasonische omvormerinrichting wordt verdampt, maar door verhitting. Dit voorbeeld duidt dus niet op het gebruik van een ultrasonische omvormerinrichting. Reeds daarmee is EP 063 niet nieuwheidsschadelijk.

6.42

Ten overvloede overweegt het hof dat kenmerken E, F.1 en F.2 evenmin in EP 063 direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard. Afire c.s. betoogt dat kenmerk E van EP 941 is geopenbaard doordat het “uitlaatkanaal 104 en/of de uitstroomopeningen 112 en 120” van EP 063 een uitlaatpoort vormen. Zoals volgt uit r.o. 6.39 is container 110 als de houder aan te merken. EP 063 leert de vakman dat deze een uitlaat “aperture 112” bevat waardoor de rook uit de “container 110” vloeit. Van een uitlaatpoort in de zin van kenmerk E is echter geen sprake, omdat uitlaat 112 niet zodanig is vormgegeven dat richting wordt gegeven aan de rook (vgl. r.o. 6.10 e.v.).

Uitlaat 112 is in EP 063 ook niet zo gepositioneerd dat de luchtstromingsweg de houder 110 beneden het van openingen voorziene bed verlaat. De rook komt bij het verlaten van de container 110 door uitlaat 112 in de open ruimte “124”. De rook moet dan eerst nog door een tweede opening “aperture 120” voordat deze in de open ruimte onder het van openingen voorziene bed terecht komt. Kenmerk F.2 is derhalve niet geopenbaard.

Kenmerk F.1 is evenmin geopenbaard in EP 063. Anders dan Afire c.s. stelt leidt de gemiddelde vakman kenmerk F.1 niet af uit de “fan 126”, die zorgt voor een luchtstroom door de “closed chamber 104” naar onder het van openingen voorziene bed. De “closed chamber 104” zal door de vakman immers niet worden gekwalificeerd als een kopruimte (zie r.o. 6.39). De in de “container 110” gegenereerde rook zal bij de inrichting van EP 063 vanuit de kopruimte in “container 110” een weg vinden uit “aperture 112” door de met “fan 126” gegenereerde luchtstroom in de “closed chamber 104”, die
langsde container 112 gaat. Daarbij is geen sprake van een luchtstroom “
intothe head space and out of the vapour outlet port”.

6.43

De conclusie van het voorgaande luidt dat kenmerken C, E, F.1 en F.2 niet direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard in EP 063, zodat EP 063 niet nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1 van EP 941, en daarmee evenmin voor de afhankelijke conclusies 2 tot en met 17.

Nieuwheid in het licht van CN 657

6.44

Het beroep van Afire c.s. op CN 657 faalt, omdat Afire c.s. geen vertaling van dat octrooi heeft overgelegd. Volgens Afire c.s. is CN 657 gelijk aan CN 800, waarvan wel een Engelse vertaling is overgelegd. Mede gelet op de gemotiveerde betwisting van die stelling door Basic (waarbij Basic naar een vergelijkingsdocument verwijst, waaruit blijkt dat er inhoudelijke verschillen zijn tussen beide documenten), kan het hof de juistheid van die stelling echter niet vaststellen. Het hof kan daarom evenmin vaststellen dat CN 657 nieuwheidsschadelijk is. Voor bewijslevering op dit punt is geen plaats. Afire c.s. heeft voldoende gelegenheid gehad om een (volledige) vertaling van CN 657 in het geding te brengen.

Nieuwheid in het licht van CN 800 - EP 941

6.45

CN 800 is gepubliceerd na de Prioritietsdatum, namelijk op 5 juli 2006. Dit octrooi behoort daarom niet tot de stand van de techniek. CN 800 behoort ook niet tot de fictieve stand van de techniek, aangezien geen sprake is van een Europese of Nederlandse aanvragen (zie artikel 54 lid 3 en Pro artikel 153 lid 5 EOV Pro en artikel 4 lid 3 en Pro 4 en artikel 75 lid 2 ROW Pro). Dat betekent dat CN 800 niet nieuwheidsschadelijk kan zijn.

Conclusie nieuwheid EP 941

6.46

Uit het voorgaande volgt dat de nieuwheidsaanvallen van Afire c.s. tegen EP 941 niet slagen.

Inventiviteit EP 941

6.47

Voor octrooieerbaarheid is verder vereist dat een vinding het resultaat is van uitvinderswerkzaamheid, in de zin van artikel 52 lid 1 juncto Pro 56 EOV. Artikel 56 EOV Pro bepaalt dat een uitvinding als resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt indien zij voor de vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De bewijslast van het ontbreken van inventiviteit in EP 941 rust op Afire c.s., die zich op het rechtsgevolg daarvan beroept.

6.48

Volgens Afire c.s. dient WO 664, uitgaande van de zogenaamde problem-and-solution-approach (hierna: PSA), te worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. EP 941 onderscheidt zich daarvan door de combinatie van verschilmaatregelen E, F.1 en F.2. Het effect daarvan is volgens Afire c.s. “het verder kanaliseren van de luchtstroom waardoor een verbeterd gesimuleerd rookeffect ontstaat”. Het objectieve technische probleem dient volgens Afire c.s. te worden geformuleerd als: “hoe kan de simulatie van rook op basis van waterdamp worden verbeterd door effectievere verplaatsing van waterdamp naar boven het bed?”

6.49

Onder verwijzing naar de verklaring van haar partij-deskundige [partij-deskundige 1] (GP 19) en paragraaf [0025] van EP 941 (zie r.o. 3.5), stelt Afire c.s. dat de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman zich uitstrekt tot het vakgebied van (ultrasonische omvormers in) luchtbevochtigers. Daartoe behoort ook het Amerikaanse octrooi US 4 031 171 voor een “Ultrasonic air humidifying apparatus” (hierna: US 171). Uitgaande van WO 664 ligt het volgens Afire c.s. voor de hand dat de vakman tot de oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet zal komen op grond van zijn algemene vakkennis, althans zal hij de oplossing zoeken in het vakgebied van (ultrasonische omvormers in) luchtbevochtigers en zal hij door WO 664 te combineren met US 171 zonder inventieve arbeid tot de uitvinding volgens EP 941 komen.

6.5

Basis heeft een en ander bestreden, onder meer onder verwijzing naar de als EP25 overgelegde verklaring van haar partij-deskundige [partij-deskundige 2] (hierna: [partij-deskundige 2]).

6.51

Uitgaande van de PSA dient het objectief technische probleem te worden geformuleerd door het verschil tussen WO 664 en EP 941 vast te stellen en vervolgens daarvan het technisch effect te bepalen. Naar Basic terecht heeft aangevoerd zijn niet alleen kenmerken E, F.1 en F.2, maar ook kenmerken B en (de ‘head space’ uit) kenmerk C van conclusie 1 van EP 941 niet in WO 664 geopenbaard (zie r.o. 6.36). Het technisch effect van al deze verschilmaatregelen is, zoals volgt uit hetgeen hiervoor (in r.o. 6.23) is overwogen, dat de damp beter wordt gekanaliseerd. Daardoor wordt niet alleen een verbeterde simulatie van vlam- en rookeffecten bereikt, maar wordt ook meer ontwerpvrijheid verkregen, omdat de houder waarin de damp wordt gegenereerd gesloten is en gelet op de kanalisatie van de damp niet onder het bed hoeft te worden geplaatst.

6.52

Afire c.s. heeft bij haar formulering van het objectieve technische probleem ten onrechte het tweede voordeel dat met de verschilmaatregelen wordt bereikt (ontwerpvrijheid) buiten beschouwing gelaten. Daarnaast mag de verplaatsing van waterdamp naar boven het bed niet bij de formulering van het probleem worden betrokken, omdat dat een ‘pointer’ naar de oplossing betreft. Uitgaande van de verschilmaatregelen is het hof van oordeel dat het objectieve probleem dient te worden geformuleerd als: “hoe kan de simulatie van vlam- en rookeffecten worden verbeterd en kan er tegelijkertijd meer vrijheid worden verschaft bij het ontwerpen van een elektrische haard?” (vgl. de formulering van het probleem door [partij-deskundige 2], par. 18 en door Basic in punt 74.b van het schriftelijk pleidooi in eerste aanleg).

6.53

Basic heeft terecht aangevoerd dat het vakgebied van luchtbevochtigers een andere is dan die van sfeerhaarden. Sfeerhaarden hebben een ander doel (het simuleren van echt haardvuur) dan luchtbevochtigers (het bevochtigen van de lucht), wat maakt dat de aan de waterdamp te stellen eisen verschillend zijn.

6.54

Afire c.s. heeft geen bronnen van algemene vakkennis overgelegd waarin een aanwijzing kan worden gevonden dat de gemiddelde vakman op de Prioriteitsdatum kennis had van (ultrasonische omvormerinrichtingen in) luchtbevochtigers. Aanwijzingen dat de gemiddelde vakman op de Prioriteitsdatum kennis had van (ultrasonische omvormerinrichtingen in) luchtbevochtigers ontbreken ook in EP 941 of andere overgelegde documenten. Zo’n aanwijzing kan - anders dan Afire c.s. met een beroep op de verklaring van [partij-deskundige 1] betoogt - niet worden gevonden in het feit dat EP 941 in paragraaf [0025] “conventional vapour generators such as are used in fog misting units and domestic humidifiers” noemt. De term “conventional” in paragraaf [0025] verwijst, anders dan Afire c.s. betoogt, niet naar de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman, maar slechts naar de aard van de daar bedoelde luchtbevochtiger. Paragraaf [0025] van EP 941 is verder niet opgenomen in de paragraaf “Background” maar in de paragraaf “Detailed Desciption” waarin juist de uitvinding wordt beschreven. Dat de uitvinder van EP 941 daarnaar heeft gekeken, betekent nog niet dat de gemiddelde vakman dat eveneens zou doen.

6.55

Naar het oordeel van het hof kan de gemiddelde vakman dus niet bekend worden verondersteld met algemene vakkennis op het vakgebied van luchtbevochtigers.

6.56

Kennis op het gebied van een ander vakgebied dan die waartoe de uitvinding behoort, in dit geval sfeerhaarden, kan alleen bij de beoordeling van inventiviteit worden betrokken als er voor de vakman op de Prioriteitsdatum in zijn algemene vakkennis of de stand van de techniek aanwijzingen waren om een oplossing voor het probleem te zoeken in een ander vakgebied, zoals dat van luchtbevochtigers^[4]. Zo’n aanwijzing kan niet worden gevonden in de enkele omstandigheid dat in beide typen apparaten gebruik kan (maar niet hoeft te) worden gemaakt van een ultrasone omvormer voor het genereren van waterdamp. WO 664 of het objectieve probleem zet de gemiddelde vakman er niet toe aan (‘prompts’) de oplossing te zoeken op het gebied van het genereren van waterdamp en de toe te passen ultrasone omvormer.

6.57

Voor zover de gemiddelde vakman de oplossing voor het objectieve probleem al zou zoeken in een verbetering van het genereren van waterdamp, ligt het geenszins voor de hand dat de gemiddelde vakman zich daarbij zou richten op ultrasone omvormers toegepast in luchtbevochtigers. Gelet op de verschillende doelstelling van een sfeerhaard en een luchtbevochtiger, worden aan de met ultrasonische omvormerinrichtingen gegenereerde waterdamp voor deze apparaten immers verschillende eisen gesteld. In paragraaf [0025] van EP 941 wordt vermeld dat bij luchtbevochtigers de druppels van de koude nevel relatief groot en zwaar zijn en relatief snel naar beneden vallen, hetgeen een probleem is bij gebruik in een sfeerhaard. Deze passage wijst de gemiddelde vakman daarom eerder weg van publicaties op het gebied van luchtbevochtigers dan dat hij ertoe wordt aangezet deze te raadplegen, zoals Afire c.s. stelt.

6.58

Andere aanwijzingen op grond waarvan de gemiddelde vakman te rade zou gaan bij publicaties op het gebied van (ultrasone omvormers in) luchtbevochtigers, zijn door Afire c.s. niet voldoende gemotiveerd gesteld.

6.59

Bovendien ligt het niet voor de hand dat de gemiddelde vakman, als hij al te rade zou gaan bij publicaties op het gebied van (ultrasone omvormers in) luchtbevochtigers, US 171 zou raadplegen. In de eerste plaats dateert US 171 uit 1974, terwijl het voor de hand ligt dat de gemiddelde vakman zich zou wenden tot recentere publicaties waarin hij ‘state of the art’ kennis zou vinden. In de tweede plaats ligt het niet voor de hand dat de gemiddelde vakman zou denken in US 171 een oplossing te vinden voor het objectieve probleem. US 171 vat de doelen van die uitvinding namelijk als volgt samen (zie kolom 1, regels 44 tot en met 68 en kolom 2, regels 1 tot en met 8): het tegengaan van waterschade aan elektrische componenten, het bereikbaar maken van de elektrische componenten voor onderhoud, het constant houden van het waterniveau in de houder, het tegengaan van ophoping van vuil en:

“Still another object of this invention is to provide an ultrasonic air humidifying apparatus of high mist producing efficiency, restricting the ultrasonic wave propagation within a suitable area in the water to prevent the dispersion of the ultrasonic energy, by means of a pipe made of ultrasonic wave isolating material, e.g., a plastic pipe.”

Deze doelstelling ziet - anders dan Afire c.s. betoogt - niet op het verkrijgen van “een efficiëntere mistuitstoot, waardoor ongebreidelde ‘voortplanting’ (propagation) en verspreiding (dispersion)
van de opgewekte dampwordt beperkt” (cursivering hof), maar op het beperken van de verspreiding van ultrasonische golven, teneinde verspreiding
van ultrasonische energiete voorkomen.

6.6

Als de gemiddelde vakman toch te rade zou gaan bij US 171, dan zou hem dat, gecombineerd met WO 664, ook niet leiden tot de uitvinding van EP 941. In US 171 wordt de waterdamp gegenereerd in de “conduit pipe 10”, die zich bevindt recht onder het punt waar de damp het apparaat verlaat. Pas door de op het apparaat bevestigde “nozzle body 11” wordt richting gegeven aan de damp. Er wordt, anders dan in EP 941 dus binnen in het apparaat geen richting gegeven aan de damp. Volgens Afire c.s. zal de gemiddelde vakman zich realiseren dat de “conduit pipe” niet recht omhoog hoeft te gaan, maar ook kan afbuigen. Noch US 171, noch WO 664 geeft echter enige ‘pointer’ die de vakman in die richting dwingt. Het vergt dus een inventieve stap om tot afbuiging van de ‘conduit pipe’ binnen in de inrichting te komen.

6.61

Het voorgaande geldt evenzeer voor de andere octrooien voor luchtbevochtigers waar Afire c.s. naar verwijst: in alle gevallen wordt de damp gegenereerd recht onder het punt waar de damp het apparaat verlaat en buigt de damp pas buiten het apparaat af.

6.62

Dat alles leidt het hof tot de slotsom dat de gemiddelde vakman die uitgaande van WO 664 een oplossing zoekt voor het objectieve probleem, niet reeds op grond van zijn algemene vakkennis of een combinatie met US 171 tot de oplossing volgens EP 941 zou komen.

6.63

Aan de andere niet-inventiviteitsaanval van Afire c.s., gebaseerd op een combinatie van WO 272 met US 171 en/of andere vakkennis over (ultrasonische omvormerinrichtingen in) luchtbevochtigers komt het hof niet toe. WO 272 is gepubliceerd na de Prioriteitsdatum, zodat deze voor de beoordeling van de inventiviteit niet tot de stand van de techniek behoort.

Slotsom geldigheid EP 941

6.64

Het voorgaande betekent dat EP 941 geldig is. De (voorwaardelijke) reconventionele vordering van Afire c.s. strekkende tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 941 zal dan ook worden afgewezen.

Inbreuk

6.65

Basic stelt dat de AW-sfeerhaarden inbreuk maken op conclusie 1 van EP 941, en op de afhankelijke conclusies 2, 3, 7, 13, 16 en 17. Afire c.s. voert slechts verweer tegen de gestelde inbreuk op conclusie 1 en 3.

De betekenis van de term “bed”

6.66

In het kader van de inbreukargumentatie strijden partijen over de vraag wat in EP 941 wordt bedoeld met de term “bed” (in “een van openingen voorzien bed” / “apertured bed”). Volgens Basic vereist EP 941 niet dat sprake is van een oppervlak waar gesimuleerde brandstofmiddelen op rusten (daaronder begrepen: brandstofmiddelen die zich in een mandje of op een rooster bevinden). Afire c.s. betoogt, samengevat, dat de vakman de term “bed” in het licht van de tekeningen en beschrijving van EP 941 zal opvatten als een steunplaat waarop gesimuleerde brandstofmiddelen rusten en niet slechts als een element om het technische geheel mee af te dichten. Uit het in r.o. 6.24 overwogene volgt dat dit standpunt van Afire c.s. faalt. EP 941 vereist niet dat sprake is van een bed waarop gesimuleerde brandstofmiddelen rusten.

6.67

Tijdens de mondelinge behandeling bij het hof heeft Afire c.s. nog betoogd, samengevat, dat Basic in de Ruby zaak zelf het standpunt heeft ingenomen dat het rooster met het blokkenbed het “apertured bed” was, en dat uit de reactie van Basic op FR 2 846 562 (hierna: FR 562) in de verleningsgeschiedenis van EP 941 kan worden opgemaakt dat Basic toen zelf het standpunt innam dat een vlakke plaat met gaten nog geen “apertured bed” was. Ook dit betoog faalt. Basic is in de onderhavige zaak niet gebonden aan het standpunt dat zij in de zaak Ruby heeft ingenomen en het aan het verleningsdossier ontleende verweer van Afire c.s. kan in deze procedure niet worden beoordeeld, omdat Afire c.s. heeft nagelaten FR 562 in het geding te brengen, zodat de reactie van Basic op FR 562 niet kan worden geduid. In elk geval is hetgeen Afire c.s. op dit punt heeft aangevoerd onvoldoende om te concluderen dat Basic de beschermingsomvang van EP 941 heeft willen beperken tot sfeerhaarden met een bed met daarop gesimuleerde brandstofmiddelen.

Inbreuk op conclusie 1 van EP 941

6.68

De bovenste plaat van de AW-sfeerhaarden bevat een gleuf waardoor de in de houder van de sfeerhaard gegenereerde damp naar buiten komt. Waarom deze gleuf geen opening in de zin van kenmerk A zou zijn, zoals Afire c.s. (ongemotiveerd) aanvoert, valt niet in te zien.

6.69

Het verweer van Afire c.s. dat de AW-sfeerhaarden bij gebreke van meerdere openingen en gesimuleerde brandstofmiddelen niet voldoen aan het in de kenmerken A, D en F.2 van conclusie 1 van EP 941 genoemde vereiste van een van openingen voorzien bed, faalt gelet op het in r.o. 6.26 en 6.66 overwogene.

6.7

Afire c.s. heeft verder niet weersproken dat de AW-sfeerhaarden een houder bevatten voor vloeistof, waarmee door een ultrasonische omvormerinrichting damp wordt gegenereerd, dat er boven de vloeistof een kopruimte is, dat er middelen zijn voor het verschaffen van een luchtstroom die de kopruimte in gaat en door de dampuitlaatpoort naar buiten gaat en dat er middelen zijn voor het verschaffen van een luchtstroom omhoog vanaf het van een opening voorziene bed (kenmerken B, C, D, E en F.1). Dat de AW-sfeerhaarden voldoen aan deze kenmerken blijkt ook uit onderstaande tekening, die Afire c.s. als productie GP 22 heeft overgelegd:

6.71

Afire c.s. bestrijdt wel dat de AW-sfeerhaarden voldoen aan kenmerk F.2 van EP 941. Zij voert aan dat de damp de houder niet verlaat
onderhet van openingen voorziene bed, maar
ter hoogtedaarvan, om terugzuiging van damp te minimaliseren. Dit verweer faalt. Op de door Afire c.s. in haar memorie van antwoord opgenomen detailtekening is immers duidelijk te zien dat de damp in de AW-sfeerhaarden (vlak) onder het van een opening voorziene bed uitkomt en daar door de opgaande luchtstroom wordt meegenomen:

6.72

Ook het verweer van Afire c.s. dat Basic alleen ten aanzien van de AWP-20-50 sfeerhaard heeft onderbouwd dat sprake is van inbreuk op EP 941, faalt. Basic heeft gemotiveerd gesteld dat de waterdamp in alle AW-sfeerhaarden op dezelfde manier wordt gegenereerd en gekanaliseerd, onder overlegging van diverse stukken van Afire c.s. zelf, waaronder de handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud van Afire c.s., waaruit blijkt dat deze voor alle AWO- AWP- en AWX-sfeerhaarden hetzelfde is (EP7, o.a. blz. 51), en de brochure met prijslijst van Afire c.s. (EP11A), waarin de verschillende alle AW-sfeerhaarden worden omschreven, zonder dat verschillen worden genoemd waaruit kan worden afgeleid dat de in de AW-sfeerhaarden toegepaste techniek verschilt. Gelet op deze onderbouwing door Basic, had van Afire c.s. mogen worden verwacht dat zij haar betwisting ook zou onderbouwen. Dat heeft zij echter nagelaten. Ook heeft Afire c.s. bij haar inbreuk-verweer geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende AW-sfeerhaarden. Op grond van dit alles gaat het hof ervan uit dat de waterdamp in alle AW-sfeerhaarden op dezelfde manier wordt gegenereerd en gekanaliseerd.

6.73

De slotsom luidt dat de AW-sfeerhaarden vallen onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 941. Of zij ook onder de beschermingsomvang van de specifieke kenmerken van de overige, afhankelijke, conclusies vallen kan in het midden blijven.

Gillette verweer

6.74

Afire c.s. voert nog aan dat zij in haar AW-sfeerhaarden niets anders doet dan het toepassen van de stand van de techniek of een niet-inventieve variant daarvan. In dit kader voert zij (weer) aan dat octrooipublicaties op het gebied van luchtbevochtigers, waaronder US 171, deel uitmaken van de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman. Gelet op het in r.o. 6.55 overwogene faalt dit verweer. Uitgaande van de uit WO 664 bekende sfeerhaard is het betrekken van luchtbevochtigers bij het aanbrengen van verbeteringen al een inventieve stap, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in r.o. 6.47 - 6.62 is overwogen.

Slotsom inbreuk

6.75

Afire c.s. heeft niet bestreden dat zowel Afire als [verweerder 1] de AW-sfeerhaarden in Nederland verhandelt of anderszins aan Basic als octrooihouder voorbehouden handelingen pleegt. De conclusie van het voorgaande luidt dat Afire c.s. daarmee inbreuk maakt op het Nederlands deel van EP 941.

Bewijsaanbiedingen

6.76

Het door Afire c.s. in eerste termijn en in hoger beroep aangeboden bewijs betreft geen feiten of omstandigheden die, indien bewezen, tot een ander oordeel dan het voorgaande kunnen leiden. Daarom passeert het hof de bewijsaanbiedingen van Afire c.s.

Toewijsbaarheid vorderingen

6.77

Het hof zal de door Basic gevorderde verklaring voor recht dat Afire c.s. met de AW-sfeerhaarden inbreuk heeft gemaakt op het Nederlands deel van EP 941 gelet op het voorgaande toewijzen als na te melden. Het belang bij toewijzing van deze vordering volgt reeds uit de toewijsbaarheid van de vordering tot vergoeding van schade of gederfde winst, op te maken bij staat (zie r.o. 6.82).

6.78

Gelet op de vastgestelde inbreuk op EP 941 zal het hof ook de vordering strekkende tot het opleggen van een inbreukverbod toewijzen als na te melden.

6.79

Basic heeft verder voldoende belang bij haar nevenvorderingen. Het is aannemelijk dat zij schade heeft geleden, en zij hoeft niet te dulden dat inbreukmakende sfeerhaarden op de markt blijven. Het verweer van Afire c.s. dat zij zich welwillend heeft opgesteld en een uitspraak niet moedwillig en onnodig zou frustreren kan daar niet aan afdoen.

6.8

Afire c.s. meent dat de gevorderde recall disproportioneel is en dat haar niet kan worden bevolen dat zij haar afnemers vraagt de inbreukmakende producten terug te sturen met het aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, aangezien dit iets is dat de rechtsverhouding tussen haar en haar afnemers betreft. Daarmee miskent Afire c.s. dat met een recall wordt beoogd de gevolgen van haar inbreukmakend handelen zoveel mogelijk te beperken, door te voorkomen dat reeds afgeleverde inbreukmakende producten verder worden verhandeld. Indien geen terugbetaling van de aankoopprijs en onkosten wordt aangeboden, zal er geen stimulans zijn voor afnemers hun producten terug te sturen. Basic heeft daarom wel degelijk recht en belang bij een zodanig bevel. De gevorderde recall zal dan ook worden toegewezen.

6.81

Het hof is met Afire c.s. van oordeel dat de gevorderde machtiging om op de markt aangetroffen AW-sfeerhaarden zelf op kosten van Afire c.s. aan te kopen, de zogenaamde ‘bezemactie’, disproportioneel is. In dit verband is van belang dat een dergelijke machtiging eenvoudig aanleiding kan geven tot geschillen over de hoogte van de door Afire c.s. gemaakte kosten. Daarbij komt dat enig nadeel dat Basic ondervindt van eventueel niet op basis van de recall uit de markt gehaalde producten, kan worden gecompenseerd door middel van schadevergoeding (zie r.o. 6.82).

6.82

Afire c.s. heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde schadevergoeding of winstafdracht, anders dan dat geen sprake is van inbreuk. Aangezien dat verweer faalt, terwijl aannemelijk is dat Basic door het inbreukmakend handelen van Afire c.s. schade heeft geleden, zal deze vordering worden toegewezen.

6.83

Het gevorderde bevel tot opgave zal worden toegewezen, nu voldoende aannemelijk is dat Basic belang heeft bij de gevraagde gegevens om te kunnen verifiëren of aan de recall verplichting is voldaan en om te kunnen begroten wat de geleden schade dan wel de door Afire c.s. af te dragen winst is. Gelet op het vertrouwelijke karakter van de gegevens zal, zoals door Afire c.s. verzocht, worden bepaald dat deze aan de advocaat van Basic verstrekt dienen te worden.

6.84

Het hof zal de gevorderde dwangsommen toewijzen, met dien verstande dat deze, zoals verzocht door Afire c.s., zullen worden gematigd als na te melden.

Proceskosten

6.85

Afire c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Basic, zowel in eerste aanleg in conventie en in reconventie, als in hoger beroep. Het hof bepaalt de proceskosten van Basic op de door partijen afgesproken bedragen: een bedrag van € 40.000,00 voor de procedure in eerste aanleg in conventie, een bedrag van € 55.000,00 voor de procedure in eerste aanleg in reconventie, en een bedrag van € 75.000,00 voor de procedure in hoger beroep, derhalve in totaal een bedrag van € 170.000,00.

7.Beslissing

Het hof:

7.1

vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022,

en opnieuw rechtdoende:

i. verklaart voor recht dat Afire c.s. met de AW-sfeerhaarden inbreuk heeft gemaakt op het Nederlands deel van EP 941;

verbiedt Afire c.s., elk afzonderlijk, om na verloop van twee dagen na betekening van dit arrest op enigerlei wijze in Nederland inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 941;

beveelt Afire en [verweerder 1], elk afzonderlijk, om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit arrest al hun professionele afnemers van de AW-sfeerhaarden die vanuit Nederland of in Nederland AW-sfeerhaarden geleverd hebben gekregen per brief (met gelijktijdige verzending van kopie daarvan aan de advocaat van Basic) schriftelijk te verzoeken om de AW-sfeerhaarden binnen twee (2) weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende in het Nederlands (dan wel voor buitenlandse professionele afnemers daarmee corresponderende Engelse) tekst op hun eigen briefpapier in zwart en lettergrootte 12, zonder verdere wijzigingen, toevoegingen of omissies van welke aard dan ook:

Geachte [naam professionele afnemer],

Bij arrest van [datum invoegen] heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de door AFIRE aangeboden en geleverde Afire Water Original, Afire Water Premium en Afire Water XXL sfeerhaarden inbreuk maken op het Nederlands deel van het Europees octrooi met nummer EP 2 029 941 B1 van Basic Holdings ULC.

Enige tijd geleden hebben wij u dergelijke Afire Water sfeerhaarden geleverd.

Dit betrof de volgende zending(en):

[invoegen kenmerken van de zending(en) zoals datum en aantal]

Wij verzoeken u alle geleverde Afire Water sfeerhaarden, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum van deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening]

beveelt Afire en [verweerder 1], elk afzonderlijk, om binnen dertig (30) dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Basic te bezorgen een door haar huisaccountant of haarzelf verstrekte verklaring die een volledige specificatie dient te bevatten van:

a) het totale aantal door de betreffende gedaagde in Nederland ingekochte, bestelde, ontvangen en/of in Nederland voorraad gehouden AW-sfeerhaarden, gespecificeerd per leverancier en type, met opgave van alle inkoopprijzen en inkoopdata, met volledige overlegging van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden;

b) het totale aantal door de betreffende gedaagde reeds in of vanuit Nederland verkochte en/of geleverde, en/of van of naar Nederland retour gezonden AW-sfeerhaarden gespecificeerd per professionele afnemer en type, met opgave van alle verkoopprijzen en leverdata, met volledige overlegging van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere verkoopbescheiden; en

c) de totale hoeveelheid nettowinst die de betreffende gedaagde heeft gemaakt als resultaat van het verhandelen van de AW-sfeerhaarden in of vanuit Nederland, gespecificeerd per type, gestaafd door goed leesbare afschriften van alle daarvoor relevante bescheiden, welke nettowinst zal worden berekend door van de verkoopprijs slechts af te trekken de belastingen en kosten welke rechtstreeks met de verkoop van die AW-sfeerhaarden samenhangen;

veroordeelt Afire c.s., elk afzonderlijk, tot, ter keuze van Basic:

a) vergoeding van de door Basic met de inbreuk op het Nederlands deel van EP 941 geleden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of

b) afdracht van de opgegeven nettowinst als vermeld onder iv) sub c);

bepaalt dat Afire c.s. bij overtreding van het verbod bedoeld onder ii) een dwangsommen verbeurt van € 5.000,00 per product en bij overtreding van de onder iii) en iv) vermelde bevelen een dwangsom van € 2.500,00 per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 1.000.000,00, respectievelijk € 100.000,00 per gedaagde;

wijst het in (voorwaardelijke) reconventie gevorderde af;

7.2

veroordeelt Afire c.s. hoofdelijk tot betaling aan Basic van de door haar gemaakte proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van Basic bepaald op € 170.000,00.

7.3

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

7.4

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, R. Kalden en M.Y. Bonneur en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2023 in aanwezigheid van de griffier.

Gerechtshof bevestigt geldigheid en inbreuk Europees octrooi op sfeerhaard met één opening