Uitspraak
Arrest d.d. 7 augustus 2012
Zaaknummer 200.093.223/01
(zaaknummer rechtbank: 73367 / HA ZA 09-409)
HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN
Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
1. de vennootschap naar vreemd recht,
Converse Inc. ,
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Kesbo Sport B.V.,
gevestigd te Weert,
appellanten,
in eerste aanleg: eisers in conventie en verweerders in reconventie,
hierna gezamenlijk te noemen: Converse c.s.
advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden,
voor wie gepleit heeft mrs. N.W. Mulder en L. Kroon, advocaten te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Scapino B.V.,
gevestigd te Assen,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,
hierna te noemen: Scapino,
advocaat: mr. R.S. van der Spek, kantoorhoudende te Leeuwarden,
voor wie gepleit heeft mrs. P.N.A.M. Claassen en B.P. Woltering, advocaten te Breda.
Het geding in eerste instantie
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 18 mei 2011 door de rechtbank Assen.
Het geding in hoger beroep
Bij exploot van 12 augustus 2011 is door Converse hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Scapino tegen de zitting van 10 januari 2012.
De conclusie van de memorie van grieven luidt:
"het vonnis van de Rechtbank Assen van 18 mei 2011 met zaaknummer / rolnummer 73367 / HA ZA 09-409 gewezen tussen Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. als eiseressen in conventie en gedaagde in reconventie, Scapino B.V. als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie, te vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
1. de vorderingen van Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. in conventie toe te wijzen;
2. de vorderingen van Scapino B.V. in reconventie af te wijzen;
3. Scapino B.V. in de kosten van beide instanties te veroordelen, bestaande uit de volledige
kosten van juridische bijstand ingevolge artikel 1019h RV.
Bij memorie van antwoord is door Scapino verweer gevoerd met als conclusie:
"de grieven van appellante ongegrond te verklaren en het vonnis van de Rechtbank Assen, te bevestigen met veroordeling van appellante in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg en in appel op grond van artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad."
Voorts heeft Scapino een akte uitlatingen producties (46 tot en met 50) genomen. Ook Converse c.s. hebben een akte uitlatingen producties (68 tot en met 74) genomen.
Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.
Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de pleitdossiers.
De beoordeling
Toelaatbaarheid aanvullende producties
1. Converse c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen het bij gelegenheid van pleidooi in geding brengen van een aanvullende productie van Scapino, te weten een rapport van haar accountant HLB [accountant] & Partners N.V. (hierna: HLB) genaamd Aanvullende rapportage inzake Converse procedures van 4 juni 2012 (prod. 46). Het overleggen van een productie met een dergelijke omvang in een zo laat stadium van de procedure, is volgens Converse c.s. in strijd met een goede proces orde, in het bijzonder met het beginsel van hoor en wederhoor.
2. Het hof verwerpt het bezwaar van Converse c.s. Daartoe is het volgende redengevend. Allereerst geldt dat de aanvullende rapportage binnen de gestelde termijn van twee weken voor de dag van de zitting als gesteld in artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven is ingediend. De door Converse c.s. aangevoerde bijzondere omstandigheden zijn niet van dien aard dat van het reglement moet worden afgeweken. Naar het oordeel van het hof is het aanvullende rapport voor Converse c.s. betrekkelijk eenvoudig te doorgronden nu het voortborduurt op het eerste rapport van HLB van 3 augustus 2009 en verder uitsluitend een reactie bevat op het eerder door Converse c.s. overgelegde IFC rapport. Op deze reactie had Converse c.s. voorbereid moeten zijn. Naar het oordeel van het hof wordt hierdoor het recht van Converse c.s. op hoor en wederhoor ook niet geschaad nu zij
bij pleidooi voldoende gelegenheid heeft gehad om op het rapport te reageren en het hof de door Scapino aangeboden nadere stukken ter toelichting van het rapport en de bijbehorende bijlagen heeft geweigerd.
Feiten
3. De door de rechtbank in haar vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.5) vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden. Het hof zal die feiten, voor zover in hoger beroep van belang, hierna weergeven, aangevuld met enige feiten die in hoger beroep tevens als vaststaand kunnen worden aangemerkt. In deze zaak wordt van het volgende uitgegaan.
3.1 Converse Inc. houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en het (doen) produceren van sport- en vrijetijdsschoenen. Converse Inc. is houdster van de volgende in het Benelux-Merkenregister ingeschreven merkrechten (hierna: de Converse merken):
- het woordmerk CONVERSE is op 8 juni 1990 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0482232 voor klassen 7, 8, 12, 20 en 25;
- het beeldmerk CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR is op 8 juni 1990 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0482231 voor de klasse 25 (zie onderstaande afbeelding)
- het beeldmerk CONVERSE CHACK TAYLOR ALL STAR is op 29 april 1993 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 051763 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding)
- het beeldmerk ALL STAR is op 8 juni 1990 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 482384 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding)
- het beeldmerk ALL STAR is op 18 mei 1993 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0531801 voor klassen 18 en 25 (zie onderstaande afbeelding)
- het beeldmerk CONVERSE is op 28 juli 1980 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 367553 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding)
- het beeldmerk CONVERSE is op 23 april 1987 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 431828 voor klasse 25 (zie onderstaande afbeelding)
3.2 Kesbo is een licentienemer van Converse Inc. Kesbo is op grond van haar licentie bevoegd gebruik te maken van de merken van Converse Inc. in de Benelux.
3.3 Scapino verkoopt onder meer sport- en vrijetijdsschoenen en heeft een groot aantal vestigingen in Nederland (prod. 3 bij inleidende dagvaarding). Het hoofdkantoor van Scapino is gevestigd in Assen.
3.4 Scapino heeft schoenen verhandeld die zijn voorzien van de onder 2.1 genoemde merken van Converse Inc. De schoenen zijn door Sporttrading Holland B.V. (hierna: Sporttrading) aan Scapino geleverd.
3.5 Op 30 maart 2009 heeft Kesbo zes paar All Stars schoenen gekocht bij het filiaal van Scapino te Stadskanaal en op 31 maart 2009 vier paar schoenen bij het filiaal van Scapino te Weert.
3.6 Bij beschikking van 29 april 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen op verzoek van Converse c.s. aan Scapino op de voet van artikel 1019e Rv. een ex parte bevel opgelegd elke inbreuk op de Converse merken te staken en gestaakt te houden.
3.7 Bij dagvaarding van 29 april 2009 hebben Converse c.s. de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Assen.
3.8 In opdracht van Sporttrading heeft drs. E.A.A. van Iersel van HLB werkzaamheden verricht met betrekking tot de inkopen en leveringen van Converse schoenen in 2008 en 2009 door Sporttrading en/of Sportconcept, met als doel te kunnen aantonen dat uitsluitend inkopen en verkopen hebben plaatsgevonden van originele merkgoederen van Converse en dat het gaat om goederen die afkomstig zijn van leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). De werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met de voor accountants geldende wet- en regelgeving, waaronder COS 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden, met betrekking tot financiële informatie. In het door HLB uitgebrachte rapport van 3 augustus 2009 (prod. 6 bij CvA) staat onder meer het volgende:
“Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole is toegepast als bedoeld in artikel 2:393 BW en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat onze rapportage, voor zover niet expliciet is vermeld, geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichting daarop.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt.
(…)
Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij zijn nagegaan of de aan de afnemers van Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept B.V. in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 geleverde Converse schoenen afkomstig zijn uit (partij-)inkopen bij Europese leveranciers, welke de goederen bij een Europese (EU) distributeur van Converse hebben ingekocht. Wij hebben dit vastgesteld aan de hand van de in de administratie van Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept en voorts het traject vanaf de inkoop van de betreffende leveranciers tot en met de verkoop van Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept onderzocht. Wij hebben dit vastgesteld aan de hand van de door de desbetreffende leveranciers ter beschikking gestelde documenten.
(…)
Beschrijving van de feitelijke bevindingen
(…)
3. Wij hebben geconstateerd dat er sprake is van een sluitende geld-en goederenbeweging, dus zowel in hoeveelheden (aantallen) als geld (euro’s), met betrekking tot de aan- en verkopen van Converse schoenen door Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept B.V.
(…)
4. Wij hebben vastgesteld dat door Sporttrading Holland B.V. en/of Sport Concept B.V. verkochte schoenen:
a. afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse, gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo Sport B.V, en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije). Dat het Converse distributeurs of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming betreft is niet alleen af te leiden uit de aan ons ter beschikking gestelde reeksen van inkoop- en verkoopfacturen en vrachtbrieven/cmr’s, maar wordt ook bevestigd door overige informatie die aan ons ter beschikking is gesteld, al dan niet op grond van eigen onderzoek. Deze informatie bevestigt dat de betreffende schoenen in de Europese ruimte in het verkeer zijn gebracht door ondernemingen die door de merkhouder als officiële Converse distributeurs zijn aangemerkt;
b. dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands B.V.
(…)
3.9 De onderzoeksmethode van HLB is gecontroleerd door forensisch accountant
prof. dr. [forensisch accou[forensisch accountant] van Nauta Dutilh (prod. 7 bij CvA).
3.10 Op 3 juni 2010 is Sporttrading failliet verklaard. Sporttrading heeft vervolgens een doorstart gemaakt.
3.11 In opdracht van onder andere Scapino heeft HLB een (aanvullend) rapport opgesteld d.d. 4 juni 2012 waarin een nadere aanduiding wordt gegeven van de herkomst van de 478.107 paar door Sporttrading ingekochte Converse schoenen (prod. 46 bij akte houdende overlegging aanvullende producties). Bij de uitvoering van de opdracht heeft HLB Praktijkhandreiking 1111 inzake overige opdrachten in aanmerking genomen. In het rapport staat dat in totaal (19.791+1.540) 21.331 paar schoenen van Sporttrading aan Scapino zijn verkocht. In het rapport staat verder:
(…)
"Uit de boomstructuur blijken de inkopen door Sporttrading die ten grondslag leggen aan de verkopen. Deze koppeling van de inkopen naar de verkopen zijn gebaseerd op informatie die wij van Sporttrading hebben ontvangen. Wij zijn nimmer aanwezig geweest bij de fysieke ontvangst en/of levering van de Converse schoenen. Derhalve kunnen wij niet vaststellen dat de blijkens de goederen- en geldstroom geleverde schoenen ook daadwerkelijk zien op de fysiek geleverde schoenen.
(…).
3.12 In een brief van HLB van 4 juni 2012 aan mr. Claassen bericht HLB dat zij op basis van de door HLB opgestelde boomstructuur heeft vastgesteld dat tenminste 10.886 paar schoenen afkomstig zijn van de Brand Search leveringen (prod. 47 bij akte houdende overlegging aanvullende producties).
Het geschil en de beslissing in eerste aanleg
4. Bij inleidende dagvaarding hebben Converse c.s. gevorderd, samengevat, Scapino te veroordelen iedere inbreuk op de merkrechten van Converse Inc. te staken en gestaakt te houden. Converse c.s. hebben daarbij de gebruikelijke nevenvorderingen ingesteld waaronder afgifte van de door Scapino ingekochte Converse schoenen (uitgezonderd de schoenen die deel uitmaken van de "Brand search" leveringen), publicatie van het vonnis en opgave van de betrokken producenten, leveranciers en wederverkoper. Converse c.s. hebben daarnaast gevorderd een verklaring voor recht dat Scapino dwangsommen heeft verbeurd vanaf de betekening van het ex parte bevel op 10 april 2009 en betaling van schadevergoeding en/of winstafdracht. Bij akte van 31 maart 2011 hebben Converse c.s. hun vorderingen verminderd ten aanzien van iedere verkochte schoen waarvan Scapino onomstotelijk kan aantonen dat deze afkomstig is uit de
Brand Search leveringen. Aan al hun vorderingen hebben Converse c.s. ten grondslag gelegd dat Scapino door de verhandeling van namaak Converse schoenen inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse Inc.
5. Scapino heeft, eveneens samengevat, het verweer gevoerd dat de schoenen door of met medeweten van Converse c.s. in de EER op de markt zijn gebracht. Scapino heeft betwist dat zij in strijd heeft gehandeld met het haar op 10 april 2009 betekende bevel. In reconventie heeft Scapino gevorderd dat Converse c.s. worden veroordeeld het vonnis te publiceren en de schade te vergoeden die Scapino door het staken van de verkoop van de Converse schoenen heeft geleden.
6. Scapino heeft de leverancier van de in het geding zijn schoenen, te weten Sporttrading, in vrijwaring opgeroepen. Sporttrading heeft zich daarnaast aan de zijde van Scapino gevoegd. De voeging is door de rechtbank toegestaan. In de voegingsprocedure is door Sporttrading noch de curator een incidentele vordering ingesteld. In de vrijwaringsprocedure heeft Sporttrading vervolgens acht ondernemingen in ondervrijwaring opgeroepen.
7. De rechtbank heeft de vorderingen van Converse c.s. afgewezen. Zij heeft de reconventionele vorderingen van Scapino toegewezen en Converse c.s. veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Scapino in conventie en reconventie begroot op € 25.000,-. Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Converse c.s. op in hoger beroep.
Bevoegdheid en toepasselijk recht
8. Het hof stelt allereerst vast dat het op grond van art. 2 EEX-Verordening in samenhang met artikel 4.6 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) internationaal bevoegd is om te oordelen over het geschil tussen de in de Verenigde Staten gevestigde onderneming Converse Inc. en de in Assen gevestigde vennootschap Scapino. Voor Kesbo vloeit de bevoegdheid voort uit artikel 4.6 BVIE. Het geschil betreft de vraag of Scapino door het gebruik van de Converse merken inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse Inc. in de Benelux. Die vraag moet worden beantwoord door de lex loci protectionis, dus aan de hand van het BVIE. Voor het overige is het geschil aan de inbreukvraag verknocht.
De grieven
9. De grieven hebben, gezien de daarop gegeven toelichting, de kennelijke strekking het geschil in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor te leggen. Uit de toelichting op de grieven begrijpt het hof dat Converse c.s. hun stellingen hebben gewijzigd in de zin dat zij aan hun vorderingen uitsluitend ten grondslag leggen dat de betrokken Converse schoenen niet door of met toestemming van
Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht. De in dit verband ingestelde grieven 3 tot en met 11 betreffen alle de verdeling en de waardering van het bewijs van die toestemming en lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.
Bewijslastverdeling
10. Vaststaat dat Scapino geen toestemming heeft verkregen van de merkhouder Converse Inc. voor het gebruik van de Converse merken. Verder staat vast dat Scapino in haar Nederlandse filialen Converse schoenen heeft verhandeld die voorzien zijn van tekens die identiek zijn aan de merken van Converse Inc (hierna: Converse schoenen). Daarmee staat in beginsel vast dat Scapino op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse Inc.
11. Scapino voert het verweer dat alle door haar in de relevante periode (januari 2008 tot en met april 2009) ingekochte Converse schoenen van Sporttrading afkomstig zijn en dat alle door Sporttrading in die periode ingekochte Converse schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino beroept zich met betrekking tot de in het geding zijnde schoenen aldus op de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Het hof is met Converse c.s. van oordeel dat tegen deze achtergrond, waarbij Scapino zich ten aanzien van alle in het geding zijnde schoenen op uitputting beroept, het in beginsel niet relevant is of die schoenen authentiek danwel namaak zijn. Dit geldt temeer nu Converse c.s. de stelling dat de schoenen namaak zijn in dit hoger beroep niet (langer) betrekken als een zelfstandige grondslag voor de vorderingen. Converse c.s. voeren dit slechts nog aan ter ontzenuwing van het door Scapino gevoerde uitputtingsverweer (zie pt. 3.9 MvG).
12. Uitgangspunt is dat de handelaar die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino stelt zich echter op het standpunt dat deze bewijsregel in de onderhavige situatie moet worden omgekeerd omdat Converse c.s. door het autoriseren van de handel in namaak Converse schoenen, de norm waarvoor zij bescherming zoeken zelf in ernstige mate hebben geschonden (zie pt. 69 e.v. MvA). Scapino doelt dan op vier specifieke partijen namaak Converse schoenen die door [betrokkene] van Converse Inc. in het kader van een “undercover brand protection investigation” aan Brand Search in Engeland zijn geleverd.
13. Zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, kan in de enkele autorisatie van genoemde partijen namaak Converse schoenen door [betrokkene] onvoldoende grond gevonden worden voor de door Scapino verdedigde omkering van de bewijslast, nog daargelaten dat Converse c.s. betwisten dat die vier partijen schoenen van Brand Search via Sporttrading bij Scapino zijn terechtgekomen. Wel speelt de gestelde autorisatie een rol bij de beoordeling of Scapino er in is geslaagd aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Hierop zal het hof bij de hierna te bespreken bewijswaardering terugkomen.
14. Scapino stelt verder dat de bewijslast moet worden omgekeerd, omdat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd indien zij moet bewijzen dat de schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Ter ondersteuning van haar stelling voert Scapino aan dat het hier, net als in de zaak waarover het Hof van Justitie EG op 8 april 2003 heeft geoordeeld ([naam x]/Lifestyle, LJN: BF8104), gaat om een exclusieve distributieovereenkomst en authentieke producten. Converse c.s. bestrijden dat de omkeringsregel als bedoeld in [naam x]/Lifestyle moet worden toegepast. Het argument van Converse c.s. houdt onder andere in dat Scapino het gestelde reële gevaar van marktafbakening onvoldoende concreet heeft onderbouwd.
15. Het hof stelt voorop dat uit [naam x]/Lifestyle (in het bijzonder r.o 41) volgt dat Scapino dient aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de schoenen door Converse Inc. of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan Scapino betoogt, kan aan het enkele feit dat Converse Inc. een systeem van exclusieve distributie hanteert, niet het vermoeden worden verbonden dat zich een reëel gevaar van marktafscherming voordoet. Scapino heeft, mede in het licht van de door Converse c.s. overgelegde verklaring van de heer Overmaat van Kesbo dat passieve verkopen buiten de Benelux en onderlinge verkopen met officiële wederverkopers niet zijn verboden (prod. 71 Converse c.s.), onvoldoende concreet onderbouwd op welke wijze de door Converse Inc. gehanteerde exclusieve distributieovereenkomsten beperkingen bevatten waardoor marktafscherming dreigt. Nu door Scapino geen andere feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht met betrekking tot daadwerkelijke afscherming van de markten of van een reëel gevaar daarvoor, blijft de bewijslast van bedoelde toestemming op Scapino rusten.
Bewijslevering
16. Bij de beantwoording van de vraag of Scapino voldoende bewijs heeft geleverd van haar stelling dat de betrokken schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in de handel zijn gebracht, neemt het hof het volgende als uitgangspunt.
17. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Een toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel). Aan toestemming verleend door anderen dan de merkhouder zelf, zoals wederverkopers en licentienemers, dient naar het oordeel van het hof dezelfde eis van ondubbelzinnige duidelijkheid gesteld te worden die aan door de merkhouder zelf verleende toestemming wordt gesteld. Uiteindelijk gaat het er om dat vastgesteld wordt dat de eerste verhandeling van het desbetreffende merkproduct in de EER door of met toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden.
18. Tegen deze achtergrond dient Scapino per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn (pt. 30 pleitaantekeningen), kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept. Het is mitsdien eerst aan Scapino om gegevens in te brengen inzake de herkomst van de door haar ingekochte exemplaren. Onderzocht moet worden of die gegevens een redelijke mate van zekerheid verschaffen dat de in het geding zijnde schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht, waarna het aan Converse c.s. is om tegenbewijs te leveren.
Brand Search partijen schoenen
19. Scapino stelt dat de gehele partij in het geding zijnde Converse schoenen
afkomstig is van Sporttrading. Volgens de opgave van DHL in haar brief van
4 juni 2012 betreft het hier 21.331 paar Converse schoenen (prod 47 akte houdende overlegging aanvullende producties). Van die partij is volgens Scapino een substantieel deel afkomstig van Brand Search. Ten aanzien van die partij schoenen geldt volgens Scapino dat Converse Inc. in haar brief van
2 juli 2009 (prod.3 CvA) afstand heeft gedaan van haar uitsluitende rechten.
Dat de schoenen afkomstig zijn van Brand Search, blijkt volgens Scapino uit het feit dat de productinformatie op de labels van de schoenen overeenstemt met de paklijsten van Brand Search. Aanvankelijk stelt Scapino zich op het standpunt dat het om 17.559 paar schoenen gaat. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Scapino naar (slecht leesbare) kopieën van facturen van Brand Search aan Sporttrading (prod. 44 bij MvA) en van Sporttrading aan Scapino (prod. 45 bij MvA). Scapino onderbouwt haar stelling verder door te verwijzen naar de aanvullende werkzaamheden die door HLB zijn verricht en haar rapportage van de uitkomsten in de brief van 4 juni 2012. In deze brief stelt HLB vast dat
10.886 (en dus niet de eerder genoemde 17.599) paar Converse schoenen aan Brand Search leveringen kunnen worden gekoppeld.
20. Converse c.s. erkennen zich niet te verzetten tegen de vier partijen schoenen van Brand Search waarvoor [betrokkene] autorisatiebrieven heeft afgegeven
(pt. 2.20.5 MvG). Converse c.s. betwisten echter dat die schoenen, althans de door Scapino genoemde aantallen, bij Scapino zijn terechtgekomen. Het enkele feit dat een schoen een productcode heeft die op de paklijsten van Brand Search voorkomt, betekent volgens Converse c.s. niet dat die schoen per definitie uit die partij afkomstig is. Volgens Converse c.s. ontbreken vervoersdocumentatie, betalingsbewijzen, afleverstukken, voorraadadministratie of ander bewijs waaruit blijkt dat bedoelde Brand Search leveringen daadwerkelijk door Sporttrading zijn gekocht, ontvangen en betaald en dat een deel daarvan door Sporttrading aan Scapino is doorverkocht. Converse c.s. betogen verder dat de rapporten van HLB van 4 juni 2012 (prod. 46 en 47 bij akte houdende overlegging aanvullende producties) evenmin kunnen dienen tot bewijs van de stelling dat 10.866 paar schoenen uit de vier geautoriseerde Brand Search partijen bij Scapino zijn terechtgekomen, omdat i) dit rapport onvoldoende specifiek, nauwkeurig en verifieerbaar is, ii) het onderzoek zich ten onrechte beperkt tot de financiële administratie terwijl de fysieke goederenstroom van alle schakels tot en met de gepretendeerde Converse distributeur in de EER onderzocht had moeten worden en iii) HLB niet zelf heeft vastgesteld dat de goederen die volgens de financiële administratie zijn geleverd ook daadwerkelijk zien op fysiek geleverde schoenen.
21. Het hof overweegt als volgt. Niet in geschil is dat Converse Inc. afstand heeft gedaan van haar uitsluitend recht zich te verzetten tegen de verhandeling van de hiervoor genoemde door haar geautoriseerde vier partijen Converse schoenen. Dit laat echter onverlet, zoals door Converse c.s. terecht wordt aangevoerd, dat het aan Scapino is om aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen afkomstig zijn uit die vier partijen. Het hof is van oordeel dat dit bewijs door Scapino, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Converse c.s., niet is geleverd. Daartoe overweegt het hof als volgt.
22. Allereerst geldt dat Scapino onvoldoende duidelijk heeft gemaakt om welke exemplaren schoenen het precies gaat. De door haar genoemde aantallen in de MvA komen niet overeen met de aantallen genoemd in het rapport van HLB van
4 juni 2012 dat door Scapino als prod. 47 bij akte houdende aanvullende producties is overgelegd. De afwijkende verklaringen kleuren de betrouwbaarheid van het HLB rapport.
23. Daarenboven is het hof met Converse c.s. van oordeel dat het rapport evenmin aantoont dat de door Scapino genoemde aantallen schoenen daadwerkelijk afkomstig zijn uit genoemde Brand Search leveringen. Documenten aan de hand waarvan HLB de goederenbeweging heeft geconstrueerd, ontbreken immers. Documenten op grond waarvan kan worden gecontroleerd of de productinformatie op het label in ieder paar schoenen overeenstemt met de paklijsten van Brand Search, ontbreken eveneens. De door Scapino overgelegde facturen (prod. 44 en 45 Scapino) bieden op dit punt geen duidelijkheid.
24. Aan het rapport kleeft tenslotte het bezwaar dat het uitgevoerd is onder toepassing van COS 4400 op grond waarvan geen zekerheid kan worden ontleend aan de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichting daarop.
25. Nu dit debat door de koerswijziging van Converse c.s. eerst in hoger beroep wordt gevoerd, zal het hof Scapino in de gelegenheid stellen nader te bewijzen welke exemplaren van de in het geding zijnde schoenen afkomstig zijn uit genoemde Brand Search leveringen, waaronder bewijs dat de productcodes van die schoenen overeenstemmen met de codes genoemd in de paklijsten van de vier Brand Search partijen (zie prod. 39 Converse c.s.) en bewijs (facturen) dat die schoenen door Brand Search aan Sporttrading zijn geleverd en vervolgens zijn doorgeleverd aan Scapino.
26. Indien Scapino in haar bewijsopdracht slaagt, dan zal Converse c.s. in staat worden gesteld tegenbewijs te leveren, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de schoenen, waarvan de productcodes op de paklijsten van Brand Search voorkomen, toch niet uit die partij afkomstig zijn (pt. 2.21.7 MvG).
Europese wederverkopers
27. Scapino stelt verder dat Sporttrading het restant van de aan haar geleverde schoenen heeft betrokken van Europese leveranciers (Ressokd-Rings S.L. en Borol), die op hun beurt hebben ingekocht bij een Europese distributeur (Infinity) van Converse Inc. in Hongarije. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Scapino naar het rapport van HLB van 3 augustus 2009, de brief van Prof. dr. [forensisch accountant] van 5 augustus 2009 en de aanvullende rapportage van HLB van
4 juni 2012. Volgens Scapino bewijzen deze onderzoeken dat Sporttrading uitsluitend Converse schoenen heeft ontvangen die door de officiële distributeur van Converse in Hongarije werden geleverd, nu de conclusies van die rapportages inhouden dat de factuur- en betalingsstroom in een gesloten keten van Sporttrading naar Infinity in Hongarije liep (pt. 36 MvA). Scapino erkent weliswaar dat er is gerommeld met CMR's en de goederenstroom, maar stelt verder dat het een onweerlegbaar feit is dat bij Sporttrading aflevering heeft plaatsgevonden van de door Sporttrading bestelde en aan Infinity betaalde schoenen (pt. 47 MvA). Hieruit volgt, aldus Scapino, dat Infinity als exclusief distributeur voor Hongarije toestemming heeft gegeven om de door Sporttrading bestelde schoenen in het verkeer te brengen.
28. Converse c.s. voeren daartegen gemotiveerd verweer. Converse c.s. betwisten dat de schoenen rechtstreeks van Infinity afkomstig zijn. Het enige bewijs daarvoor is een valselijk opgemaakt CMR document, aldus Converse c.s. Zij verwijzen in dit verband verder naar een verklaring van [medewerker Infinity] van Infinity die uitdrukkelijk verklaart nooit Converse schoenen aan Sporttrading te hebben verkocht (prod. 50 Converse c.s.). Converse c.s. stellen zich verder op het standpunt dat de vaststellingen van HLB feitelijk onjuist en ondeugdelijk tot stand zijn gekomen. Converse c.s. betogen dat de goederenstroom van alle schakels tot en met de gepretendeerde Converse distributeur had moeten worden onderzocht. Volgens Converse c.s. kan voor een geslaagd beroep op uitputting niet volstaan worden met een onderzoek naar de financiële administratie van Sporttrading.
29. Het hof overweegt hierover als volgt.
Uitgangspunt is dat Scapino dient aan te tonen dat de eerste verhandeling van de betrokken schoenen in de EER door of met toestemming van Converse Inc. heeft plaatsgevonden. Nu niet gemotiveerd is weersproken dat Infinity een officiële wederverkoper van Converse is en uit dien hoofde geautoriseerd is Converse schoenen te verkopen, is het in dit verband voldoende dat door Scapino wordt aangetoond dat die schoenen door Infinity in de EER in de handel zijn gebracht en dat die schoenen uiteindelijk bij Scapino terecht zijn gekomen. Het door Scapino te leveren bewijs dient inzicht te geven in de weg die de in het geding zijnde schoenen hebben afgelegd van Infinity (in Hongarije), via Borol (in Hongarije), Ressokd-Rings (in Spanje), Sporttrading (in Nederland) naar Scapino. Dit betekent niet, anders dan Converse c.s. betogen, dat iedere voorganger in de keten met naam en toenaam moet worden genoemd, omdat ook door middel van op zekere wijze geanonimiseerde facturen of andere bescheiden de weg die de schoenen hebben afgelegd voldoende zichtbaar kan worden gemaakt, terwijl door accountantsverklaringen en soortgelijke gegevens van onafhankelijke derden het ontbreken van de naam van een van de voorgangers in voorkomend geval voldoende adequaat kan worden opgevangen. Het hof is evenwel van oordeel dat de door Scapino overgelegde rapporten van HLB het ontbreken van documenten, waaronder facturen en vrachtbrieven, niet voldoende opvangen.
30. Aan de HLB rapporten kleeft allereerst het reeds hiervoor genoemde bezwaar dat geen zekerheid kan worden ontleend aan de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichting daarop. Dit klemt temeer nu door Scapino is erkend dat er is gerommeld met CMR's en de goederenstroom (door Ressokd-Rings), terwijl niet duidelijk is of HLB bij de vaststelling van haar bevindingen in het aanvullende rapport van 4 juni 2012 hiermee rekening heeft gehouden. De opmerking van Scapino dat nergens uit blijkt dat Sporttrading hierbij is betrokken, is niet relevant nu het er om gaat dat de schoenen kunnen worden teruggeleid tot Infinity en Ressokd-Rings onderdeel van die keten is. Daarbij komt dat HLB niet zelf heeft vastgesteld dat de Converse schoenen, die volgens de financiële administratie van de betrokken partijen in de keten zijn geleverd, ook daadwerkelijk fysiek zijn geleverd.
31. Daarnaast kan aan de hand van de HLB rapporten niet worden vastgesteld dat de in het geding zijnde exemplaren van schoenen die door Sporttrading aan Scapino zijn geleverd uiteindelijk bij Infinity zijn ingekocht. Specificaties van die schoenen in facturen en vrachtbrieven ontbreken. Het hof is van oordeel dat Scapino, tegenover de gemotiveerde betwisting van Converse c.s., niet kan volstaan met een verwijzing naar corresponderende aantallen op facturen van Infinity aan Borol, die vervolgens terugkomen op facturen van Borol aan Ressokd-Rings en (nagenoeg) overeenstemmende aantallen op facturen van Sporttrading aan Scapino (zie bijlage 14 bij de aanvullende rapportage van HLB van 4 juni 2012, overgelegd als prod. 46 bij akte houdende overlegging aanvullende producties). Dit geldt temeer nu de echtheid van de documenten waarop HLB haar bevindingen heeft gebaseerd door Converse c.s. gemotiveerd zijn betwist onder verwijzing naar de rapportages IFC van 16 september 2011 en 20 oktober 2011 (prod. 57 MvG).
32. Scapino heeft in hoger beroep bewijs aangeboden van haar stelling dat de door Scapino verkochte schoenen met toestemming van distributeurs van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het hof zal Scapino toelaten tot het bewijs van de stelling dat de door Scapino ingekochte exemplaren Converse schoenen met toestemming van Infinity in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino heeft ook nog aangeboden te bewijzen dat Sportland Russia betrokken is bij de verhandeling van die schoenen. Scapino heeft deze stelling verder niet toegelicht, zodat het door haar in dit verband gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.
Slotsom
33. Scapino zal worden toegelaten tot het bewijs als bedoeld in rechtsoverwegingen 25 en 32. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
- laat Scapino toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden als bedoeld in rechtsoverwegingen 25 en 32.
- bepaalt dat, indien partijen dat bewijs door middel van getuigen wenst te leveren, het verhoor van deze getuigen zal geschieden ten overstaan van het hierbij tot raadsheer-commissaris benoemde lid van het hof mr. R.E. Weening, die daartoe zitting zal houden in het paleis van justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden en wel op een nader door deze vast te stellen dag en tijdstip;
- bepaalt dat partijen, beide vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het beantwoorden van vragen in staat is, bij het getuigenverhoor aanwezig dienen te zijn opdat hen naar aanleiding van de getuigenverklaringen vragen kunnen worden gesteld;
- bepaalt dat partijen het aantal voor te brengen getuigen alsmede de verhinderdagen van beide partijen, van hun advocaten en van de getuigen zal/zullen opgeven op de roldatum van dinsdag 4 september 2012, waarna dag en uur van het verhoor (ook indien voormelde opgave van een of meer van partijen ontbreekt) door de raadsheer-commissaris zullen worden vastgesteld;
- bepaalt dat partijen overeenkomstig artikel 170 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de namen en woonplaatsen van de getuigen tenminste een week voor het verhoor aan de wederpartij en de griffier van het hof dient op te geven;
- bepaalt dat indien een partij bij gelegenheid van het getuigenverhoor nog een proceshandeling wenst te verrichten of producties in het geding wenst te brengen, deze partij ervoor dient te zorgen dat het hof en de wederpartij uiterlijk vier dagen voor de dag van de zitting een afschrift van de te verrichten proceshandeling of de in het geding te brengen producties hebben ontvangen;
- houdt verder iedere beslissing aan.
Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, L. Groefsema en M.F.J. Haak en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 7 augustus 2012 in bijzijn van de griffier.