Uitspraak
Uitspraak: 9 februari 2006
Rekestnummer: R05/954
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,
(hierna te noemen: DTI)
procureur: mr L.Ph.J. van Utenhove,
advocaat: mr A.S. Dogan,
t e g e n
het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te ’s-Gravenhage,
verweerder,
(hierna te noemen: het Bureau),
gemachtigden: mr C.J.P Janssen en mr P. Veeze.
De procedure
Bij op 4 mei 2005 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft DTI het hof verzocht om het Bureau te bevelen het onder nummer 1 052 730 ge-deponeerde teken HAPPY VAKANTIES in te schrijven als woordmerk met de datum van depot als datum van inschrijving, kosten rechtens.
Het Bureau heeft bij op 13 mei 2005 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek van DTI af te wijzen, kosten rechtens.
Nadien heeft DTI bij brief van 11 augustus 2005 nog enkele producties in het geding gebracht.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 15 au-gustus 2005. DTI heeft bij die gelegenheid haar standpunten doen toelichten door mr. S. Dogan en het Bureau door mr. Veeze, voornoemd, beiden aan de hand van pleitnotities.
Beoordeling van het verzoek
1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
a. DTI heeft op 30 maart 2004 onder nummer 1 052 730, het teken HAPPY VAKANTIES gedeponeerd als woordmerk voor de volgende diensten:
Klasse 39 Vervoer van personen en goederen; organiseren van reizen en rondleidingen; reizigersbegeleiding; reservering van reizen; inlichtingen op het gebied van transport.
Klasse 41 Inlichtingen op het gebied van amusement en recreatie.
Klasse 43 Accomodatiereservering; verhuur van tijdelijke verblijfsaccomodatie.
b. Het Bureau heeft bij brief van 21 juni 2004 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als redenen heeft het Bureau opgegeven:
"Het teken Happy vakanties bestaat uitsluitend uit de hoedanigheid Happy (En-gels voor gelukkig) en de soortnaam vakanties en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 39, 41 en 43 genoemde diensten die daarop betrekking hebben. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder b en c van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage).”
c. Bij brief van 14 december 2004 is door (de gemachtigde van) DTI tegen de voorlopi-ge weigering van het depot bezwaar aangetekend, op de grond dat de gedeponeerde woordcombinatie wel voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten.
d. Het Bureau heeft bij brief van 3 januari 2005 laten weten in de door DTI aangevoer-de bezwaren geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien.
e. Vervolgens heeft het Bureau bij brief van 7 maart 2005 aan de gemachtigde van DTI mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.
2. DTI verzoekt dat het hof zal bepalen dat het teken zal worden ingeschreven op de datum waarop het is gedeponeerd. In het sinds 1 januari 2004 geldende systeem van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Benelux-Merkenwet of BMW), ont-staat het uitsluitend recht van de merkhouder op het moment van de inschrijving van het teken en niet op de datum van depot. De verzochte eerdere inschrijving is mitsdien voor het onderhavige depot, dat dateert van 30 maart 2004, niet toewijsbaar.
3. DTI legt aan haar verzoek tot het geven van een bevel tot inschrijving ten grondslag dat het teken HAPPY VAKANTIES (van huis uit) in de perceptie van het in aanmerking komend publiek onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten. Volgens DTI vormt de woordcombinatie een originele, goed te onthouden slogan met een zelfstandige, niet louter beschrijvende, betekenis. Daarnaast voert DTI aan dat het teken door het gebruik daarvan als merk is ingeburgerd bij het in aanmerking komende pu-bliek. Het Bureau heeft de stellingen van DTI gemotiveerd bestreden.
4. De weigering van het Bureau om het depot in te schrijven is gegrond op artikel 6bis, eerste lid BMW. Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
‘Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
(…)
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;
d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
(…)’
5. De hierboven aangehaalde artikelonderdelen b, c en d komen inhoudelijk overeen met artikel 3, lid 1, onder b, c en d van de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Het Hof van Justitie EG heeft in zijn arrest van 12 februari 2004, zaak C-104/01, inzake POSTKANTOOR (BIE 2005, 106 en IER 2004, 22), overwogen dat de in dat artikel genoemde weigeringsgronden onaf-hankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen, ondanks de duidelijke overlapping van de respectieve werkingssfeer van de gronden die respectievelijk onder b, c en d worden vermeld (overwegingen 67 e.v.). Een voorbeeld van die overlapping is dat een woordmerk waarvan de inschrijving – voor bepaalde waren of diensten - afstuit op artikel 3 lid 1 onder Pro c van richtlijn 89/104/EG noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 onder Pro b van de richtlijn (HvJ EG 12 februari 2004, inzake POSTKANTOOR, r.o. 86, t.a.p.).
6. Verder heeft het Hof van Justitie in voornoemd arrest uitleg gegeven aan de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c van de richtlijn, waarvan art. 6bis, lid 1 sub c BMW de weerslag vormt. Het hof overweegt daaromtrent onder meer (overwegingen 97 en 104):
“(…) Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn be-doelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (…)
(…) dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wek-ken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneen-voeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraak-gebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.”
7. Daarmee dient te worden beoordeeld dient of het teken HAPPY VAKANTIES in de zin van voormelde bepalingen elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waar-voor inschrijving wordt verzocht. Het onderscheidend vermogen dient te worden be-oordeeld enerzijds in relatie tot die diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeer-de en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die diensten in de Benelux-landen.
8. Het teken HAPPY VAKANTIES is samengesteld uit de woorden ‘Happy’ en ‘vakanties’. ‘Vakanties’ is het meervoud van het woord ‘vakantie’. In gangbaar Nederlands betekent dat: jaarlijks toegekende vrije tijd of vakantiereis (Van Dale Hedendaags Nederlands 2002). DTI verzoekt het teken in te schrijven voor – kort gezegd – de diensten van een reisbureau. Voor dergelijke diensten, waarbij gewoonlijk het aanbieden van vakantie-reizen centraal staat, is ‘vakanties’ aan te merken als beschrijvend. Het andersluidende betoog van DTI faalt, reeds omdat zij er daarbij van uit gaat dat ‘vakanties’ slechts jaarlijks toegekende vrije tijd betekent.
Het gangbare Nederlandse bijvoeglijk naamwoord ‘happy’ betekent gelukkig of blij (Van Dale Hedendaags Nederlands 2002). De plaatsing van ‘happy’ vóór ‘vakanties’ maakt dat het in aanmerking komende publiek ‘happy’ zal opvatten als een eigenschap van ‘vakanties’. ‘Happy’ is dan de aanduiding van het voor dat publiek wenselijk kenmerk dat de vakantie een blije of gelukkige ervaring oplevert. Het Bureau toont aan, met door hem overgelegde producties, welke door DTI niet (voldoende) zijn weersproken, dat ‘happy’ op deze wijze wordt gebruikt, ook in verband met vakantie(reizen).
Zowel ‘happy’ als ‘vakanties’ kunnen derhalve een aanduiding zijn van relevante kenmerken van de betrokken diensten, zodat het teken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaat uit beschrijvende aanduidingen.
9. Het gehele teken verschilt niet merkbaar van de som van zijn bestanddelen. De woordcombinatie bevat niet iets ‘extra’s’, waardoor het onderscheidende kracht krijgt. Tevergeefs beroept DTI er zich in dit verband op dat het teken een Engels met een Nederlands woord combineert. DTI ziet er aan voorbij dat het Engelse woord ‘happy’ thans ook behoort tot de gewone Nederlandse taal. Het teken combineert voorts de alledaagse woorden ‘happy’ en ‘vakantie’ op een wijze die voor de hand ligt voor het in aanmerking komend publiek, dat gewend is aan het gebruik van Engelse (leen)woorden. Dat publiek zal in de onderhavige combinatie dan ook niets ongebruikelijks ontwaren. Het teken vormt – kortom - niet een voor de betrokken diensten ongebruikelijke woordcombinatie die een indruk wekt die ver genoeg is verwijderd van de eenvoudige aaneenvoeging van zijn bestanddelen.
10. Evenmin is – zoals DTI aanvoert – sprake van een originele, goed te onthouden slogan met een zelfstandige, niet louter beschrijvende, betekenis. Een eigen – niet beschrijvende - betekenis die los staat van de bestanddelen is niet gebleken. Het teken vormt niet meer dan een voor het Benelux-publiek onmiddellijk begrijpelijke aanduiding van vakantiereizen die een prettige ervaring opleveren. Nog afgezien van de vraag of bedoeld publiek in een dergelijke mededeling meer dan alleen een (aanprijzende) slogan zal herkennen, is het hof van oordeel dat het teken elk onderscheidend vermogen mist, nu het uitsluitend bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kwaliteit of hoedanigheid van de waren waarvoor inschrijving is verzocht. Dit oordeel valt niet anders uit als, zoals DTI aanvoert, het in aanmerking komend publiek bestaat uit diegenen die een reisarrangement wensen te boeken naar Egypte of Turkije.
11. DTI voert nog aan dat het teken door meer dan anderhalf jaar gebruik van het te-ken op al haar communicatiemiddelen (als merk) is ingeburgerd. Het is aan DTI om haar stellingen aan de hand van de producties aannemelijk te maken. Aan de hand van het (relevante) door haar als productie 8 overgelegde materiaal (twee kopieën van brief-/faxpapier van in 2004 verzonden correspondentie) slaagt zij daarin niet, waarbij het hof in het midden laat of met deze producties rekening kan worden gehouden, nu zij niet in de bezwaarfase aan het Bureau zijn overgelegd (vgl. Hof Den Haag 27 januari 2005 inzake EUROPOLIS, IER 2005, 38).
12. Het kan DTI voorts niet baten dat, zoals zij aanvoert, er merken met het bestand-deel happy zijn ingeschreven. Het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken dient te worden beoordeeld op zijn merites. Andere inschrijvingen doen aan dat onderscheidend vermogen niet toe of af.
13. Uit het voorgaande vloeit voort dat de inschrijving van het teken dient te worden geweigerd, aangezien dat louter beschrijvend is voor de betrokken diensten en – mitsdien - elk onderscheidend vermogen mist voor die diensten in de zin van artikel artikel 6bis, eerste lid, onder c en b BMW. De weigering van de inschrijving van het teken strookt ook met het algemeen belang, dat er mede in bestaat dat beschrijvende tekens voor alle marktdeelnemers vrij beschikbaar blijven om de kenmerken van hun waren en diensten aan te duiden (HvJ EG 12 februari 2004, inzake POSTKANTOOR, r.o. 55 en 56, t.a.p.).
14. De slotsom is dat het verzoek van DTI zal worden afgewezen. DTI zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld voorzover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van art. 6ter, tweede lid, BMW en voorts, dat de zaak gelijktijdig is behandeld met het verzoek van DTI met rekestnummer R05/537.
Beslissing
Het hof:
wijst het verzoek van DTI af;
verwijst DTI in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 739 (waarvan € 291,- aan vastrecht)
Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.