Uitspraak
GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
Sector handel
Zaaknummer : 105.004.327/01
Rolnummer (oud) : 06/115
Rolnummer rechtbank : 02/1824
Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 30 maart 2010
inzake
1. [Naam] (voorheen genaamd [Naam]),
2. [Naam] (voorheen genaamd [Naam]),
3. [Naam] (rechtsopvolger van [Naam]),
4. [Naam] (rechtsopvolger van [Naam]),
5. [Naam] (rechtsopvolger van [Naam]),
alle gevestigd te Alphen aan den Rijn,
appellanten,
hierna te noemen: [appellante 1], [appellante 2] en [appellanten 3 t/m 5] (appellanten sub 3, 4 en
5 tezamen) en alle tezamen [appellanten],
advocaat: mr. C.J.R. van Binsbergen te Alpen aan de Rijn,
tegen
1. de rechtspersoon naar vreemd recht THE POLO/LAUREN COMPANY L.P,
gevestigd te New York (New York) Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht THE TIMBERLAND COMPANY, gevestigd te Stratham (New Hampshire) Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht THE TIMBERLAND WORLD TRADING GmbH, gevestigd te Grünwald, Bondsrepubliek Duitsland,
geïntimeerden,
hierna ook te noemen: Polo, Timberland US en Timberland GmbH,
(deze laatste twee tezamen: Timberland) en alle tezamen Polo c.s.,
procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag,
behandelend advocaten (thans): mrs. M.E. Wallheimer en M.R.A. Poulie te Amsterdam.
Het geding
Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 21 april 2009. Na dit tussenarrest hebben Polo c.s. een akte houdende overlegging producties en onderbouwing, met producties, genomen, waarop [appellanten] bij antwoordakte hebben gereageerd. Vervolgens hebben partijen op 11 februari 2010 hun standpunten doen bepleiten, [appellanten] door mr. van Binsbergen en Polo c.s. door mr. M.R.A. Poulie. Mr. Poulie heeft zich bediend van pleitnotities, die onderdeel uitmaken van het procesdossier. Van de zitting is proces-verbaal opgemaakt.Tenslotte is opnieuw arrest gevraagd.
Verdere beoordeling van het hoger beroep
1. Polo en Timberland zijn houdsters van vele bekende (Benelux- en internationale) merken. In februari 2002 heeft [appellante 2] truien voorzien van POLO-merken te koop aangeboden. Voorts heeft de Makro begin 2002 truien voorzien van TIMBERLAND-merken te koop aangeboden, welke truien geleverd waren door (de rechtsvoorgangster van) [appellanten 3 t/m 5] aan Stockpoint B.V., die deze weer heeft doorgeleverd aan de Makro. Polo c.s. hebben gesteld dat het hier gaat om namaakproducten en onder meer een inbreukverbod gevorderd, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft het inbreukverbod (ten opzichte van alle gedaagden) en een deel van de nevenvorderingen (wat betreft de schadevergoeding slechts ten aanzien van [appellanten 3 t/m 5] en [appellante 2]) toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat zowel de Polo- als de Timberland-truien namaak zijn. De inbreuk op de TIMBERLAND-merken heeft zij te kwader trouw geacht.
2. Overgenomen wordt hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen, met dien verstande dat in rechtsoverweging 19 in plaats van geïntimeerden gelezen moet worden appellanten (gedaagden in eerste aanleg). In dat tussenarrest heeft het hof ten aanzien van het gevorderde inbreukverbod en de daarmee samenhangende nevenvorderingen overwogen dat
- het ervan uitgaat dat voormelde Polo-truien namaakproducten zijn;
- voormelde Timberland-truien namaakproducten zijn en dat de grieven 2 tot en met 4 falen;
- de inbreuk op de TIMBERLAND-merken te kwader trouw wordt geacht en dat de grieven 5 en 6 falen;
- Polo c.s., ondanks de door F.T (Frank) Bakker getekende onthoudingsverklaring, nog belang hebben bij het gevorderde inbreukverbod en dat grief 1 faalt;
- het ervan uitgaat dat
- [appellanten 3 t/m 5] en [appellante 2] (gezamenlijk) de namaak Timberland-truien hebben verhandeld;
- [appellante 2] de namaak Polo-truien heeft verhandeld;
- van alle geïntimeerden een dreiging tot inbreuk uitgaat,
zodat het inbreukverbod, het bevel tot het doen van diverse opgaven door een registeraccountant en de veroordeling tot betaling van een dwangsom voor toewijzing in aanmerking komen als in het vonnis omschreven en het bestreden vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd;
- Polo c.s. geen gerechtvaardigd belang hebben bij de toewijzing van de recall- en vernietigingsvordering, zodat grief 7 slaagt en deze vorderingen alsnog zullen worden afgewezen.
Hieraan voegt het hof nog toe dat geen grief gericht is tegen de veroordeling van [appellanten 3 t/m 5] en [appellante 2] tot vergoeding van geleden schade of genoten winst ten gevolge van de inbreukmakende handelingen, zodat het hof ook van de toewijsbaarheid daarvan uitgaat.
3. Naast een inbreukverbod, met nevenvorderingen, hebben Polo c.s. veroordeling gevorderd van [appellanten] tot betaling van een bedrag van € 100.000,--, ter zake van verbeurde (gematigde) boetes wegens het in strijd handelen met een in juni 2001 door [B] namens "Intersport [...]", naar aanleiding van handel in namaak Nike-shirts, getekende onthoudingsverklaring - hierna ook: de onthoudingsovereenkomst - (productie 16 in eerste aanleg). [appellanten] hebben deze vordering betwist. Zij hebben daartoe gesteld dat [B] niet bevoegd was de [...]-vennootschappen alleen te binden en dat de onthoudingsovereenkomst uitsluitend is aangegaan namens [appellante 1], die in 2002 geen inbreuk heeft gepleegd en dus geen boetes heeft verbeurd. De rechtbank heeft deze verweren verworpen en alle [...]-vennootschappen gebonden geacht aan de onthoudingsovereenkomst en de vordering jegens [appellanten 3 t/m 5] en [appellante 2] toegewezen.
Grieven 8 en 9 richten zich tegen dit oordeel van de rechtbank en de daarvoor gegeven motivering. Grief 9 betreft het verweer dat [B] niet bevoegd was de overeenkomst namens (een van) de [...]-vennootschappen aan te gaan. Grief 8 betreft de - voor het geval het onbevoegdheidverweer faalt, relevante - vraag welke […]-vennootschap aan de overeenkomst is gebonden.
4. Het hof zal eerst het onbevoegdheidsverweer - grief 9 - behandelen. [B] was in 2001 (en is nog steeds, begrijpt het hof) een van de bestuurders van [appellanten 3 t/m 5], welke vennootschap op haar beurt weer bestuurder was van [appellante 1] en [appellante 2]. Vaststaat dat [B], wanneer alleen gelet zou worden op de in het handelsregister opgenomen beperkingen van de bevoegdheden van de bestuurders, niet bevoegd zou zijn de onderhavige verplichting alleen aan te gaan. In het handelsregister is vermeld: "bevoegdheid:gezamenlijk (met andere best./personen, zie stat.)". Medebestuurder […] was met vakantie in juni 2001 toen [B] de onthoudingsverklaring tekende.
5. De rechtbank heeft overwogen dat de onbevoegde ondertekening van de onthoudingsverklaring door [B] namens de [...]-vennootschappen moet worden geacht stilzwijgend te zijn bekrachtigd vanwege langdurig stilzitten, als er al geen gebondenheid was doordat door de […]-vennootschap(pen) de schijn is opgeroepen dat [B] (alleen) vertegenwoordigingsbevoegd was.
6. Polo c.s. hebben gesteld dat door de [...]-vennootschappen, althans [appellanten 3 t/m 5] de schijn is gewekt dat [B] bevoegd was de overeenkomst alleen te sluiten, althans de overeenkomst (stilzwijgend) is bekrachtigd, althans de schijn van bekrachtiging is gewekt. Polo c.s. hebben tijdens het pleidooi in hoger beroep desgevraagd verklaard het beroep op schijn van bekrachtiging te handhaven.
Zij voeren daartoe aan dat
- [B] ook alleen bevoegd was kleding te kopen en verkopen;
- SNB op 31 juli 2001 aan medebestuurder […] haar brieven aan [B] d.d. 5 en 15 juni heeft doen toekomen, waarin wordt verwezen naar de onthoudingsverklaring;
- met [...] vervolgens overleg en correspondentie is gevoerd over een schadevergoeding in verband met de namaak Nike-shirts;
- in de inleidende dagvaarding van 24 juni 2002 (en naar het hof begrijpt buiten rechte daarvoor in april 2002) aanspraak is gemaakt op, op grond van de onthoudings-overeenkomst, verbeurde boetes tot een bedrag van € 100.000,-- vanwege de onderhavige handel in namaak Polo- en Timberland-shirts;
- [appellanten] zich in de procedure pas bij dupliek, genomen ter zitting van 19 november 2003 (en kennelijk daarvoor in een brief van hun advocaat van 14 oktober 2003) op onbevoegde vertegenwoordiging heeft beroepen, zonder daarbij een reden te geven voor dit late beroep.
7. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat [B], naar door [appellanten] is erkend, ook alleen in- en verkoopovereenkomsten sloot en sluit, geen (voldoende) reden is om aan te nemen dat door de [...]-vennootschappen de schijn is gewekt dat [B] ook (alleen) bevoegd was de onderhavige onthoudingsovereenkomst aan te gaan.
Er is hier sprake van een uitzonderlijke rechtshandeling met verstrekkende gevolgen voor de te binden vennootschap, die niet vergelijkbaar is met de normale in- en verkoophandelingen.
8. Op grond van de hierna vermelde omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, is het hof evenwel van oordeel dat door de […]-vennootschap(pen) de schijn van bekrachtiging van de onderhavige overeenkomst is gewekt.
Bij fax van 31 juli 2001 heeft SNB aan medebestuurder [...] kopieën van haar brieven van 5 en 15 juni 2001aan Intersport [...] doen toekomen.
In de brief van 5 juni 2001 wordt Intersport [...] gesommeerd:
"binnen één week na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat u onmiddellijk de genoemde merkinbreuk staakt en gestaakt houdt, op straffe van f. 1.000,-- per overtreding; u dient hiervoor de bijgevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen en aan ons te retourneren".
In de brief van 15 juni 2001 is vermeld:
"Naar aanleiding van uw reactie in bovengenoemde zaak, waaronder de onthoudingsverklaring (...) bericht ik u het volgende".
[appellanten] hebben niet betwist dat [...] deze fax en kopie-brieven heeft ontvangen. Uit de brieven van 5 en 15 juni 2001 blijkt duidelijk dat door SNB van Intersport [...] een onthoudingsverklaring is ontvangen en dat die onthoudingsverklaring een boetebeding inhield. Na ontvangst van die brieven hebben [...] en SNB nog contact gehad over een schadevergoeding. Daarbij heeft [...] niet gesproken over de onbevoegdheid van [B] om de onthoudingsverklaring te tekenen.
In de inleidende dagvaarding wordt een bedrag van € 100.000,-- gevorderd aan, wegens overtreding van de onthoudingsverklaring, verbeurde boetes.
In punt 7 van de conclusie van antwoord stellen Bakker c.s:
[appellanten] hebben reeds eerder te maken gehad met de SNB, en wel in een kwestie over namaakshirts van het merk Nike. Tussen [appellanten] en de SNB is destijds een schikking tot stand gekomen, in het kader waarvan de directeur namens [appellante 1] […] B.V. een onthoudingsverklaring heeft getekend (...) Krachtens deze verklaring verbeuren [appellanten] een boete van NLG 1.000,00 voor iedere dag of voor elk namaakproduct (...). Uit de tekst van de onthoudingsverklaring blijkt overigens wel dat de daarin opgenomen boeteclausule alleen van toepassing is indien de inbreukmakende partij te kwader trouw heeft gehandeld."
Niet betwist is dat SNB ervan is uitgegaan dat de [...]-vennootschap(pen) aan de onthoudingsovereenkomst zijn gebonden.
Het hof is van oordeel dat SNB op grond van het uitblijven van een reactie op de toezending van kopieën van de brieven van 5 en 15 juni 2001 aan [...] en het niet inroepen van de onbevoegdheid in de conclusie van antwoord - maar in tegendeel het daarin uitgaan van binding aan de onthoudingsverklaring - redelijkerwijs mocht aannemen dat de […]-venootschap namens welke [B] heeft getekend deze overeenkomst stilzwijgend heeft bekrachtigd.
Het bovenstaande brengt mee dat grief 9 faalt.
9. Thans dient nog de vraag beantwoord te worden namens welke vennootschap [B] de onthoudingsovereenkomst is aangegaan. Grief 8 richt zich tegen het oordeel dat alle […}-venootschappen aan de overeenkomst zijn gebonden. [B] heeft de onthoudingsverklaring getekend namens "Intersport [...]", welke handelsnaam door verschillende [...]-vennootschappen (naast andere handelsnamen) werd gebruikt. In zijn tussenarrest heeft het hof overwogen dat slechts de [...]-vennootschap die de namaak Nike-shirts in 2001 heeft verhandeld aan de onthoudingsverklaring is gebonden, zodat grief 8 in zoverre slaagt. [appellanten] stellen dat [appellante 1] (welke vennootschap nadien in 2002 geen inbreuk heeft gepleegd) partij bij de onthoudingsverklaring is. Polo c.s hebben, voor zover thans (gelet op het oordeel van het hof dat slechts één vennootschap gebonden is) nog van belang, gesteld dat [appellanten 3 t/m 5], daaraan gebonden is. Het hof heeft Polo c.s. in de gelegenheid gesteld hun stelling dat de inbreukmakende handelingen in 2001 zijn verricht door [appellanten 3 t/m 5] nader te onderbouwen en bewijsstukken over te leggen.
10. Tussen partijen staat vast dat door een SNB-controleur is geconstateerd dat W.M. Bos (Rob Sport) op 14 mei 2001 namaak Nike-shirts op de Haagse markt verkocht, dat deze aan hem door Intersport [...] waren verkocht, dat Intersport [...] deze weer had gekocht van Stockpoint B.V., gevestigd aan de H. Kamerlingh Onnesweg 17B te Alphen aan den Rijn, van waar de shirts waren overgebracht naar het magazijn van Intersport [...] aan de Kamerlingh Onnesweg 19C en dat er vervolgens over deze inbreuk overleg is gevoerd met [B], onder andere in dat magazijn aan de H. Kamerlingh Onnesweg 19C. Polo c.s hebben twee facturen overgelegd betreffende de inkoop en verkoop van deze shirts: een factuur van Stockpoint aan [appellanten 3 t/m 5] te Woerden en een factuur van Intersport [...] aan Rob Sport. Op deze laatste factuur komt het inschrijvingsnummer 38241 van [appellanten 3 t/m 5] bij de Kamer van Koophandel te Leiden voor.
Uit het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (productie 5 in eerste aanleg) blijkt dat aan de H. Kamerlingh Onnesweg 19C een nevenvestiging van [appellanten 3 t/m 5] B.V. is gevestigd. [appellante 1] heeft geen (neven)vestiging op dat adres.
[appellanten] hebben hiertegenover bij pleidooi in hoger beroep aangevoerd dat het magazijn aan de Kamerlingh Onnesweg tussen 2000 en de beëindiging van de huur van dit magazijn in 2002 nog uitsluitend werd gebruikt door [appellante 1], omdat [appellanten 3 t/m 5] inmiddels een nieuw centraal magazijn in gebruik had genomen te Woerden. Nu in de uittreksels van de Kamer van koophandel uit 2002 (althans van na de inbreuk blijkens de inhoud van die uittreksels) dit magazijn slechts als nevenvestiging van [appellanten 3 t/m 5] stond vermeld en, naar tijdens het pleidooi in hoger beroep namens [appellanten] is gesteld, [appellanten 3 t/m 5] in de periode 2000/2002 nog steeds de huurder was van dit magazijn, had het op de weg van [appellanten] gelegen om hun stelling dat het magazijn niettemin slechts door [appellante 1] werd gebruikt nader te onderbouwen. Nu [appellanten] dat hebben nagelaten, gaat het hof aan die stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij. Als vaststaand moet dan ook worden aangenomen dat [appellanten 3 t/m 5] in 2001 het pand van waaruit de inbreuk plaatsvond (mede) in gebruik had. De facturen betreffende de inbreukmakende producten zijn op naam van [appellanten 3 t/m 5] gesteld. Onder die omstandigheden behoefde het verweer dat niet [appellanten 3 t/m 5], maar [appellante 1] de inbreuk in 2001 had gepleegd nadere onderbouwing, die evenwel ontbreekt. De enkele stelling van [appellanten] dat de facturen niet veel zeggen omdat betaling en facturering van alle [...]-vennootschappen centraal door [appellanten 3 t/m 5] plaatsvond is daarvoor onvoldoende. Voor bewijslevering is bij deze stand van zaken geen plaats.
Nader concreet bewijs op deze punten is door [appellanten] ook niet aangeboden.
Gelet hierop acht het hof voormelde facturen aan en van [appellanten 3 t/m 5] en de omstandigheid dat de namaak Nike-shirts waren opgeslagen bij en verkocht vanuit een nevenvestiging van [appellanten 3 t/m 5] voldoende om aan te nemen dat de inbreukmakende handelingen zijn gepleegd door [appellanten 3 t/m 5].
De - overigens ook niet onderbouwde - stelling van [appellanten] dat het zwaartepunt van de activiteiten van [appellanten 3 t/m 5] in Woerden lag, kan hieraan niet (voldoende) afdoen
Het hof gaat er derhalve vanuit dat de inbreukmakende handelingen in 2001 zijn gepleegd door [appellanten 3 t/m 5].
11. Nu het hof van oordeel is dat [B] heeft beoogd de inbreukmakende vennootschap te binden en SNB dat ook aldus redelijkerwijs heeft moeten begrijpen, brengt het bovenstaande mee dat [appellanten 3 t/m 5] aan de overeenkomst is gebonden. Daarvoor is niet nodig dat [B] en SNB op het moment van het tekenen exact wisten welke Bakker- vennootschap dat was, nu "de inbreukmakende vennootschap" voldoende specifiek was. Of SNB bij het aangaan van de overeenkomst niet over voormelde facturen beschikte is dan ook niet relevant. In zoverre faalt grief 8 derhalve.
12. Grief 10 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat, uitgaande van gebondenheid aan de onthoudingsovereenkomst, het aan boetes gevorderde bedrag naast schadevergoeding, volledig verschuldigd is. [appellanten] betwisten die verschuldigdheid omdat
a. geen sprake was van kwade trouw bij de inbreuken in 2002;
b. de boete dient te worden gematigd;
c. het op grond van artikel 6:92 BW Pro niet mogelijk is naast nakoming van de onderlinge verbintenis (waarop de verbodsvordering ziet) tevens aanspraak te maken op verbeurde boetes.
Ad a. In voormeld tussenarrest heeft het hof reeds overwogen dat het van oordeel is dat de onderhavige handel in namaak Timberland-truien te kwader trouw moet worden geacht. Nu het ging om 342 namaak Timberland-truien is reeds op grond daarvan een bedrag van 342 x € 454,-- = € 155.268,-- aan boetes verbeurd. Door Polo c.s is dit bedrag gematigd tot € 100.000,--. In zoverre faalt grief 10.
Ad b. Voor de matiging voeren [appellanten] aan dat kwade trouw ontbreekt, dat de inkomsten uit het inbreukmakend handelen zeer gering waren en dat de door Polo c.s. geleden schade door de inbreuken relatief gering is. Nu het hof van oordeel is dat ten aanzien van de namaak Timberland-truien sprake was van inbreukmakend handelen te kwader trouw, is sprake van een ernstige tekortkoming. De enkele omstandigheid dat sprake zou zijn van gering voordeel en geringe schade - hetgeen overigens door Polo c.s. wordt betwist - acht het hof, zeker nu sprake is van een inbreuk te kwader trouw, onvoldoende reden om aan te nemen dat de billijkheid klaarblijkelijk matiging eist tot een bedrag onder de € 100.000,--.
Ook in zoverre faalt grief 10.
Ad c. [appellanten 3 t/m 5] heeft de boete verbeurd omdat zij haar verplichtingen onder de onthoudingsovereenkomst niet is nagekomen. In zoverre is de verplichting tot niet-doen blijvend onmogelijk geworden en is geen sprake van (een vordering tot) nakoming. Er is dan ook geen sprake van "ongeoorloofde cumulatie" van nakoming van het boetebeding en van de verbintenis waaraan het boetebeding is verbonden als bedoeld in artikel 6:92 BW Pro. Dat een inbreukverbod voor de toekomst is gevorderd doet aan het bovenstaande niet af. Grief 10 faalt derhalve ook in zoverre.
12. Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis zal worden vernietigd voor zover ook [appellante 2] is veroordeeld tot betaling van het terzake van verbeurde boetes gevorderde bedrag en voor zover de recall- en vernietigingsvorderingen zijn toegewezen. Voor het overige zal het vonnis worden bekrachtigd. [appellanten] dienen als grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Grief 11, gericht zich tegen toewijzing van de vorderingen van Polo c.s. en veroordeling van [appellanten] in de proceskosten in eerste aanleg faalt derhalve, althans behoeft geen afzonderlijke behandeling.
De vordering van [appellante 2] tot terugbetaling van hetgeen ingevolge het vonnis is betaald zal worden afgewezen, waarbij het hof ervan uitgaat dat de betaling is geschied door [appellanten 3 t/m 5], nu [appellanten] hebben gesteld dat alle betalingen in het […]-concern door [appellanten 3 t/m 5] worden verricht.
Beslissing
Het gerechtshof:
vernietigt het tussen partijen op 26 oktober 2005 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, voor zover daarbij
- gedaagden, thans appellanten - [appellanten] - zijn bevolen inbreukmakende producten terug te (doen) halen en te (doen) vernietigen;
- gedaagde sub 3, thans appellante sub 2 - [appellante 2] -, is veroordeeld tot betaling van als gevolg van schending van de onthoudingsverklaring verbeurde boete ter hoogte van € 100.000,--, met rente;
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst deze vorderingen alsnog af;
bekrachtigt het tussen partijen op 26 oktober 2005 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage voor het overige, met dien verstande dat voor gedaagde sub 2 moet worden gelezen appellanten sub 3 tot en met 5;
wijst de vordering van [appellante 2] tot terugbetaling van hetgeen op grond van het vonnis is betaald af;
veroordeelt [appellanten] in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Polo c.s. begroot op € 291,-- aan verschotten en € 9,212,-- aan salaris van de advocaat
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en G.J. Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2010, in aanwezigheid van de griffier.