Uitspraak
typ. SK
rolnr. C0000338/ARNH
ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
derde kamer, van 22 april 2002,
gewezen in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ
VOOR PETROLEUMGASSEN BENEGAS B.V.,
gevestigd te Putten,
appellant,
procureur: mr. J.B. Kin,
tegen:
[GEÏNTIMEERDE],
h.o.d.n. [BEDRIJF 1],
gevestigd te [plaats],
geïntimeerde,
procureur: mr. E.G.M. van Ewijk,
op het hoger beroep - na verwijzing door de Hoge Raad bij zijn arrest van 15 oktober 1999, waarbij werd vernietigd het hierna te noemen arrest van het gerechtshof Arnhem van 3 februari 1998 - tegen het door de rechtbank te Arnhem gewezen kort-gedingvonnis van 11 juli 1997 tussen appellante - Benegas - als eiser en geïntimeerde - [geïntimeerde] - als gedaagde.
1. Het geding in feitelijke instanties en in cassatie
Het hoger beroep is tijdig ingesteld. Het verloop van het geding blijkt uit de volgende voor uitspraak overgelegde, als ingelast te beschouwen, stukken:
- het kort-gedingvonnis van de president van de rechtbank Arnhem, op 11 juli 1997 onder rolnummer KG 1997/0342 tussen partijen gewezen, alsmede de daar- aan voorafgaande processtukken;
- de appèldagvaarding van 25 juli 1997;
- de conclusie van eis in hoger beroep en de akte ter overlegging van producties;
- de memorie van antwoord met één productie;
- de pleitnotities van beide partijen ter gelegenheid van het bij het gerechtshof Arnhem op 18 december 1997 gehouden pleidooi;
- het arrest van het gerechtshof Arnhem, op 3 februari 1998 onder rolnummer 97/621 KG tussen partijen gewezen;
- de stukken betreffende het geding in cassatie alsmede meergenoemd arrest, in cassatie tussen partijen gewezen;
- het exploot van 17 maart 2000, waarbij [geïntimeerde] werd opgeroepen voort te procederen voor dit hof;
- de memorie na verwijzing met drie producties;
- de memorie van antwoord na verwijzing;
- bij gelegenheid van het pleidooi heeft [geïntimeerde] een - niet eerder op voorhand toegezonden - productie overgelegd, hetgeen Benegas heeft geaccepteerd; Benegas heeft daarop van haar kant eveneens producties overgelegd, waartegen [geïntimeerde] zich niet heeft verzet;
- de pleitnotities van beide raadslieden met betrekking tot het op 5 november 2001 ten overstaan van dit hof gehouden pleidooi.
Benegas concludeert tot vernietiging van voormeld kort-gedingvonnis van de president van de rechtbank Arnhem van 11 april 1997 en tot toewijzing alsnog van haar vorderingen; [geïntimeerde] concludeert tot bekrachtiging.
Beide partijen vorderen over en weer veroordeling in de proceskosten.
2. De gronden van het hoger beroep
Het hof verwijst naar de zeven grieven zoals geformuleerd in de appèldagvaarding.
3. De beoordeling
3.1. Het gaat in dit geschil om het volgende.
3.1.1. Benegas verkoopt en distribueert vloeibaar gas in bulk. In verband daarmee verhuurt zij gastanks aan haar afnemers, welke gastanks wat inhoud betreft variëren van 500 liter tot enkele duizenden liters. De afnemers huren de gastanks voor langere tijd en verplichten zich gedurende die tijd uitsluitend gas van Benegas af te nemen.
Benegas is rechthebbende op het woord- en beeldmerk "Benegas". Inschrijving van het Beneluxdepot van dit Merk heeft plaatsgevonden.
3.1.2. [geïntimeerde] heeft een bedrijf dat onder meer propaangas levert.
Benegas heeft hem, reeds in 1990, verweten onrechtmatig te handelen door het vullen van gastanks die Benegas aan afnemers, die een exclusieve afnameverplichting jegens Benegas hadden, verhuurd had. Zij heeft [geïntimeerde] gesommeerd zich daarvan te onthouden; zij heeft een door haar aangekondigd kort geding echter niet aanhangig gemaakt, terwijl tussen partijen ook geen regeling is getroffen.
3.1.3. Na 1990 heeft Benegas in het kader van herkeuring- en reconditionering al haar uitstaande gastanks voorzien van het beeldmerk BENEGAS en van een tweetal stickers met daarop onder andere de tekst: "Deze tank is eigendom van Benegas BV te Putten. Vulling van en/of werkzaamheden aan deze tank mogen uitsluitend door of in uitdrukkelijke opdracht van Benegas geschieden."
Tussen partijen is niet in discussie dat [geïntimeerde] bij een aantal afnemers de door Benegas geplaatste Benegas-tanks heeft gevuld.
3.1.4. Bij brief van 14 april 1997 heeft Benegas [geïntimeerde] opnieuw gesommeerd het vullen van Benegas-gastanks te staken en tevens [geïntimeerde] verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen. [geïntimeerde] heeft daarop niet gereageerd.
3.1.5. Hierop heeft Benegas [geïntimeerde] in kort geding gedagvaard en gevorderd [geïntimeerde] te veroordelen zich te onthouden van het vullen van gastanks die van Benegas afkomstig zijn. De President heeft deze vordering afgewezen.
3.1.6. In hoger beroep heeft Benegas bij gelegenheid van pleidooi haar eis gewijzigd en gevorderd [geïntimeerde] te veroordelen zich te onthouden van het vullen of doen vullen van de aan Benegas in eigendom toebehorende tanks, voorzien van het merk Benegas en door Benegas in huur geplaatst bij haar afnemers, op straffe van een direct opeisbare en jegens Benegas te verbeuren dwangsom van fl. 25.000 per overtreding. Het hof Arnhem heeft de al- dus gewijzigde voorziening toegewezen.
3.1.7. De Hoge Raad heeft bij voornoemd arrest van 15 oktober 1999 het arrest van het hof Arnhem vernietigd met terugverwijzing ter verdere behandeling en beslissing naar dit hof.
3.2. [geïntimeerde] werpt bij memorie van antwoord na verwijzing allereerst een verweer ter zake niet-ontvankelijkheid van Benegas op. [geïntimeerde] stelt dat hij bij exploot van dagvaarding na verwijzing van 17 maart 2000 is gedagvaard door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR PETROLEUMGASSEN BENEGAS BV, gevestigd te Putten, terwijl de procedure tot dan toe was gevoerd tussen [geïntimeerde] en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BENEGAS BV. Derhalve is [geïntimeerde] na verwijzing door een ander rechtssubject gedagvaard met als gevolg dat Benegas niet ontvankelijk in haar vorderingen moet worden verklaard.
3.2.1. Het hof gaat aan dit verweer voorbij daar niet gezegd kan worden dat er bij [geïntimeerde] doordat zij thans na verwijzing niet is gedagvaard door Benegas BV doch door de Nederlandse Maatschappij voor Petroleumgassen Benegas BV sprake kan zijn geweest van verwarring. Het gaat hier om dezelfde rechtspersoon en dat moet ook voor [geïntimeerde] duidelijk zijn geweest. Benegas BV is de handelsnaam waaronder de onderneming Benegas aan het rechtsverkeer deelneemt en de Nederlandse Maatschappij voor Petroleumgassen Benegas BV is de statutaire naam van de onderneming. Het was wellicht te prefereren geweest als Benegas vanaf het begin onder haar statutaire naam de procedure had gevoerd, maar door zulks niet te doen kan niet gezegd worden dat [geïntimeerde] daardoor op enigerlei wijze in haar verdediging is benadeeld. Voorts strekt een hoger beroep - ook na verwijzing - er mede toe verzuimen in de eerste aanleg begaan te herstellen.
3.2.2. Ook aan het bezwaar van [geïntimeerde], inhoudende dat Benegas in haar memorie na verwijzing geen grieven heeft ontwikkeld met als gevolg dat [geïntimeerde] niet in staat is verweer te voeren, gaat het hof voorbij. Zulks is namelijk niet vereist. In een procedure na vernietiging en doorverwijzing door de Hoge Raad liggen de tegen het vonnis waarvan beroep opgeworpen grieven - mede in het licht van voormeld arrest van de Hoge Raad - opnieuw ter beoordeling voor.
3.3. De grieven strekken ertoe het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voor te leggen.
3.3.1. Benegas stelt dat [geïntimeerde] jegens haar onrechtma-tig handelt door - kort gezegd - van Benegas afkomstige en door haar verhuurde tanks te vullen met niet van Benegas afkomstig gas, terwijl de huurders zich jegens Benegas hebben verplicht gas exclusief van Benegas af te nemen. Dit aan [geïntimeerde] verweten onrechtmatig handelen baseert Benegas op de volgende gronden:
- inbreuk op het merkrecht van Benegas;
- inbreuk op eigendomsrechten van Benegas;
- het onrechtmatig profiteren van investeringen en verkoopinspanningen van Benegas;
- het risico van aansprakelijkheid van Benegas en schade aan haar merken en reputatie door een even-tueel handelen van [geïntimeerde] in strijd met de in acht te nemen veiligheids- en controlevoorschriften en overigens geldende zorgvuldigheidsvoorschriften;
- het uitlokken, althans profiteren van wanprestatie.
Het hof Arnhem heeft de vordering van Benegas toegewezen op grond van het feit dat [geïntimeerde] door haar handelwijze profiteerde van de wanprestatie van de huurders van Benegas-tanks, die zich immers niet hielden aan de hun opgelegde exclusieve afname-verplichting. Dit oordeel is door de Hoge Raad als onvoldoende gemotiveerd gecasseerd en ligt thans opnieuw ter beoordeling aan dit hof voor.
Bij pleidooi (zie p. 14 van haar pleitnota) heeft Benegas evenwel opgemerkt van mening te zijn dat dit hof niet aan een beoordeling van het door Benegas gehanteerde afnamebeding zou moeten toekomen op grond van de door [geïntimeerde] gepleegde inbreuk op het merkrecht van Benegas. Het hof zal dan ook allereerst de vraag beantwoorden of [geïntimeerde] door haar handelwijze inbreuk maakt op het merkrecht van Benegas, hetgeen [geïntimeerde] betwist.
3.3.2. Onder verwijzing naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993 inzake Shell-Walhout (NJ 1994/637) stelt Benegas zich op het standpunt dat [geïntimeerde] door het zonder toestemming van Benegas vullen van Benegas-tanks, voorzien van het logo van Benegas, in strijd handelt met artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder a BMW.
3.3.3. In voormeld arrest van het Benelux-Gerechtshof oordeelde dit hof:
"Van `gebruik' van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid, aanhef en onder 1 BMW (hof: zoals dit tot 1 januari 1996 heeft geluid), is sprake wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking - welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht - zonder toestemming van de merk- of licentiehouder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert."
En voorts:
"Dit is ook het geval indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouder."
3.3.4. In deze aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde zaak ging het om het ongeautoriseerd navullen van door de merkhouder gevulde, van zijn merk voorziene en in het verkeer gebrachte gasflesjes met niet van de merkhouder afkomstig gas, in een situatie dat derden die gasflesjes aan de 'navuller' ter vulling aanboden. Dat het in het onderhavige geval niet gaat om 'mobiele' gastankjes doch om vaste, van het merk van Benegas voorziene en op de erven van de huurders geplaatste, gastanks maakt voor de beantwoording van de voorliggende rechtsvraag naar het oordeel van het hof, anders dan [geïntimeerde] betoogt, geen verschil. [geïntimeerde] verricht door het zonder toestemming vullen van tanks van Benegas met niet van Benegas afkomstig gas een economische activiteit die overeenkomt met die van degene die een hem aangeboden, leeg, van een merk voorzien gasflesje navult. In beide gevallen wordt waar (propaan of ander gas), waarvoor het merk is ingeschreven, verhandeld met behulp van een tank met dat merk terwijl die waar (propaan) niet van de merkhouder afkomstig is.
3.3.5. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het hier gaat om waren (vloeibare gassen) in bulk die worden verhandeld en gebruikt (verbruikt) door ze op te slaan in houders. Voorts, dat het verhandelen van deze gassen voor bedrijfsmatig of huishoudelijk (groot)-verbruik geschiedt door aflevering bij de afnemer, die de gassen dan op zijn beurt in een eigen - of van de leverancier gehuurde - houder opslaat om ze van daaruit te verbruiken.
3.3.6. Dit brengt mee dat, wanneer de gassen zoals hier, als merkproducten worden verhandeld Benegas voor het onderscheiden van de van haar afkomstige gassen in belangrijke mate is aangewezen op het aanbrengen van haar merk op die houders (de verpakking). In het bijzonder komen de tankauto waarmee het gas wordt afgeleverd en de tank waarin het gas bij de afnemer wordt opgeslagen, in aanmerking om door middel van haar merk BENEGAS duidelijk te maken dat het hier om van haar, de merkhouder, afkomstige waar gaat.
3.3.7. Op grond van het bovenstaande kan de conclusie geen andere zijn dan dat [geïntimeerde] door van het merk van Benegas voorziene tanks te vullen met niet van Benegas afkomstig gas in het economisch verkeer gebruik maakt van het merk Benegas voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven. Aldus handelt [geïntimeerde] in strijd met artikel 13 A, lid 1 aanhef en onder a BMW.
3.3.8. [geïntimeerde] stelt - voor het geval Benegas een beroep op haar merkrecht kan doen, hetgeen thans vast staat - dat Benegas misbruik maakt van haar merkrecht. Benegas wil blijkbaar met een beroep op haar merkrecht [geïntimeerde] ervan weerhouden de haar in eigendom toebehorende tanks te vullen en daarmee het door haar bedongen exclusieve recht de tanks te vullen veiligstellen. Dit leidt er volgens [geïntimeerde] toe dat Benegas misbruik maakt van haar merkrecht omdat zij het uitoefent met een ander doel dan waarvoor het is verleend dan wel dat zij, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot deze uitoefening had kunnen komen (artikel 3:13 lid 2 BW Pro).
3.3.9. De rechtvaardiging voor het verlenen van bescherming aan merken is niet alleen gelegen in het voorkomen van schade aan de identificatie- en communicatiefunctie van merken, maar ook in het voorkomen van schade aan de reputatie van het merk en de merkhouder, nu immers via het merk ook de merkhouder wordt geïdentificeerd.
3.3.10. In dat verband is van belang dat het hier gaat om potentieel (zeer) gevaarlijke stoffen, waarbij met name, indien niet afdoende voorzorgmaatregelen worden genomen, explosiegevaar is te duchten, met de aanmerkelijke kans op grote materiële schade en levensbedreigend letsel op grote schaal.
Niet alleen zou Benegas, wanneer zich een explosie zou voordoen, op grond van art. 6:187 BW Pro, met name ook in verband met lid 2 van dat artikel, kunnen worden aangesproken, waarbij zij dan eventueel haar "onschuld" zou moeten aantonen met alle (bewijs-)risico's van dien, zulks terwijl mogelijk haar, indien niet zij, maar derden - zoals [geïntimeerde] - de tank hebben gevuld, in wezen niets te verwijten valt, maar ook zou een dergelijk evenement grote afbreuk kunnen doen aan haar reputatie en die van haar merk.
Benegas heeft opgemerkt dat haar personeel bij het vullen handelt overeenkomstig bepaalde veiligheidsvoorschriften, en dat zij bij elke vulling controles doet uitvoeren volgens door haar opgestelde (en in het geding gebrachte) richtlijnen, zodat zij waar nodig actie kan ondernemen, en voorts dat zij er onvoldoende toezicht op kan houden of [geïntimeerde] in gelijke zorgvuldige mate handelt, terwijl bovendien de periodieke controle ontbreekt.
3.3.11. Benegas heeft verwezen naar een incident met een gekantelde gastankauto van [geïntimeerde]. Weliswaar zegt dit niet veel over de wijze van vullen, maar mogelijk wel, in het algemeen, over de mate van zorgvuldigheid die door chauffeurs van [geïntimeerde] in acht wordt genomen. Niettemin ontbreekt het het hof aan voldoende feitelijke gegevens om enige conclusie uit dit incident te kunnen trekken.
3.3.12. [geïntimeerde] heeft niet ten onrechte opgemerkt dat in Nederland de laatste decennia geen explosies van gastanks zijn voorgekomen en meent dat het met de gevaren dus nogal meevalt. Hiermee miskent hij echter dat juist vanwege de zorgvuldigheidsnormen, protocollen en inspecties zoals door Benegas beschreven, dit resultaat is bereikt.
3.3.13. Het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat Benegas mede ter bescherming van haar reputatie en die van haar merk er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat er geen merkinbreuk zoals hiervoor onder 3.3.7. omschreven wordt gemaakt en dat Benegas dus ook geen misbruik maakt van haar merkrecht op de wijze zoals in rov. 3.3.8 omschreven.
3.3.14. Daarnaast stelt [geïntimeerde] dat in het onderhavige geval het beginsel van mededinging dient te prevaleren boven het belang dat Benegas heeft bij handhaving van haar merkrechten. [geïntimeerde] refereert hier kennelijk aan artikel 85 EG Pro-verdrag (oud). Het hof oordeelt hierover als volgt.
3.3.15. Artikel 85 EG Pro-verdrag (oud), thans artikel 81, ziet op overeenkomsten tussen ondernemingen. Ter discussie stond, of de afnemers van Benegas - aan wie een exclusieve afnameverplichting was opgelegd - al dan niet als ondernemingen in de zin van dat artikel konden gelden. Door de Hoge Raad is uitgemaakt dat zulks wel het geval was.
De AG heeft in zijn conclusie verwezen naar Verordening 1984/83, doch bij lezing daarvan blijkt dat deze enkel betrekking heeft op leveranciers en wederverkopers, en dus niet op zelfgebruikers, ook al kunnen die zelfgebruikers als ondernemingen worden gezien.
Niettemin geeft de considerans van de bewuste Verordening aanwijzingen omtrent de criteria welke gelden bij de beoordeling in welke gevallen exclusieve afnamecontracten, welke veelal geacht zouden kunnen worden de mededinging te belemmeren, toch geoorloofd zouden kunnen worden geacht. Daarbij wordt enerzijds gedacht aan contracten met een looptijd van niet meer dan 5 jaar; dit geval is in casu niet aan de orde nu het gaat om contracten met veelal een langere looptijd, het contract van De Kokse B.V. bij voorbeeld heeft een looptijd van 10 jaar. Anderzijds wordt daarbij gedacht aan contracten waarbij de leverancier zich belangrijke en noodzakelijke investeringen heeft getroost. Zie met name punt 13. van de considerans van deze Verordening.
3.3.16. Voorts is van belang dat Benegas [geïntimeerde] op grond van voormeld exclusieve afnamebeding verwijt niet van Benegas afkomstig (propaan)gas te leveren in een van Benegas afkomstige tank. Het moge zo zijn dat het exclusieve afnamebeding een ruimere strekking heeft en zich ook lijkt te richten tegen afname van derde leveranciers (zoals [geïntimeerde]) in een door deze zelf te plaatsen tank, doch die situatie doet zich thans niet voor en is ook niet door Benegas aan haar vordering ten grondslag gelegd. Het hof hoeft zich mitsdien niet erover uit te laten of het beding in die vergaande mate in strijd zou zijn met artikel 81 EG Pro-verdrag, en kan zich ertoe beperken te bezien of het beding voor zover dit ertoe strekt dat gas wordt afgeleverd in de tank van Benegas, in strijd zou zijn met meergenoemd artikel.
3.3.17. Gelet op het in rov. 3.3.15 overwogene, en gelet op de beperkte strekking van het afnamebeding voor zover thans aan 's hofs oordeel onderworpen, komt het hof tot het - nu het een kort geding betreft: voorlopige - oordeel dat niet vast staat dat de exclusieve afnameverplichting in strijd komt met artikel 81 EG Pro-verdrag en dat mitsdien evenmin gezegd kan worden dat het handhaven van die verplichting met gebruikmaking van het merkrecht van Benegas, misbruik van dat merkrecht oplevert.
3.4. Op grond van het bovenstaande treffen de grieven doel. Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernie-tigd en, opnieuw rechtdoende, zal het hof de door Benegas gevorderde (gewijzigde) voorziening alsnog toewijzen. [geïntimeerde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, zowel van de eerste aanleg als van het hoger beroep.
4. De uitspraak
Het hof, rechtdoende in kort geding:
vernietigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [geïntimeerde] om zich te onthouden van het vullen of doen vullen van de aan Benegas in eigendom toebehorende tanks, voorzien van het merk Benegas, door Benegas in huur geplaatst bij haar afnemers, op straffe van verbeurte van een dwangsom van een direct opeisbare jegens Benegas te verbeuren dwangsom van € 11.344,50 (fl. 25.000) per overtreding, zulks tot een maximum van € 113.445 (fl. 250.000);
veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de kant van Benegas in eerste aanleg begroot op € 200 (fl. 440,45) aan verschotten en op € 681 (fl. 1.500) aan salaris procureur en in hoger beroep op € 273,25 (fl. 602,15) aan verschotten en op € 3811,75 (fl. 8.400) voor salaris procureur;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, H. Vermeulen en Van de Kolk-Severijns en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 22 april 2002.