Uitspraak
typ. AD
rolnr. KG C0201327/BR
ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
vierde kamer, van 22 april 2003,
gewezen in de zaak van:
1. de vennootschap naar Engels recht
THE JAGUAR COLLECTION LIMITED,
gevestigd te Allesley-Coventry (Verenigd Koninkrijk),
2. de vennootschap naar Engels recht
JAGUAR CARS LIMITED,
gevestigd te Allesley-Coventry (Verenigd Koninkrijk),
3. de vennootschap naar buitenlands recht
JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH,
gevestigd te Kronberg, Taunus, Duitsland,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNITED FASHION MAKERS HOLDING B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [APPELLANT 5],
gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIVERSAL FOOTWEAR GROUP B.V.,
gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,
appellanten bij exploot van dagvaarding van 9 december 2002,
procureur: mr. G.S.C.M. van Roeyen,
tegen:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [GEïNTIMEERDE 1],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEJE BEHEER B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [GEïNTIMEERDE 3],
4. {GEïNTIMEERDE 4],
5. [GEïNTIMEERDE 5],
6. [GEïNTIMEERDE 6],
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PINOCCHIO SCHOENEN B.V.,
allen gevestigd dan wel wonende te Waalwijk,
geïntimeerden bij gemeld exploot,
procureur: mr. J.E. Lenglet,
op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda gewezen vonnis van 12 november 2002 (het hof merkt de datum van 12 november 2001 op de eerste pagina van het vonnis aan als een kennelijke verschrijving) tussen appellanten - gezamenlijk in enkelvoud Jaguar en ieder afzonderlijk aan te duiden als respectievelijk Jaguar Collection, Jaguar Cars, Jaguar Deutschland, UFM, [appellant 5] en UFG - als eiseressen en geïntimeerden
- gezamenlijk in enkelvoud [geïntimeerde] en ieder afzonderlijk aan te duiden als respectievelijk [geïntimeerde 1], CeJeBeheer, [geïntimeerde 3], [geïntimeerde 4], [geïntimeerde 5], [geïntimeerde 6] en Pinocchio - als gedaagden.
1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 112865/KG ZA 02-531)
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
2. Het geding in hoger beroep
2.1. Bij voormeld exploot heeft Jaguar zestien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van haar vorderingen in eerste aanleg.
2.2. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven onder overlegging van producties bestreden.
2.3. Partijen hebben hun zaak op 6 maart 2003 doen bepleiten, Jaguar door haar procureur en [geïntimeerde] door mr. A.J. van der Kolk. Beide raadslieden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ter zitting heeft Jaguar de producties 5 t/m 8 overgelegd. [geïntimeerde] heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging van productie 8.
2.4. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd.
3. De gronden van het hoger beroep
Met de grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd. Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.
4. De beoordeling
de vaststaande feiten
4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.
4.1.1. Jaguar beroept zich op de volgende gedeponeerde merken (prod. 2 en 15 Jaguar 1e aanleg):
a. het depot d.d. 16 november 1971 onder nr. 062549 bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) van het woordmerk JAGUAR door Jaguar Cars voor klasse 12 "Automobiles et leurs parties, non comprises dans d'autres classes", waarbij is aangetekend dat de verkregen rechten in België dateren van 1943 en in Nederland van 1948;
b. het depot d.d. 8 mei 1980 onder nr. 367034 bij het BMB van het woord- en beeldmerk JAGUAR (naar links kijkende roofdierkop in cirkel) door Jaguar Collection voor o.a. klasse 25 voor schoeisel voor spel en sport;
c. het depot d.d. 12 februari 1985 onder nr. 498048 bij the World Intellectual Property Organization van het woord- en beeldmerk JAGUAR (springend roofdier) door Jaguar Deutschland voor o.a. klasse 25 voor schoenen;
d. het depot d.d. 11 februari 1987 onder nr. 428697 bij het BMB van het woordmerk JAGUAR door Jaguar Collection voor o.a. klasse 25 voor "articles chaussants";
e. het depot d.d. 14 maart 1989 onder nr. 462314 bij het BMB van het woord- en beeldmerk JAGUAR (springend roofdier) door Jaguar Collection voor o.a. klasse 25 voor schoenen;
f. het depot d.d. 19 januari 2000 onder nr. 670953 bij het BMB van het woordmerk JAGUAR RACING door Jaguar Cars voor o.a. klasse 25 voor schoeisel.
4.1.2. UFM is algemeen licentienemer voor o.a. schoenen van de merken van Jaguar Cars en Jaguar Collection. UFM heeft een sublicentie verleend aan [appellant 5] Shoes, welk bedrijf via UFG in schoenen van het merk JAGUAR handelt.
4.1.3. Jac. Bergmans Holland B.V., hierna: Bergmans, heeft op 22 november 1971 onder nr. 079918 bij het BMB het woordmerk JAGUAR gedeponeerd voor klassen 18 en 25 voor schoenen, laarzen, sandalen en pantoffels, waarbij voorgebruik sedert 1953 is aangetekend.
4.1.4. Bergmans heeft in 1982 het onder 4.1.3 vermelde merkrecht verkocht en geleverd aan Pinocchio. Wegens niet tijdige vernieuwing is de geldigheidsduur van dit depot op 22 november 1983 verstreken.
4.1.5. Pinocchio heeft het woordmerk JAGUAR op 23 november 1984 onder nummer 404141 opnieuw bij het BMB gedeponeerd voor o.a. klasse 25 voor laarzen, schoenen en pantoffels (prod. 1 [geïntimeerde] 1e aanleg).
4.1.6. [geïntimeerde 1] exploiteert een groot- en detailhandel in schoenen. CeJeBeheer is enig aandeelhouder van [geïntimeerde 1]. Bestuurders van [geïntimeerde 1] zijn laatstelijk CeJeBeheer, [geïntimeerde 3] en [geïntimeerde 4]. [geïntimeerde 4] is enig aandeelhouder en bestuurder van CeJeBeheer. [geïntimeerde 5] en zijn echtgenote [geïntimeerde 6] zijn bestuurder van [geïntimeerde 3]. [geïntimeerde 3] is enig aandeelhouder en bestuurder van Pinocchio (prod. 18 Jaguar 1e aanleg).
4.1.7. In 1996 was UFM voornemens onder licentie van Jaguar Collection en/of Jaguar Cars herenschoenen van het merk JAGUAR op de markt te brengen. Pinocchio heeft in 1996 bij de president van de rechtbank te Breda een kort geding aangespannen tegen UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars. Daarin heeft Pinocchio, kort gezegd, gevorderd UFM te verbieden inbreuk te maken op haar merkrecht door het verhandelen van schoenen onder het merk JAGUAR. In reconventie hebben UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars gevorderd Pinocchio te verbieden het merk JAGUAR te gebruiken. De president heeft bij vonnis van 25 juli 1996 de vordering in conventie toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. In hoger beroep heeft dit hof bij arrest van 12 november 1996 het vonnis van de president in conventie vernietigd, de vordering van Pinocchio in conventie alsnog afgewezen en het vonnis in reconventie bekrachtigd.
4.1.8. [geïntimeerde 1] heeft op 15 september 2002 (pt. 6 dgv 1e aanleg) onder de naam "Jaguar Shoes for Men" klassieke herenschoenen op de markt geïntroduceerd. Op de binnenzool van de schoenen is de aanduiding aangebracht:
"JAGUAR(r)
SHOES FOR MEN".
Bij brieven van 13 september 2002 (prod. 4 Jaguar 1e aanleg) heeft Jaguar [geïntimeerde] gesommeerd het gebruik van het merk JAGUAR te staken.
4.1.9. In eerste aanleg heeft Jaguar gevorderd, kort gezegd,
I. staking door [geïntimeerde] van het gebruik van het merk JAGUAR;
II. staking door [geïntimeerde] van het onrechtmatig handelen en het zich onthouden van het op de markt brengen van "Jaguar Shoes for Men" en van schoenen die uiterlijk (nagenoeg) identiek zijn aan de door Jaguar op de markt gebrachte schoenen;
III. en IV. nevenvorderingen;
V. dwangsom;
VI. voorschot schadevergoeding;
VII. buitengerechtelijke kosten;
VIII. termijn krachtens artikel 260 Rv Pro.
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen.
de bevoegdheid van de voorzieningenrechter en het hof
4.2. Gelet op de vestigings-/woonplaats van [geïntimeerde], alsmede op het bepaalde in artikel 37A van de Benelux-Merkenwet (BMW), is de voorzieningenrechter van de rechtbank te BredaH in eerste aanleg, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van Jaguar tegen [geïntimeerde].
het bezwaar tegen productie 8 in hoger beroep van Jaguar
4.3. Het door [geïntimeerde] gemaakte bezwaar tegen overlegging door Jaguar van productie 8 bij gelegenheid van de pleidooien wordt verworpen. Het hof heeft voor zijn beslissing geen betekenis toegekend aan de inhoud van deze productie, zodat [geïntimeerde] door overlegging daarvan niet in haar belang is geschaad.
licentieverlening door Pinocchio aan [geïntimeerde 1]
4.4. Jaguar heeft zich erop beroepen dat [geïntimeerde 1] niet over enig merkrecht JAGUAR beschikt (pt. 15 pleitnotities 1e aanleg). Dit betoog kan Jaguar niet baten. [geïntimeerde] heeft gesteld dat Pinocchio aan [geïntimeerde 1] een mondelinge licentie heeft verstrekt tot het gebruik van het merkrecht JAGUAR voor schoenen. Weliswaar heeft Jaguar dit betwist, maar gelet op het feit dat Pinocchio ook in deze procedure aan de zijde van [geïntimeerde 1] optreedt, moet voorshands van de juistheid van de stelling van [geïntimeerde] worden uitgegaan. Anders dan Jaguar betoogt geldt in het merkenrecht voor licenties geen vormvereiste. Alleen kan een licentie krachtens artikel 11C BMW eerst aan derden worden tegengeworpen na inschrijving in het Benelux Merkenregister.
botsende merkrechten
4.5. De depots van het woordmerk JAGUAR van Jaguar in 1971 voor auto's en in 1980 voor schoeisel voor spel en sport zijn ouder dan het depot van het woordmerk JAGUAR van Pinocchio in 1984 voor schoenen. Evenals het hof in de hiervoor onder 4.1.7 vermelde kortgedingprocedure heeft overwogen, is het hof voorshands van oordeel dat "schoenen", zowel gemeten naar de maatstaven van 1984 als naar de huidige maatstaven, soortgelijke waren zijn als "schoeisel voor spel en sport" (zie ro. 5.3.1 arrest hof d.d. 12 november 1996).
4.5.1. Wel heeft [geïntimeerde] zich erop beroepen dat het merkdepot van Jaguar in 1980 (4.1.1 sub b) te kwader trouw is verricht, gelet op het merkdepot van Bergmans van 1971 voor soortgelijke waren. Dit betoog kan [geïntimeerde] niet baten, nu de nietigheid van het depot niet is ingeroepen binnen de vijf jaartermijn van artikel 14B sub 2.
4.6. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het merkdepot van Pinocchio in 1984 te kwader trouw is verricht en of [geïntimeerde] zich krachtens artikel 14bis lid 1 BMW op rechtsverwerking kan beroepen.
4.6.1. Het hof heeft in het hiervoor onder 4.1.7 vermelde arrest voorshands geoordeeld dat Jaguar het gebruik van het merk JAGUAR door Pinocchio moet gedogen op grond van artikel 14bis lid 1 BMW. Daarbij heeft het hof onder meer overwogen dat het onaannemelijk is dat het depot in 1984 te kwader trouw is geschied en dat het voldoende aannemelijk is dat Pinocchio het merk JAGUAR voor schoenen heeft gebruikt sinds het depot van 1984.
4.6.2. Kennelijk hebben Jaguar Collection, Jaguar Cars en UFM zich er in die procedure niet op beroepen dat JAGUAR een algemeen bekend merk is in de zin van de BMW. Daarop heeft Jaguar zich in de onderhavige procedure wel uitdrukkelijk beroepen. [geïntimeerde] heeft betwist dat sprake is en was van een algemeen bekend merk.
4.6.3. Bij de beoordeling van dit geschilpunt stelt het hof voorop voldoende aannemelijk te achten dat het automerk JAGUAR ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW was, dat wil zeggen dat het merk bekend was bij de overgrote meerderheid van het publiek. Dit blijkt voorshands genoegzaam uit de overgelegde advertenties uit de jaren zestig van Bergmans (prod. 16, 17 en 21 Jaguar 1e aanleg). Er zijn geen aanwijzingen gesteld of gebleken die het voorlopige oordeel kunnen rechtvaardigen dat daar voor de jaren nadien anders over geoordeeld zou moeten worden. In tegendeel, [geïntimeerde] haakt in perspublicaties in de jaren 1997 en 2002 (zie prod. 9 ("de befaamde Jaguars") en 11 Jaguar 1e aanleg) zelf aan bij de naamsbekendheid van het automerk JAGUAR.
4.6.4. Voorshands acht het hof het echter onvoldoende aannemelijk dat het merk JAGUAR voor schoenen verwarring kan stichten met het automerk JAGUAR. Tussen de beide waren was in 1984 slechts een zeer ver verwijderd verband aanwezig. De bedrijfsactiviteiten van de auto- en schoenenbranche liggen voor het publiek zo ver uiteen dat onvoldoende aannemelijk is dat verwarring te duchten valt.
4.6.5. Naar het voorlopig oordeel van het hof is mitsdien het merkdepot van Pinocchio in 1984 niet te kwader trouw wegens het feit dat JAGUAR toen een algemeen bekend automerk was. Voor de beoordeling of sprake is van kwade trouw moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Daartoe is tevens het volgende van belang.
4.6.6. Jaguar beroept zich er op dat Bergmans en Pinocchio te kwader trouw zijn geweest bij het deponeren van het merk JAGUAR en in volle bewustheid deze naam hebben gekozen omdat sprake is van een wereldberoemd merk van Jaguar die daarvoor nimmer toestemming heeft verleend en zal verlenen. Het hof is echter voorlopig van oordeel dat noch het merkdepot van Bergmans in 1971 noch het merkdepot van Pinocchio in 1984 te kwader trouw is. Ten aanzien van het merkdepot van Bergmans is van belang dat er sprake was van voorgebruik sedert 1953. Er is geen enkele aanwijzing dat Bergmans in 1953 aanhaakte aan de naamsbekendheid van JAGUAR.
Ten aanzien van Pinocchio neemt het hof ook thans, evenals in 1996, de voorgeschiedenis van haar merkdepot in 1984 in aanmerking, te weten dat zij het in 1971 voor schoenen gedeponeerde merk in 1982 van Bergmans had gekocht en aldus regulier merkhouder is geweest, en dat zou zijn gebleven als zij deze inschrijving niet per abuis in 1983 had laten verlopen. Het feit dat [geïntimeerde] nadien in haar gebruik van het merk JAGUAR voor herenschoenen is gaan aanhaken bij de naamsbekendheid van het merk van Jaguar, is op zich zelf onvoldoende om tot een ander oordeel te kunnen leiden. Ook is er onvoldoende aanwijzing dat Pinocchio in 1984 bekend was met de hiervoor vermelde advertenties van Bergmans uit de zestiger jaren. Naar het voorlopig oordeel van het hof faalt hiermee het beroep van Jaguar op artikel 4 sub Pro 5 BMW.
4.6.7. Evenmin is er voorshands voldoende grond om het depot van Pinocchio te kwader trouw te achten in verband met het merkdepot van Jaguar voor schoenen in 1980. Er is geen enkele aanwijzing dat Pinocchio erop bedacht had moeten zijn dat Jaguar haar merk inmiddels voor schoenen had ingeschreven, te meer nu in deze procedure niet is gesteld of gebleken dat Jaguar haar merk vóór 1996 daadwerkelijk voor schoenen heeft gebruikt, anders dan mogelijk voor auto- en/of raceschoenen, en dat [geïntimeerde] dit gebruik kende of moest kennen. Gelet op het jarenlange gebruik van het merk JAGUAR voor schoenen door Pinocchio en Bergmans en de korte periode dat het merk tussentijds vervallen is geweest, kan voorshands in redelijkheid niet worden geoordeeld dat Pinocchio vóór het heropnemingsdepot de registers had moeten raadplegen.
4.6.8. Alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen is niet voldoende aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd.
het beroep op gedogen (artikel 14bis lid 1 BMW)
4.7. De in artikel 14bis lid 1 BMW voorziene rechtsverwerking geldt alleen ten aanzien van de waren waarvoor het jongere merk daadwerkelijk is gebruikt. Voor gedogen in de zin van dit artikellid is vereist dat Jaguar als merkgerechtigde dit gebruik kende of behoorde te kennen. Volgens [geïntimeerde] heeft zij het merk JAGUAR vanaf 1984 voor zowel jongens- als herenschoenen gebruikt. Jaguar heeft het gebruik voor jongensschoenen niet betwist en heeft niet gesteld dat zij dit gebruik niet kende. Jaguar heeft wel betwist dat [geïntimeerde] het merk JAGUAR vóór 2002 voor herenschoenen heeft gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] met de overgelegde producties aannemelijk gemaakt dat zij het merk JAGUAR vanaf 1984 ook voor herenschoenen heeft gebruikt. Nu Jaguar het gebruik van het merk JAGUAR door [geïntimeerde] voor jongensschoenen kende, moet er voorshands van worden uitgegaan dat zij bij een normale oplettendheid ook het gebruik van het merk door [geïntimeerde] voor herenschoenen kende of behoorde te kennen.
4.7.1. Jaguar heeft het gebruik van het merk JAGUAR door [geïntimeerde] voor schoenen vanaf in elk geval het arrest van het hof van 12 november 1996 tot aan de sommaties van 13 september 2002 gedoogd. Daarmee is het voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Jaguar als houder van het oudere schoenmerk JAGUAR het gebruik van het jongere merk JAGUAR door [geïntimeerde] voor schoenen gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, zodat het beroep van [geïntimeerde] op rechtsverwerking ten aanzien van dit gebruik, als vermeld in artikel 13A lid 1 onder a en b BMW, slaagt. Mitsdien kan Jaguar zich naar het voorlopig oordeel van het hof als houder van het schoenmerk JAGUAR niet verzetten tegen het gebruik van het merk JAGUAR voor schoenen door [geïntimeerde] op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder a en b BMW, zelfs niet al zou dat gebruik verwarringwekkend zijn.
het gebruik door [geïntimeerde 1] vanaf september 2002
4.8. Jaguar beroept zich op gebruik te kwader trouw door [geïntimeerde 1] van het binnen het Beneluxgebied bekende automerk JAGUAR en heeft daartoe het volgende aangevoerd.
[geïntimeerde 1] tracht met de op 15 september 2002 gelanceerde klassieke herenschoenen "Jaguar Shoes for Men" naadloos aan te sluiten bij het imago dat en de reputatie en goodwill die Jaguar rond het bekende merk JAGUAR heeft opgebouwd. [geïntimeerde 1] probeert mee te liften op de wereldfaam van Jaguar en tracht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk JAGUAR. Jaguar wijst op diverse overgelegde reclame-uitingen en door [geïntimeerde 1] gebezigd woordgebruik als "de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid", "reputatie van niveau", "de befaamde Jaguars", "sportief, classic en business", "Classics", "luxe optiek", "voorname uitstraling", "selectieve distributie" etc.
4.8.1. Bij de pleidooien in hoger beroep heeft [geïntimeerde 5] desgevraagd verklaard dat het merk JAGUAR van Pinocchio niet als een wereldbekende naam kan worden beschouwd. Uit de hiervoor onder 4.8 weergegeven uitlatingen van [geïntimeerde 1] is dan ook voldoende aannemelijk dat zij bij het gebruik van het merk JAGUAR voor de klassieke herenschoenen "Jaguar Shoes for Men" aanhaakt aan de reputatie en goodwill van het binnen het Beneluxgebied bekende automerk JAGUAR van Jaguar. Op grond hiervan is voldoende aannemelijk dat door de wijze waarop [geïntimeerde 1] het merk JAGUAR voor de in het najaar van 2002 op de markt gebrachte klassieke herenschoenen gebruikt, ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit en/of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het automerk JAGUAR. Een geldige reden is er niet voor een dergelijk gebruik. [geïntimeerde] kan zich immers m.b.t. dit gebruik niet beroepen op artikel 14bis BMW aangezien dit gebruik pas plaatsvond in september 2002, zodat er geen sprake is van gedogen door Jaguar in de zin van artikel 14bis BMW. In het midden kan blijven of ook het schoenmerk JAGUAR van Jaguar een binnen het Beneluxgebied bekend merk is en uit de reputatie daarvan ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken door de wijze waarop [geïntimeerde] haar merk gebruikt.
4.8.2. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het voldoende aannemelijk is dat Jaguar zich in een bodemprocedure kan verzetten tegen het onder 4.8 bedoelde gebruik van het merk JAGUAR door [geïntimeerde] voor herenschoenen op grond van het bepaalde in artikel 13A lid c BMW. Nu dit gebruik eerst in september 2002 is aangevangen, is, zoals bovenvermeld, een beroep op artikel 14bis lid 1 BMW ten aanzien van dit gebruik niet aan de orde.
4.8.3. Gelet op het onder 4.8.2 overwogene behoeft het beroep van Jaguar op artikel 6bis Unieverdrag van Parijs geen bespreking.
het beroep op auteursrecht
4.9. Jaguar heeft zich voorts beroepen op inbreuk op haar auteursrecht ter zake het in de door [geïntimeerde 1] op de markt gebrachte klassieke herenschoenen "Jaguar Shoes for Men" opgenomen JAGUAR-logo. Jaguar doelt daarbij op de nagenoeg identieke belettering. Dit beroep faalt. Naar het voorlopig oordeel van het hof bezit de bedoelde belettering geen eigen oorspronkelijk karakter en draagt deze niet het persoonlijk stempel van de maker.
de vordering sub I
4.10. Op grond van het hiervoor overwogene is het sub I gevorderde verbod tot het gebruik van het woordmerk JAGUAR jegens [geïntimeerde 1] toewijsbaar, voor zover het betrekking heeft op het gebruik voor schoenen waarbij wordt aangehaakt aan de reputatie en goodwill van het bekende automerk JAGUAR van Jaguar. Niet is gesteld of gebleken dat [geïntimeerde] gebruik maakt van de beeldmerken vermeld in 4.1.1 onder b, c en e. Het gevorderde sub I is in zoverre niet toewijsbaar.
4.10.1. Alhoewel alleen is gebleken dat [geïntimeerde 1] bedoeld onrechtmatig gebruik van het merk JAGUAR heeft gemaakt, zal het verbod wegens de onderlinge verwevenheid van [geïntimeerde] ook tegen Pinocchio worden toegewezen, nu dit bedrijf ook schoenen onder het merk JAGUAR op de markt brengt. Jegens de overige geïntimeerden is het verbod echter niet toewijsbaar, nu niet is gesteld of gebleken dat deze schoenen onder het merk JAGUAR op de markt brengen of voornemens zijn dit te doen.
4.10.2. Jaguar heeft het sub I gevorderde verbod gevorderd voor binnen- en buitenland. Het hierna op te nemen verbod geldt voor de gehele Benelux. Het verdergaande door Jaguar gevorderde verbod is te algemeen en onvoldoende onderbouwd om in dit kort geding te kunnen worden toegewezen.
4.10.3. De vraag of [geïntimeerde] met het ronde logo "JAGUAR by Pinocchio" met in het midden een "Ghura-head" (zie prod. 14 Jaguar 1e aanleg) verwarring schept met het beeldmerk van Jaguar met een "Ghura-head" kan in dit geschil bij gebrek aan belang buiten beschouwing blijven, nu de vordering sub I betrekking heeft op de in 1e aanleg vermelde merken van Jaguar en het beeldmerk met een "Ghura-head" daar niet toe behoort.
de vordering sub II
4.11. Uit het hiervoor overwogene volgt dat ook het eerste deel van het gevorderde sub II jegens [geïntimeerde 1] toewijsbaar is. Niet toewijsbaar is het gebod zich te onthouden van het op de markt introduceren en brengen van schoenen die uiterlijk identiek of nagenoeg identiek zijn aan de door Jaguar op de markt gebrachte schoenen. Uit de overgelegde producties en de ter zitting getoonde schoenen is niet aannemelijk geworden dat [geïntimeerde 1] de schoenontwerpen van Jaguar kopieert of daarbij op onrechtmatige wijze aanhaakt.
4.11.1. Niet is gesteld of gebleken dat Pinocchio "Jaguar Shoes for Men" op de markt brengt dan wel anderszins onrechtmatig jegens Jaguar handelt.
4.11.2. Het gevorderde sub II is evenmin toewijsbaar jegens de overige geïntimeerden. De enkele verwevenheid tussen hen en [geïntimeerde 1] kan voorshands niet het oordeel rechtvaardigen dat hen terzake het onrechtmatig handelen van [geïntimeerde 1] een - persoonlijk - verwijt treft.
de nevenvorderingen sub III en IV
4.12. De nevenvorderingen sub III en IV zijn gelet op het hiervoor overwogene op de hierna vermelde wijze jegens [geïntimeerde 1] toewijsbaar ten aanzien van "Jaguar Shoes for Men". Gelet op de omvang van de vordering sub III wordt de gevorderde termijn van vijf dagen na betekening van dit arrest verlengd tot vijftien dagen.
de gevorderde dwangsom sub V
4.13. De gevorderde dwangsommen zijn jegens [geïntimeerde 1] en/of Pinocchio op de hierna vermelde wijze en met maximering toewijsbaar.
het sub VI gevorderde voorschot op schadevergoeding en het sub VII gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten
4.14. Het spoedeisend belang dient volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (zie HR 23-4-1999 RvdW 1999, 612) voor elke (neven)vordering afzonderlijk beoordeeld te worden. Jaguar heeft geen woord gewijd aan het spoedeisend belang bij het gevorderde voorschot en bedrag aan buitengerechtelijke kosten. Mitsdien kan er niet van worden uitgegaan dat Jaguar in voldoende mate spoedeisend belang bij deze vorderingen heeft. Deze vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.
het gevorderde sub VIII
4.15. Deze vordering is krachtens artikel 260 Rv Pro toewijsbaar.
de slotsom
4.16. De slotsom is dat de vorderingen van Jaguar deels toewijsbaar zijn, zodat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De afzonderlijke grieven behoeven naast het hiervoor overwogene geen verdere behandeling.
4.16.1. [geïntimeerde 1] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van Jaguar van de eerste aanleg en het hoger beroep worden veroordeeld. Nu [geïntimeerde] in eerste aanleg en in hoger beroep bij één procureur is verschenen en steeds een gezamenlijk eensluidend standpunt heeft ingenomen, zijn de extra kosten die [geïntimeerde] heeft gemaakt doordat niet alleen [geïntimeerde 1] is gedagvaard maar ook de overige geïntimeerden verwaarloosbaar, zodat er bij de kostenveroordeling geen rekening mee wordt gehouden dat alleen vorderingen tegen [geïntimeerde 1] en zeer ten dele jegens Pinocchio worden toegewezen.
5. De uitspraak
Het hof:
5.1. vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet als volgt opnieuw recht:
5.2. verbiedt [geïntimeerde 1] en Pinocchio met onmiddellijke ingang het woordmerk JAGUAR van Jaguar op een dusdanige wijze voor schoenen te gebruiken dat daarmee wordt aangehaakt aan de reputatie en goodwill van het binnen het Beneluxgebied bekende automerk JAGUAR van Jaguar;
5.3. beveelt [geïntimeerde 1] met onmiddellijke ingang zich te onthouden van het op de markt brengen van "Jaguar Shoes for Men", zoals deze in september 2002 op de beurs ISN te Nieuwegein zijn geïntroduceerd;
5.4. beveelt [geïntimeerde 1] binnen vijftien dagen na betekening van dit arrest de advocaat van Jaguar te voorzien van een schriftelijke door een registeraccountant, die in de afgelopen drie jaren niet de jaarrekening van [geïntimeerde 1] dan wel een met haar gelieerd bedrijf heeft gecontroleerd, geaccordeerde en ondertekende zo volledig mogelijke opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden zoals orders, orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen en transportdocumentatie, van:
a. de totale hoeveelheid geproduceerde, bestelde en/of ingekochte in 5.3 omschreven "Jaguar Shoes for Men";
b. de door [geïntimeerde 1] betaalde productiekosten en/of inkoopprijzen van "Jaguar Shoes for Men", alsmede de voor die schoenen gerealiseerde verkoopprijzen;
c. de totale hoeveelheid bij [geïntimeerde 1] in voorraad of onder controle zijnde "Jaguar Shoes for Men";
d. het totale bedrag van de door [geïntimeerde 1] genoten bruto winst minus BTW als gevolg van de verhandeling van "Jaguar Shoes for Men";
e. de namen en adressen van alle bij de verhandeling, vervoer en productie van "Jaguar Shoes for Men" betrokken (rechts)personen, meer in het bijzonder de namen en adressen van (rechts)personen die deze producten aan [geïntimeerde 1] hebben geleverd of leveren;
f. de namen en adressen van alle (rechts)personen aan wie [geïntimeerde 1] "Jaguar Shoes for Men" heeft geleverd of zal leveren;
g. de (aard van de) door [geïntimeerde 1] gebruikte promotiematerialen (advertenties, reclamefolders, websites, nieuwsberichten etc.), waarop of waarin "Jaguar Shoes for Men" op de markt zijn geïntroduceerd en gebracht, en de hoeveelheden daarvan die [geïntimeerde 1] daarvoor thans nog in voorraad of onder haar controle houdt;
5.5. beveelt [geïntimeerde 1] binnen vijftien dagen na betekening van dit arrest alle "Jaguar Shoes for Men" die zij nog op voorraad heeft alsmede geretourneerde inbreukmakende schoenen en alle promotiematerialen voor "Jaguar Shoes for Men" af te geven aan de advocaat van Jaguar;
5.6. veroordeelt [geïntimeerde 1] en Pinocchio tot betaling van een dwangsom groot € 2.000,-- aan Jaguar voor elke dag of iedere keer dat [geïntimeerde 1] en/of Pinocchio na betekening van dit arrest in strijd handelt met het onder 5.2 vermelde verbod;
5.7. veroordeelt [geïntimeerde 1] tot betaling van een dwangsom groot € 2.000,-- aan Jaguar voor elke dag of iedere keer dat [geïntimeerde 1] in strijd handelt met het onder 5.4 en/of 5.5 vermelde bevel en/of, na betekening van dit arrest, in strijd handelt met het onder 5.3 vermelde bevel;
5.8. bepaalt dat [geïntimeerde 1] en Pinocchio boven het bedrag van in totaal € 500.000,--
ter zake het onder 5.6 en 5.7 vermelde geen dwangsommen verbeuren;
5.9. bepaalt de redelijke termijn waarbinnen Jaguar krachtens het bepaalde in artikel 260 Rv Pro een eis in de hoofdzaak moet hebben ingesteld op zes maanden na betekening van dit arrest;
5.10. veroordeelt [geïntimeerde 1] in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van Jaguar in eerste aanleg begroot op € 307,56 aan verschotten en € 703,36 aan salaris procureur en in hoger beroep op € 295,18 aan verschotten en € 2.313,-- aan salaris procureur;
5.11. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.12. wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. Bod, Kranenburg en Huijbers-Koopman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 22 april 2003.