Uitspraak
typ. LG
rolnr. KG C0300789/HE
ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
vierde kamer, van 14 oktober 2003,
gewezen in de zaak van:
1. de naamloze vennootschap SNS REAAL GROEP N.V.,
2. de naamloze vennootschap SNS BANK N.V.,
beide gevestigd te 's-Hertogenbosch,
appellanten bij exploot van dagvaarding van 19 juni 2003,
procureur: mr. P.C.M. van der Ven,
tegen:
de onderneming naar Engels recht SNS Group PLC,
gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk,
mede kantoorhoudende te Eindhoven,
geïntimeerde bij gemeld exploot,
niet verschenen,
op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van 22 mei 2003 tussen appellanten - SNS c.s. - als eiseressen en geïntimeerde - SNS Group - als gedaagde.
1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 93252/KG ZA 03-224)
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
2. Het geding in hoger beroep
2.1. Bij voormeld exploot hebben SNS c.s. onder overlegging van één productie elf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. SNS c.s. hebben daarbij hun vorderingen in eerste aanleg op enkele onderdelen verminderd. De vorderingen in hoger beroep luiden:
I. SNS Group te gebieden binnen veertien dagen na betekening van het arrest de in de dagvaarding vermelde inbreuk op de merkrechten van SNS c.s. in de Benelux te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag;
II. SNS Group te gebieden binnen veertien dagen na betekening van het arrest de onder I bedoelde inbreuk op de handelsnaamrechten van SNS c.s. te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag;
III. SNS Group te veroordelen tot betaling van de kosten van het door Synovate verrichte publieksonderzoek van € 9.750,--;
IV. SNS Group te veroordelen in de kosten van de procedure;
V. een termijn op basis van artikel 260 Rv Pro te vergunnen van zes maanden.
2.2. SNS Group is niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend. Het hof persisteert bij deze beslissing. SNS Group hield ten tijde van het uitbrengen van de appeldagvaarding - mede - kantoor in Eindhoven. Aan dit kantooradres is de dagvaarding in hoger beroep rechtsgeldig uitgebracht, aangezien het onderhavige geschil een aangelegenheid betreft die dit kantoor - mede - betreft (artikel 1:14 BW Pro; artikel 50 Rv Pro).
2.3. SNS c.s. hebben uitspraak gevraagd en daartoe haar procesdossier overgelegd. In het procesdossier heeft het hof geen producties van SNS Group in eerste aanleg aangetroffen. SNS c.s. hebben in hoger beroep onweersproken gesteld dat de vermelding in het vonnis waarvan beroep dat SNS Group ter zitting verweer heeft gevoerd mede aan de hand van de door haar advocaat overgelegde producties, onjuist is. Dit strekt derhalve het hof tot uitgangspunt.
3. De gronden van het hoger beroep
Met de grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd.
4. De beoordeling
4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.
4.1.1. SNS c.s. zijn gelieerde ondernemingen, die actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening waaronder bank- en verzekeringsdiensten. Zij gebruiken als handels- en merknamen: "SNS", "SNS BANK", "SNS REAAL", "SNS REAAL GROEP". SNS c.s. richten zich op de particuliere en zakelijke (midden- en kleinbedrijf) markt.
4.1.2. SNS c.s. zijn onder meer houdster van de volgende Benelux merkinschrijvingen:
- het woord-/beeldmerk "SNS", op 5 maart 1991 gedeponeerd en ingeschreven onder nummer 498508 voor klassen 35 (reclame en publiciteit) en 36 (verzekeringen en financiën);
- het woordmerk "S.N.S. Bank", op 30 juni 1987 gedeponeerd en ingeschreven onder nummer 435138 voor klassen 35 en 36;
- het woord-/beeldmerk "SNS BANK", op 21 december 2000 gedeponeerd onder nummer 698171 voor klassen 35 en 36;
- het woord-/beeldmerk "SNS REAAL GROEP", op 22 december 2000 gedeponeerd en ingeschreven onder nummer 687889 voor klasse 36 (prod. 2a SNS c.s. 1e aanleg).
In de beeldmerken is achter de letters SNS een grote stip geplaatst. De stip is in een in 2002 gedane inschrijving vergroot tot een in verschillende kleurfacetten verdeelde cirkel.
4.1.3. SNS Group is een in 1981 opgerichte onderneming naar Engels recht, die zich onder meer bezighoudt met advertising, public relations en design projecten. Zij is vanuit haar vestiging in Eindhoven onder de naam SNS Group sedert begin 2002 in Nederland actief. SNS Group gebruikt haar naam in een logo, dat qua lettertype, totaalbeeld en kleurstelling afwijkt van de woord- en beeldmerken van SNS c.s. SNS Group richt zich op de zakelijke markt.
4.1.4. SNS c.s. hebben SNS Group onder meer bij brief van 13 augustus 2002 gesommeerd het gebruik van de tekens "SNS" en "SNS Group" te staken en gestaakt te houden. Bij e-mail bericht van 14 augustus 2002 heeft SNS Group hierop afwijzend gereageerd (prod. 10 en 11 SNS c.s. 1e aanleg).
4.1.5. Daarop hebben SNS c.s. aan Synovate opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijke verwarring ten aanzien van het teken van SNS Group met de merken van SNS c.s. onder de relevante doelgroep zakelijke klanten. De conclusies van het onderzoek zijn dat zowel het oude als het in 2002 geïntroduceerde beeldmerk van SNS c.s. relatief goed bekend is bij de zakelijke markt (95% resp. 49%). Beide worden met name geassocieerd met bank- en geldzaken. Het teken van SNS Group is relatief onbekend (16% zegt het teken eerder gezien te hebben) en wordt op spontaan niveau door meer dan een derde van de steekproef aantoonbaar geassocieerd met SNS c.s. Een derde van de steekproef meent dat het nieuwe SNS c.s. beeldmerk en het teken van SNS Group door hetzelfde bedrijf op de markt worden gebracht. 41% van de steekproef denkt dat het oude SNS c.s. logo en het teken van SNS Group van hetzelfde bedrijf afkomstig zijn.
4.1.6. Na nog een sommatie aan SNS Group tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de tekens SNS en SNS Group bij brief van 25 februari 2003 (prod. 12 SNS c.s. 1e aanleg), hebben SNS c.s. SNS Group in kort geding gedagvaard en, kort gezegd, gevorderd het gebruik van beide tekens te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom en betaling van de kosten van het door
Synovate verrichte onderzoek.
4.1.7. In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen.
4.2. SNS Group houdt - mede - kantoor in Eindhoven. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW), is de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van SNS c.s. tegen SNS Group.
4.3. De tweede grief van SNS c.s. richt zich tegen enkele gestelde onjuistheden in het vonnis waarvan beroep. Voorzover de grief terecht is opgeworpen, zijn de opmerkingen in de voorgaande en hiernavolgende overwegingen verwerkt. In de toelichting op de grief is onder c op zichzelf terecht aangevoerd dat in onderdeel 2.4 van het vonnis waarvan beroep geen melding is gemaakt van het merkdepot van SNS c.s. van 5 maart 1991. Dit depot is echter wel vermeld in onderdeel 2.3 van het vonnis, zodat dit onderdeel van de grief niet relevant is. Bij de klacht dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft beoordeeld of sprake is van merkinbreuk in verband met het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub a BMW hebben SNS c.s. geen belang nu de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat geen sprake is van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub a BMW.
4.4. De overige grieven van SNS c.s. komen erop neer dat de voorzieningenrechter ten onrechte de op artikel 13A lid 1 sub b en c BMW en de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw) gegronde vorderingen van SNS c.s. heeft afgewezen.
4.4.1. Voor de beoordeling of het teken SNS Group in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW moet worden beschouwd als een met de merken van SNS c.s. overeenstemmend teken, moet krachtens de geldende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis worden bezien die berust op de totaalindruk die door het merk en het teken bij de gemiddelde consument wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
4.4.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt het woord SNS in het door SNS Group gebruikte teken SNS Group het dominante en onderscheidende bestanddeel. Aan het woord Group kan geen onderscheidend vermogen worden toegekend. Het bestanddeel SNS stemt letterlijk overeen met het door SNS c.s. gedeponeerde woord-/beeldmerk SNS en het kenmerkende woord SNS in de overige door SNS c.s. gedeponeerde woord- en beeldmerken. Weliswaar wijkt het door SNS Group gebruikte logo qua lettertype, totaalbeeld en kleurstelling af van de merken van SNS c.s., maar het is aannemelijk dat bij de gemiddelde consument de auditieve en visuele indruk van het kenmerkende bestanddeel SNS van dit teken achterblijft. Daarmee is voldoende aannemelijk dat sprake is van een overeenstemmend teken in voormelde zin.
4.4.3. SNS c.s. hebben hun merken mede ingeschreven voor de diensten publiciteit en reclame. SNS c.s. zijn niet opgekomen tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat aangenomen moet worden dat SNS c.s. geen diensten op het terrein van publiciteit en reclame aanbieden, zodat ook het hof daarvan uitgaat. De voorzieningenrechter heeft echter ten onrechte overwogen dat de merken van SNS c.s. wegens niet-gebruik voor klasse 35 voor dat deel zijn vervallen. Een der merkinschrijvingen van 2000 is immers mede voor klasse 35 gedaan, zodat de termijn van 5 jaar in artikel 5 BMW Pro niet is verlopen.
4.4.4. Vervolgens moet worden beoordeeld of door het gebruik van het met de merken van SNS c.s. overeenstemmende teken door SNS Group voor reclame en publiciteit de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de merken van SNS c.s. Van dergelijk verwarringgevaar is sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is er een zekere onderlinge samenhang tussen de bij de beoordeling van het verwarringgevaar in aanmerking te nemen factoren, zoals tussen de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk en de mate van soortgelijkheid (HvJ EG 29-9-1998 NJ 1999, 393). Met inachtneming van deze maatstaf is het hof, op grond van het hiernavolgende, in onderling verband en samenhang beschouwd, voorlopig van oordeel dat van verwarringgevaar in de hiervoor bedoelde zin sprake is:
a. De merken van SNS c.s. zijn bekende merken en hebben een grote onderscheidingskracht.
b. De merken van SNS c.s. en het teken van SNS Group stemmen in hoge mate overeen.
c. In hoger beroep hebben SNS c.s. onweersproken gesteld dat SNS Group - mede - is gericht op kleinere zakelijke klanten. SNS c.s. en SNS Group bewegen zich derhalve in elk geval ten dele op dezelfde zakelijke markt.
d. Uit het door Synovate verrichte onderzoek is voorshands voldoende aannemelijk dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.
4.4.5. Op grond van het hiervoor overwogene is het voldoende aannemelijk dat SNS c.s. zich in een bodemprocedure op de voet van artikel 13A lid 1 sub b BMW kunnen verzetten tegen het gebruik door SNS Group van het teken SNS Group voor publiciteit en reclame. De hierop betrekking hebbende vordering I is dan ook toewijsbaar, met matiging en maximering van de dwangsom als hierna vermeld, zodat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven.
4.5. Ook de op de artikelen 5 en 5a Hnw gebaseerde vordering II is op de hierna vermelde wijze toewijsbaar. Vóórdat SNS Group in 2002 de handelsnaam SNS Group in Nederland bezigde, gebruikten SNS c.s. de aanduidingen SNS, SNS BANK en SNS REAAL rechtmatig als handelsnaam. Het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnamen van SNS c.s. en die van SNS Group is het woord SNS. Er is dan ook slechts een geringe afwijking tussen deze handelsnamen. Mede gelet op de plaats van vestiging van SNS c.s. en SNS Group, te weten 's-Hertogenbosch respectievelijk Eindhoven, en het feit dat beide partijen zich - mede - op de kleine zakelijke markt bewegen in de dienstverlening, is voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van SNS c.s. en die van SNS Group is te duchten. Daarnaast bevat de handelsnaam van SNS Group het merk "SNS" van SNS c.s. en is op grond van het hiervoor overwogene voldoende aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren van SNS Group is te duchten in de zin van artikel 5a Hnw.
4.6. Nu tegen de vordering III geen verweer is gevoerd door SNS Group en de vorderingen I en II worden toegewezen, is ook de vordering III voor toewijzing vatbaar.
4.7. De gevorderde termijn krachtens artikel 260 Rv Pro is ten aanzien van de op de BMW gebaseerde vordering I toewijsbaar.
4.8. Hetgeen SNS c.s. overigens hebben aangevoerd behoeft bij gebrek aan belang geen behandeling.
4.9. SNS Group zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep worden veroordeeld.
5. De uitspraak
Het hof:
5.1. vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet als volgt opnieuw recht:
5.2. beveelt SNS Group binnen veertien dagen na betekening van dit arrest het gebruik van het teken SNS Group in de Benelux te staken en gestaakt te houden;
5.3. beveelt SNS Group binnen veertien dagen na betekening van dit arrest het gebruik van de handelsnaam SNS Group in Nederland te staken en gestaakt te houden;
5.4. veroordeelt SNS Group tot betaling van een dwangsom groot ? 2.000,-- aan SNS c.s. voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat SNS Group in strijd handelt met het onder 5.2 en/of 5.3 vermelde bevel tot een maximum van in totaal ? 500.000,--;
5.5. veroordeelt SNS Group tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan SNS c.s. te voldoen een bedrag van ? 9.750,-- voor de door SNS c.s. gemaakte buitengerechtelijke kosten terzake het door Synovate verrichte publieksonderzoek;
5.6. veroordeelt SNS Group in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van SNS c.s. in eerste aanleg begroot op ? 286,16 aan verschotten en ? 703,-- aan salaris procureur en in hoger beroep op ? 409,16 aan verschotten en ? 771,-- aan salaris procureur;
5.7. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.8. bepaalt de redelijke termijn waarbinnen SNS c.s. ten aanzien van het onder 5.2 vermelde bevel een eis in de hoofdzaak moeten hebben ingesteld op zes maanden na betekening van dit arrest;
5.9. wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. Bod, Kranenburg en
Huijbers-Koopman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 14 oktober 2003.