Uitspraak
typ. MBR
rolnr. KG C0200982/RO
ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
eerste kamer, van 11 mei 2004,
gewezen in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLDING HOUBEN-INTRAK B.V.,
gevestigd te Weert,
appellante,
procureur: mr. R.J.H. van den Dungen,
tegen:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOLVO CARS NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Beesd,
2. de vennootschap naar Zweeds recht AB VOLVO,
gevestigd te Göteborg, Zweden,
geïntimeerden,
procureur: mr. J.E. Benner,
in welke zaak als interveniërende partijen optreden:
1. de vennootschap naar Zweeds recht VOLVO TRADEMARK HOLDING AB,
gevestigd te Göteborg, Zweden,
2. de vennootschap naar Zweeds recht VOLVO CAR CORPORATION,
gevestigd te Göteborg, Zweden,
procureur: mr. J.E. Benner,
als vervolg op het door dit hof gewezen tussenarrest van 14 oktober 2003 in het incident tot tussenkomst in het hoger beroep tegen het door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond gewezen vonnis van 30 juli 2002.
13. Het tussenarrest van 14 oktober 2003
Bij genoemd arrest heeft het hof Volvo Trademark en Volvo Corporation toegelaten als tussenkomende partijen in de hoofdzaak tussen Houben Intrak als appellante en Volvo Cars Nederland en AB Volvo als geïntimeerden, en de kosten van dit incident gereserveerd tot de einduitspraak in de hoofdzaak.
14. Het verdere verloop van de procedure
14.1. Bij memorie van grieven heeft Houben Intrak, onder overlegging van producties, 9 grieven aangevoerd, haar reconventionele eis gewijzigd en in conventie en reconventie geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad afwijzing van de vorderingen van geïntimeerden - Volvo Cars Nederland, AB Volvo, waaronder tevens Volvo Trademark en Volvo Corporation - met veroordeling van geïntimeerden hoofdelijk tot voorlopige terugplaatsing van de complete verwijderde fascia band en lichtbakken aan het pand aan de Graafschap Hornelaan 165 te Weert op straffe van een dwangsom van ? 10.000,-- per dag met veroordeling van geïntimeerden in de kosten van beide instanties.
14.2.1. Geïntimeerden Volvo Cars Nederland en AB Volvo hebben - ondanks het in het tussenarrest van 13 mei 2003 in r.o. 7.1.3. en in het bijzonder in r.o. 7.2.1. overwogene - gezamenlijk met de tussenkomende partijen Volvo Trademark en Volvo Corporation - waarbij geïntimeerden en de tussenkomende partijen zich gezamenlijk aanduiden als Volvo - een memorie van antwoord tevens akte houdende wijziging van eis genomen. Het hof zal Volvo Trademark en Volvo Corporation derhalve aanduiden als "de interveniërende partijen".
14.2.2. De conclusie van geïntimeerden en de interveniërende partijen luidt na deze wijziging dat het hof
in conventie:
primair het beroepen vonnis zal bekrachtigen, subsidiair, kort samengevat, indien het hof zou bepalen dat de dealeridentificatie zou moeten worden teruggeplaatst, daarbij zal bevelen dat Houben Intrak geen merkinbreuk pleegt door het voeren van het merk VOLVO op haar bedrijfspand op straffe van een dwangsom van ? 25.000, waarbij de termijn ex art. 260 Rv Pro wordt bepaald op 6 maanden na de datum van dit arrest,
in reconventie:
dat het hof het beroepen vonnis bekrachtigt onder afwijzing van de bij de appeldagvaarding gewijzigde reconventionele vordering van Houben Intrak,
alles met veroordeling van Houben Intrak in de kosten van het hoger beroep.
14.3.1. Houben Intrak heeft een akte uitlating eis genomen.
14.3.2. Bij beslissing van de eerste enkelvoudige kamer van dit hof van 20 januari 2004 heeft dit hof het bezwaar van Houben Intrak tegen wijziging van eis ongegrond verklaard en de zaak naar de rolzitting verwezen.
14.4. Partijen hebben vervolgens de stukken andermaal overgelegd en arrest gevraagd.
15. De gronden van het hoger beroep
15.1. Het hof verwijst voor de grieven van Houben Intrak naar de memorie van grieven.
15.2. Het hof zal de "wijziging van eis" van Volvo Cars en AB Volvo aanmerken als een incidentele grief, nu Volvo Cars en AB Volvo in dit geding geïntimeerden zijn. Houben Intrak heeft met haar "akte uitlating eis" inhoudelijk op deze incidentele grief gereageerd.
15.3. Voor zover het betreft Volvo Trademark en Volvo Corporation zal het hof de "wijziging van eis" - die ook namens hen was ingediend - eveneens aanmerken als een incidentele grief.
16. De verdere beoordeling
in principaal en incidenteel appel
16.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.
16.1.1. Het pand aan de Graafschap Hornelaan 165 te Weert (hierna: het pand) is op 15 mei 1997 in eigendom geleverd aan Holding Lathouwers Weert B.V., die het op 15 september 2000 leverde aan G.J. Vanderfeesten, welke laatste het vervolgens op 26 februari 2002 heeft geleverd aan appellante Houben Intrak.
16.1.2. In het pand was gevestigd Autocentrum Weert B.V., waarvan bestuurder en enig aandeelhouder was Holding Lathouwers Weert B.V., die sinds 15 september 2000 het pand huurde van Vanderfeesten.
16.1.3. Tussen Volvo Nederland Personenauto B.V. en Autocentrum Weert B.V. (Dealer) is op 1 oktober 1996 een zgn. Volvo Dealerovereenkomst gesloten. Appendix 5 van deze overeenkomst draagt als kop "Volvo corporate identity" en hierin staat vermeld dat onder verwijzing naar art. 7.5 van de Volvo Dealerovereenkomst aan Dealer de volgende identificatiemiddelen in bruikleen zijn verstrekt:
65 meter fascia band inclusief belettering; 1 lichtbak "dealernaam", 1 lichtbak "Volvo" en 1 mast (5 meter) incl. dubbelzijdige lichtbak.
In genoemd art. 7.5 van de Volvo Dealerovereenkomst staat onder meer vermeld dat Volvo Nederland (waarmee volgens appendix 8 hier bedoeld is Volvo Nederland Personenauto B.V.) eigenaar blijft van onder meer genoemde fascia banden, doch dat de Dealer voor (onder meer) het onderhoud moet zorgen.
16.1.4. Op 17 januari 2000 heeft Volvo Nederland Personenauto B.V. aan Autocentrum Weert geschreven dat er nieuw Volvo-buitenidentificatiemateriaal zou worden bevestigd aan het bedrijfspand.
16.1.5. Op 21 november 2001 is Autocentrum Weert in staat van faillissement verklaard. Kort hierna heeft Armada Janse B.V. in opdracht van "Volvo Nederland" een deel van de fascia band verwijderd. G.J. Vanderfeesten, de toenmalige eigenaar van het pand, verbood verdere verwijdering van de fascia band e.a., omdat hij zich op het standpunt stelde daarvan eigenaar te zijn.
16.1.6. Het is het hof niet duidelijk welke Volvo-onderneming precies de opdracht aan Armada Janse had verstrekt, nu de aanduiding "Volvo Nederland" kennelijk zowel gebruikt wordt voor Volvo Nederland Personenauto B.V. - degene die de Dealerovereenkomst met Autocentrum Weert sloot - als voor Volvo Cars Nederland, geïntimeerde sub 1. Zowel de brief over deze kwestie van 15 januari 2002 aan Vanderfeesten als de brief hieromtrent van 15 maart 2002 aan Houben Intrak is geschreven namens Volvo Nederland Personenauto B.V. en AB Volvo.
16.1.7. Vanderfeesten wenste slechts de merknaam VOLVO te laten verwijderen van het pand, doch de fascia band e.a. wilde hij laten zitten.
16.1.8. De zonemanager van Volvo Cars Nederland, M. Bax, heeft Houben-Intrak voor het transport van het pand op de hoogte gesteld van het standpunt over deze kwestie van - wat het hof gemakshalve zal aanduiden als - "de Volvo-ondernemingen" (Bax noemt dit in zijn gespreksnotitie "ons standpunt").
Het transport van het pand aan Houben Intrak vond zoals gezegd plaats op 26 februari 2002.
16.1.9. Volvo Cars Nederland en AB Volvo hebben vervolgens Houben Intrak in kort geding gedagvaard. Van de zitting in kort geding is een proces verbaal opgemaakt. Hierin staat vermeld dat de advocaat van eiseressen ter zitting heeft medegedeeld dat partijen voorafgaand aan de zitting tot een vergelijk zijn gekomen ten aanzien van de merkenrechtelijke kwestie met betrekking tot de beplating met de merknaam VOLVO. Eiseressen beperken hun vordering tot het verkrijgen van een beslissing omtrent de blauwe fascia banden en de onbeletterde voorplaten.
De voorzieningenrechter heeft de - aldus verminderde - vorderingen van Volvo Cars Nederland en AB Volvo tot verwijdering van de fascia banden e.a. en het retourneren daarvan aan Volvo Cars Nederland toegewezen en de reconventionele vordering van Houben Intrak afgewezen. Tegen dit oordeel richten zich de grieven.
16.1.10. In hoger beroep hebben Volvo Trademark en Volvo Corporation toestemming gekregen in de procedure tussen Houben Intrak enerzijds en Volvo Cars Nederland en AB Volvo anderzijds te mogen tussenkomen, omdat - kort gezegd - het merkrecht van het Volvo-merk toebehoort aan Volvo Trademark en Volvo Corporation de exclusief licentiehouder in Nederland is en slechts zij gerechtigd zijn zich te verzetten tegen merkinbreuk.
16.1.11. Het hof zal ter wille van de leesbaarheid geïntimeerden en de interveniërende partijen in dit arrest gezamenlijk aanduiden als "Volvo", en alleen wanneer dat voor de beoordeling van belang is, onderscheid maken tussen de verschillende Volvo-ondernemingen.
16.2.1. De eerste grief richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Volvo spoedeisend belang had bij haar vorderingen.
16.2.2. Deze grief kan niet slagen, nu hetgeen Volvo in eerste aanleg heeft aangevoerd ter staving van haar destijds bestaande spoedeisend belang - zijnde haar belang bij het zo spoedig mogelijk terugkrijgen van de dealeridentificatie (de fascia banden e.a.) alsmede bij het
gestaakt houden van de voorheen gepleegde merkinbreuken - naar het oordeel van het hof voldoende is om spoedeisend belang zijdens Volvo aan te nemen.
16.3. Het hof zal thans de grieven 4, 5, en 7 gezamenlijk behandelen, omdat deze het verste strekken.
16.3.1. Deze grieven zien op het oordeel van de voorzieningenrechter met betrekking tot de eigendom van de fascia banden e.a. Allereerst dient aan de orde te komen of voorshands aannemelijk is dat deze fascia banden e.a. door natrekking eigendom zijn geworden van de eigenaar van het pand, zoals Houben Intrak stelt.
16.3.2. Indien er een zodanige hechte materiele verbondenheid bestaat tussen hoofdzaak (het pand) en de mogelijke bestanddelen (de fascia banden e.a.) dat de fascia banden e.a. niet van het pand kunnen worden gescheiden zonder dat aan hetzij het pand hetzij de fascia banden e.a. een beschadiging van betekenis optreedt, is er volgens art. 3:4 lid 2 BW Pro sprake van bestanddeelvorming.
16.3.3. Voorshands is het hof van oordeel dat zulks niet het geval is. Houben Intrak heeft wel aannemelijk gemaakt dat het pand beschadiging heeft ondervonden door het verwijderen van de fascia banden e.a., zoals gaten in de damwandprofielen en beschadigingen langs de dakafwerking, doch niet aannemelijk is gemaakt dat deze beschadigingen van zodanige omvang zijn - bijvoorbeeld doordat het pand niet meer onbelemmerd gebruikt kan worden - dat er sprake is van de in art. 3:4 lid 2 BW Pro beschreven situatie.
16.3.4. Evenmin is het hof voorshands van oordeel dat de fascia banden e.a. door verkeersopvatting onderdeel zijn uit gaan maken van het pand (art. 3:4 lid 1 BW Pro). Het hof neemt hierbij in aanmerking dat voorshands aannemelijk is dat:
- de fascia banden e.a. zodanig zijn geconstrueerd dat zij eenvoudig verwijderd kunnen worden,
- het gebouw nog steeds de functie van gebouw kan vervullen zonder de fascia banden e.a.,
- de fascia banden speciaal voor Volvo ontworpen zijn en niet voor het pand.
Voorts is de stelling van Volvo dat het bij contracten met autodealers altijd gebruik is dat de dealeridentificatie eigendom blijft van de fabrikant, niet door Houben Intrak (gemotiveerd) weersproken, waaruit het hof voorshands afleidt dat het in kringen van autodealers gebruikelijk is dat dergelijke zaken (pand en dealeridentificatie) niet bij elkaar horen.
Dit alles leidt tot de voorlopige gevolgtrekking dat naar verkeersopvattingen de fascia banden e.a. geacht worden voldoende zelfstandigheid te hebben behouden om niet als bestanddeel van het pand te worden beschouwd.
16.4.1. Het in 16.3.4. overwogene leidt tot de voorlopige conclusie dat de fascia banden e.a. steeds roerende zaken zijn gebleven. Derhalve dient thans te worden bezien of Houben Intrak deze zaken van een beschikkingsbevoegde vervreemder heeft verkregen, dan wel - indien dit niet het geval is - Houben Intrak zich op enige regel van derdenbescherming kan beroepen.
16.4.2. Niet weersproken zijn de stellingen van Volvo dat Holding Lathouwers Weert B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Autocentrum Weert B.V. was, en dat R.G.A.
Lathouwers, die de dagelijkse leiding had over Autocentrum Weert B.V., enig aandeelhouder en bestuurder van Holding Lathouwers Weert B.V. was. De dealerovereenkomst, waarbij Volvo Nederland Personenauto B.V. zich de eigendom had voorbehouden van de fascia banden e.a., was gesloten met Autocentrum Weert B.V. Hieruit leidt het hof voorshands af dat het aannemelijk is dat Holding Lathouwers Weert B.V., toen zij het pand in eigendom overdroeg aan Vanderfeesten, daarbij op de hoogte was, althans redelijkerwijs kon zijn dat zij niet beschikkingsbevoegd was ten aanzien van de gelijktijdige overdracht van de fascia banden e.a..
16.4.3. De vraag die thans ter voorlopige beantwoording voorligt, is of Vanderfeesten op het moment dat hij het pand in eigendom verwierf, te goeder trouw was ten aanzien van de eigendom van de fascia banden e.a..
Houben Intrak heeft gesteld dat zulks het geval was, en dat Vanderfeesten er toen niet van uit behoefde te gaan dat de bouwkundige boeiboorden (de fascia banden) van een ander zouden zijn.
16.4.4. Het hof is van mening dat voorshands aannemelijk is dat Vanderfeesten op het moment dat hij het pand verwierf, naar de maatstaven van art. 3:11 BW Pro niet op de hoogte was of redelijkerwijs behoefde te zijn van het feit dat Volvo Nederland Personenauto de eigenares was van de fascia banden e.a.. Uit de stellingen van partijen leidt het hof voorshands af dat Vanderfeesten niet behoorde tot de kring van autodealers, zodat het hierboven in r.o. 16.3.4 genoemde gebruik hem niet bekend behoefde te zijn, terwijl evenmin door Volvo gesteld is dat Vanderfeesten op enigerlei wijze van dit gebruik op de hoogte was gesteld. Alhoewel het hof voorshands van oordeel is dat de materiele verbondenheid tussen de fascia banden e.a. en het pand niet zodanig is, dat er bestanddeelvorming op grond van art. 3:4 lid 2 BW Pro is opgetreden, is anderzijds deze verbondenheid wel van zodanige aard dat een verkrijger van het pand te goeder trouw zou kunnen menen dat de fascia banden bij het pand behoren.
16.4.5. Volvo heeft in dit verband nog gesteld dat van Vanderfeesten een nader onderzoek naar de eigendom van de fascia banden e.a. verlangd kon worden. Zij heeft hierbij onder meer gewezen op de toen nog aanwezige belettering en de kleur van de lichtbakken. Dit standpunt kan voorlopig niet worden gevolgd. Uit de door Houben Intrak in eerste aanleg overgelegde foto's blijkt dat meerdere autodealers zich bedienen van de kleur blauw. Niet is gesteld dat de belettering VOLVO slechts met aanzienlijke beschadigingen verwijderd kan worden. Niet is gesteld dat het "Volvo-blauw" een door Volvo gedeponeerd merk is, noch is aannemelijk dat Vanderfeesten, geen autodealer, zich zou moeten realiseren dat het blauw speciaal van en voor Volvo was. De stellingen van Houben Intrak dat de fascia banden e.a. bouwkundig belangrijk zijn voor het pand zijn door Volvo niet weersproken (slechts is weersproken dat zij zo belangrijk zijn dat er sprake is van toepasselijkheid van art. 3:4 lid 2 BW Pro). Dit alles brengt naar het voorlopig oordeel van het hof met zich dat van Vanderfeesten geen nader onderzoek verlangd behoefde te worden en hij, toen hij het pand geleverd kreeg "in de staat en in de toestand waarin dit zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevindt" (art. 4 lid 1 van Pro de koopovereenkomst tussen Holding Lathouwers Weert B.V. en Vanderfeesten), mocht verwachten dat de fascia banden e.a. bij het pand behoorden. Hoogstens had hij kunnen verwachten dat er problemen zouden kunnen ontstaan met de belettering, doch slechts vanuit een merkenrechtelijk oogpunt, hetgeen bij de thans te beantwoorden vraag niet aan de orde is.
16.4.6. Dit alles brengt met zich dat het hof voorshands van oordeel is dat Vanderfeesten zich mocht beroepen op de bescherming van art. 3:86 BW Pro, en dat hij derhalve, toen hij het pand met de fascia banden e.a. verkocht en leverde aan Houben Intrak, dit deed krachtens art. 3:84 lid Pro 1, als beschikkingsbevoegde eigenaar (vgl. HR 14 november 1997, NJ 1998, 147, i.h.b. r.o. 3.2). Een na de verkrijging door Vanderfeesten optredende bekendheid zijnerzijds met de werkelijke stand van zaken, doet voor de bescherming van art. 3:86 BW Pro niet ter zake (art. 3:118 lid 2 BW Pro).
16.4.7. De grieven 4, 5 en 7 slagen derhalve, voorzover zij zien op het oordeel van de voorzieningenrechter dat de eigendom van de fascia banden e.a. bij "Volvo" is gebleven.
16.4.8. Ten overvloede merkt het hof op dat de voorzieningenrechter met "Volvo" doelde op Volvo Cars en Volvo AB, doch dat uit hetgeen aan het hof bekend is geworden noch Volvo Cars noch Volvo AB ooit eigenares van de fascia banden e.a. is geweest: dat was immers Volvo Nederland Personenauto BV. Reeds op die grond had de op eigendom gebaseerde vordering nimmer kunnen zijn toegewezen.
16.5.1. De reconventionele vordering van Houben Intrak tot voorlopige herplaatsing van de fascia banden e.a. kan derhalve in beginsel worden toegewezen.
16.5.2. Bij memorie van grieven heeft Houben Intrak haar reconventionele vordering echter gewijzigd, in dier voege dat zij thans vordert herplaatsing van "complete" fascia banden e.a. Het hof is voorshands van oordeel dat Volvo Trademark en Volvo Corporation terecht in zoverre hiertegen bezwaar maken, dat zij niet wensen dat de belettering ook weer op de lichtbakken zou worden geplaatst, nu dat een merkinbreuk jegens hen zou opleveren.
16.5.3. Houben Intrak heeft naar het voorlopig oordeel van het hof echter voldoende aannemelijk gemaakt, zowel in eerste aanleg als in appel, dat zij de belettering helemaal niet wenst en dat het haar alleen gaat om de complete fascia banden e.a. zonder de naam VOLVO er op.
16.5.4. Uit het in r.o. 16.4.5. in een ander verband overwogene vloeit eveneens voort dat het hof voorshands van oordeel is dat Houben Intrak jegens Volvo Trademark en Volvo Corporation geen merkinbreuk pleegt, indien zij de blauwe fascia banden op haar bedrijfspand zou voeren. Met Houben Intrak is het hof voorshands van oordeel dat alleen de kleuren blauw en grijs geen herkenning of identificatie met het merk Volvo oproepen en deze kleuren niet onderscheidend werken. De incidentele grief van Volvo Trademark en Volvo Corporation dient om deze redenen te falen.
16.5.5. De incidentele grief van Volvo Cars Nederland en AB Volvo dient eveneens te falen, nu zij naar eigen zeggen geen merkgerechtigde en/of exclusief licentiehouder zijn.
16.6.1. Uit het slagen van de grieven 4, 5 en 7 in onderling verband beschouwd, en het falen van de incidentele grieven, vloeit voort dat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven.
16.6.2. De overige grieven behoeven derhalve geen bespreking meer.
16.6.3. De vorderingen van Houben Intrak zullen worden toegewezen als na te melden. Volvo Cars Nederland, AB Volvo, Volvo Trademark en Volvo Corporation zullen worden veroordeeld in de kosten aan de zijde van Houben Intrak als na te melden.
17. De beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond op 30 juli 2002 in conventie en in reconventie gewezen tussen Volvo Cars Nederland B.V. en AB Volvo enerzijds en Holding Houben Intrak B.V. anderzijds;
en opnieuw rechtdoende:
wijst af de vorderingen van Volvo Cars Nederland B.V. en AB Volvo;
wijst af de vorderingen van Volvo Trademark Holding AB en Volvo Car Corporation;
veroordeelt Volvo Cars Nederland B.V. en AB Volvo hoofdelijk, des dat de een presterende de ander zal zijn
bevrijd, binnen 3 weken na betekening van dit arrest de verwijderde fascia band en lichtbakken compleet - slechts met uitzondering van de verwijderde belettering - terug te plaatsen aan het pand aan de Graafschap Hornelaan 165 te Weert, op straffe van een dwangsom van ? 10.000,-- per dag voor elke dag dat Volvo Cars Nederland B.V. en/of AB Volvo daarmee in gebreke blijven;
veroordeelt Volvo Cars Nederland B.V. en AB Volvo in de kosten in eerste aanleg aan de zijde van Holding Houben Intrak gevallen, tot op heden begroot op ? 193,-- aan verschotten en ? 703,-- aan salaris procureur;
veroordeelt Volvo Cars Nederland B.V., AB Volvo, Volvo Trademark Holding AB en Volvo Car Corporation in de kosten in de hoofdzaak in hoger beroep alsmede in de kosten van de eerste incidentele vordering aan de zijde van Holding Houben Intrak gevallen, tot op heden begroot op ? 593,16 aan verschotten en ? 1.542,-- aan salaris procureur;
veroordeelt Volvo Trademark Holding AB en Volvo Car
Corporation in de kosten in van de tweede incidentele vordering in hoger beroep aan de zijde van Holding Houben Intrak gevallen, tot op heden begroot op ? 771,-- aan salaris procureur;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. Feith, Hendriks-Jansen en Fikkers en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 11 mei 2004.