Uitspraak
typ. NJ
rolnr. HD 103.005.873
ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
vierde kamer, van 29 april 2008,
gewezen in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JANSSEN DISTRIBUTION SERVICES BV,
voorheen JANSSEN LOGISTICS BV,
gevestigd te Venlo,
appellante bij exploot van dagvaarding van 20 november 2007 en herstelexploot van 23 november 2007,
procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JANSSEN LOGISTICS NEDERLAND BV,
statutair gevestigd te Nederweert,
geïntimeerde bij gemeld exploten,
procureur: mr. E.G.M. van Ewijk,
op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond gewezen vonnis in kort geding van 24 oktober 2007 tussen appellante - Janssen Venlo - als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en geintimeerde - Janssen Weert - als eiseres in conventie, verweerster in reconventie.
1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 82064/KG ZA 07- 210)
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
2. Het geding in hoger beroep
2.1 Janssen Venlo is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. Bij appeldagvaarding heeft Janssen Venlo vijf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep in conventie en in reconventie en, kort gezegd, tot afwijzing van de vorderingen van Janssen Weert in conventie en tot toewijzing van de vorderingen van Janssen Venlo in reconventie, zoals nader omschreven in de conclusie van de appeldagvaarding.
2.2 Bij akte heeft Janssen Venlo zeven producties overgelegd. Janssen Weert heeft ter rolle afgezien van memorie van antwoord.
2.3 Partijen hebben daarna hun standpunten door hun raads-lieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, Janssen Venlo door mr. J.P. Zanders en Janssen Weert door mr. J.M. Wolfs. Janssen Weert heeft bij akte vijf producties in het geding gebracht.
2.4 Ter zitting is besproken dat partijen onderling alsnog de mogelijkheid van een minnelijke regeling zouden onderzoeken. Indien een regeling zou worden bereikt, zou royement worden verzocht. Indien geen regeling zou worden bereikt, zou ter rolle van 11 maart 2008 arrest worden gevraagd.
2.5 Partijen hebben vervolgens op 11 maart 2008 uitspraak gevraagd en daartoe de gedingstukken overgelegd.
3. De gronden van het hoger beroep
Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding.
4. De beoordeling
4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.
Janssen Weert is in 2004 opgericht en drijft sindsdien volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister een (inter)nationaal expeditiebedrijf en houdt zich bezig met op- en overslag van goederen en (inter)nationale bevrachtingen.
Janssen Weert voert sinds haar oprichting de han-delsnaam Janssen Logistics. Op 27 september 2006 heeft zij deze aanduiding als woordmerk gedeponeerd voor diensten op het gebied van logistieke diensten, expeditie en transport (kl. 36 en 39). Het merk is onder nummer 0808362 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven.
Janssen Venlo drijft sinds lange tijd een onderne-ming die zich volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister thans bezighoudt met, samengevat, het exploiteren van ongeregelde autodiensten, vervoer, expeditie, warehousing en toegevoegde waarde activiteiten.
Janssen Venlo voerde tot voor kort onder meer de handelsnaam Janssen Auto's. Medio 2006 is zij de handelsnaam Janssen Logistics gaan gebruiken.
De raadsman van Janssen Weert heeft Janssen Venlo eind november 2006 aangesproken op het gebruik van de handelsnaam Janssen Logistics met het verzoek dit gebruik te beëindigen. De raadsman van Janssen Venlo heeft bij brief van 30 januari 2007 laten weten daar niet op in te gaan (prod. 3 inl. dagv.).
4.2 In dit kort geding stelt Janssen Weert dat zij sinds 1 juni 2004 een logistieke onderneming onder de naam Janssen Logistics voert en dat Janssen Venlo deze naam sinds medio 2006 is gaan voeren voor eveneens een logistieke onderneming. Volgens Janssen Weert handelt Janssen Venlo hiermee in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Op grond hiervan vordert Janssen Weert in conventie, samen-gevat, een verbod op het gebruik van de handelsnaam Janssen Logistics dan wel een andere combinatie van Jans[s]en en Logis[tics], op verbeurte van een dwangsom van
€ 5.000,= per overtreding en per dag met een maximum van
€ 500.000,=.
4.3 Janssen Venlo stelt zich op het standpunt dat zij aanzienlijk eerder dan Janssen Weert een onderneming is gaan drijven met in de naam Janssen en dat 'logistics' een louter beschrijvende aanduiding is voor het verlenen van logistieke diensten die niet via het handelsnaamrecht gemonopoliseerd kan worden. Ook stelt Janssen Venlo dat Janssen Weert zich met transport en vervoer, in het bijzonder naar Zwitserland, bezighoudt en niet met het verlenen van logistieke diensten zodat Janssen Weert de naam Janssen Logistics ten onrechte voert. Janssen Venlo acht dit in strijd met artikel 5b Hnw, dat het voeren van een handelsnaam die een onjuiste indruk van de onderneming geeft, verbiedt. Volgens Janssen Venlo voert zij zelf de (handels)naam Janssen Logistics wel terecht, zodat het merkdepot ten opzichte van dit eerdere juiste gebruik als handelsnaam te kwader trouw is geschied. In reconventie vordert Janssen Venlo, samengevat, veroordeling van Janssen Weert om de merkinschrijving nummer 0808362 te doen doorhalen en om het gebruik van een handelsnaam met daarin de naam Janssen voor transport- en logistieke diensten te staken, op verbeurte van een dwangsom van € 2.500,= per dag.
4.4 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vordering van Janssen Weert in conventie toegewezen met bepaling van een langere termijn (vier weken) en een lagere dwangsom dan verzocht (€ 2.500,= per dag met een maximum van € 100.000,=). De vordering in reconventie is afgewezen. Janssen Venlo is in conventie en in recon-ventie veroordeeld in de proceskosten, op basis van het liquidatietarief.
4.5 De vermeerdering van eis die Janssen Weert in hoger beroep heeft vermeld, betreft het maximum van de dwangsommen dat zij op € 1.000.000,= gesteld wil zien.
4.6 Naar aanleiding van het vonnis waarvan beroep heeft Janssen Venlo haar (handels)naam gewijzigd in Janssen Distribution Services BV.
4.7 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzienin-genrechter van de rechtbank Roermond en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.
4.8 Met grief I voert Janssen Venlo aan dat de vordering van Janssen Weert zich wegens gebrek aan voldoende spoed-eisend belang niet leent voor behandeling in kort geding en reeds daarom moet worden afgewezen. Zij wijst erop dat Janssen Weert het kort geding eerst 15 maanden nadat zich de door haar gestelde verwarring heeft gemanifesteerd, aanhangig heeft gemaakt.
4.9 Deze grief gaat niet op. Uit de overgelegde producties blijkt dat Janssen Weert zich in eerste instantie eind 2006/begin 2007 schriftelijk tot de wederpartij heeft gewend teneinde te bewerkstelligen dat deze het ge-bruik van de handelsnaam Janssen Logistics zou beëindi-gen. Deze bleek daartoe niet bereid, waarop Janssen Weert op 8 oktober 2007 dit kort geding aanhangig heeft ge-maakt. Naar zijn aard zijn vorderingen als waar het in deze zaak om gaat voldoende spoedeisend om in kort geding behandeld te worden. Het enkele tijdsverloop tussen de onderlinge correspondentie en het aanhangig maken van het kort geding leidt er niet toe dat Janssen Weert niet langer een voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft.
4.10 Grief II betreft het oordeel van de voorzieningenrechter dat beoordeeld dient te worden of aan de combi-natie van de woorden 'Janssen' en 'Logistics' bescherming toekomt op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw en dat dit laatste inderdaad het geval is. Volgens Janssen Venlo is het kenmerkende onderdeel van de handelsnaam 'Janssen' en dat onderdeel wordt door haar al veel langer als (on-derdeel van) haar handelsnaam gebruikt. Bovendien gebruikt Janssen Venlo in feite de slogan 'Janssen, more than logistics' als handelsnaam.
4.11 Wat dit laatste betreft is door Janssen Venlo onvol-doende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf medio 2006 onder een andere (handels)naam aan het economisch verkeer heeft deelgenomen dan onder de naam Janssen Logistics. De slogan waar Janssen Venlo op doelt, is kennelijk als slagzin op basis van de door haar gebruikte handelsnaam gehanteerd.
4.12 De handelsnaam Janssen Logistics bestaat uit twee onderdelen, een veelvoorkomende eigennaam en een beschrijvende aanduiding. Deze twee onderdelen dienen in dit verband niet los van elkaar te worden gezien aangezien zij als handelsnaam samen één geheel vormen. Janssen Weert beroept zich ook niet op enig recht met betrekking tot één van beide onderdelen, maar uitsluitend met betrekking tot de combinatie van beide. Met die combinatie wordt niet beoogd of (onbedoeld) bewerkstelligd dat een gangbaar woord of zuiver beschrijvend element als 'logistics' via het handelsnaamrecht wordt gemonopoliseerd. Deze term blijft vrij om in allerhande andere combinaties als handelsnaam te dienen, ook wanneer Janssen Weert zich met recht op haar handelsnaamrecht blijkt te kunnen beroepen.
4.13 Door Janssen Venlo is uitvoerig betoogd dat Janssen Weert zich alleen bezighoudt met transport over de weg en dat zij zich niet met 'logistiek' in de juiste zin van het woord bezighoudt, dat wil zeggen met het beheersings-proces van goederenbewegingen waarvan de eigenlijke uit-voering van het transport op zich geen deel behoeft uit te maken. Het hof ziet geen aanleiding zich in deze ter-minologische discussie te mengen. Door Janssen Weert is voldoende aannemelijk gemaakt dat allerhande ondernemingen op het gebied van transport, expeditie, vervoer en logistiek zich heden ten dage met de kennelijk aansprekende aanduiding 'logistics' tooien en dat de branche daarbij geen taalkundig purisme aan de dag legt. Daarnaast heeft Janssen Weert voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich niet uitsluitend met transport (naar Zwitserland) bezighoudt. In ieder geval kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat zich hier een situatie voordoet waarin artikel 5b Hnw van toepassing is. Voorshands gaat het hof er met de voorzieningenrechter van uit dat de handelsnaam Janssen Logistics in voldoende mate aansluit bij de bedrijfsvoering van Janssen Weert.
4.14 Een handelsnaam behoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Wanneer aan een handelsnaam een beperkt onderscheidend vermogen moet worden toegekend, kan dat wel van invloed zijn op de omvang van de bescherming ten opzichte van andere namen.
4.15 Naast de gangbare term 'logistics' bevat de handelsnaam van Janssen Weert de naam Janssen. Het moge zo zijn dat Janssen Venlo eerder dan Janssen Weert voor haar activiteiten op het gebied van transport, expeditie, vervoer en/of logistiek de naam Janssen als onderdeel van haar handelsnaam voerde, maar dat verleent Janssen Venlo nog niet enig recht op de handelsnaam Janssen Logistics. Díe aanduiding is door haar niet eerder dan Janssen Weert gebruikt en om díe naam gaat het hier.
4.16 Een en ander leidt tot de slotsom dat grief II wordt verworpen.
4.17 Met grief III voert Janssen Venlo aan dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat Janssen Weert haar vorderingen mede op haar merkrecht heeft doen steunen. Die grondslag is ondeugdelijk, aldus Janssen Venlo.
4.18 De vorderingen van Janssen Weert zijn, ook naar het voorlopig oordeel van het hof, reeds toewijsbaar op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw. Dat betekent dat niet onderzocht behoeft te worden of de vorderingen (ook) toe-wijsbaar zijn op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE, waar Janssen Venlo in dit verband naar verwijst, nog daargelaten of het juist is dat Janssen Weert haar vordering mede daarop heeft gebaseerd.
4.19 Voor toewijzing van de reconventionele vorderingen van Janssen Venlo is geen grond aanwezig aangezien zij zich niet kan beroepen op een oudere handelsnaam. Wat be-treft haar vordering tot doorhaling van de merkinschrijving nummer 0808362 komt daar nog bij dat een dergelijke vordering zich naar vaste rechtspraak niet leent voor toewijzing in kort geding.
4.20 Het vorenstaande brengt mee dat ook grief IV die op deze onderwerpen ziet, faalt.
4.21 Grief V heeft naast de overige grieven geen zelfstandige betekenis zodat ook deze wordt verworpen.
4.22 Janssen Venlo heeft inmiddels naar aanleiding van het vonnis waarvan beroep haar (handels)naam aangepast. Daaruit blijkt dat volstaan kan worden met een dwangsom in de omvang als waarin deze is toegewezen. Voor een hoger maximumbedrag als door Janssen Weert bij pleidooi bepleit ziet het hof dan ook geen enkele aanleiding.
4.23 Janssen Venlo zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Beide partijen gaan uit van een volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ook het hof gaat uit van de toepasselijkheid van deze bepaling.
De bedragen die Janssen Weert aan advocaatkosten vordert, liggen op een aanzienlijk lager niveau dan de bedragen die Janssen Venlo zelf vordert. Tegen de hoogte van de door Janssen Weert gevorderde bedragen en de onderbouwing daarvan is geen bezwaar gemaakt. Dat betekent dat het hof bij gebreke van enige betwisting de door Janssen Weert voor het hoger beroep gevorderde en bij akte nader gespecificeerde bedragen (vermeld in prod. 5) zal toewijzen. Hetzelfde geldt voor de bedragen die (eerst) thans worden gevorderd met betrekking tot de eerste aanleg, met dien verstande dat daarop de bedragen die in eerste aanleg overeenkomstig het liquidatietarief zijn toegewezen, thans in mindering strekken. Dit komt neer op € 12.611,48 (specificatie) verminderd met € 816,= en € 408,= (toegewezen salaris procureur conventie resp. reconventie), derhalve € 11.387,48 aan advocaatkosten in hoger beroep en - aanvullend - in eerste instantie.
5. De uitspraak
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Janssen Venlo in de kosten van het geding, aan de zijde van Janssen Weert begroot op € 300,= aan verschotten in hoger beroep en op € 11.387,48 aan (aanvul-lende) advocaatkosten in beide instanties;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar;
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. De Groot-van Dijken, Meulenbroek en De Kok en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 29 april 2008.