Uitspraak
GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
Sector civiel recht
Zevende kamer
Uitspraak: 7 juni 2011
Zaaknummer: HV 200.080.345/01
Zaaknummer eerste aanleg: 282601\OV VERZ 10-198
in de zaak in hoger beroep van:
Shoetime Retail B.V.,
gevestigd te Kessel, gemeente Peel en Maas,
kantoorhoudende te Panningen, gemeente Peel en Maas,
verweerster in eerste aanleg,
appellante in principaal appel,
geïntimeerde in incidenteel appel,
verder te noemen: Shoetime,
behandeld advocaat: mr. H.M.L. Dings,
procesadvocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,
tegen
de vennootschap onder firma V.O.F. [X.],
zaakdoende te Groningen,
hierna : de firma,
en
Shoetime B.V.,
gevestigd te Beilen,
verzoekers in eerste aanleg,
geïntimeerden in principaal appel,
appellanten in incidenteel appel,
hierna: de vennootschap,
samen verder te noemen: [X.],
behandelend advocaat: mr. P. Koerts,
procesadvocaat: mr. E.H.H. Schelhaas,
1. Het geding in eerste aanleg
1.1. Het hof verwijst naar de beschikkingen van de rechtbank Roermond van 2 november 2010 en 17 december 2010.
1.2. [X.] heeft op de voet van artikel 5 Handelsnaamwet Pro (Hnw) verzocht te bepalen dat Shoetime haar handelsnaam dusdanig wijzigt dat deze niet meer onrechtmatig gevoerd wordt en dat er geen verwarring meer te duchten valt met de handelsnaam van [X.].
1.3. De kantonrechter heeft het verzoek van de firma toegewezen en Shoetime veroordeeld in de proceskosten. Het verzoek van de vennootschap is afgewezen.
2. Het geding in hoger beroep
2.1. Shoetime is tegen de genoemde beschikkingen in hoger beroep gekomen bij appelschrift met bijlagen dat bij het hof op 13 januari 2011 is binnengekomen. Er worden tien grieven aangevoerd. Zij verzoekt de beschikkingen te vernietigen – voor zover tussen de firma en haar gegeven – en opnieuw recht doende het inleidend verzoek alsnog af te wijzen met veroordeling van [X.] in de proces- en nakosten.
2.2. [X.] heeft een verweerschrift, tevens houdende incidenteel hoger beroep, ingediend dat bij het hof is binnengekomen op 24 februari 2011. In incidenteel appel, dat betrekking heeft op de afwijzing van het verzoek van de vennootschap, worden twee grieven aangevoerd. [X.] concludeert in principaal tot bekrachtiging van de beschikkingen waarvan beroep en in incidenteel appel tot vernietiging van die beschikkingen met toewijzing van het inleidend verzoek en voorts tot veroordeling van Shoetime in de proceskosten op de voet van artikel 1091h Rv.
2.3. Shoetime heeft een verweerschrift in incidenteel appel ingediend dat is binnengekomen bij het hof op 8 april 2011.
2.4. Het hof heeft voorts ontvangen het proces-verbaal van de zitting in eerste aanleg op 4 oktober 2010.
2.5. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 16 mei 2011. Daar zijn verschenen namens Shoetime: [A.], [B.], [C.] en [D.], vergezeld van de behandeld advocaat en namens [X.]: de heer [E.] en mevrouw [F.] vergezeld van hun behandelend advocaat.
Mr. Dings heeft pleitnotities overgelegd.
De uitspraak werd bepaald op heden.
3. De beoordeling
In principaal en incidenteel appel
3.1. De door de kantonrechter vastgestelde feiten zijn niet bestreden zodat deze het hof tot uitgangspunt dienen.
3.1.1. De firma staat sinds 1 augustus 1989 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Shoetime Byoutime.
3.1.2. Als bedrijfsomschrijving staat vermeld:
- winkel in bijouterieën en lederwaren (schoeisel);
- winkel in kunstnijverheidartikelen, t.w. aardewerk etc.;
- schoenherstellersbedrijf;
- graveren en sleutelduplicatie.
Ter zitting heeft de heer [E.] verklaard dat de schoenenverkoop vanuit de winkel in Groningen ongeveer 10% van de totale omzet bedraagt.
3.1.3. Op 23 augustus 2005 is de dochteronderneming in Beilen gestart onder de naam Shoetime B.V. De onderneming is toegespitst op schoenherstel. Volgens de heer [E.] ter zitting is de schoenenverkoop vanuit deze vestiging marginaal.
3.1.4. Als domeinnaam wordt gebruikt www.shoetime.nl. Deze domeinnaam is blijkens mededelingen van mevrouw [F.] ter zitting in het najaar van 2000 geregistreerd. De site geeft informatie, zoals het adres in Groningen, het telefoon- en faxnummer en het e-mailadres. Er worden foto’s getoond. Er is hierbij geen sprake van een webwinkel, maar volgens mevrouw [F.] liggen er wel, nog geen concrete, plannen daartoe.
3.1.5. Verzoekers – gekwalificeerd als erkend leerbedrijf en Gildelid – richten zich op het ‘hogere segment’ van de markt.
3.1.6. Shoetime handelt sedert 2001 onder de naam Shoetime c.q. Shoetime Retail. Zij heeft op 13 maart 2001 het dienstmerk Shoetime laten registreren bij het Benelux merkenbureau. Haar domeinnaam is (onder meer) www. Shoetimeonline.nl, geregistreerd in het voorjaar van 2001.
3.1.7. Shoetime exploiteert een onderneming die zich uitsluitend richt op het verkopen van schoenen in het ‘lage- en middensegment’. De onderneming wordt gevoerd in meer dan veertig winkels, de meeste in het zuiden van het land. De meest noordelijk gelegen winkel is gevestigd in Nunspeet.
3.2. De grondslag voor het verzoek
3.2.1. In rov. 6.1 van de tussenbeschikking heeft de kantonrechter vastgesteld dat het onderhavige verzoek is gegrond op artikel 6 Hnw Pro en de verbodsbepaling van artikel 5 Hnw Pro. Tegen deze vaststelling is niet gegriefd en in hoger beroep is de grondslag van het verzoek niet uitgebreid. Het hof beperkt zijn beoordeling tot deze grondslag.
3.2.2. Artikel 5 Hnw Pro luidt:
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die onderne-mingen te duchten is.
3.3. De grieven 1 en 2 in principaal appel
3.3.1. Hierin komt Shoetime op tegen het oordeel van de kantonrechter in de rov. 6.6 en 6.7 van de tussenbeschikking, dat Shoetime haar merk als handelsnaam gebruikt. Alleen op de gevels staat de naam Shoetime, in alle overige uitingen is de handelsnaam Shoetime Retail B.V., aldus Shoetime.
3.3.2. De grieven falen. Shoetime gebruikt het woord Shoetime als handelsnaam door zich op de gevels van haar vestigingen als zodanig aan te duiden. Bovendien, wie de website www.Shoetimeonline.nl opent ziet daarop de naam Shoetime staan en niet de naam Shoetime Retail. Overigens heeft zij bij haar verweer geen belang. Ook het gebruik van de naam Shoetime Retail kan als voor het publiek verwarrend worden aangemerkt, temeer daar de toevoeging Retail, net zo als de toevoeging Byoutime, geen of slechts weinig onderscheid teweeg brengt. In het spraakgebruik worden beide namen verkort tot Shoetime.
3.3.3. Uitgangspunt bij de verdere beoordeling is dan dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten kan zijn, als bedoeld in artikel 5 Hnw Pro.
3.3.4. Deze verwarring heeft zich kennelijk ook gemanifesteerd zoals blijkt uit de door [X.] overgelegde e-mails.
3.4. Grief A in het incidenteel appel
3.4.1. In deze grief komt [X.] op tegen de vaststelling door de kantonrechter (in rov. 6.13 van de tussenbeschikking en 3.3 van de eindbeschikking) dat de verwarring uitsluitend wordt veroorzaakt door de door [X.] gehanteerde domeinnaam.
3.4.2. Tussen partijen staat vast dat in ieder geval de firma (niet de besloten vennootschap die immers pas later is opgericht) de handelsnaam Shoetime rechtmatig voerde vóórdat Shoetime die is gaan voeren.
3.4.3. Het komt derhalve aan op de vraag of voldaan is aan de passage in artikel 5 Hnw Pro ‘in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn’.
3.4.4. Naar het oordeel van het hof zou het verzoek, de domeinnaam weggedacht, zonder meer afgewezen worden. De afstand tussen de winkels is voor toewijzing te groot terwijl ook de overlap in bedrijfsvoering te gering is om in aanmerking te nemen, in ieder geval ten aanzien van winkels buiten Groningen (en wellicht Beilen). Van enige verwarring bij het publiek dat geen verband houdt met de domeinnaam is niet gebleken. De kantonrechter heeft derhalve terecht de beoordeling van het geschil geplaatst in het kader van het gebruik van de domeinnaam door [X.].
3.4.5. In de toelichting op de grief stelt [X.] nog wel dat toeleveranciers en andere derden in verwarring kunnen raken bij raadpleging van het handelsregister, maar deze stelling kan haar niet baten. Dit is geen verwarring waarop artikel 5 Hnw Pro het oog heeft. Die bepaling laat immers toe dat er bedrijven zijn met dezelfde handelsnaam, mits deze voldoende geografisch uiteen worden geëxploiteerd en/of voldoende van aard (lees: branche) verschillen. Als daaraan is voldaan valt geen rechtens relevant verwarringsgevaar te duchten, aldus de wetgever.
3.4.6. In de toelichting op de grief voert [X.] voorts aan dat de kantonrechter, door het geschil toe te spitsen op de domeinnaam, de verantwoordelijkheid voor de ontstane verwarring en het te duchten verwarringsgevaar bij [X.] legt. De grief mist in zoverre feitelijke grondslag. De kantonrechter heeft deze verantwoordelijkheid niet bij [X.] gelegd maar alleen vastgesteld dat het gebruik van de domeinnaam door [X.] de bodem vormt voor het geschil. De kantonrechter heeft [X.] dan ook niet het gebruik van haar naam verboden.
3.5. De grieven 5 en 6 in principaal appel
3.5.1. In deze grieven staat het gebruik van de domeinnaam centraal en zij komen op tegen de volgende passage uit rov. 6.11 van de tussenbeschikking:
De kantonrechter merkt in dit verband op dat aan de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn een steeds meer ondergeschikte betekenis moet worden toegekend, nu door het algemeen en veelvuldig gebruik van het internet afstanden meer en meer worden tenietgedaan. Het internet is als een nieuwe contactmogelijkheid in het leven geroepen waarbij de onwetende klant zich zal richten op de naam waaronder het bedrijf bekend is en waarbij feitelijke afstanden irrelevant zijn. Zo zal een klant die niet met de werkelijke e-mailnaam van Shoetime bekend is eenvoudig Shoetime.nl intypen. Zoals reeds is aangegeven is dit de site van verzoekers. Hiermee ontstaat met name de verwarring waar verzoekers last van hebben, niet zozeer dat de bedrijven door het winkelend publiek verward worden.
3.5.2. Het hof stelt eerst vast dat de observaties van de kantonrechter juist zijn. Daartegen keert de grief zich bovendien niet. Betoogd wordt dat de geografische afstanden onverminderd van groot belang blijven bij de vraag of er verwarringsgevaar te duchten valt.
3.5.3. Anders dan de kantonrechter kan het hof uit de gesignaleerde observaties niet afleiden dat daarmee aan artikel 5Hnw toepassing kan worden gegeven.
Het gebruik van een handelsnaam in en met name als een domeinnaam zal immers, nu het internet heel Nederland bestrijkt, zonder meer meebrengen dat die handelsnaam in heel Nederland niet meer gebruikt kan worden. Daarmee is dan gegeven dat door een zodanige domeinnaam te nemen de passage in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn in artikel 5 Hnw Pro illusoir is gemaakt en geworden.
Naar het oordeel van het hof strekt deze bepaling ertoe, voor de onderneming die plaatselijk haar onderneming voert, plaatselijke bekendheid te beschermen door verwarringscheppend gebruik van derden te verbieden. Het enkele feit dat een onderneming een website heeft brengt echter nog niet mee dat reeds daarom de bekendheid waarop artikel 5 Hnw Pro doelt tot heel het land wordt uitgebreid en bescherming geboden dient te worden. Artikel 5 Hnw Pro heeft dan ook niet de strekking de (regionale) bescherming die zij (de domeinnaam weggedacht) biedt, uit te breiden tot heel Nederland indien en zodra een onderneming haar handelsnaam in een domeinnaam opneemt. In dit verband merkt het hof op dat deze bepaling er ook niet toe strekt om de handelsnaambescherming uit te breiden indien en zodra een onderneming gaat adverteren in een landelijk dagblad of op radio en televisie. Ook dan zal een vergelijkbaar verwarringsgevaar te duchten zijn. Aldus naamsbekendheid uitstralen maakt het gebruik van dezelfde naam in andere regio’s niet, althans niet zonder meer onrechtmatig. Voor die uitbreiding is minstgenomen tevens vereist dat exploitatie zich ook heeft uitgebreid doordat derden van buiten de oorspronkelijke regio gebruik zijn gaan maken van de aangeboden diensten. Daarvan is hier geen sprake. Dat door de domeinnaam derden van buiten de regio waarin [X.] haar bedrijf exploiteert kennis kunnen nemen van het bestaan van haar bedrijf is een onvermijdbare omstandigheid, maar niet een omstandigheid die de bedrijfsvoering van [X.] raakt, althans daarvan is niet gebleken. Het enkele feit dat de domeinnaam verwarring kan doen ontstaan is evenwel onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw Pro.
Het hof neemt voorts in overweging dat de verwarring bij het publiek niet zo zeer is gelegen in het gebruik van de domeinnaam Shoetime.nl, maar in het slordig lezen van de site waarop men terecht komt. Weliswaar zal bij de toets van het verwarringsgevaar niet uitgegaan moeten worden van een oplettende lezer, maar van een gemiddelde lezer. Niet elke slordigheid die kan ontstaan leidt tot het in artikel 5 Hnw Pro beoogde verwarringsgevaar. Het hier geconstateerde verwarringsgevaar verdient geen bescherming. Wie Shoetime op Google opzoekt krijgt 169.000 hits (in de op 24 februari 2011 overgelegde uitdraai nog 135.000 hits). Deze leiden tot beide partijen. Het spreekt voor zich dat daaruit een keuze moet gemaakt, bijvoorbeeld door de plaats van vestiging in te voeren. Dat gebruikers van Google uit deze mogelijkheden een verkeerde keuze kunnen maken is onvoldoende om appellanten het gebruik van de handelsnaam Shoetime te verbieden. Wie op internet www.Shoetime.nl zoekt krijgt de site van [X.] geopend met aanstonds het adres van die onderneming in Groningen en niet enig adres in of onder Nunspeet. Shoetime gebruikt de domeinnaam www.Shoetimeonline.nl, zodat degene die de goede naam invoert niet naar een ander wordt geleid en er ook geen verwarring kan optreden.
Het hof neemt ten slotte nog in overweging dat ook de aard van de ondernemingen in sterke mate verschilt (schoenverkopers versus schoenherstellers). Als dit feit mede in aanmerking wordt genomen is er teminder plaats om aan het gebruik van de domeinnaam van [X.], (bijna) gelijk aan haar handelsnaam, de verzochte bescherming te bieden en Shoetime te gebieden haar handelsnaam te wijzigen.
3.5.4. Het hof is mitsdien van oordeel dat artikel 5 Hnw Pro de door [X.] verzochte bescherming niet biedt. Het verzoek dient mitsdien alsnog te worden afgewezen.
3.6. De overige grieven behoeven geen bespreking. Het verzoek van de besloten vennootschap is op dezelfde gronden niet toewijsbaar. [X.] dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden veroordeeld. De opgevoerde kosten voor een second opinion zijn niet toewijsbaar. Daartoe bestaat geen grond. De kostenopgave van Shoetime is toewijsbaar tot na te noemen bedrag (dat ongeveer gelijk is aan hetgeen de wederpartij opgeeft). Ook de nakosten zijn toewijsbaar.
4. De uitspraak
Het hof:
vernietigt de beschikking van de kantonrechter waarvan beroep voor zover daarin Shoetime is veroordeeld,
en in zoverre opnieuw recht doende:
wijst het inleidend verzoek van de vennootschap onder firma alsnog af;
bekrachtigt, met verbetering van gronden, de beschikking waarvan beroep voor zover daarin het verzoek van de besloten vennootschap is afgewezen.
veroordeelt [X.] (de vennootschap onder firma en de besloten vennootschap tezamen) in de kosten aan de zijde van Shoetime in eerste aanleg en hoger beroep gevallen, tot op heden begroot op € 649,- voor verschotten en op € 11.500,- inclusief kantoorkosten en btw voor salaris advocaat
en voor wat betreft de nakosten op € 131,- indien geen betekening plaatsvindt, dan wel € 199,- vermeerderd met de explootkosten indien niet binnen veertien dagen na de datum van deze beschikking is voldaan aan de bij deze beschikking uitgesproken veroordelingen en betekening van deze beschikking heeft plaatsgevonden en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro vanaf veertien dagen na deze uitspraak tot aan de dag der voldoening en verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Deze beschikking is gegeven door mr. W.H.B. den Hartog Jager, mr. H.A.G. Fikkers en mr. E.L. Schaafsma-Beversluis en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2011.