ECLI:NL:GHSHE:2021:3295

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.218.715/02

arrest van 2 november 2021

in de zaak van

Quality Is Our Recipe LLC,

gevestigd te [vestigingsplaats] , Verenigde Staten van Amerika,

appellante in principaal hoger beroep,

geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,

hierna aan te duiden als QIOR,

advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

[geïntimeerde] h.o.d.n. [handelsnaam] ,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

appellant in incidenteel hoger beroep,

hierna aan te duiden als [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 9 oktober 2018 in het hoger beroep van het door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, onder zaaknummer C/02/301721 / HA ZA 15-448 gewezen vonnis van 15 februari 2017.

5.Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenarrest van 9 oktober 2018 waarbij het hof een pleidooi heeft gelast, en de daarin genoemde stukken;
de met het oog op het pleidooi van 10 april 2019 genomen akte van [geïntimeerde] , houdende overlegging agendapunten en aanvullende producties 65 tot en met 76;
de reactie van 1 april 2019 van QIOR op bovengenoemde akte;
het proces-verbaal van pleidooi van 10 april 2019, en de tijdens dat pleidooi door beide partijen overgelegde pleitnotities;
het pleidooi van 20 september 2021, waarbij beide partijen pleitnotities hebben overgelegd.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovengenoemde stukken en de stukken van de eerste aanleg

6.De beoordeling

in principaal en incidenteel hoger beroep

6.1.

In r.o. 3.1. van het bestreden vonnis heeft de rechtbank vastgesteld van welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. De door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover die niet zijn betwist, vormen ook in hoger beroep het uitgangspunt. Het hof zal hierna een overzicht geven van de relevante feiten.

a. QIOR maakt deel uit van [The Company] , een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf dat wereldwijd meer dan 6.500 restaurants heeft. QIOR is de franchisegever van de [handelsnaam] restaurants in en buiten de VS.

b. [geïntimeerde] exploiteert sinds 1988 een snackbar in [vestigingsplaats] aan de [adres 1] , die wordt gevoerd onder de handelsnaam “ [handelsnaam] ” en “ [handelsnaam] Fish & Chips” (hierna ook: de snackbar van [geïntimeerde] ). Volgens het uittreksel uit het handelsregister omvatten de activiteiten van deze onderneming: cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d. In 2004 heeft [geïntimeerde] een vestiging met de handelsnaam “ [handelsnaam] Soup & Wraps” geopend aan de [adres 2] in [vestigingsplaats] . Deze vestiging is inmiddels gesloten.

Daarnaast heeft [geïntimeerde] ook nog een andere onderneming, High Life.

c. [geïntimeerde] is houder van het Beneluxwoordmerk [handelsnaam] , ingeschreven onder [merkinschrijving] voor waren in klassen 29 en 30 en diensten in klasse 43 (hierna: het Merk). Deze inschrijving is gebaseerd op een aanvraag van 16 februari 1995, die op 1 oktober 1995 is gepubliceerd (vgl. prod. 3 bij inl. dagvaarding).

De beschrijving van de klassen van waren en diensten luidt als volgt:

“Kl 29 Snacks en snackproducten voor zover in deze klasse begrepen; vlees en vleesproducten; geconserveerde, gedroogde, gekookte of bewerkte vruchten en groenten; melk en melkproducten; soepen; maaltijden en bestanddelen voor de bereiding van maaltijden, voor zover in deze klasse begrepen; vis en visprodukten; gevogelte en wild.

Kl 30 Snacks en snackproducten voor zover in deze klasse begrepen; rijst en rijstschotels; deegwaren; maaltijden en bestanddelen voor de bereiding van maaltijden, voor zover in deze klasse begrepen; brood en broodjes; suikerbakkers en banketbakkerswaren.

Kl 43 Horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars.”

d. Op 1 april 1997 is [geïntimeerde] een procedure gestart tegen [handelsnaam] International, rechtsvoorganger van QIOR. In deze bij de rechtbank Middelburg gevoerde procedure vorderde hij: (i) dat diverse Beneluxmerken van [handelsnaam] International zijn vervallen wegens niet normaal gebruik, (ii) dat twee Beneluxmerken van [handelsnaam] International nietig dienen te worden verklaard, (iii) dat het [handelsnaam] International dient te worden verboden om het Merk dan wel enig overeenstemmend teken te gebruiken en (iv) dat het [handelsnaam] International dient te worden verboden om gebruik te maken van een handelsnaam in Nederland die de naam [handelsnaam] bevat, of enige andere naam te gebruiken of [handelsnaam] anders te gebruiken zodanig dat verwarring kan ontstaan bij het publiek tussen de onderneming van [geïntimeerde] en de onderneming van [handelsnaam] International.

e. De vorderingen van [geïntimeerde] zijn bij vonnis van 12 januari 2000 toegewezen. [handelsnaam] International heeft beroep tegen dit vonnis ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. Bij arrest van 3 april 2012 heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis in eerste aanleg bekrachtigd. [handelsnaam] International heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Bij arrest van 20 december 2013 heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie van [handelsnaam] International verworpen.

f. Op 19 maart 2013 heeft [handelsnaam] International de volgende aanvragen voor een gemeenschapsmerk ingediend, ieder voor een beeldmerk [handelsnaam] :

( i) aanvrage [nummer 1] , gepubliceerd op 9 oktober 2013;

(ii) aanvrage [nummer 2] , gepubliceerd op 9 oktober 2013;

(iii) aanvrage [nummer 3] , gepubliceerd op 19 november 2013.

Elk van deze aanvragen is ingediend voor waren in de klassen: 16, 25, 28, 29, 30 en 32 en diensten in de klassen 35, 41 en 43.

g. Op 1 juni 2015 zijn deze aanvragen van [handelsnaam] International alle overgedragen aan QIOR. [geïntimeerde] heeft oppositie tegen de inschrijving van elk van deze aanvragen ingesteld op basis van het Merk.

h. [geïntimeerde] is uit hoofde van het destijds toepasselijke artikel 42 lid 3 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 betreffende het Gemeenschapsmerk (GemVo) verzocht om bewijs in het geding te brengen, om normaal gebruik van het Merk in de Benelux te onderbouwen in een periode van vijf jaar voorafgaande aan de publicatiedatum van de betreffende gemeenschapsmerkaanvragen. Daarbij ging het om de periodes: 9 oktober 2008 tot en met 8 oktober 2013, respectievelijk 19 november 2008 tot en met 18 november 2013, aangezien op 9 oktober en 19 november 2008 het Merk langer dan vijf jaar was ingeschreven.

i. De door [geïntimeerde] ingestelde oppositieprocedures zijn geschorst gedurende de onderhavige procedure tot vervallenverklaring van het Merk.

6.2.1.

In de onderhavige procedure vordert QIOR om:

voor recht te verklaren dat de rechten van [geïntimeerde] uit hoofde van Benelux merkinschrijving [merkinschrijving] zijn vervallen voor alle waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven,
de doorhaling daarvan te gelasten, en
[geïntimeerde] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

6.2.2.

Aan deze vordering heeft QIOR kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. [geïntimeerde] heeft gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar na de datum van inschrijving van het Merk zonder geldige reden geen normaal gebruik van het Merk gemaakt in de Benelux. Dit geldt voor alle waren en diensten waarvoor het Merk is ingeschreven. Daarom wordt het verval van het Merk ingeroepen op grond van artikel 2.27 lid 2 in verbinding met artikel 2.23bis BVIE. QIOR stelt dat het gebruik van het Merk door [geïntimeerde] in de relevante periode van 11 mei 2010 tot en met 10 mei 2015 in de betrokken economische sector niet kan worden aangemerkt als gebruik om voor de door het Merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Volgens QIOR wordt de naam [handelsnaam] hoogstens gebruikt als (handels)naam voor de snackbar van [geïntimeerde] in [vestigingsplaats] , maar is er geen sprake van normaal gebruik van het Merk in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE. Dit zou volgens haar anders zijn als er sprake is van een keten van snackbars of van een bekendheid buiten de vestigingsplaats. QIOR stelt zich op het standpunt dat [geïntimeerde] geen normaal gebruik maakt van het Merk voor diensten in klasse 43 en evenmin voor waren in klasse 29 en 30.

6.2.3.

[geïntimeerde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

6.2.4.

In het bestreden vonnis heeft de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht dat de merkrechten van [geïntimeerde] voor diensten in klasse 43 zijn vervallen, afgewezen. Verder heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de rechten van [geïntimeerde] uit hoofde van Benelux-merkinschrijving 565037 zijn vervallen voor alle waren in klassen 29 en 30 waarvoor dit merk is ingeschreven. Ook heeft de rechtbank de doorhaling van genoemde rechten gelast indien tegen de door de rechtbank gegeven beslissing geen rechtsmiddel meer open staat. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

De rechtbank heeft dit oordeel, kort samengevat, als volgt gemotiveerd.

Ten aanzien van klasse 43 (horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars) gelden de volgende cijfers. Er bevinden zich in Nederland circa 4.800 snackbars, waarvan ongeveer 3.600 buurtsnackbars (zoals de snackbar van [geïntimeerde] ) en individuele spelers met slechts één lokale vestiging. Ook een gering gebruik van het Merk kan toereikend zijn om als normaal gebruik gekwalificeerd te worden. Gebruik in één van de Benelux-landen kan voldoende zijn om als normaal gebruik te worden aangemerkt, ook wanneer dit slechts op één bevolkingsgroep of regio binnen de Benelux is gericht. In de onderhavige betrokken sector is veelal de handelsnaam de enige wijze waarop de betreffende diensten worden onderscheiden van die van anderen. Vast staat dat de naam [handelsnaam] op de gevel en de ramen van de snackbar van [geïntimeerde] is aangebracht. Dit gebruik van het Merk en de handelsnaam dient ter aanduiding en onderscheiding van de aangeboden horecadiensten. Dit geldt temeer, nu de naam [handelsnaam] ook in het logo van [geïntimeerde] wordt gevoerd, op het interieur van zijn snackbar is aangebracht, op de verpakking van de meegegeven producten staat, op de kassabonnetjes is vermeld en op werkkleding (poloshirts) is gedrukt. Het enkele feit dat [geïntimeerde] slechts reclame heeft gemaakt voor zijn snackbar via een tweetal advertenties, wettigt niet het oordeel dat er geen sprake is van normaal merkgebruik in de betrokken sector. Hetzelfde geldt voor het feit dat [geïntimeerde] in de relevante periode geen eigen website had en/of zich niet of nauwelijks profileerde op sociale media. Aldus is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat [geïntimeerde] het merk [handelsnaam] niet heeft gebruikt om daarmee een marktaandeel voor horecadiensten (klasse 43) te verwerven of behouden in de Benelux.

Met betrekking tot waren in klassen 29 en 30 (snacks en snackproducten) heeft de rechtbank overwogen dat vast staat dat snackproducten zoals [geïntimeerde] in zijn snackbar verkoopt, etenswaren zijn die veelal snel en zonder grote opmerkzaamheid worden gekocht en geconsumeerd. Het gaat in zijn algemeenheid om voorgefabriceerde bevroren producten die snackbarhouders bij derden inkopen en die zij vervolgens als (gefrituurde) snackproducten onder hun generieke naam verkopen aan klanten. Ook ten aanzien van de snackproducten die [geïntimeerde] in zijn snackbar verkoopt, geldt dat deze veelal niet onder het Merk aan de consument zijn verkocht. [geïntimeerde] heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld dat gebruik van de (handels)naam [handelsnaam] door het publiek wordt opgevat als manier om de waren te onderscheiden van die van anderen. Ten aanzien van de [handelsnaam] Hamburger en [handelsnaam] Stick had het op de weg van [geïntimeerde] gelegen om onderbouwd te stellen in welke periode en welke omvang daadwerkelijk de verhandeling van snackproducten onder het eigen Merk [handelsnaam] heeft plaatsgevonden. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat de verkoopaantallen van deze enkele specifieke producten uit het totale assortiment van [geïntimeerde] uitsluitend vanuit de snackbar van [geïntimeerde] gering is. Evenmin is gesteld of gebleken, dat [geïntimeerde] door middel van reclame en verkoop van snackproducten waarvan de naam [handelsnaam] onderdeel uitmaakt, die naam gebruikt om op relevante wijze een marktaandeel voor deze snackproducten te verwerven of behouden in de Benelux. Tot slot kan op de markt van leveranciers van snackbarproducten er niet van worden uitgegaan dat deze leveranciers zich kenmerken doordat veelal sprake is van één vestiging met een beperkte geografische spreiding, aldus de rechtbank.

6.3.

QIOR heeft in principaal hoger beroep 7 grieven aangevoerd. QIOR heeft, samengevat, geconcludeerd tot:

gedeeltelijke vernietiging van het bestreden vonnis (voor zover haar vorderingen zijn afgewezen en de proceskosten zijn gecompenseerd),
het alsnog geheel toewijzen van haar vorderingen, en
bekrachtiging van het bestreden vonnis voor het overige,
met veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten in beide instanties.

6.4.

[geïntimeerde] heeft in principaal hoger beroep, samengevat, geconcludeerd tot verwerping van de grieven van QIOR en in zoverre tot bekrachtiging van het bestreden vonnis.

In incidenteel hoger beroep heeft hij 1 grief aangevoerd en geconcludeerd tot:

het gedeeltelijk vernietigen van het bestreden vonnis,
het alsnog geheel afwijzen van de vorderingen van QIOR,
bekrachtiging van het bestreden vonnis voor het overige,
met veroordeling van QIOR in de proceskosten in beide instanties.

6.5.

Het hof is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van QIOR op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. Overigens heeft geen van partijen de bevoegdheid van het hof bestreden.

6.6.

Het hof zal eerst de grieven in het principaal hoger beroep gezamenlijk behandelen. Het principaal hoger beroep spitst zich toe op de vraag of QIOR terecht stelt dat het Merk gedurende de hierna in r.o. 6.8. te definiëren relevante periode niet normaal is gebruikt in de Benelux voor diensten in de klasse 43. In dat geval zou ten aanzien van die diensten de vordering tot vervallenverklaring en tot het gelasten van doorhaling van het Merk alsnog voor toewijzing in aanmerking komen. Het hof is van oordeel dat genoemde vraag ontkennend moet worden beantwoord en dat er wel sprake is geweest van normaal gebruik. Het hof motiveert dit als volgt (r.o. 6.7. tot en met 6.16.).

6.7.1.

Op grond van artikel 2.23bis in combinatie met artikel 2.27 lid 2 BVIE wordt een merk vervallen verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in het Beneluxgebied is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, tenzij er een geldige reden is voor niet-gebruik.

6.7.2.

Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Dit betreft in het bijzonder:

de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen,
de aard van deze waren of diensten,
de kenmerken van de markt, en
de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk.

Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden zoals hiervoor vermeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van normaal gebruik in de zin van de richtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die de nationale rechter niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld.

(Zie voor bovenstaande maatstaf onder meer HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, Ansul/Ajax en HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer Technology/Laboratoires Goemar).

6.8.

Aan de orde komen eerst (r.o. 6.9. tot en met 6.12.) de relevante periode, enkele aspecten betreffende de relevante markt, gebruik van de handelsnaam als merk en twee punten inzake kwantitatieve en geografische omvang van merkgebruik in het kader van beoordeling van normaal gebruik. Vervolgens wordt het specifieke gebruik van het Merk door [geïntimeerde] behandeld (r.o. 6.13. tot en met 6.15.).

6.9.

Tussen partijen is niet in geschil dat de relevante periode voor het beoordelen van het normaal gebruik van het Merk loopt van 11 mei 2010 t/m 10 mei 2015 (hierna: de Relevante periode).

6.10.

Ten aanzien van de markt waarop [geïntimeerde] in de Relevante periode de diensten heeft verleend waarvoor hij het Merk heeft gebruikt, overweegt het hof als volgt.

6.10.1.

QIOR voert aan (grief 4) dat beoordeeld dient te worden of sprake is van normaal gebruik voor álle diensten in klasse 43 waarvoor het Merk is ingeschreven: ‘horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars’ (zie hierboven onder 6.1. onder c.). Volgens QIOR is de markt voor restaurants (en horecadiensten) veel breder en heterogener, en is er in elk geval geen sprake van normaal gebruik van het Merk voor restaurants. Het Merk dient dan ook in elk geval vervallen te worden verklaard voor ‘horecadiensten, waaronder diensten van restaurants’, aldus QIOR.

Het hof begrijpt uit de stellingen van [geïntimeerde] dat hij betoogt dat zijn snackbar ook een restaurant is en een horecagelegenheid, en dat normaal gebruik overeenkomstig de gebruiken in de fastfoodsector leidt tot het instandhouden van het Merk voor de ruimere omschrijving ‘horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars’.

Het hof stelt allereerst vast dat QIOR tegenover de stellingen van [geïntimeerde] onvoldoende heeft betwist dat de snackbar van [geïntimeerde] een restaurant is, zodat er van wordt uitgegaan dat dit het geval is. In lijn met de stellingen van [geïntimeerde] is het hof van oordeel dat ‘horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars’ niet is aan te merken als een ruime dienstencategorie die kan worden onderscheiden in verschillende subcategorieën die zelfstandig moeten worden bekeken. Zoals [geïntimeerde] terecht stelt, zijn diensten van restaurants respectievelijk snackbars typische voorbeelden van de ruimere categorie horecadiensten. Er zal dan ook sprake zijn van gebruik van het Merk voor ‘horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars’ wanneer het Merk normaal gebruikt wordt voor dienstverlening als snackbar. Gelet op het voorgaande zal het gebruik van het Merk worden beoordeeld tegen de achtergrond van de gebruiken in de markt voor snackbars (en meer in het bijzonder buurtsnackbars, zie verder r.o. 6.10.2.).

6.10.2.

Als onbetwist kan worden uitgegaan van de volgende cijfers (zie prod. 10c bij dagvaarding in eerste aanleg). De Nederlandse fastfoodmarkt bestond in 2014 uit ongeveer 4800 ‘traditionele’ snackbars en 338 filialen van Amerikaanse ketens (zoals McDonald’s). Van genoemde 4800 snackbars ging het om circa 1200 formulespelers (zoals Smullers en Febo) en 3600 buurtsnackbars (zoals de snackbar van [geïntimeerde] ). Laatstgenoemde snackbars zijn individuele spelers met vaak slechts één lokale vestiging. Ook in België bestaat het overgrote deel van de fastfoodmarkt uit lokale snackbars. QIOR heeft niet of onvoldoende gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank dat in Nederland de buurtsnackbars de snackbarmarkt domineren, zodat dit als uitgangspunt geldt. Naar het oordeel van het hof dient het gebruik van het Merk voor de door [geïntimeerde] verleende horecadiensten met name te worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken binnen die grote dominante groep van buurtsnackbars, waartoe ook de snackbar van [geïntimeerde] behoort. Zonder nadere toelichting, die QIOR niet heeft gegeven, valt niet in te zien waarom (voor de wijze van promotie van de snackbardiensten van [geïntimeerde] ) ook gekeken dient te worden naar de formulespelers en fastfoodketens.

6.11.

Nog daargelaten of QIOR voldoende heeft weersproken dat bij buurtsnackbars vaak de handelsnaam de enige manier is om de horecadiensten te onderscheiden van die van andere spelers (zie ook bestreden vonnis r.o. 3.7.), heeft zij in elk geval onvoldoende weersproken dat dit voor buurtsnackbars vaak een belangrijke manier is om hun diensten te onderscheiden van die van de concurrenten. De enkele niet onderbouwde stelling dat buurtsnackbars hun klandizie vaak aan de locatie ontlenen en niet zozeer aan hun naam (memorie van grieven nr. 49), is onvoldoende met concrete feiten en omstandigheden onderbouwd om van een ander uitgangspunt uit te gaan.

QIOR heeft nog aangevoerd (pleitnota pleidooi 20 september 2021 nr. 18) dat [geïntimeerde] als kleine buurtsnackbar genoeg heeft aan haar handelsnaam en geen rechtens te respecteren belang heeft bij het Merk. Dit terwijl QIOR wel belang heeft bij de vervallenverklaring van het Merk, met het oog op verkrijging van haar eigen Uniemerken en de mogelijkheid haar activiteiten ook uit te breiden in de Benelux. Nog afgezien van de inhoud van de belangen van beide partijen, wordt dit betoog alleen al daarom verworpen dat een dergelijke belangenafweging bij de beoordeling van het beroep op verval van het Merk niet aan de orde is. Voor het geval QIOR heeft bedoeld zich te beroepen op misbruik van recht door [geïntimeerde] , is het hof van oordeel dat genoemde stellingen van QIOR niet kunnen leiden tot het oordeel dat is voldaan aan de vereisten van artikel 3:13 BW.

6.12.

Anders dan QIOR ook in hoger beroep en meer in het bijzonder tijdens het pleidooi van 20 september2021 naar voren heeft gebracht, is het geen vereiste voor normaal gebruik als zodanig dat een buurtsnackbar zoals die van [geïntimeerde] meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt voor die diensten. Ten aanzien van de geografische omvang geldt voorts dat gebruik in één van de landen van de Benelux voldoende kan zijn om als normaal gebruik te worden gekwalificeerd, ook wanneer dit slechts op één regio binnen de Benelux is gericht. Zoals al overwogen, kan verder ook een kwantitatief gering gebruik van een merk voldoende zijn om als normaal gebruik te worden beschouwd en is er geen sprake van een de-minimisregel. Het komt aan op een weging van àlle relevante feiten en omstandigheden, zoals genoemd in de in r.o. 6.7.2. vermelde maatstaf.

6.13.

Het hof neemt naast de hierboven genoemde aspecten, de volgende relevante feiten en omstandigheden in aanmerking die alle hebben plaatsgevonden in (een deel van) de Relevante periode. Het gaat hier om feiten en omstandigheden die tussen partijen niet in geschil zijn of die door [geïntimeerde] zijn gesteld en naar het oordeel van het hof door QIOR onvoldoende zijn betwist. Dit wordt hieronder voor zover nodig puntsgewijs gemotiveerd.

- [geïntimeerde] voert zijn handelsnaam in zijn logo.
Tussen partijen is niet in geschil, dat dit merkgebruik vormt.

In het interieur en aan de buitenkant van de snackbar van [geïntimeerde] is het logo steeds afgebeeld geweest. Dit was goed zichtbaar aangebracht op de toonbank en op de ramen.
Het logo is afgebeeld geweest op een reclamebord dat buiten de snackbar van [geïntimeerde] stond (bijvoorbeeld foto’s bij prod. 7 en pag. 2 prod. 9 bij dagvaarding in eerste aanleg).

- Indien klanten de snacks hebben meegenomen, zijn deze meegegeven in verpakking (zakjes, tasjes) met daarop het logo (bijvoorbeeld prod. 6 items 16 en 18 bij dagvaarding in eerste aanleg, prod. 43 bij akte overlegging producties van 28 september 2016). Tegenover deze producties in samenhang met de onderbouwing in conclusie van antwoord nrs 62 en 63 en memorie van antwoord nr. 44 is de betwisting door QIOR onvoldoende.

- Op de kassabonnen van snacks die zijn gekocht in de snackbar van [geïntimeerde] , is het logo afgebeeld geweest (bijvoorbeeld prod. 6 item 8 en foto bij prod. 9 bij dagvaarding in eerste aanleg).

- Personeel in de snackbar van [geïntimeerde] heeft in de Relevante periode bedrijfskleding gedragen waarop het logo is aangebracht (bijvoorbeeld prod. 15 bij conclusie van antwoord, prod. 44 en 45 bij akte overlegging producties van 28 september 2016).

- [geïntimeerde] heeft reclame gemaakt waarbij het logo in de advertentie is gebruikt (bijvoorbeeld prod. 6 items 9 en 11 bij dagvaarding in eerste aanleg).

- [geïntimeerde] heeft sponsoring activiteiten verricht, waarbij het Merk is gebruikt (bijvoorbeeld prod. 47 bij akte overlegging producties van 28 september 2016).

- De snackbar van [geïntimeerde] is gedurende de gehele Relevante periode zes dagen per week open geweest (bijvoorbeeld prod. 18 en 20 bij conclusie van antwoord).

- [geïntimeerde] heeft een omzet behaald die past binnen de bandbreedte van de gemiddelde omzet van een snackbar (€ 100.000,00 – € 175.000,00, waarbij snackbars in de Randstad een aanzienlijk hogere omzet hebben dan snackbars elders, zie ook prod. 10 bij conclusie van antwoord). Als onvoldoende betwist moet worden aangenomen dat de omzet van de snackbar van [geïntimeerde] in de periode 2012 – 2015 varieerde tussen de € 114.936,27 en € 120.391,70 (memorie van antwoord nr 140 en de daarbij overgelegde producties 57b, 58b en 59b). Anders dan QIOR stelt, is er dus geen sprake van een “frappant lage” omzet en ook niet van een te lage omzet.

- [geïntimeerde] heeft in 2013 en dus in de Relevante periode bij een verbouwing substantieel geïnvesteerd in zijn snackbar.

6.14.

Met inachtneming van de maatstaf in r.o. 6.7.2., in het licht van de factoren zoals geschetst in r.o. 6.10 tot en met 6.12., en op basis van bovengenoemde feiten en omstandigheden komt het hof tot het oordeel dat [geïntimeerde] het Merk heeft gebruikt ter aanduiding en onderscheiding van de horecadiensten van zijn buurtsnackbar en om daarvoor een afzet te vinden of te behouden in de Benelux. Uit de wijze waarop [geïntimeerde] dat heeft gedaan blijkt dat het gebruik een werkelijk commercieel doel heeft gediend en dat van symbolisch gebruik geen sprake is geweest. Anders dan QIOR aanvoert (memorie van grieven nr. 22) is nadere bewijsvoering dan ook niet aan de orde. Haar betoog over niet-normaal gebruik van het Merk voor horecadiensten in de klasse 43 slaagt dan ook niet.

6.15.

Dat [geïntimeerde] mogelijk intensiever en/of ook via andere kanalen (internet, Facebook, andere sociale media) en/of ook buiten de regio reclame voor zijn snackbar had kunnen maken, doet daar niet aan af. De door [geïntimeerde] verrichte inspanningen zijn in onderlinge samenhang beschouwd voldoende om tot bovengenoemd oordeel van normaal gebruik te komen.

Ook de eventuele mogelijkheid dat [geïntimeerde] met zijn snackbar een grotere omzet had kunnen behalen, leidt niet tot een ander oordeel. Afgezien van de vraag in hoeverre een meer succesvolle exploitatie daadwerkelijk mogelijk was geweest, geldt dat [geïntimeerde] terecht stelt dat het behalen van succes als zodanig geen vereiste is voor normaal gebruik. Voor zover het juist is dat [geïntimeerde] met een andere onderneming (High Life) meer succes heeft, is dit niet relevant voor de beoordeling van het gebruik van het Merk.

Nog daargelaten dat er de nodige aanwijzingen zijn dat ook de exploitatie van [handelsnaam] Soup & Wraps (r.o. 6.1. onder b.) daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de Relevante periode, is het hebben van meerdere vestigingen evenmin een vereiste voor normaal gebruik (zie ook r.o. 6.12.).

Tot slot geldt dat de door QIOR aangehaalde jurisprudentie (onder meer memorie van grieven nr. 130 t/m 137) niet tot een ander oordeel kan leiden, aangezien er in de bewuste procedures sprake was van onvoldoende vergelijkbare feiten en omstandigheden en/of (markt)kenmerken.

6.16.

Uit al het bovenstaande volgt dat de grieven van QIOR in het principaal hoger beroep niet slagen en/of niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kunnen leiden. De vorderingen van QIOR tot het vervallen verklaren van het Merk voor de diensten in klasse 43 en tot het gelasten van doorhaling van het Merk voor deze diensten, zullen dus niet alsnog worden toegewezen. In zoverre zal het bestreden vonnis dan ook worden bekrachtigd.

6.17.

QIOR wordt veroordeeld in de proceskosten in het principaal hoger beroep, omdat zij daarin in het ongelijk is gesteld.

Het hof ziet gelet op de omvang van de zaak aanleiding om daarbij tarief V (€ 3.278,00 per punt) te hanteren.

6.18.

Vervolgens is het incidenteel hoger beroep aan de orde.

Zoals al overwogen, heeft QIOR aangevoerd dat er geen sprake is van normaal gebruik in de Benelux van de waren in de klassen 29 en 30. De door [geïntimeerde] verkochte snackproducten zijn voor het merendeel voorgefabriceerde bevroren producten die [geïntimeerde] van derden-groothandelaren inkoopt. Hij verkoopt deze als (gefrituurde) snackproducten onder hun generieke naam en niet onder de naam van het Merk aan klanten, aldus QIOR. Verder is er volgens QIOR sprake van geringe verkoop van enkele producten die onder de naam [handelsnaam] worden verkocht. QIOR voert aan dat indien al wordt uitgegaan van de juistheid van de op dit punt door [geïntimeerde] aangeleverde cijfers, deze onvoldoende zijn om normaal merkgebruik voor massaproducten zoals hamburgers en frituursnacks te onderbouwen.

6.19.

[geïntimeerde] stelt dat er ook sprake is van normaal gebruik van het Merk voor waren in de klassen 29 en 30. Meer in het bijzonder wijst hij op bepaalde specifieke producten: de [handelsnaam] burger, de [handelsnaam] Stick en de [handelsnaam] Snack. Volgens [geïntimeerde] ontstaat bij de klanten van de snackbar door het gebruik van ‘ [handelsnaam] ’ in de naam de indruk dat er een materieel verband bestaat tussen de waren en de onderneming waarvan die waren afkomstig zijn.

6.20.

Het hof is van oordeel dat het beroep van QIOR op niet-normaal gebruik in de Benelux van waren in de klassen 29 en 30 slaagt en motiveert dat als volgt.

6.21.

Zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld gaat het hier om de markt voor leveranciers/verkopers van snacks en snackproducten in de Benelux.

[geïntimeerde] heeft onvoldoende kenbaar gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank dat er bij leveranciers van snackbarproducten
nietvan kan worden uitgegaan dat deze zich kenmerken doordat veelal sprake is van één vestiging met een beperkte geografische spreiding. Dit moet derhalve als uitgangspunt worden genomen. [geïntimeerde] heeft daarnaast niet weersproken dat deze markt voor snacks en snackproducten wordt gedomineerd door grote snackproducenten zoals McDonald’s, McCain en Kwekkeboom. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft [geïntimeerde] in het kader van zijn betoog over de markt waarop hij een marktaandeel probeert te krijgen, aangegeven dat hij zich richt op de markt van fastfoodrestaurants, en dat er een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen de markt van producenten van ingevroren snacks die aan de horeca leveren (zoals Mora) en de markt van de horeca die de snacks na bereiding verkoopt. QIOR heeft dit betwist en aangevoerd dat naar de totale markt voor levering van snacks en snackproducten moet worden gekeken. Het hof overweegt dat [geïntimeerde] deze stelling, die kennelijk gericht is tegen de omvang van de relevante markt zoals door de rechtbank vastgesteld, niet eerder dan bij pleidooi in hoger beroep heeft ingenomen. Dat is gelet op de twee-conclusieregel te laat, zodat het hof deze stelling buiten beschouwing laat. Bovendien heeft [geïntimeerde] het bestaan van het door hem bepleite onderscheid niet gestaafd met concrete feiten en/of cijfers, zodat zijn stelling onvoldoende is onderbouwd.

6.22.

Het betoog van [geïntimeerde] dat hij bij verkoop van bereide snacks normaal gebruik heeft gemaakt van het Merk voor door hem verkochte ‘standaard’ snacks vormt een onvoldoende betwisting van de stellingen van QIOR. Het gaat bij genoemde snacks om een standaard (prefab) assortiment aan snackbarwaren die [geïntimeerde] onder hun generieke naam (bijvoorbeeld ‘kroket’, ‘kaassouflé’) verkoopt. Anders dan [geïntimeerde] betoogt kan niet worden geoordeeld dat deze onder het Merk worden verkocht, omdat ze: (a) op het menubord staan in de snackbar van [geïntimeerde] , (b) daar worden bereid, en (c) ofwel in [handelsnaam] zakjes worden verpakt ofwel worden opgegeten in de “ [handelsnaam] omgeving” (memorie van grieven in incidenteel appel nr. 75). [geïntimeerde] heeft daarnaast ook onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die er op duiden dat [geïntimeerde] op deze manier onderscheiding heeft beoogd van deze waren en om daarvoor een afzet te vinden of te behouden in de Benelux op de markt voor snacks en snackproducten. Ten overvloede geldt dat onvoldoende duidelijk is dat op die manier bij het publiek de indruk ontstaat dat er een materieel verband bestaat tussen deze snacks en de snackbar van [geïntimeerde] waarvan ze afkomstig zijn. De enkele reviews van klanten die [geïntimeerde] aanhaalt (memorie van grieven in incidenteel appel nr 72 t/m 74) zijn daartoe niet voldoende, nog daargelaten dat slechts één daarvan is gegeven tijdens de Relevante periode. De reviews betreffen voornamelijk de horecadienstverlening door de snackbar van [geïntimeerde] (het bereiden en verkopen van de standaard producten) en niet zozeer de bewuste waren als zodanig.

6.23.

Ten aanzien van de specifieke producten waarop [geïntimeerde] zich beroept, overweegt het hof als volgt. In hoger beroep is het betoog van [geïntimeerde] over de specifieke producten uitsluitend kenbaar gestoeld op: (i) de [handelsnaam] burger, (ii) de [handelsnaam] Stick en (iii) de [handelsnaam] Snack. [geïntimeerde] verwijst bijvoorbeeld niet meer naar de in eerste aanleg genoemde specifiek bereide sauzen. Daarom komen hierna alleen nog genoemde 3 specifieke producten aan de orde.

Anders dan de hierboven besproken ‘standaard’ producten worden deze specifieke producten wel gevoerd onder het Merk. Verder zijn het uit standaard ingrediënten bestaande producten, die op een specifieke manier worden klaargemaakt en samengesteld. Kort gezegd gaat het om: (i) een ‘megaburger’ met bepaalde garnering, (ii) enkele standaard snacks die gecombineerd aan een stokje worden geregen, en (iii) een broodje gevuld met Indisch gehakt, kip of tonijn, en saus.

Naast de overwegingen in r.o. 6.21., neemt het hof de volgende feiten en omstandigheden uit de Relevante periode in aanmerking:

Gedurende in elk geval een deel van de Relevante periode hebben de [handelsnaam] burger en de [handelsnaam] Stick op het menubord in de snackbar van [geïntimeerde] gestaan (zie bijvoorbeeld memorie van antwoord nrs 85 t/m 89 en de daarin afgebeelde foto’s).
Het moet er voor worden gehouden dat de flyer met de [handelsnaam] Snacks (zie prod. 17 bij conclusie van antwoord en memorie van antwoord nr. 80) niet in de Relevante periode in de snackbar van [geïntimeerde] heeft gehangen. [geïntimeerde] heeft zijn stellingen op dit punt onvoldoende concreet onderbouwd, aangezien noch uit de verklaringen van [geïntimeerde] en [naam] (prod. 17 resp. 18 bij conclusie van antwoord) noch uit alle overgelegde foto’s van het interieur blijkt dat de bewuste flyer in de Relevante periode in de snackbar van [geïntimeerde] heeft gehangen. Daar komt nog bij (zie verderop in deze overweging) dat [geïntimeerde] ook geen omzetcijfers over de [handelsnaam] Snack uit de Relevante periode heeft overgelegd.
Gelet op de door [geïntimeerde] overgelegde foto’s van de verpakkingen en zijn stellingen op dit punt, moet het er voor worden gehouden dat hij geen aparte verpakking gebruikte voor de 3 specifieke producten. Indien deze producten zijn meegegeven aan klanten zijn zij kennelijk verpakt in dezelfde verpakkingen (al dan niet met logo) die zijn gebruikt bij verpakking van de ‘standaard’ producten. [geïntimeerde] heeft dus ook geen extra inspanning verricht om met een aparte verpakking een afzet in de Benelux te vinden of behouden voor de [handelsnaam] burgers, [handelsnaam] Sticks of [handelsnaam] Snacks.

Afgezien van bovengenoemd menubord, heeft [geïntimeerde] ook voor het overige geen concrete onderbouwde feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden opgemaakt dat hij op enige wijze promotie heeft verricht voor genoemde 3 [handelsnaam] producten. Evenmin kan uit zijn stellingen worden afgeleid dat hij het Merk op andere wijze heeft gebruikt ter onderscheiding van deze specifieke producten of om daarvoor een afzet te vinden of te behouden.
[geïntimeerde] heeft zijn betoog niet verder onderbouwd met een toelichting welke vormen van gebruik in de hier relevante sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door een merk beschermde waren marktaandelen te behouden of te verkrijgen.

- In hoger beroep heeft [geïntimeerde] voor het eerst concreet onderbouwd hoeveel stuks hij in de jaren 2013, 2014 en 2015 heeft verkocht van 2 van de bewuste producten: van de [handelsnaam] burger respectievelijk 217, 186 en 312 en van de [handelsnaam] Stick respectievelijk 438, 344 en 362 (prod. 57b, 58b en 59b bij memorie van antwoord). Als onvoldoende betwist door QIOR zal worden uitgegaan van de juistheid van deze cijfers. Het enkele feit dat een detective in zijn rapport (prod. 7 bij dagvaarding in eerste aanleg) vermeldt dat hij na bestelling van een [handelsnaam] burger een kassabon ontving waarop een American burger werd vermeld, is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Uit de financiële overzichten uit 2013 t/m 2015 kan echter niet worden opgemaakt dat in die jaren enige omzet is behaald met de [handelsnaam] Snack. [geïntimeerde] heeft ook geen andere cijfers overgelegd waaruit blijkt dat deze snack in de Relevante periode is verkocht. Er moet dan ook van worden uitgegaan dat [geïntimeerde] in de Relevante periode slechts omzet heeft behaald met de verkoop van de [handelsnaam] burger en de [handelsnaam] Stick en niet met de verkoop van [handelsnaam] Snacks.
Voorts moet het er voor worden gehouden dat hier sprake is van een omzet die op de markt voor snacks en snackproducten zeer gering is. Tot die markt behoren immers ook de grote formulespelers zoals McCain, Kwekkeboom en de door [geïntimeerde] zelf aangehaalde McDonald’s. [geïntimeerde] heeft ook geen andersluidende gegevens overgelegd over de gebruikelijke omzetten of daarmee samenhangende kenmerken op de markt voor snacks en snackproducten.

6.24.

Met inachtneming van de maatstaf in r.o. 6.7.2., in het licht van de factoren zoals geschetst in r.o. 6.21. en 6.22. en op basis van bovengenoemde feiten en omstandigheden komt het hof tot het oordeel dat [geïntimeerde] in de Relevante periode met de [handelsnaam] burger, de [handelsnaam] Stick en de [handelsnaam] Snack geen normaal gebruik in de Benelux van het Merk heeft gemaakt voor waren in de klassen 29 en 30. Uit genoemde feiten en omstandigheden kan niet worden afgeleid dat bij het gebruik van het Merk voor de 3 producten sprake is geweest van een reële commerciële exploitatie gelet op de kenmerken van de markt. De in r.o. 6.23. genoemde inspanningen van [geïntimeerde] kunnen op de markt voor snacks en snackproducten niet worden aangemerkt als voldoende om tot het oordeel van normaal gebruik te komen.

6.25.

Subsidiair heeft [geïntimeerde] heeft zich er nog op beroepen dat hij een geldige reden had voor het beperktere gebruik van het Merk voor onder meer de door hem verkochte snackproducten. Volgens hem zou het hangende een lange juridische procedure waarin de wederpartij alsmaar in hoger beroep gaat, van slecht ondernemerschap hebben getuigd om veel geld tijd en energie te stoppen in een onderneming die wellicht die naam uiteindelijk niet mag voeren. [geïntimeerde] voert daarbij nog aan dat indien in deze procedure wordt geoordeeld dat er sprake is van te beperkt merkgebruik, QIOR als grote onderneming alsnog geslaagd is in het “uitroken” van de kleine onderneming van [geïntimeerde] .

QIOR heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van de gestelde geldige reden.

Het hof overweegt als volgt.

Voor het aannemen van een geldige reden zoals bedoeld in artikel 2.23 bis lid 1 BVIE gelden strenge eisen. Het moet gaan om een belemmering die niet afhankelijk is van de wil van de merkhouder. Een geldige reden kan worden aangenomen indien er sprake is van omstandigheden die maken dat in redelijkheid niet van de merkhouder kan worden gevergd dat hij het merkt gebruikt. Naar het hof begrijpt, beroept [geïntimeerde] zich mede hierop.

Zoals QIOR terecht aanvoert, vormt de enkele door [geïntimeerde] aangevoerde omstandigheid dat er juridische procedures over het gebruik van het Merk aanhangig zijn, geen geldige reden voor gebruik dat niet normaal is. [geïntimeerde] heeft daarnaast onvoldoende concrete andere feiten en omstandigheden aangevoerd die kunnen leiden tot het oordeel dat van hem in redelijkheid niet gevergd kon worden dat hij een normaal gebruik van het Merk zou hebben gemaakt voor de bewuste snackproducten.

6.26.

Het voorgaande in r.o. 6.18. en verder betekent dat de grief van [geïntimeerde] in incidenteel hoger beroep niet slaagt. De door QIOR gevorderde en door de rechtbank uitgesproken verklaring voor recht inzake het verval van de rechten van [geïntimeerde] uit hoofde van het Merk voor alle waren in klassen 29 en 30, zal worden bekrachtigd. Dit geldt ook voor de gelasting van doorhaling van genoemde rechten indien tegen die beslissing (inmiddels: van het hof) geen rechtsmiddel meer open staat.

6.27.

[geïntimeerde] wordt veroordeeld in de proceskosten in het incidenteel hoger beroep, omdat hij daarin in het ongelijk is gesteld.

6.28.

Gelet op de uitkomst in hoger beroep, geldt nog steeds dat partijen met betrekking tot de vorderingen in eerste aanleg over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld. Daarom zal de compensatie van de proceskosten in eerste aanleg worden bekrachtigd.

6.29.

De slotsom luidt dan ook dat het bestreden vonnis in zijn geheel zal worden bekrachtigd.

7.De uitspraak

Het hof:

op het principaal en incidenteel hoger beroep

bekrachtigt het bestreden vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 15 februari 2017;

veroordeelt QIOR in de proceskosten van het principaal hoger beroep, en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] op € 313,00 aan griffierecht en op € 16.390,00 aan salaris advocaat;

veroordeelt [geïntimeerde] in de proceskosten van het incidenteel hoger beroep, en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van QIOR op € 8.195,00 aan salaris advocaat;

verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.M. Arnoldus-Smit, S.C.H. Molin en M.M. Truijens en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 2 november 2021.

griffier rolraadsheer