Uitspraak
26 januari 2001
Eerste Kamer
Nr. C99/080HR
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
ANSUL B.V., gevestigd te Schiedam,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
t e g e n
AJAX BRANDBEVEILIGING B.V., gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: jhr. mr. R.E.P. de Ranitz.
1. Het geding in feitelijke instanties
Verweerster in cassatie - verder te noemen: Ajax - heeft bij exploit van 8 februari 1995 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Ansul - op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Rotterdam en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de vervallenverklaring van het recht op het woord-/beeldmerk “Minimax”, ingeschreven onder nummer 052713, gedeponeerd voor de warenklassen 1, 4, 6, 12, 20 en 25 en de nietigverklaring van het recht op het woord-/beeldmerk “Minimax”, ingeschreven onder nummer 549146, gedeponeerd voor de warenklassen 37, 39 en 42, beiden ten name van Ansul dan wel ten name van Mallard Holding B.V., met bevel tot doorhaling in het register van het Benelux Merkenbureau van de inschrijvingsakten van de depots waaruit de vervallen verklaarde rechten zijn begrepen.
Ansul heeft de vorderingen van Ajax bestreden en harerzijds in reconventie gevorderd:
1. Ajax te veroordelen om zich binnen de Benelux met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van gebruik - direct of indirect, zowel mondeling als in geschrifte - van het woordmerk "Minimax" of enig ander met het woordmerk "Minimax" overeenstemmend teken voor waren en diensten waarvoor het merk ten name van Ansul is ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 052713 respectievelijk 549146;
2. Ajax te veroordelen om zich binnen de Benelux met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van ander gebruik zoals bedoeld in artikel 13A onder 2 BMW - direct of indirect, zowel mondeling als in geschrifte - van het woordmerk "Minimax" of enig ander met het woordmerk "Minimax" overeenstemmend teken zonder geldige reden en zodanig dat aan Ansul schade kan worden toegebracht en met name zich te onthouden van het bezigen van het woordmerk of een daarmede overeenstemmend teken als handelsnaam ter aanduiding c.q. onderscheiding van de onderneming van Ajax;
3. Ajax te veroordelen tot een dadelijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven veroordelingen in het te dezen te wijzen vonnis respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt.
Ajax heeft de vorderingen in reconventie bestreden. De Rechtbank heeft bij vonnis van 18 april 1996 in conventie de vorderingen van Ajax afgewezen en, in reconventie: Ajax veroordeeld om zich binnen de Benelux met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van gebruik - direct of indirect, zowel mondeling als in geschrifte - van het woordmerk "Minimax" of enig ander met het woordmerk "Minimax" overeenstemmend teken voor waren en diensten waarvoor het merk ten name van Ansul is ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 052713 respectievelijk 549146, Ajax veroordeeld tot betaling van een dadelijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom aan Ansul van ƒ 10.000,-- voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven veroordelingen respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van ƒ 500.000,-- en het meer of anders gevorderde afgewezen.
Tegen dit vonnis heeft Ajax hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage en gevorderd het vonnis van de Rechtbank te vernietigen en haar afgewezen vorderingen in eerste aanleg alsnog toe te wijzen.
Bij memorie van antwoord heeft Ansul haar vordering in reconventie aangepast aan de inmiddels gewijzigde Benelux Merkenwet en gevorderd Ajax te veroordelen om zich te onthouden van het gebruik van het merk op een wijze als bedoeld in artikel 13A onder 1c en d (nieuw) BMW.
Bij arrest van 5 november 1998 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in conventie: (1) het recht op het merk Minimax, ingeschreven onder nummer 052713 vervallen verklaard, (2) het recht van Ansul op het merk Minimax, ingeschreven onder nummer 549146 nietig verklaard en (3) de doorhaling van de inschrijvingen onder nummer 052713 en 549146 gelast. In reconventie heeft het Hof de vorderingen van Ansul afgewezen.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof heeft Ansul beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Ajax heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Ansul mede door mr. J.F. Nouhuys, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof.
De advocaat van Ansul heeft bij brief van 16 november 2000 op die conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van de middelen
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Ajax, een dochteronderneming van Minimax GmbH te Bad Oldesloe (Duitsland), handelt in brandbeveiligings-apparatuur en aanverwante artikelen. Zij brengt deze artikelen van Minimax GmbH op de Nederlandse markt. In Duitsland is Minimax GmbH ruim 50 jaar houdster van het merk MINIMAX. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens houdster van het woord- en beeldmerk MINIMAX in de Benelux. Dit merk is bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven onder nr. 517006 voor de warenklassen 1 (brandblusmiddelen), 9 (brandblusapparaten) en 37 (reparatie, installatie en onderhoud van brandblusapparaten, het vullen van brandblusapparaten).
(ii) Ansul is houdster van het woordmerk MINIMAX dat ingeschreven is bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 052713 en dat is gedeponeerd op 15 september 1971 voor de warenklassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25 (waaronder brandblusapparaten) en zij is houdster van het woordmerk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 549146 op 13 juni 1994, voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten).
(iii) Het merk MINIMAX en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog toe aan een Duits bedrijf met een verkoopkantoor in Nederland. Na de oorlog werd dit vermogen als vijandelijk vermogen onteigend en ondergebracht in het Beheersinstituut. Zo is dit merk met de daaraan verbonden rechten opgesplitst. Het merkrecht voor Nederland is verkocht aan de rechtsvoorganger van Ansul. Voor Duitsland is het uiteindelijk toegekomen aan Minimax GmbH.
(iv) Ajax en Minimax GmbH zijn in 1994 begonnen het merk MINIMAX feitelijk binnen de Benelux te gebruiken voor waren waarvoor dit merk ten name van Ansul is ingeschreven. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt.
(v) In de periode tussen 2 mei 1989 en 2 mei 1994 heeft Ansul geen nieuwe brandblusapparaten onder het merk MINIMAX op de markt gebracht. Ansul heeft in deze periode onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk MINIMAX verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden (zogenaamde REOB-bedrijven), doch de blusmiddelen waren merkloos, in die zin dat zij niet waren voorzien van het merk MINIMAX, terwijl Ansul zich in relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX.
(vi) Ansul en de REOB-bedrijven hebben in voormelde periode brandblusapparaten, voorzien van het merk MINIMAX, onderhouden, gecontroleerd, herijkt, gerepareerd en gereviseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen en blusmiddelen die van haar afkomstig waren en van overheidswege waren goedgekeurd. Voorts gebruikte zij zelf en verkocht zij aan REOB-bedrijven stickers waarop het merk MINIMAX voorkwam, alsmede strippen met daarop de woorden “Gebruiksklaar Minimax”.
3.2 De vorderingen van Ajax in conventie strekten ertoe dat het recht van Ansul op het merk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 052713, vervallen zou worden verklaard wegens non-usus, en dit merk, ingeschreven onder nr. 549146, nietig zouden worden verklaard wegens depot te kwader trouw. In reconventie heeft Ansul gevorderd dat Ajax zich binnen de Benelux zal onthouden van het gebruik van het woordmerk MINIMAX, of een daarmee overeenstemmend teken, voor de waren en diensten waarvoor het merk van Ansul is ingeschreven, alsmede zich te onthouden van het gebruik van dat merk op de wijze als hiervoor in 1 is vermeld. De Rechtbank heeft de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie grotendeels toegewezen. In hoger beroep heeft het Hof de vordering in conventie toegewezen en die in reconventie afgewezen als hiervoor in 1 is vermeld.
3.3 De onderdelen V tot en met XII van het middel, hebben betrekking op de vraag of de activiteiten van Ansul met betrekking tot blusapparaten zijn te kwalificeren als gebruik van het merk in de zin van de BMW. Deze vraag heeft het Hof ontkennend beantwoord. De onderdelen XIII tot en met XV hebben vervolgens betrekking op de - door het Hof eveneens ontkennend beantwoorde - vraag of het gebruik door Ansul is aan te merken als normaal gebruik in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW.
Over dit een en ander heeft het Hof (in rov. 10 van zijn arrest) het volgende overwogen.
“Het hof stelt voorop dat het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van bestaande blusapparaten van het merk Minimax door Ansul en andere REOB-bedrijven op zich zelf niet aan te merken is als gebruik van het merk Minimax voor blusapparaten door of namens de merkhouder, zeker niet nu die handelingen zelf onder namen als Ansul, Ajax en dergelijke, en dus niet onder de naam Minimax worden uitgevoerd. Evenmin is het door Ansul en andere REOB-bedrijven ingevolge overheidsvoorschriften op brandblusapparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk Minimax, en het aanbrengen van strippen met de woorden “Gebruiksklaar Minimax” te zien als gebruik van het merk Minimax voor brandblusapparaten. Al deze handelingen houden verband met het onderhoud aan de brandblusapparaten; zij dienen niet, en ook de stickers en strippen dienen niet ter onderscheiding van waren. Doch zelfs als men in deze gevallen van gebruik van het merk voor brandblusapparaten zou willen spreken, zou dit geen normaal gebruik zijn in de zin van artikel 5 aanhef Pro en onder 3 BMW (oud) nu dit gebruik er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk Minimax een afzet te vinden of te behouden. In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk Minimax verkrijgbaar, terwijl geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken zijn waaruit het bestaan van een geldige, buiten haar macht liggende reden aan de zijde van Ansul kan worden afgeleid om in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk Minimax te verhandelen.”
3.4 Bij de beantwoording van de hiervoor in 3.3 genoemde vragen moet allereerst worden ingegaan op de betekenis van ‘normaal gebruik’ in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW.
Aan deze bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het gebruik moet derhalve betrekking hebben op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar of aangeboden dienst. De vraag of enig gebruik als ‘normaal gebruik’ kan worden beschouwd, kan slechts worden beantwoord (i) door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen, waarbij (ii) beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren en diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het merk in stand te houden, en waarbij (iii) wat deze feiten en omstandigheden betreft in de regel valt te letten op de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar of dienst en de aard en de omvang van de onderneming (zie BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 inz. Turmac/Reynolds).
3.5 Het Hof heeft kennelijk het feit dat Ansul geen nieuwe brandblusapparaten op de markt brengt, doch alleen oude apparaten reviseert op de wijze als hiervoor is vermeld, in het kader van deze afweging doorslaggevend geacht voor de ontkennende beantwoording van de vraag of er sprake is van normaal gebruik. De middelen klagen onder meer dat het Hof daarbij van een onjuiste maatstaf is uitgegaan, althans onvoldoende de omstandigheden van dit geval in aanmerking heeft genomen, en geen oog heeft gehad voor de werkelijke aard en omvang van het merkgebruik door Ansul.
3.6 De uitleg van de in 3.4 vermelde bepaling zal thans dienen te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van art. 12 van Pro de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG). Daarom is er reden om daarover na te melden prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast
De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
5. Vragen van uitleg
5.1 Moeten de woorden “normaal is gebruikt” in het eerste lid van artikel 12 van Pro voormelde Richtlijn worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven, en, voorzover het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf dient de betekenis van “normaal gebruik” dan te worden vastgesteld?
5.2 Kan van “normaal gebruik” als vorenbedoeld ook sprake zijn, indien onder het merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht als hiervoor omschreven in 3.1 onder (v) en (vi)?
6. Beslissing
De Hoge Raad:
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman, en de raadsheren W.H. Heemskerk, A.E.M. van der Putt-Lauwers, A. Hammerstein en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 26 januari 2001.