Uitspraak
9 februari 2001
Eerste Kamer
Nr. C95/042HR (15.889)
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
BEAPHAR B.V., gevestigd te Raalte,
EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster,
advocaat: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper,
t e g e n
NEDERLANDSE DERMOLIN MAATSCHAPPIJ NEDERMA B.V., gevestigd te Nijmegen,
VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres,
advocaat: mr. R.S. Meijer.
1. Het geding in feitelijke instanties
De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 29 maart 1996, NJ 2000, 573, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen met betrekking tot vragen van uitleg van de BMW.
Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 19 december 1997, NJ 2000, 574, in de zaak nr. A96/2 voor recht verklaard:
Ten aanzien van de onder 2 gestelde vragen:
31. Het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 4, (oud) BMW heeft uitsluitend betrekking op woordmerken;
Ten aanzien van de onder 1 gestelde vragen:
32. In de in de vraag onder 1(a) omschreven situatie waarin de als merk gedeponeerde vorm van de waar het publiek niet (meer) in staat stelt die waar als afkomstig van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen met als gevolg dat het vormmerk onderscheidend vermogen mist, kan de merkhouder zich niet met een beroep op het hem toekomende recht op dat vormmerk ertegen verzetten dat in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door derden in het verkeer wordt gebracht;
33. Daarbij is niet van belang (i) of het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk kan worden toegerekend aan toedoen of nalaten van de merkhouder en (ii) dat het publiek de door de merkhouder in de desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel herkent als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans van één bepaalde onderneming.
Partijen hebben na het arrest van het Benelux-Gerechtshof de zaak nader schriftelijk doen toelichten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.
3. Beoordeling van het middel in het principaal beroep
3.1 De Hoge Raad stelt voorop dat, nu het geschil van partijen betrekking heeft op de feitelijke situatie ten tijde van de inleidende dagvaarding van 7 april 1992, de middelen moeten worden beoordeeld naar de op die datum geldende BMW.
3.2 Uit het hiervoor onder 1 geciteerde antwoord van het Benelux-Gerechtshof op de door de Hoge Raad in zijn tussenarrest in rov. 7 onder 1 gestelde vragen volgt dat de onderdelen 2 en 3 van het middel ongegrond zijn.
3.3 Het Hof heeft in rov. 5.4 geoordeeld dat Beaphar een marktsituatie in de hand heeft gewerkt, waarvan niet - meer - kan worden gezegd dat de hartvorm daadwerkelijk de functie vervult het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen.
3.4 Het Benelux-Gerechtshof heeft met betrekking tot de onder 1 in verband hiermee gestelde vragen onder meer het volgende overwogen:
onder 21: dat in de bedoelde marktsituatie het vormmerk niet meer) kan dienen om de waar van de onderneming te onderscheiden, hetgeen betekent dat dit merk zijn onderscheidend vermogen geheel heeft verloren;
onder 22: dat, indien het onderscheidend vermogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn deponering beschikte, ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht tegen dat gebruik kan verzetten;
onder 24: dat niet ter zake doet de in de eerste vraag onder c genoemde omstandigheid dat een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder in de als merk gedeponeerde vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel zal herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming, nu deze omstandigheid onverlet laat dat het vormmerk zelf onderscheidend vermogen mist.
Onder 33 heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht verklaard: Daarbij is niet van belang (...) dat het publiek de door de merkhouder in de desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel herkent als afkomstig van de onderneming van de merkhouder, althans van één bepaalde onderneming.
3.5 Onderdeel 4 van het middel klaagt primair dat de rov. 5.1-5.4 van het Hof blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het Hof daarin kennelijk heeft aangenomen dat beslissend zou zijn dat (een relevant deel van) het publiek, door het feit dat waren voorzien van het in geding zijnde merk of teken door verschillende ondernemers als van hen afkomstig werden aangeboden, werd belet om de betreffende waren als van één onderneming afkomstig te herkennen. Het onderdeel stelt daartegenover dat het daarop aankomt of er werkelijk géén relevant deel van het publiek (meer) is, dat de waren van de oorspronkelijke merkhouder niet langer, aan de hand van het in geding zijnde merk, als van die merkhouder afkomstig kan herkennen.
Subsidiair klaagt het onderdeel dat, voor zover het bestreden arrest zo moet worden begrepen dat het Hof dit gegeven rechtens irrelevant of niet beslissend heeft geoordeeld, het arrest zou berusten op een onjuiste rechtsopvatting omdat zo lang een (groter of kleiner) relevant deel van het publiek in feite het betreffende merk (nog) wèl als een herkomstaanduiding met betrekking tot de producten van de merkhouder blijft beschouwen, de merkhouder aanspraak op bescherming van dat merk mag (blijven) maken.
3.6 's Hofs oordeel dat een marktsituatie bestaat waarvan niet kan worden gezegd dat de hartvorm daadwerkelijk de functie vervult het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst; het is ook niet onbegrijpelijk. De primaire klacht van onderdeel 4 stuit hierop af.
Het falen van de primaire klacht brengt mee dat ervan moet worden uitgegaan dat het in geding zijnde vormmerk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren met het gevolg dat Beaphar als merkhouder zich niet op grond van haar merkrecht ertegen kan verzetten dat in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door derden in het verkeer wordt gebracht. Daarbij is niet van belang dat (een deel van) het publiek de door Beaphar in de desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel herkent als afkomstig van de onderneming van Beaphar, althans van één bepaalde onderneming. De subsidiaire klacht van onderdeel 4, die van een andere opvatting uitgaat, faalt dus eveneens.
3.7 Onderdeel 5.1 bouwt voort op de onderdelen 2-4 en kan daarom evenmin tot cassatie leiden.
3.8 De onderdelen 5.2 en 5.3 hebben betrekking op het door het Hof in de gelegenheid stellen van partijen om het Hof in te lichten over de marktsituatie in Frankrijk, Italië en Spanje. Nu het Hof op dit punt geen eindbeslissing heeft gegeven, maar de behandeling van de wederzijdse appelgrieven heeft aangehouden, stuiten deze onderdelen af op het bepaalde bij art. 399 Rv Pro.
3.9 Nu de voorwaarde waaronder het incidenteel cassatieberoep is ingesteld niet is vervuld, komt dit beroep niet aan de orde.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het principaal beroep;
veroordeelt Beaphar in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van Nederma begroot op ƒ 577,20 aan verschotten en ƒ 7.000,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren W.H. Heemskerk, R. Herrmann, H.A.M. Aaftink en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 9 februari 2001.