Uitspraak
16 februari 2001
Eerste Kamer
Nr. C99/195HR
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
[Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats],
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. L.M. Schreuders-Ebbekink,
t e g e n
WIVA VERPAKKINGEN B.V., gevestigd te Oosterhout,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. J.C. van Oven.
1. Het geding in voorgaande instanties
De Hoge Raad verwijst voor het verloop van dit geding tussen thans eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - en thans verweerster in cassatie - verder te noemen: Wiva naar zijn arrest van 15 maart 1996, nr. 15.936 (C95/88HR).
Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het beroep van [eiseres] tegen het tussenarrest van het Hof van 5 januari 1995 te 's-Gravenhage verworpen.
Na hervatting van het geding in hoger beroep heeft het Hof bij tussenarrest van 6 februari 1997 partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de benoeming van deskundigen. Daarbij heeft het Hof 6 vragen geformuleerd.
Bij tussenarrest van 24 april 1997 heeft het Hof de door partijen gezamenlijk voorgedragen deskundigen benoemd.
Na deskundigenbericht heeft [eiseres] een akte genomen en heeft Wiva, haar bij memorie van grieven geformuleerde, eis als volgt gewijzigd:
primair
1. [Eiseres] te veroordelen bij arrest uitvoerbaar bij voorraad tot het betalen van een schadevergoeding wegens sinds 12 december 1992 tot 5 januari 1997 gepleegde octrooi-inbreuk ex aequo et bono geschat op ƒ 4 miljoen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 januari 1997;
2. Wiva toe te laten tot het bewijs dat de door Wiva geleden schade in de periode van 5 januari 1997 tot de datum van het arrest ƒ 2 miljoen bedraagt;
subsidiair
1. [Eiseres] te veroordelen bij arrest uitvoerbaar bij voorraad tot betaling van een voorschot op de wegens octrooi-inbreuk te vergoeden schade van ƒ 1 miljoen;
2. Wiva toe te laten het bewijs dat de door Wiva geleden schade ƒ 7 miljoen bedraagt.
Het Hof heeft bij tussenarrest van 25 februari 1999 in het incidenteel appel en in het principaal appel het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende,
in het incidenteel appel:
het Europese octrooi 0.168.877 nietig verklaard voor zover verleend voor Nederland en voor zover conclusie 1 van dit octrooi meer omvat dan wat in rechtsoverwegingen 10 en 16 van dit arrest is geformuleerd;
in het principaal appel:
[eiseres] verboden inbreuk te maken op Europees octrooi 0.168.877;
[eiseres] bevolen om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest aan de procureur van Wiva een volledige lijst van namen en adressen te verschaffen van de afnemers in Nederland aan wie zij de "container with locking covers" vallende onder de beschermingsoctrooi, heeft verschaft;
bepaald dat [eiseres] aan Wiva zal verbeuren een dwangsom ter grootte van ƒ 5.000,-- voor iedere keer of, naar keuze van Wiva, dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft met het voldoen aan het hierboven genoemde verbod en bevel;
en, alvorens verder te beslissen:
Wiva toegelaten tot levering van bewijs die haar gevorderde schade aannemelijk te maken.
Het tussenarrest van het Hof van 25 februari 1999 is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen laatstgenoemd tussenarrest van het Hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Wiva heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 14 december 2000 op die conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 Het gaat in dit geding om het volgende. Wiva is houdster van het voor Nederland geldende Europees octrooi nr. 0.168.877 voor een "container with locking cover". Dit octrooi betreft, beknopt weergegeven, een hoekig vat (rechthoekig of vierkant) met deksel dat zich kenmerkt door de volgende eigenschappen. De vier wanddelen van het vat zijn aan de bovenzijde voorzien van ribben waarin zich openingen bevinden. De deksel is voorzien van lippen die door deze openingen kunnen worden gestoken. De deksel is tevens voorzien van een groef, waarin zich een strook vervormbaar materiaal bevindt. De bovenranden van de vier wanddelen van het vat steken in de groef met het vervormbare materiaal wanneer het vat is vergrendeld. Hierdoor wordt het vat in gesloten toestand afgedicht.
[Eiseres] brengt een zogenaamde Septobox in het verkeer, een container bestemd voor ziekenhuisafval. Een brochure van [eiseres] vermeldt omtrent de sluiting daarvan dat een lucht- en waterdichte sluiting wordt verkregen. Door middel van een snapsluiting wordt de grote deksel over de rand van de box en over veertien extra weerhaken geplaatst. De deksel is voorzien van een deugdelijke pakking. Na definitieve sluiting is de container onmogelijk met de hand te openen. De randen van deksel en container zijn voorzien van anti-capillaire groeven, zodat - nog steeds volgens de brochure - (besmet) vocht door capillaire werking onmogelijk tussen deksel- en containerwand naar buiten kan dringen.
De Hoge Raad verwijst voor de feiten voorts naar hetgeen daaromtrent is vermeld in zijn in dit geding gewezen arrest van 15 maart 1996, nr. 15936.
3.2 Wiva heeft gesteld dat de Septobox van [eiseres] voldoet aan de onderdelen van conclusie 1 van het Wiva-octrooi en derhalve daarop inbreuk maakt. Op grond daarvan heeft Wiva in dit geding gevorderd dat [eiseres] zal worden verboden inbreuk te maken op het Wiva-octrooi. Voorts heeft Wiva de veroordeling van [eiseres] gevorderd tot vergoeding van schade. [Eiseres] heeft in reconventie de nietigverklaring van het Wiva-octrooi gevorderd.
De Rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vordering in reconventie afgewezen.
Zowel Wiva als [eiseres] hebben tegen het vonnis van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat de Septobox van [eiseres] valt onder de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi. Omdat [eiseres] nietigverklaring van het octrooi had gevorderd heeft het Hof de vordering van Wiva niet toegewezen maar bij tussenarrest van 5 januari 1995 een deskundigenbericht gelast. Zulks in verband met de in het geding aan de orde zijnde vraag of de uitvinding van Wiva ten tijde van de voorrangsdatum nieuw was ten opzichte van een ander afsluitbaar vat, de zogenaamde "Sharpsafe", dat sedert 1981 op de markt wordt gebracht.
[Eiseres] heeft tegen dit tussenarrest beroep in cassatie ingesteld. Bij zijn hiervoor vermelde arrest van 15 maart 1996 heeft de Hoge Raad dit beroep verworpen.
Het Hof heeft vervolgens bij zijn tussenarrest van 6 februari 1997 een zestal, aan deskundigen voor te leggen vragen geformuleerd.
Bij tussenarrest van 24 april 1997 heeft het Hof drie door partijen gezamenlijk voorgedragen deskundigen benoemd. De deskundigen hebben op 12 augustus 1997 schriftelijk rapport uitgebracht.
Waar het Hof spreekt van "Hodge" of het "Hodge-octrooi", doelt het op het Amerikaanse octrooi US-A-3.840.152, (zie 's Hofs tussenarrest van 6 februari 1997, rov. 8.4.3).
In hun rapport zijn deskundigen tot de slotsom gekomen dat de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi een uitvinding betreft.
In dit geding zijn in hoofdzaak twee vorderingen aan de orde: de vordering van [eiseres] in reconventie strekkende tot nietigverklaring van het Wiva-octrooi en de vordering van Wiva in conventie, strekkende tot een verbod aan [eiseres] om inbreuk te maken op haar octrooi door het in het verkeer brengen van de Septobox.
Het Hof heeft bij zijn, thans in cassatie bestreden, eindarrest in het incidenteel appel het Wiva-octrooi partieel nietig verklaard. In het principaal appel heeft het Hof, kort gezegd, [eiseres] verboden inbreuk te maken op octrooi 0.168.877 (het Wiva-octrooi).
3.3.1 De onderdelen 1.1 - 1.3 strekken ten betoge dat het Hof het Wiva-octrooi geheel nietig had behoren te verklaren.
3.3.2 De onderdelen 1.1 en 1.2, die gezamenlijk worden behandeld, zijn gericht tegen 's Hofs rov. 11. Deze onderdelen klagen dat het Hof ten onrechte het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand heeft gelaten. Zij verwijten het Hof dat het in de genoemde rechtsoverweging een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de door de Hoge Raad in zijn arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2, geformuleerde regels.
3.3.3 De Hoge Raad heeft in laatstgenoemd arrest overwogen dat ingevolge art. 51 lid Pro 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW Pro 1910 of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW 1910, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende Pro kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW Pro 1910, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.
Er is geen aanleiding thans, na wijziging van de Rijksoctrooiwet 1910, terug te komen van hetgeen de Hoge Raad in het zo-even genoemde arrest heeft overwogen. Daarbij verdient aantekening dat art. 138 lid 2 van Pro het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (verder: EOV) bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 ROW Pro 1910.
3.3.4 Het Hof heeft de door de Hoge Raad in het genoemde arrest van 1996 vermelde maatstaven niet miskend. Het heeft dit arrest in de door de onderdelen bestreden rechtsoverweging met zoveel woorden genoemd. Het Hof oordeelt dat aan de voorwaarden van bedoeld arrest is voldaan, hetgeen insluit dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in deze aanvulling gelegen beperking en dat derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Zulks vindt, naar het Hof overweegt, hierin steun dat de deskundigen het essentiële van het octrooi (mede) gelegen zien in de hoekige configuratie van het vat met deksel. De hoofdconclusie dient dan ook te worden beperkt tot een vat met deksel met een hoekige configuratie. Deze beperking vindt, naar 's Hofs oordeel, steun in de beschrijving van het octrooi.
Door aldus te oordelen, is het Hof niet in strijd gekomen met de door de Hoge Raad in zijn arrest van 1996 vermelde maatstaven. De vaststelling van hetgeen een vakman uit het octrooischrift kan afleiden is van feitelijke aard, zodat het oordeel daaromtrent in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is 's Hofs oordeel niet.
Op dit een en ander stuiten alle in de onderdelen 1.1 en 1.2 vervatte klachten af.
3.3.5 Onderdeel 1.3 verwijt het Hof dat het het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand heeft gelaten zonder eerst het Europees Octrooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden gedeelte van het octrooi te toetsen op nieuwheid en inventiviteit.
Het onderdeel faalt omdat het Hof, als rechter die over de feiten oordeelt, in de onderhavige nietigheidsprocedure met betrekking tot een octrooi weliswaar op de voet van art. 57 ROW Pro 1910 of op de voet van art. 25 EOV Pro bevoegd, maar niet verplicht, was inlichtingen te vragen. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat geen aanleiding ertoe bestond van deze bevoegdheid gebruik te maken. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering. Het kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst.
3.4.1 Onderdeel 2 is gericht tegen 's Hofs rov. 12 en tegen 's Hofs rov. 35 en 36. Het gaat in dit onderdeel om het volgende. Het vat volgens het Wiva-octrooi is onder meer afgebeeld in rov. 8 onder (ii) van 's Hofs tussenarrest van 5 januari 1995. In de rov. 7 en 8 van zijn eindarrest oordeelt het Hof, in het voetspoor van deskundigen, dat het vat met deksel volgens conclusie 1 van het Wiva-octrooi in zoverre verschilt van het vat volgens het Hodge-octrooi:
- dat het bij het Wiva-octrooi gaat om een hoekige configuratie (rechthoekig of vierkant) van het vat met deksel;
- dat aan het ene deel (het vat) de uitstekende ribben zitten die openingen hebben, waar de flexibele lippen van het andere deel (de deksel) doorheen gestoken kunnen worden;
- dat de ribben met de openingen aan de opstaande wand van het vat zitten en bijgevolg de flexibele lippen aan de deksel;
- dat de groefbodem van de deksel is voorzien van een aparte strook vervormbaar materiaal waar de bovenranden van de opstaande wanden, indien de deksel op het vat is vergrendeld, voor de afdichting insteken.
Het Hof overweegt vervolgens in rov. 12 dat niet valt in te zien waarom het Wiva-octrooi niet ook zou gelden voor de uitvoeringsvorm met de ribben aan de deksel en de lippen aan het vat. In zijn rov. 35 en 36 komt het Hof, met betrekking tot de inbreukvraag, op grond van een uitlegging van het rapport van de deskundigen, kort weergegeven, tot het oordeel dat een uitvoeringsvorm van het vat met de van lippen voorziene ribben aan het vat en de ribben met de openingen aan de deksel, niet buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.
3.4.2 Tegen deze oordelen van het Hof richten de onderdelen 2.1 en 2.2 - die gezamenlijk worden behandeld - rechts- en motiveringsklachten.
De rechtsklacht van onderdeel 2.1 acht in de eerste plaats onjuist dat het Hof in zijn rov. 35 en 36 niet de gevolgtrekking maakt dat een uitvoeringsvorm met de lippen aan het vat en de ribben met openingen aan de deksel buiten de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi valt. Zulks temeer nu bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder komt. De in onderdeel 2.2 vervatte rechtsklacht voegt daaraan toe dat een uitvoeringsvorm met de lippen aan het vat en de ribben aan de deksel gelijk is aan het vat dat bekend is uit het Hodge-octrooi en derhalve niet "nieuw" is in de zin van art. 2 ROW Pro 1910.
Deze klacht faalt. 's Hofs bestreden oordeel moet aldus worden begrepen dat de essentie van het Wiva-octrooi is enerzijds een hoekige constructie van het vat en anderzijds een constructie waarbij de flexibele lippen van het ene deel - vat of deksel - worden gedrukt door openingen in het andere deel en een kneedbare massa in de groef van de deksel waardoor afdichting wordt bewerkstelligd. Daarbij is niet van belang of de ribben met de openingen zich bevinden aan het vat dan wel aan de deksel en de flexibele lippen aan de deksel dan wel aan het vat.
Het Hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen sprake is. Opgevat als hiervoor is weergegeven, geeft 's Hofs oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een onjuiste opvatting omtrent het bepaalde bij art. 2 ROW Pro 1910.
De door de onderdelen bestreden oordelen van het Hof zijn niet onbegrijpelijk, zij behoefden geen nadere motivering. Op dit een en ander stuiten de in deze onderdelen vervatte klachten alle af.
3.5 De klachten van onderdeel 3 zijn gericht tegen 's Hofs rov. 15. Deze rechtsoverweging betreft de zinsnede in conclusie 1 van het Wiva-octrooi in de Nederlandse vertaling luidende:
"(...) en de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (...) in de bodem van de groef (...) is (...)". In de Engelse tekst luidt deze zinsnede: "(...) and said sealing means is a separate strip of deformable material (...) fitted in the bottom of the groove or channel (...)". Deskundigen hebben voorgesteld het woord "is" in de Nederlandse tekst te vervangen door: "omvatten". Het Hof overweegt te dien aanzien dat deskundigen deze vervanging in het onderhavige geval geoorloofd achten omdat hier sprake is van een voor de vakman kenbare onzorgvuldige redactie van de oorspronkelijke hoofdconclusie die verschoonbaar is. Het Hof overweegt dat het zich in dit laatste kan vinden en verbindt er de conclusie aan dat in dit geval niet kan worden gesproken van een tot nietigheid leidende uitbreiding in de zin van art. 138 lid Pro 1, aanhef en sub d, EOV.
Het bestreden oordeel van het Hof is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Het geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, het is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Op dit een en ander stuiten alle in onderdeel 3 vervatte klachten af.
3.6.1 Onderdeel 4 is gericht tegen 's Hofs rov. 19. Het Hof vermeldt daarin dat deskundigen hebben geoordeeld dat het Hodge-octrooi de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi niet aantast. Het Hof overweegt vervolgens dat het dit oordeel van deskundigen deelt. Het Hof overweegt daartoe dat hoewel het toepassen van een aparte afdichtstrook voor de vergrendelde stand en van diezelfde afdichtstrook of een aangevormde flexibele ribbe voor de oplegstand (in plaats van de soepele bovenrand van het vat volgens Hodge) op zichzelf niet inventief is omdat dergelijke constructieve maatregelen ter verwezenlijking van een goede afdichting tussen vat en deksel voor de vakman voor de hand liggend zijn, deze maatregelen in combinatie met het onderhavige "zelf-richtende" deksel wel inventief geacht moeten worden omdat deze deksel met hoekige configuratie een alternatief biedt voor het wezenlijk anders geconstrueerde "zelf-richtende" ronde deksel volgens Hodge. Zulks, naar 's Hofs oordeel, temeer nu er in Hodge en in de overige in de procedure genoemde literatuurplaatsen geen aanwijzingen zijn te vinden die in de richting van het onderhavige alternatief van een hoekige "zelf-richtende" vat/deksel-constructie wijzen.
3.6.2 Onderdeel 4.3, dat als eerste behandeld wordt, voert daartegen aan dat het hoekig maken van een deksel om deze zelfrichtend te maken - met name voor de vakman - dermate voor de hand ligt, dat een deksel met hoekige configuratie niet als inventief kan worden bestempeld.
's Hofs oordeel dat de deksel volgens het Wiva-octrooi wezenlijk anders is geconstrueerd dan volgens het Hodge-octrooi moet, in het licht van hetgeen daaraan in 's Hofs overwegingen voorafgaat, aldus worden begrepen dat de inventiviteit van het Wiva-octrooi is gelegen in een samengaan van de maatregelen ter verkrijging van een goede afsluiting van het vat met de hoekige configuratie. Onderdeel 4.3 gaat derhalve uit van een onjuiste lezing van de erdoor bestreden overweging van het Hof en mist daarom feitelijke grondslag.
3.6.3 De onderdelen 4.1 en 4.2 richten zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de onderhavige rechtsoverweging. Zij verwijten het Hof onder meer dat het heeft miskend dat het octrooischrift niet vermeldt dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelfrichtend is.
In zijn rov. 17 heeft het Hof overwogen dat moet worden aangenomen dat een eis die volgens het octrooi aan het vat met deksel moet worden gesteld is dat deze slechts op één enkele wijze in de oplegstand op het vat kan worden geplaatst, waarbij alle lippen direct in lijn komen te liggen met de bijbehorende openingen in de ribben en slechts een aandrukken volstaat om de deksel in de lager gelegen permanente stand op het vat te bevestigen. Hierin ligt besloten dat, naar 's Hofs oordeel, het voor de vakman die kennis neemt van het Wiva-octrooi de hoekigheid van de constructie essentieel is voor het zelfrichtend zijn van de deksel. Het Hof heeft derhalve kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat voor de gemiddelde vakman uit het octrooischrift eenvoudig valt op te maken dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelf- richtend is. De onderdelen 4.1 en 4.2 missen derhalve eveneens feitelijke grondslag.
Uit dit een en ander volgt dat onderdeel 4 niet tot cassatie kan leiden.
3.7 Onderdeel 5, dat is gericht tegen de door het Hof in zijn rov. 16 gegeven herformulering van het Wiva-octrooi en tegen 's Hofs eindoordeel in zijn rov. 39-40, bouwt voort op de eraan voorafgaande onderdelen en bevat geen zelfstandige klacht. Het onderdeel moet derhalve het lot van de eraan voorafgaande onderdelen volgen.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Wiva begroot op ƒ 9.507,20 aan verschotten en ƒ 3.000,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 16 februari 2001.