Uitspraak
30 maart 2001
Eerste Kamer
Rek.nr. 9099 (R97/164HR)
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
INTERNATIONAL SALES PROMOTORS B.V., h.o.d.n. Bae Shian Nederland B.V., alsmede h.o.d.n. Chien Pu Wan B.V.,
gevestigd te Oisterwijk,
VERZOEKSTER tot cassatie,
advocaat: mr. A.H. Vermeulen,
t e g e n
de rechtspersoon naar internationaal recht HET BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage,
VERWEERDER in cassatie,
advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.
1. Het verloop van het geding
Voor het procesverloop tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenbeschikking van 6 november 1998. Bij deze tussenbeschikking heeft de Hoge Raad iedere verdere beslissing in deze zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak heeft gedaan in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau. Op 26 juni 2000, nr. A98/2 (NJ 2000, 551) heeft het Benelux-Gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau.
2. Het geding na aanhouding
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot verwerping van het beroep met aanhouding van een beslissing over de proceskosten.
De advocaat van ISP heeft bij brief van 10 januari 2001 op die conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Eind 1983 heeft ISP als eerste in Nederland pillen op de markt gebracht met de aanduiding "CHIEN PU WAN".
(ii) ISP is krachtens overeenkomst de exclusieve vertegenwoordiger in Europa voor de verkoop van deze pillen.
(iii) CHIEN PU WAN is een Chinees kruidenproduct dat in Nederland als voedingssupplement zonder een recept bij apotheek, drogist en reformhuis verkrijgbaar is.
(iv) BSP heeft bij het BMB op 6 februari 1985, 8 november 1994 en 23 november 1994 gedeponeerd een beeldmerk voorstellende een verpakking met daarop de woorden CHIEN PU WAN, een woordmerk CHIEN PU WAN en een beeldmerk kleur zwart. Deze depots zijn ingeschreven onder de nummers 408392, 836873 en 558001, en wel voor waren in klasse 5.
(v) Sinds de zomer van 1994 brengt de Stichting 3-Maste Products Promotion (hierna 3-Maste) in de Benelux pillen onder de naam CHIEN PU WAN op de markt. Deze pillen worden geproduceerd door de Taiwanese vennootschap Nan-Found Pharmaceutical Co. Ltd.
(vi) BSP en ISP hebben tegen 3-Maste een kort geding aangespannen bij de President van de Rechtbank te Breda. Tegen BSP en ISP is verstek verleend. Bij vonnis van 28 oktober 1994 heeft de President 3-Maste ontslagen van de instantie.
(vii) Vervolgens hebben BSP en ISP tegen 3-Maste een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank te Breda. Daarin hebben zij onder meer gevorderd dat 3-Maste zal worden veroordeeld om met onmiddellijke ingang na de betekening van het vonnis het op de markt brengen, in voorraad houden, verkopen en leveren van pillen onder de naam CHIEN PU WAN te staken. 3-Maste heeft tegen deze vordering verweer gevoerd en een reconventionele vordering ingesteld.
(viii)De Rechtbank heeft bij vonnis van 25 april 1995 ISP op de voet van art. 12 BMW Pro niet-ontvankelijk verklaard omdat zij niet degene was die de hiervoor genoemde merken had gedeponeerd.
De Rechtbank heeft in conventie de vorderingen afgewezen. In reconventie heeft de Rechtbank voor recht verklaard dat de depots door BSP bij het BMB van het woordmerk CHIEN PU WAN van 8 november 1994 onder nummer 836873 en van het beeldmerk zwart op 23 november 1994 onder nummer 558001, nietig zijn en de doorhaling van de inschrijving van de depots bevolen. Daartoe heeft de Rechtbank overwogen, samengevat weergegeven, dat het woordmerk CHIEN PU WAN ten tijde van het depot was verworden tot een soortnaam en dat het gedeponeerde beeldmerk zwart met betrekking tot het onderhavige product onderscheidend vermogen mist.
(ix) Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Nadat het in kracht van gewijsde was gegaan heeft het BMB het woordmerk CHIEN PU WAN doorgehaald.
(x) Op 11 maart 1996 heeft ISP bij het BMB het woordmerk CHIEN PU WAN gedeponeerd voor waren in de klassen 5 en 16 alsmede voor diensten in klasse 35.
(xi) Bij brief van 1 juli 1996 heeft het BMB aan ISP meegedeeld dat het de inschrijving van het depot voorlopig weigerde. Daarvoor heeft het BMB - onder verwijzing naar het hiervoor onder (viii) genoemde vonnis van de Rechtbank te Breda als reden opgegeven dat het teken CHIEN PU WAN uitsluitend beschrijvend is voor de klassen 5, 16 en 35 genoemde waren en diensten voor zover zij betrekking hebben op het Chinese kruidenproduct chien pu wan en elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 6bis lid 1 onder a BMW.
(xii) Tegen deze voorlopige weigering heeft ISP bij het BMB bezwaar gemaakt. Bij brief van 4 februari 1997 heeft het BMB aan ISP meegedeeld dat het de inschrijving definitief weigerde.
3.2 Tegen deze definitieve weigering heeft ISP op de voet van art. 6ter BMW beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij heeft het Hof verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot van het woordmerk CHIEN PU WAN over te gaan.
Bij beschikking van 18 september 1997 heeft het Hof dit verzoek afgewezen. Daartoe heeft het Hof in zijn rov. 6 en 7, samengevat weergegeven, het volgende overwogen. Het gaat in dit geval erom dat de rechter heeft geoordeeld dat een bepaald woordmerk is verworden tot een soortnaam en op grond daarvan, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing, een bevel heeft gegeven tot doorhaling van dit woordmerk, aan welk bevel het BMB heeft voldaan. Volgens het Hof komt hetgeen ISP verlangt in feite erop neer dat het BMB, wanneer het vervolgens wordt geroepen in het kader van een onderzoek van een 'identiek depot' op de voet van art. 6bis BMW een oordeel te geven op de voet van deze bepaling, dient te onderzoeken of de rechter op goede gronden geoordeeld heeft dat van verwording tot soortnaam sprake was. Naar het oordeel van het Hof strookt een dergelijke revisie van een rechterlijk oordeel door het BMB niet met de afbakening van taken en bevoegdheden van het BMB en die van de rechter. Het BMB is daarom, volgens het Hof, terecht van de juistheid van het rechterlijk oordeel uitgegaan. Daaraan heeft het Hof in zijn rov. 8 toegevoegd dat in het midden kan blijven of het BMB anders had kunnen beslissen als door ISP gemotiveerd zou zijn aangevoerd dat het bewuste woordmerk inmiddels (weer) onderscheidend vermogen had gekregen nu dit door ISP niet is gesteld.
Het middel keert zich tegen 's Hofs beslissing en de gronden waarop het berust.
3.3.1 Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het geding in de onderhavige verzoekschriftprocedure wordt gevoerd tussen andere partijen - ISP en het BMB - dan de partijen in het geding dat heeft geleid tot het vonnis van de Rechtbank te Breda van 25 april 1995.
3.3.2 Bij de beoordeling van het middel moet voorts worden vooropgesteld dat de rechter die oordeelt dat het depot van een merk nietig is, ingevolge art. 14 D BMW, ambtshalve de doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het nietig verklaarde depot. Dit brengt mee dat de uitspraak waarbij een depot wordt nietig verklaard, in zoverre werking heeft tegenover een ieder. Zie ook de in de conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels onder 2.7 weergegeven passage uit het Gemeenschappelijk commentaar bij art. 14 BMW Pro. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat ook de gronden waarop de uitspraak van de rechter die de doorhaling heeft uitgesproken steeds voor juist moeten worden gehouden in een ander geding. Dit zal ingevolge art. 67 Rv Pro. wel het geval zijn in een nieuw geding tussen dezelfde partijen als partijen in het geding waarin de rechter doorhaling van het merk heeft bevolen. Deze gronden zullen niet op de enkele grond dat zij deel uitmaken van de overwegingen in een eerdere uitspraak waarbij de doorhaling van het merk is bevolen en die in kracht van gewijsde is gegaan, voor juist kunnen worden gehouden tegenover degene die geen partij was in het geding dat tot deze uitspraak heeft geleid. Zij zullen op de voormelde grond ook niet voor juist kunnen worden gehouden in een geding waarbij iemand die in dit geding wel partij was, staat tegenover een andere wederpartij.
Dit betekent dat wanneer een merk, waarvan eerder bij rechterlijke uitspraak de doorhaling is bevolen, opnieuw wordt gedeponeerd, het BMB zelfstandig zal moeten onderzoeken of het depot al dan niet moet worden geweigerd. Weliswaar kan, naar volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, het BMB het depot van het merk niet weigeren op de enkele grond dat de rechter eerder doorhaling van het merk heeft bevolen, maar het kan wel de gronden die de rechter voor dat bevel heeft gebruikt tot de zijne maken en op deze gronden het depot weigeren. Hierbij moet worden aangetekend dat het BMB ook zal moeten onderzoeken of zich na de uitspraak waarbij de doorhaling werd gelast omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan het merk weer onderscheidend vermogen heeft verkregen en het depot daarom moet worden aanvaard.
Weigert het BMB depot van het merk op de gronden vermeld in de uitspraak waarbij de doorhaling ervan werd gelast, dan zal het Gerechtshof te 's-Gravenhage, op de voet van art. 6ter BMW, dienen te onderzoeken of deze gronden de weigering van het depot rechtvaardigen.
3.3.3 Uit hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen volgt dat het Hof in zijn hiervoor onder 3.2 weergegeven rechtsoverwegingen heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het middel dat hierop gerichte klachten bevat is derhalve gegrond.
3.4 De Hoge Raad zal de beslissing omtrent de kosten van het geding in cassatie aanhouden totdat het Benelux-Gerechtshof daaromtrent een beslissing zal hebben gegeven in de zaak KPN tegen het BMB omtrent de inschrijving van het merk Postkantoor.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 september 1997;
verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof;
houdt de beslissing omtrent de kosten van het geding in cassatie aan als hiervoor onder 3.4 is vermeld.
Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, A. Hammerstein en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 30 maart 2001.