Uitspraak
25 januari 2002
Eerste Kamer
Nr. C00/131HR
AT
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
ETOS B.V., gevestigd te Zaandam,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. E.D. Vermeulen,
t e g e n
de vennootschap naar Frans recht PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., gevestigd te Parijs, Frankrijk,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaten: mr. E. Grabandt en mr. G. van der Wal.
1. Het geding in feitelijke instanties
Verweerster in cassatie - verder te noemen: Dior - heeft bij exploit van 20 augustus 1997 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Etos - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Rotterdam en gevorderd:
AEtos te gebieden met onmiddellijk ingang te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling van producten van Dior, zoals de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde Fahrenheitproducten, die niet door of met toestemming van Dior in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht;
BEtos te gebieden binnen vijf werkdagen na betekening op te geven de namen en adressen van de leveranciers van de hierboven onder A) bedoelde producten, onder afgifte van een copie van de op de levering(en) betrekking hebbende facturen;
CEtos te veroordelen tot een dwangsom van ƒ 5.000,-- per keer of dag dat zij geheel of gedeeltelijk met de naleving van de onder A en B genoemde op te leggen geboden geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft.
Etos heeft de vordering bestreden.
Nadat de President bij tussenvonnis van 28 oktober 1997 Etos gedurende twee weken na het uitspreken van het vonnis gelegenheid had geboden een (van beide partijen onafhankelijk) registeraccountant de administratie van Etos, voorzover het betreft alle facturen, correspondentie en vrachtbrieven die betrekking hebben op de levering aan Etos van Fahrenheit-producten, te doen onderzoeken en verifiëren dat Etos de onderwerpelijke Dior producten heeft betrokken van binnen de EER gevestigde leveranciers en dat er in die stukken geen aanwijzingen te vinden zijn dat deze goederen van buiten de EER kwamen, zodat die registeraccountant uiterlijk op vrijdag 14 november 1997 schriftelijk verslag kan doen van zijn bevindingen aan partijen, heeft de President bij eindvonnis van 2 april 1998 de door Dior gevraagde voorziening geweigerd.
Tegen deze vonnissen heeft Dior hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.
Bij arrest van 15 februari 2000 heeft het Hof de bestreden vonnissen vernietigd en opnieuw rechtdoende Etos geboden om met ingang van veertien dagen na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling van Fahrenheit-producten van Dior, die niet door of met toestemming van Dior binnen de EER op de markt zijn gebracht, op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,-- per keer of dag dat zij geheel of gedeeltelijk met de naleving van dit gebod in gebreke blijft.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof heeft Etos beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Dior heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor Dior toegelicht door haar advocaten en voor Etos door mr. K.T.M. Stöpetie, advocaat te Amsterdam.
De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.
3. Beoordeling van het middel
3.1 Het gaat in dit geding om het volgende.
Dior is krachtens internationale, mede voor de Benelux verrichte, inschrijving rechthebbende op het merk Fahrenheit voor waren uit onder meer klasse 3. Dior brengt haar producten in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt door middel van een systeem van geselecteerde verkooppunten. Etos, die geen deel uitmaakt van Dior's distributieorganisatie, heeft originele producten van Dior, voorzien van het merk Fahrenheit, binnen de Benelux verhandeld. Deze producten zijn aanvankelijk door of namens Dior in Argentinië op de markt gebracht.
3.2 Dior heeft de hiervoor onder 1 vermelde vordering in kort geding ingesteld tegen Etos, stellende dat zij zich op grond van art. 13A lid 1, aanhef en sub a, BMW kan verzetten tegen deze handelwijze van Etos. De President heeft de vordering afgewezen op de grond dat de door Dior gevraagde voorzieningen in strijd zijn met het in de EER geldende uitgangspunt van vrij verkeer van goederen, nu Etos al het redelijke in het werk heeft gesteld om zich ervan te vergewissen dat de door haar betrokken Fahrenheit-producten door of met toestemming van Dior binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Het Hof heeft met vernietiging van het vonnis van de President de vordering grotendeels toegewezen.
3.3 Het Hof heeft het betoog van Etos "dat Dior misbruik maakt van haar merkrechten door deze te gebruiken voor het tot stand brengen van een - enkel tot haar voordeel strekkende - kunstmatige marktverdeling binnen de interne markt hetgeen in strijd is met de artikelen 28 e.v. EG-Verdrag en tevens in strijd met art. 81 EG Pro-Verdrag" verworpen (rov. 9 tot en met 13).
3.4 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de aan het merk Fahrenheit verbonden rechten niet zijn uitgeput door het voor het eerst met toestemming van Dior buiten de EER op de markt brengen van de Fahrenheit-producten en dat Dior zich daarom in beginsel kan verzetten tegen de invoer van deze producten in de EER en de verdere verhandeling daarvan binnen de EER (rov 14). Het Hof heeft vervolgens de vraag onder ogen gezien of "de door Dior in Argentinië in de handel gebrachte Fahrenheit-producten die door Etos in Nederland worden verhandeld en door haar zijn verkregen van een leverancier in de EER geacht (moeten) worden met toestemming van Dior in de EER in de handel te zijn gebracht" (rov. 14) en het is tot het oordeel gekomen dat niet aannemelijk is dat door of namens Dior toestemming is gegeven voor de verdere verhandeling van de producten door Etos en dat deze toestemming ook niet volgt uit de stellingen van Etos - in de weergave van het Hof, waarbij het Hof kennelijk het woord "toestaat" gebruikt in de be-tekenis van toelaten en niet van toestemming verlenen - "dat Dior haar buiten de EER gevestigde afnemers geen verbod van verhandeling binnen de EER oplegt, dat Dior toestaat dat haar importeurs/distributeurs buiten de EER leveren aan wederverkopers binnen de EER en dat zij haar distributiesysteem binnen de EER niet voldoende controleert en gebruik maakt van voor derden niet-waarneembare codes" (tweede alinea van rov. 15). Hieruit volgt, aldus het Hof, dat bewijslevering "in casu niet relevant is" zodat niet behoeft te worden ingegaan op de door Etos voorgestane bewijslastverdeling (derde alinea van rov. 15).
3.5 Onderdeel 2.3 bevat de klacht dat het door het Hof in de tweede alinea van rov. 15 gegeven oordeel getuigt van een onjuiste opvatting ten aanzien van de betekenis van het begrip "toestemming" in art. 13A, aanhef en lid 8 (thans 9), BMW en in art. 7 lid 1 van Pro de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten (PB 1989, L 40), hierna de Richtlijn, althans onvoldoende is gemotiveerd. In onderdeel 2.3.2 (waarin, anders dan in onderdeel 2.3.1, van een juiste lezing van het bestreden arrest wordt uitgegaan) wordt betoogd dat het Hof heeft miskend dat in het in rov. 15 weergegeven gedrag van Dior naar zijn aard besloten ligt, althans dat dit gedrag tot geen andere conclusie kan leiden dan dat Dior aan haar buiten de EER gevestigde afnemers en haar importeurs/distributeurs buiten de EER toestemming heeft gegeven om elk exemplaar van het onder het merk Fahrenheit voor het eerst buiten de EER met toestemming van Dior in het verkeer gebracht product waarover die afnemers en importeurs/distributeurs de beschikking hebben gekregen, onder dat merk voor het eerst binnen de EER in het verkeer te brengen door die producten te leveren aan wederverkopers binnen de EER. Subsidiair wordt in onderdeel 2.4 geklaagd dat het Hof heeft miskend dat in de door Etos gestelde omstandigheden (overeenkomend met de door het Hof in rov. 15 weergegeven, hiervoor onder 3.4 vermelde, omstandigheden en de omstandigheid dat Etos de Fahrenheit-producten betrok van leveranciers binnen de EER en redelijkerwijs geen mogelijkheid had om aan de hand van de op die waren vanwege Dior aangebrachte codes of andere kenmerken vast te stellen of de waren al dan niet door of met toestemming van Dior in de EER in het verkeer waren gebracht) de desbetreffende waren geacht moeten worden met toestemming van Dior voor het eerst in de EER in het verkeer te zijn gebracht in de zin van genoemde bepalingen van de BMW en de Richtlijn. Dit behoort de rechter althans voorshands aan te nemen behoudens door Dior te stellen en te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit het tegendeel volgt, aldus de klacht.
3.6 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 13A lid 9 BMW, welk artikel moet worden uitgelegd met inachtneming van het inhoudelijk daarmee overeenkomende art. 7 lid 1 van Pro de Richtlijn, het uitsluitende recht van de merkhouder (behoudens een in dit geding niet relevante uitzondering) niet omvat het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Door de klachten wordt aan de orde gesteld de vraag of met betrekking tot de aanvankelijk door of namens Dior onder het merk Fahrenheit in Argentinië op de markt gebrachte en door Etos binnen de EER van niet tot de distributie-organisatie van Dior behorende leveranciers verkregen waren moet worden aangenomen, althans kan worden vermoed, dat deze in de EER in het verkeer zijn gebracht met toestemming van Dior in de zin van artikel 13A lid 9 BMW.
3.7 Voor de beantwoording van deze vraag is van belang het door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG) op 20 november 2001 in de gevoegde zaken C-414/99 tot en met C-416/99 (Davidoff en Levi Strauss) naar aanleiding van vragen van uitleg betreffende art. 7 lid 1 van Pro de Richtlijn gewezen arrest, waarin het Hof voor recht heeft verklaard:
"1) Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het in de Europese Economische Ruimte verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de Europese Economische Ruimte in de handel brengen.
2) Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:
- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de Europese Economische Ruimte in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de Europese Economische Ruimte verzet;
- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de Europese Economische Ruimte in de handel te brengen;
- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigen-dom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de Europese Economische Ruimte te verhandelen.
3) Voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder is niet relevant:
- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of
- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht.
3.8 Gelet op de betekenis die blijkens deze verklaring voor recht van het HvJ EG aan het begrip "toestemming" in art. 7 lid 1 van Pro de Richtlijn en art. 13A lid 9 BMW toekomt, moet worden geoordeeld dat de hiervoor onder 3.4 weergegeven oordelen van het Hof geen blijk geven van een onjuiste opvatting omtrent dit begrip. Nu deze oordelen evenmin onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd zijn, falen de onderdelen. Dit geldt ook voor onderdeel 2.5, dat voortbouwt op de voorafgaande onderdelen.
3.9 Onderdeel 3 richt zich met een aantal, in de subonderdelen uitgewerkte, klachten tegen de hiervoor onder 3.3 weergegeven oordelen van het Hof. Aan de klachten ligt de opvatting ten grondslag dat het oordeel van het Hof, dat het uitsluitend recht van Dior als houder van het merk Fahrenheit ten aanzien van de door haar voor het eerst in Argentinië op de markt gebrachte, van dat merk voorziene, waren niet is uitgeput, onjuist is en dat daarom ervan kan worden uitgegaan dat te dezen sprake is van een "volkomen rechtmatige parallelle import en verhandeling" in de EER die, doordat Dior zich op haar rechten als merkhouder beroept, feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Uit het hiervoor onder 3.7 en 3.8 overwogene volgt dat die opvatting onjuist is.
Voorzover Etos betoogt dat, aangezien het voor haar bij gebreke van gegevens onmogelijk is aan te tonen dat van Dior afkomstige merkproducten door of met toestemming van Dior in de EER in het verkeer zijn gebracht, de handelwijze van Dior "effectief neerkomt op een afscheiding van de nationale markten binnen de EER tegen parallelimport vanuit andere landen binnen de EER" en dat dit betekent dat het gebruik dat Dior van haar merkrecht maakt in strijd is met art. 28 e.v. EG, stuit dit betoog af op de uitleg die het HvJ EG in zijn onder 3.7 bedoelde arrest aan art. 7 lid 1 van Pro de Richtlijn heeft gegeven, nu de door Etos gewraakte consequenties van die uitleg daarin immers zijn verdisconteerd.
Voorzover Etos nog klaagt over de verwerping door het Hof van haar beroep op art. 81 EG Pro mist die klacht doel, aangezien het Hof feitelijk en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat Etos op dat punt in de feitelijke instanties onvoldoende heeft gesteld.
Uit het voorafgaande volgt dan ook dat dit onderdeel tevergeefs is voorgesteld.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Etos in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Dior begroot op € 286,88 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 25 januari 2002.