Uitspraak
5 april 2002
Eerste Kamer
Nr. C00/197HR
AT
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. B.V. EUROMEDICA HOLDING, gevestigd te Barneveld,
2. B.V. EUROMEDICA, gevestigd te Barneveld,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaten: mr. G. van der Wal en mr. E. Grabandt,
t e g e n
1. de rechtspersoon naar vreemd recht MERCK & CO. INC., gevestigd te Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,
2. MERCK, SHARP & DOHME B.V., gevestigd te Haarlem,
3. de vennootschap naar vreemd recht VIANEX S.A., gevestigd te Erithrea, Griekenland,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: aanvankelijk mrs.: J.L.R.A. Huydecoper en T. Schaper, thans mr. C.J.J.C. van Nispen.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseressen tot cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Euromedica - hebben bij exploit van 2 november 1999 verweersters in cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Merck - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Arnhem en gevorderd Merck te gebieden de reeds aangevangen excecutiemaatregelen op grond van het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 9 juli 1999 te staken en gestaakt te houden en Merck te verbieden om dergelijke maatregelen te treffen.
Merck heeft de vordering bestreden en harerzijds een reconventionele vordering ingesteld. Na vermeerdering van eis heeft Merck gevorderd, kort gezegd, dat Euromedica opgave doet van het aantal sinds 9 juli 1999 geïmporteerde en de thans in voorraad gehouden verpakkingen RENITEC, alsmede van de afnemers daarvan, en dat zij aan haar afnemers een brief stuurt met daarin het verzoek om, voor zover nog mogelijk, de door Euromedica afgeleverde verpakkingen direct terug te sturen.
Euromedica heeft de vordering in reconventie bestreden.
Bij vonnis van 17 december 1999 heeft de President de vordering in conventie toegewezen en de gevorderde voorzieningen in reconventie afgewezen.
Tegen dit vonnis heeft Merck hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.
Bij arrest van 9 mei 2000 heeft het Hof het tussen partijen gewezen vonnis van de President van 17 december 1999 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in conventie het gevorderde afgewezen. Voorts heeft het Hof de vordering in reconventie toegewezen.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof heeft Euromedica beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Merck heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaat van Euromedica heeft bij brief van 30 januari 2002 op deze conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Merck & Co en Merck, Sharp & Dohme, twee ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern, houden zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder het geneesmiddel onder het merk RENITEC.
(ii) Merck & Co is exclusief rechthebbende (merkhouder) in de Benelux ter zake van het (woord)merk RENITEC en Merck, Sharp & Dohme is op grond van een licentie gerechtigd het product RENITEC op de Nederlandse markt te brengen.
(iii) Vianex is licentiehouder van Merck & Co in Griekenland voor de productie en distributie van onder meer RENITEC.
(iv) Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Zij importeert sedert september 1997 door middel van parallelimport het product RENITEC uit Griekenland, waar het product door Vianex in licentie wordt geproduceerd, en brengt het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt, waarbij het product wordt omgepakt.
(v) Bij vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem van 9 juli 1999 is Euromedica onder meer veroordeeld haar inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per overtreding tot een maximum van ƒ 1.000.000,--.
(vi) In dit vonnis heeft de president onder meer overwogen:
"4.6.1 Euromedica heeft in strijd met de door het HvJEG gestelde eis (...) verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden. Het argument van Euromedica dat de naam van de fabrikant Vianex wel op de achterzijde van de binnenverpakking (op de doordrukstrips) staat, gaat niet op. Behalve dat de naam Vianex op de strips in Griekse karakters staat vermeld, mag verondersteld worden dat het er om gaat dat de naam van de fabrikant en/of merkgerechtigde op een voor de consument of eindverbruiker duidelijk zichtbare (leesbare) plaats staat vermeld, derhalve op de buitenverpakking van het product. Voorts is de fabrikant in het onderhavige geval een - in Nederland onbekende - Griekse licentienemer van Merck, zodat het in de rede ligt dat naast of in plaats van de fabrikantnaam (ook) de naam van de merkgerechtigde op de buitenverpakking wordt vermeld.
4.6.2 Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking haar eigen naam - die zij als ompakker overigens wel moet vermelden, zij het in bescheidener vorm - en in het bijzonder haar eigen beeldmerk zo prominent geëtiketteerd, dat de consument of eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck & Co. maar Euromedica de merkhouder is van het product RENITEC en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd. Dit is tevens het geval op de bijsluiter, waar eveneens slechts de naam van Euromedica Holding als registratiehouder is vermeld. Euromedica creëert hierdoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC."
(vii) Het vonnis is op 9 juli 1999 aan Euromedica betekend.
(viii) Naar aanleiding van het vonnis heeft Euromedica haar wijze van ompakking van het uit Griekenland geïmporteerde RENITEC gewijzigd, in die zin dat het product niet meer in een ander doosje wordt omgepakt, zoals voorafgaand aan het kort geding op 2 juli 1999 wel het geval was. Het product wordt thans door Euromedica in Nederland op de markt gebracht in het originele (Griekse) doosje, waarop aan weerszijden Merck & Co als merkhouder staat genoemd. Wel wordt de verpakking in Nederland geleverd met drie doordrukstrips met ieder 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten terwijl daarin in Griekenland slechts één doordrukstrip was verpakt. Op de thans geleverde (van oorsprong Griekse) verpakking is over de vermelding "10 tablets" een sticker geplakt met de tekst "30 tabletten". Voorts is op één van de zijden van de verpakking een etiket bevestigd waarop onder meer de gegevens met betrekking tot het product, het parallelregistratienummer, de naam van Euromedica Holding als registratiehouder alsmede haar beeldmerk (logo) staan. De oorspronkelijke bij-sluiter in de Griekse taal is vervangen door een Nederlandstalige bijsluiter (versienummer 05113-F/02-99), waarop Euromedica heeft vermeld dat zij registratiehouder is, met daarbij haar adres.
(ix) Met begeleidend schrijven van 2 augustus 1999 heeft Euromedica aan de raadsman van Merck een voorbeeld van de nieuwe verpakking van RENITEC, zoals hierboven omschreven, toegezonden.
(x) Bij schrijven van 26 augustus 1999 heeft de raadsman van Merck aan de raadsman van Euromedica bericht dat Merck een aantal bezwaren heeft tegen de verpakking van RENITEC zoals Euromedica die thans hanteert voor de Nederlandse markt.
(xi) Inmiddels hanteert Euromedica nieuwe etiketten voor door haar geïmporteerde producten, waaronder RENITEC, waarbij de afbeelding van haar naam en logo iets is verkleind.
3.2 In het onderhavige geding heeft Euromedica gevorderd, samengevat weergegeven, Merck te gebieden de reeds aangevangen executiemaatregelen op grond van het vonnis van 9 juli 1999 te staken en Merck te verbieden dergelijke maatregelen te treffen.
Merck heeft in reconventie gevorderd, samengevat weergegeven:
- Euromedica te bevelen opgave te doen van het aantal door haar sinds 9 juli 1999 geïmporteerde RENITEC-verpakkingen en de thans in voorraad gehouden verpakkingen, alsmede van al diegenen aan wie zij het geneesmiddel RENITEC heeft geleverd; en
- Euromedica te bevelen aan haar afnemers een brief te sturen met het verzoek de door haar geleverde RENITEC-verpakkingen, voor zover nog in voorraad, aan haar terug te zenden.
De President heeft de vordering in conventie toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. Het Hof heeft het vonnis van de President vernietigd en de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie toegewezen. Het middel richt zich uitsluitend tegen de beslissing van het Hof op de vordering in conventie.
3.3 Het Hof heeft bij zijn beoordeling van het hoger beroep van Merck in rov. 4.2 van zijn arrest vooropgesteld dat tussen partijen onder meer in geschil is of de veroordeling van Euromedica bij vonnis van 9 juli 1999 slechts betrekking heeft op de destijds door Euromedica gebruikte verpakking die aanleiding was tot het kort geding van Merck, en dus niet op de huidige verpakking, zoals gesteld door Euromedica, dan wel op elke merkinbreuk, zoals naar de vaststelling van het Hof is verdedigd door Merck. Daaromtrent heeft het Hof overwogen dat het, evenals de President, ervan uitgaat dat in het vonnis van 9 juli 1999 een algemeen verbod tot merkinbreuk is gegeven, en dat dus beoordeeld moet worden of de thans door Euromedica gehanteerde verpakking en de bijsluiter al dan niet merkinbreuk opleveren (rov. 4.4). Het Hof heeft vervolgens de vraag of ook thans sprake is van merkinbreuk waartegen Merck zich kan verzetten, bevestigend beantwoord, en is op grond daarvan tot de slotsom gekomen dat sprake is van overtreding van het vonnis van 9 juli 1999, zodat de vordering in conventie van Euromedica Merck te gebieden de executie van dit vonnis te staken moet worden afgewezen (rov. 4.5 - 4.11).
3.4.1 Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakening van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod moet worden vooropgesteld dat de draagwijdte ervan niet beperkt behoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445).
3.4.2 Het Hof heeft, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, geoordeeld dat de veroordeling bij het vonnis van 9 juli 1999 niet slechts betrekking heeft op de toen aan de orde zijnde inbreuken, maar dat deze een algemeen verbod tot merkinbreuk inhoudt. Door hiervan uitgaande uitsluitend te onderzoeken of "ook thans" sprake is van merkinbreuk, heeft het Hof hetzij voormelde maatstaf miskend hetzij onvoldoende gemotiveerd waarom in ernst niet kan worden betwijfeld dat de door Euromedica verrichte handelingen inbreuken op het bij vonnis van 9 juli 1999 gegeven verbod opleveren. De onderdelen 2.1 - 5, die hierop gerichte klachten behelzen, treffen derhalve doel.
3.5.1 Bij de beoordeling van de onderdelen 6.1 - 7.3, die zich richten tegen rov. 4.6 en 4.7 van het bestreden arrest, moet het volgende worden vooropgesteld. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (vgl. art. 13.A lid 9 BMW); op deze uitzondering kan de merkhouder geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de 'ompakkingsrechtspraak' van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan deze rechtspraak ligt ten grondslag dat de merkhouder zich niet kan verzetten indien de ompakking, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, noodzakelijk is om de waren in het land van invoer op de markt te kunnen brengen. Vgl. rov. 56 van het arrest HvJEG 11 juli 1996 in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a.), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129:
"De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer."
3.5.2 Het Hof heeft evenwel dit een en ander niet miskend. Het heeft geoordeeld dat het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken (r) is geplakt, merkinbreuk oplevert, aangezien door deze wijze van bevestigen van de sticker de verpakking een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder Merck kan schaden. Met zijn oordeel dat de wijze van verpakking een slordige indruk maakt, heeft het Hof kennelijk aansluiting gezocht bij rov. 76 van evengenoemd arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarin dit Hof heeft overwogen dat een slordige verpakking de reputatie van het merk kan schaden, in welk geval de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van het product te verzetten (rov. 75). Het oordeel dat de verpakking een slordige indruk maakt, kan wegens zijn feitelijk karakter in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het is in het licht van het debat van partijen niet onbegrijpelijk en behoefde, mede gelet op het feit dat het hier een kort geding betreft, geen nadere motivering.
De klacht dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd door niet te onderzoeken of de reputatie van het merk ernstig is geschaad, faalt. In zijn arrest van 4 november 1997 in de zaak C-337/95 (Dior/Evora), Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen weliswaar voor een geval als daar aan de orde was, te weten reclame voor luxueuze en prestigieuze producten, 'ernstige schade' als maatstaf aanvaard, maar in rov. 43 van dat arrest heeft het Hof herinnerd aan zijn rechtspraak met betrekking tot ompakking van merkproducten en onder uitdrukkelijke verwijzing naar rov. 75 van zijn arrest Bristol-Myers Squibb e.a. de regel herhaald dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, "indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden".
Hierbij verdient nog opmerking dat het Hof in rov. 4.8 van zijn arrest, in cassatie onbestreden, heeft overwogen dat het feit dat Euromedica een uniforme stickermaat voor de door haar geïmporteerde producten hanteert, geen rechtvaardiging oplevert, omdat Euromedica, als zij ervoor kiest bij de 'ompakking' te volstaan met het bevestigen van een sticker, dit zodanig dient te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt.
De onderdelen zijn derhalve tevergeefs voorgesteld.
3.6 Onderdeel 8 keert zich tegen het oordeel van het Hof dat ook de vermelding van het beeldmerk (logo) van Euromedica op de verpakking een inbreuk op het merkrecht van Merck oplevert. Het onderdeel berust op het juiste uitgangspunt dat, nu de producten door (de licentiehouder van) Merck in het verkeer zijn gebracht, het merkrecht op grond van art. 13.A lid 9 BMW is uitgeput, en dat van merkinbreuk slechts sprake kan zijn, indien Merck gegronde redenen heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Het onderdeel ziet evenwel eraan voorbij dat van gegronde redenen niet slechts sprake is in geval van een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht. Blijkens rov. 39 van het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. zijn dit slechts voorbeelden van gegronde redenen. De klacht dat het Hof ten onrechte niet duidelijk heeft gemaakt of en, zo ja waarom, sprake is van een wijziging of verslechtering van de toestand van de betrokken producten, gaat dan ook uit van een onjuiste rechtsopvatting, zodat het onderdeel faalt.
3.7 Voor zover onderdeel 9 uitgaat van de veronderstelling dat het Hof het aanbrengen van het beeldmerk van Euromedica naast de merken van Merck als merkinbreuk heeft aangemerkt op een andere grond dan de in art. 13.A lid 9 neergelegde uitzondering, mist het feitelijke grondslag. Voor het overige is het onderdeel, evenals onderdeel 10, tevergeefs voorgesteld. Hetgeen het Hof in rov. 4.9, derde zin, heeft overwogen komt hierop neer dat Merck gegronde redenen heeft zich tegen de vermelding van het beeldmerk van Euromedica naast de merken van Merck te verzetten, omdat aldus afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, doordat verwarring omtrent de herkomst van de producten kan ontstaan, hierin bestaande dat het product afkomstig is van fabrikant en parallel-importeur gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet verder op juistheid worden onderzocht. Het is niet onbegrijpelijk en evenmin ontoereikend gemotiveerd.
3.8 Onderdeel 11 klaagt dat het Hof in de laatste zin van zijn rov. 4.9 heeft miskend dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet behoeft te worden vermeld dat ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden. Anders dan het onderdeel kennelijk wil betogen, kan hieruit evenwel niet worden afgeleid dat het de ompakker vrijstaat de onjuiste indruk te wekken dat de merkhouder wèl met de ompakking heeft ingestemd. Het onderdeel mist dan ook doel.
3.9 Onderdeel 12 faalt op overeenkomstige gronden als hiervoor in 3.7 met betrekking tot onderdeel 10 zijn vermeld. Het Hof heeft in rov. 4.10 ten aanzien van de afbeelding van het beeldmerk van Euromedica op de bijsluiter, terwijl daarop niet tot uitdrukking wordt gebracht dat Merck de merkhouder is, immers overwogen dat daardoor bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat RENITEC afkomstig zou zijn van Euromedica, en heeft daarmee tot uitdrukking gebracht dat, nu hiermee afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, Merck gegronde redenen heeft zich hiertegen te verzetten.
3.10 Het Hof heeft in het bestreden arrest onderzocht of het handelen van Euromedica merkinbreuk oplevert en het heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Onderdeel 13, dat ervan uitgaat dat het Hof heeft geoordeeld dat het handelen van Euromedica een onrechtmatige daad is als bedoeld in art. 6:162 BW Pro, kan bij gebrek aan feitelijke grondslag dan ook niet tot cassatie leiden.
3.11 Onderdeel 14 mist eveneens feitelijke grondslag, aangezien het Hof geen oordeel heeft gegeven over de vraag of gevaar voor verwarring zou bestaan in de zich hier niet voordoende situatie dat Euromedica had volstaan met de vermelding op de verpakking van haar naam als ompakker.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 9 mei 2000;
verwijst het geding naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Merck in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Euromedica begroot op € 371,40 aan verschotten en € 1.590,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers, A. Hammerstein, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 5 april 2002.