Uitspraak
19 oktober 2012
Eerste Kamer
12/00049
EE/DH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. DIAGEO BRANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar vreemd recht R&A BAILEY & CO.,
gevestigd in Ierland,
VERZOEKSTERS tot cassatie,
advocaat: mr. P.S. Kamminga,
t e g e n
1. [Verweerster 1],
gevestigd in [vestigingsplaats],
2. CARDINAL GIFT SHOP N.V.,
gevestigd in Sint Maarten,
3. [Verweerster 3], handelend onder de naam [A],
gevestigd in [vestigingsplaats],
4. [Verweerster 4], handelend onder de naam [B],
gevestigd in [vestigingsplaats],
5. [Verweerster 5], handelend onder de naam [C],
gevestigd in [vestigingsplaats],
6. PLANET DUTY FREE N.V.,
gevestigd in Sint Maarten,
VERWEERSTERS in cassatie,
niet verschenen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Diageo c.s. en [verweerster] c.s.
1. Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. het vonnis in de zaak AR 258/2008 van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, van 9 februari 2010;
b. het vonnis in de zaak AR 258/08-H-211/10 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 30 september 2011.
Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het vonnis van het hof hebben Diageo c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
[Verweerster] c.s. hebben geen verweerschrift ingediend.
De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaat van Diageo c.s. heeft bij brief van 23 augustus 2012 op die conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Diageo c.s. leggen zich toe op de productie en verkoop van alcoholische dranken van bekende merken, waaronder Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys. Deze merken hebben een luxe imago.
(ii) De in deze zaak aan de orde zijnde merkregistraties komen toe aan telkens een van de eiseressen.
(iii) [Verweerster] c.s. drijven - op toeristen gerichte - winkels in de [a-straat] te [plaats]. In (sommige van) de winkels worden flessen van Diageo's merken verkocht.
(iv) Diageo c.s. voorzien flessen sterke drank die zij op de markt brengen en distribueren, van een identificatienummer. Zij hebben in een aantal van de door [verweerster] c.s. gedreven winkels flessen aangetroffen waarvan dit identificatienummer is verwijderd; in sommige gevallen zijn daartoe de etiketten (gedeeltelijk) verwijderd en teruggeplakt.
3.2.1 Diageo c.s. hebben in dit geding, kort gezegd en voor zover in cassatie nog van belang, merkenrechtelijke bevelen gevorderd, waaraan zij ten grondslag hebben gelegd dat [verweerster] c.s. merkinbreuk plegen door de hiervoor in 3.1 onder (iv) bedoelde handelwijze.
In cassatie is de vraag aan de orde of Diageo c.s. zich terecht beroepen op gegronde redenen als bedoeld in art. 23 lid 8 van Pro de Merkenlandsverordening 1995 van de Nederlandse Antillen (hierna: Mlv) - die na de staatkundige hervormingen van 2010 voor Sint Maarten van kracht is gebleven - om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de betrokken waren, die door of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht.
Art. 23 lid 8 Mlv Pro luidt:
"Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."
3.2.2 Het gerecht heeft de vorderingen afgewezen, het hof heeft dat vonnis bevestigd. Het overwoog daartoe allereerst, met een beroep op HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dat voor de beantwoording van de zojuist bedoelde vraag dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (rov. 4.6). Voorts herinnerde het hof eraan dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van (art. 23 lid 8 van Pro) de Mlv in de Nederlandse Antillen uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Voorts overwoog het dat identificatiecodes merkhouders in staat stellen lekken in de verkooporganisatie op te sporen en aldus een beletsel kunnen vormen voor parallelimport en dat de uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv Pro niet gefrustreerd kan worden door het enkele verwijderen van codes als inbreukmakend te bestempelen (rov. 4.7-4.8).
Het hof oordeelde dat de veranderingen die de flessen en verpakkingen hebben ondergaan door het verwijderen van de codes zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken, ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago van die merken, noch dat zij tot herkomstverwarring kunnen leiden (rov. 4.9).
Het achtte aannemelijk dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken, om namaak te kunnen herkennen en opsporen en productaansprakelijkheid te beperken, waarbij het, aldus het hof, om legitieme doelen gaat, maar dat die doeleinden nog niet meebrengen dat Diageo c.s. zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kunnen verzetten. Gelet op het belang voor Sint Maarten dat ook volgens de wetsgeschiedenis van de Mlv moet worden gehecht aan de vrije parallelhandel, aldus het hof, moet op dit punt de concordantie van rechtspraak wijken voor het door de wetgever beoogde systeem van vrije parallelimport (rov. 4.10-4.11). Afweging van de legitieme belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden voor Diageo c.s. voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro (rov. 4.12).
3.3.1 Klacht 1 van het middel betoogt dat de in rov. 4.6 gehanteerde vooropstelling van het hof van de herkomstfunctie als wezenlijke functie van het merk onvolledig en onjuist is, evenals de toetsing daaraan in rov. 4.9, gezien de onderhavige casuspositie en de aard van de merkinbreuk door [verweerster] c.s.
Van "gegronde redenen" als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro kan, aldus het middel, ook sprake zijn indien weliswaar geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie maar wel aan andere wezenlijke functies van het betreffende merk. Het middel verwijst in dit verband naar de uitspraak van het HvJEU van 18 juni 2009, C-487/07, LJN BJ1503, NJ 2009/576 (l'Oréal/Bellure).
3.3.2 Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat het in art. 39 van Pro het Statuut van het Koninkrijk verankerde concordantiebeginsel niet zonder meer meebrengt dat ontwikkelingen die zich in de Nederlandse rechtspraak voordoen, in de Antilliaanse rechtspraak dienen door te werken, onder meer niet indien de eerstbedoelde ontwikkelingen worden bepaald of beïnvloed door Europese regelgeving of door rechtspraak van het HvJEU. Er bestaat met name dan aanleiding niet overeenkomstig dat beginsel te beslissen indien sprake is van een duidelijk verschil in maatschappelijke opvattingen of de wetgever van het betrokken land een welbewuste keuze heeft gemaakt voor een afwijkend regime. Nu van dit laatste sprake is bij de regeling van de uitputting van merkrechten, betogen Diageo c.s. ten onrechte dat het hof toepassing had dienen te geven aan het evengenoemde arrest l'Oréal/Bellure.
3.3.3 Daarmee is niet gezegd dat de in dat arrest genoemde functies van het merkrecht - naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie - geen rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of een merkhouder in een bepaald geval een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro.
Ook het arrest van de Hoge Raad van 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dient niet aldus te worden begrepen dat de herkomstgarantie de enige hier in aanmerking komende wezenlijke functie van het merk is.
De enkele omstandigheid evenwel dat aan een van die functies in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, noopt niet tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro.
3.4 In het bestreden vonnis heeft het hof het vorenstaande evenwel niet miskend: het heeft geoordeeld dat de aan de flessen en verpakkingen aangebrachte veranderingen geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken (ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago daarvan) of tot herkomstverwarring kunnen leiden. Het hof heeft voorts vastgesteld dat Diageo c.s. met het aanbrengen van de identificatiecodes (mede) legitieme doeleinden nastreven. Het is evenwel na afweging van de met die doeleinden samenhangende belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes enerzijds tegen het belang van een vrije parallelhandel anderzijds tot het oordeel gekomen dat geen sprake is van een gegronde reden als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro.
Het vorenoverwogene brengt mee dat klacht 1 bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kan leiden.
3.5 Klacht 2 strekt ten betoge dat de evenbedoelde, in rov. 4.11 en 4.12 neergelegde, afweging berust op een onjuiste uitleg van art. 23 lid 8 Mlv Pro, aangezien op de door de Antilliaanse wetgever gemaakte keuze voor het algemeen belang van vrije parallelhandel een uitzondering geldt indien de merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van zijn merkproducten en dat daarvan sprake is, indien de merkhouder met zijn verzet legitieme belangen nastreeft, zonder dat de rechter nog een afweging mag maken tussen de in het geding zijnde belangen.
Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt dus. De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met - en aldus een legitiem belang heeft bij - een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Terecht heeft het hof zich begeven in een afweging van de ingeroepen belangen van Diageo c.s. tegen dat van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. De uitkomst van die afweging is, in het licht van de vaststellingen van het hof in rov. 4.9, ook niet onbegrijpelijk, zodat de desbetreffende motiveringsklacht eveneens faalt.
3.6 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO Pro, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Diageo c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] c.s. begroot op nihil.
Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren J.C. van Oven, C.A. Streefkerk, M.A. Loth en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 19 oktober 2012.