ECLI:NL:HR:2013:1613

Uitspraak

6 december 2013

Eerste Kamer

nr. 12/03041

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V,
gevestigd te Diemen,

2. METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

3. REMO ZAANDAM B.V.,
gevestigd te Zaandam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

de besloten vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.,
gevestigd te Molvena (Vicenza), Italië,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Makro c.s. en Diesel.

1.Het geding

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar:

a. zijn arrest van 15 oktober 2010, nr. C07/034HR, ECLI:NL:HR:2010:BN1414;

b. het arrest in de zaak 200.081.348/01 van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 31 januari 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2.Het derde geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Makro c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Diesel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Makro c.s. toegelicht door hun advocaat, alsmede door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht. Voor Diesel is de zaak toegelicht door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal (in buitengewone dienst) D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens nader te beslissen, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie verzoekt uitspraak te doen over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG.

De advocaat van Makro c.s. heeft bij brief van 26 juli 2013 op die conclusie gereageerd. De advocaat Diesel van heeft dat gedaan bij brief van 23 juli 2013.

3.Beoordeling van het middel

3.1

Voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan verwijst de Hoge Raad naar zijn eerdere arresten in deze zaak, van 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9766, NJ 2008/417, en van 15 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1414, NJ 2011/166.

3.2

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 december 2004 bekrachtigd en het verzoek, respectievelijk de vordering van Makro c.s. tot overlegging van het procesdossier van de Spaanse procedure afgewezen. Het heeft de in het tussenarrest van de Hoge Raad van 11 juli 2008 – hierna: het tussenarrest – in rov. 3.1 en in de tweede alinea van rov. 4 vastgestelde feiten tot grondslag genomen en, samengevat, als volgt overwogen.

Ingevolge de verwijzingsinstructie in het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010 (hierna: het eindarrest) diende het hof allereerst te onderzoeken of ten tijde van het in Spanje in het verkeer brengen van de in het geding zijnde schoenen tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond in de zin van HvJEU 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:NL:XX:1994:AD2126, NJ 1995/480 (IHT Danziger/Ideal Standard); indien dat het geval zou blijken te zijn (en toestemming dan in beginsel als gegeven moest worden beschouwd), diende het hof alsnog te onderzoeken of de in de tweede alinea van rov. 4 van het tussenarrest genoemde feiten meebrachten dat toestemming ontbrak op de in HvJEU 23 april 2009, C-59/08, ECLI:NL:XX:2009:BI3064 (Copad) genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden (rov. 2).

Het hof heeft het beroep van Makro c.s. op de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia, die in 2007 door het Spaanse Tribunal Supremo is bekrachtigd, verworpen, voor zover dat een beroep op het gezag van gewijsde van die uitspraak inhield, met verwijzing naar de ongegrondbevinding door de Hoge Raad van de klacht daaromtrent in het tussenarrest, en voor het overige omdat in de onderhavige zaak sprake is van een feitencomplex dat niet identiek is aan dat waarop de Spaanse uitspraken zijn gebaseerd; het hof heeft die uitspraken in dit geding slechts de rol toegekend van kenbron van het Spaanse recht (rov. 3).

Het hof heeft geoordeeld dat tussen Diesel en Cosmos sprake is van economische verbondenheid als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard
(rov. 4-7).

Het hof heeft vervolgens het in rov. 2 omschreven onderzoek verricht. In dat verband heeft het hof (in rov. 9) vooropgesteld:

“Het hof leest de in rov. 7 weergegeven verwijzingsinstructie aldus dat het hof niet alleen dient te beoordelen of de beperkingen in de licentieovereenkomst vallen onder één of meer van de in het Copad-arrest genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden, maar ook of toestemming van Diesel geacht moet worden te hebben ontbroken voor het - in strijd met die beperkingen - op grote schaal verhandelen van van haar merk voorziene schoenen. Het ontbreken van toestemming vloeit niet reeds voort uit het in cassatie in stand gelaten oordeel van het Amsterdamse hof dat geen sprake is geweest van impliciete toestemming volgens de Davidoff-maatstaf, nu die maatstaf een strenge is en alleen geldt wanneer geen economische verbondenheid kan worden aangenomen.”

Vervolgens heeft het hof onderzocht

(a) hoe (art. 1.4 van) de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging moeten worden uitgelegd;

(b) of het hierbij gaat om (een) bepaling(en) die overeenkomt/overeenkomen met een van de in art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde gronden, en zo ja;
(c) of Flexi Casual door schoenen met het merk
Dieselin het verkeer te brengen in strijd met deze bepaling(en) heeft gehandeld.

Het hof heeft de onder (a) bedoelde uitleg verricht aan de hand van het Spaanse recht, dat zich volgens het hof blijkens de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia op dat punt niet onderscheidt van het Nederlandse, en heeft geoordeeld dat de 1994-overeenkomst niet de bedoeling had aan Flexi Casual/Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk
Dieselen dat dit ook geldt voor de bedoelde machtiging (rov. 11-12).
Het concludeerde en overwoog in rov. 13:

“De 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging verschaffen aan Flexi Casual dus een licentie voor uitsluitend het bij wijze van monsterneming en marktverkenning vervaardigen en distribueren van schoenen van eigen ontwerp opdat deze voorgelegd of aangeboden kunnen worden aan Diesel/Difsa met het oog op vervaardiging/distributie. Zoals de AG het in zijn conclusie bij het eindarrest van de HR heeft uitgedrukt: Flexi Casual heeft slechts toestemming of licentie gekregen voor proefpartijen, waarna de als proef geproduceerde schoenmodellen met de resultaten van de testverkopen met het oog op een mogelijk vervolg aan Diesel konden worden voorgelegd. Hiermee bevatten de genoemde overeenkomst en machtiging een bepaling inzake de waren en diensten waarvoor de licentie is verleend – namelijk alleen voor proefmodellen - en een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. Voordat Flexi Casual van het merk DIESEL voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen/distribueren moet zij de resultaten van de testverkopen immers eerst aan Diesel hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, naar ook Makro c.s. heeft opgemerkt (2011-pleitnota onder 5.9). Het gaat hier derhalve om bepalingen als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn.”

Na te hebben vastgesteld dat Makro c.s. zelf hebben gesteld dat alle
Diesel-schoenen die na 1997 door Cosmos op de markt zijn gebracht, door Cosmos zelf zijn geproduceerd onder art. 1.4 van de 1994-overeenkomst en dat Cosmos daartoe de bevoegdheid niet had, heeft het de stellingen van Makro c.s. onderzocht en verworpen die ertoe strekten dat van schending van genoemd art. 1.4 geen sprake was omdat Difsa/Diesel, na de schoenen ter beoordeling voorgelegd te hebben gekregen, toestemming voor het op de markt brengen daarvan had gegeven (rov. 14-16). Het hof is tot de slotsom gekomen (rov. 17) dat Diesel heeft aangetoond dat haar toestemming tot het in de handel brengen van de onderhavige schoenen met het merk
Dieselontbrak op de in het arrest Copad genoemde, aan art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn ontleende gronden zodat, hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro c.s. zich niet met vrucht op uitputting kunnen beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk hebben gepleegd.

3.3

Het tegen dit arrest in stelling gebrachte middel behelst hoofzakelijk klachten die zijn gericht tegen de door het hof aan het Copad-arrest gegeven toepassing, het niet als beslissend of ten minste als bewijsmiddel aanvaarden van de onherroepelijke Spaanse uitspraken, en het achterwege laten van een bevel aan Diesel haar Spaanse procesdossier in het geding te brengen; daarnaast bevat het klachten over de wijze waarop het hof de verwijzingsinstructies van rov. 3.3.5 en 3.3.6 van de Hoge Raad in het eindarrest heeft nageleefd, het Spaanse recht heeft toegepast, alsmede over de afdoening van de auteursrechtelijke vordering van Diesel. De afzonderlijke klachten worden hierna zoveel mogelijk in deze volgorde behandeld.

3.4.1

Onderdeel 2.1 betoogt allereerst dat het hof de ‘Copad-uitzonderingen’ heeft miskend, aangezien die, aldus het onderdeel, meebrengen dat het hof had dienen te onderzoeken of Cosmos het merk gebruikt heeft hetzij voor andere categorieën waren dan schoenen, hetzij voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze opvatting is onjuist. Daartoe is het volgende redengevend.

3.4.2

In het Copad-arrest heeft het HvJEU de vragen beantwoord (1) of ook een bepaling in een (merk)licentieovereenkomst die om prestigeredenen – waarmee klaarblijkelijk bedoeld is: uit een oogpunt van het handhaven van het prestige van het merk – verkoop aan discounters verbiedt, een bepaling is die onder art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn valt en (2) of in geval van overtreding van zo’n bepaling toestemming in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn ontbreekt.
Met betrekking tot vraag 1 heeft het HvJEU overwogen:

“22. Wat in dit verband de bepalingen van een licentieovereenkomst inzake ‘de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’ betreft, waarnaar dit artikel [dat is: art. 8 lid 2 –
HR] verwijst, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (…).

23. Aldus kan de merkhouder juist bij niet-naleving door de licentiehouder van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake in het bijzonder de kwaliteit van de vervaardigde waren, de aan het merk verbonden rechten inroepen op grond van artikel 8, lid 2, van de richtlijn.”

Met betrekking tot vraag 2 stelde het HvJEU (in punt 38) voorop dat de strekking van die vraag was een precisering te verkrijgen in welke omstandigheden er moet worden geacht geen sprake te zijn van toestemming van de merkhouder in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn, wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigeredenen verbiedt (waaromtrent het HvJEU bij de beantwoording van vraag 1 dus reeds had beslist dat een dergelijk beding onder art. 8 lid 2 valt). Vervolgens overwoog het HvJEU:

“51. Gelet op een en ander, dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in
strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.”

Als uitvloeisel van een en ander heeft het HvJEU vraag 2 als volgt beantwoord:

“Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.”

3.4.3

Het hof heeft (in rov. 13) geoordeeld dat de 1994-overeenkomst en 1994-machtiging inhouden dat, voordat Flexi Casual van het merk
Dieselvoorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen en distribueren, zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel moet hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, en dat deze aldus een bepaling behelzen inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. In het licht van punt 22 en 23 van het Copad-arrest moet worden aangenomen dat een dergelijk beding een bepaling is als bedoeld in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn, derhalve een beperking die – in de formulering van de beantwoording van vraag 2 in dat arrest: – ‘overeenkomt’ (Engels: ‘is included’, Frans: ‘correspond à’, Duits: ‘entspricht’) met een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, te weten een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen, zoals het onderdeel wil, dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.

3.4.4

Op dit alles stuiten de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 af. Onderdeel 2.1.1 bevat geen klachten.

3.5

Onderdeel 2.1.6 (onder i en ii) bestrijdt als onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd het oordeel van het hof dat vaststaat dat Cosmos ‘op grote schaal’ door haarzelf vervaardigde schoenen met het merk
Dieselin Spanje op de markt heeft gebracht. Voor zover het onderdeel niet voortbouwt op de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 (en dus in zoverre tevergeefs is voorgesteld), faalt het, aangezien uit rov. 4 van het tussenarrest van de Hoge Raad, in verbinding met rov. 3.3.6 van het eindarrest, reeds volgt dat ten processe ervan moet worden uitgegaan dat van verhandelen op grote schaal in evenbedoelde zin sprake is geweest.

3.6

Onderdeel 2.1.5 keert zich tegen rov. 11-15, voor zover het hof daarin uitleg heeft gegeven aan de 1994-overeenkomst en -machtiging, zonder acht te slaan op de Spaanse uitspraken en zonder Diesel te bevelen haar Spaanse procesdossier over te leggen. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Tribunal Supremo tot bewijs kunnen strekken ten faveure van het standpunt van Makro c.s., nu daaruit blijkt dat Cosmos niet heeft gehandeld in strijd met contractuele bepalingen. Deze klacht faalt. De waardering van de bewijskracht van die uitspraken is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het oordeel van het hof is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

3.7

Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 3) ten onrechte heeft geoordeeld dat de Spaanse uitspraken in deze procedure alleen in zoverre een rol spelen dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van het Spaanse recht en klaagt dat het verlangen (van Makro c.s.) om overlegging door Diesel van haar procesdossier op de voet van art. 22 en 843a Rv niet is gehonoreerd. Deze klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het hof kon, in het licht van hetgeen het (in rov. 3 en 17) had overwogen en van de volgens rov. 4 van het tussenarrest tot uitgangspunt te nemen feiten, zonder schending van enige rechtsregel, tot het in rov. 18 neergelegde oordeel komen dat voor een zodanig bevel geen grond bestond. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet.

3.8

De klachten van onderdeel 2.3 falen op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.23.2 - 4.25.

3.9.1

Onderdeel 2.4 verwijt het hof (in rov. 10) met betrekking tot de vraag of ten aanzien van het van 1997 tot 1999 in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde schoenen toestemming van Diesel heeft bestaan, geen acht te hebben willen slaan op de uitspraak van het Tribunal Supremo, noch op andere feiten en omstandigheden dan de 1994-overeenkomst en -machtiging.

Deze klacht stuit af op de omstandigheid dat de Hoge Raad in rov. 3.3.6 van het eindarrest aan partije – in afwijking van hetgeen als hoofdregel na vernietiging geldt – weliswaar de mogelijkheid heeft geboden hun stellingen aan te passen, doch uitsluitend met het oog op de beantwoording van de vraag, kort gezegd, of zich een geval als bedoeld in het Copad-arrest voordeed.
Van aanpassing van stellingen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen Diesel, Difsa, Flexi Casual en Cosmos kon geen sprake zijn, aldus rov. 3.3.3 van het eindarrest.

3.9.2

De onderdelen 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 – het laatste voor zover het niet voortbouwt op het falende onderdeel 2.1 – miskennen hetgeen hiervoor in 3.9.1 met betrekking tot onderdeel 2.4 is overwogen, en moeten daarom het lot daarvan delen.

3.1

Onderdeel 2.5 keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 1, 3 en 11 heeft overwogen met betrekking tot het Spaanse recht en de Spaanse uitspraken. Voor zover wordt geklaagd dat het hof ambtshalve onderzoek had moeten doen naar de inhoud van het toepasselijke Spaanse recht, kan het onderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu het hof, blijkens hetgeen het in rov. 3 heeft overwogen, het Spaanse recht heeft toegepast waar het dat toepasselijk achtte en de inhoud van dat recht aan de Spaanse uitspraken heeft ontleend.
Voor zover wordt geklaagd over onjuiste toepassing van Spaans recht, kunnen de klachten niet tot cassatie leiden, gelet op art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO.
De motiveringsklachten onder i en ii kunnen niet tot cassatie leiden, aangezien deze klachten niet kunnen worden beoordeeld zonder in die beoordeling mede te betrekken de juistheid van de opvattingen betreffende de inhoud van het Spaanse recht waarvan het hof is uitgegaan, waartoe art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO de ruimte niet biedt.

3.11

Onderdeel 2.10 richt klachten tegen de verwerping in rov. 17 van grief 4, die betrekking had op de door Diesel ingeroepen bescherming van haar auteursrecht op het
Diesel-beeldmerk. Deze klachten bouwen voort op de klachten tegen hetgeen het hof aangaande de merkrechten van Diesel heeft overwogen. Nu bij de in deze zaak centraal staande vraag of door Diesel toestemming is gegeven, volgens Makro geen onderscheid moet worden gemaakt tussen toestemming in merkenrechtelijke en auteursrechtelijke zin, deelt het onderdeel het lot van de voorgaande onderdelen.

3.12

De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4.Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Makro c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diesel begroot op € 799,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op
6 december 2013.