Uitspraak
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
CIVIELE KAMER
Nummer19/00932
Datum19 maart 2021
ARREST
In de zaak van
SOCIETE GUY LAROCHE SAS,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
EISERES tot cassatie,
hierna: Guy Laroche,
advocaat: S.M. Kingma,
tegen
4 EVERY WARE STOCKLOTS B.V.,
gevestigd te Tilburg,
gevestigd te Tilburg,
VERWEERSTER in cassatie,
hierna: 4 EW,
advocaat: H.J.W. Alt.
1. Procesverloop
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
het vonnis in de zaak C/09/466997 / HA ZA 14-649 van de rechtbank Den Haag van 14 september 2016;
het arrest in de zaak 200.202.884/01 van het gerechtshof Den Haag van 20 november 2018.
Guy Laroche heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.
4 EW heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor 4 EW mede door W.A. Jacobs.
De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot vernietiging en verwijzing.
De advocaat van 4 EW heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
2.Uitgangspunten en feiten
2.1
In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Guy Laroche is een Frans modehuis. Zij is houdster van de volgende Uniemerken (hierna: de merken):
a. het woordmerk GUY LAROCHE, op 3 juli 2006 ingeschreven onder nummer 4561817 voor onder meer warenklassen 24 (weefsels voor textielgebruik) en 25 (kledingstukken);
b. het beeldmerk GL, op 5 juli 2010 ingeschreven onder nummer 8867285 eveneens voor onder meer warenklassen 24 en 25.
Guy Laroche brengt via licentiehouders prêt-a-porter kleding, accessoires en huishoudlinnen onder de merken wereldwijd op de markt.
(ii) 4 EW is een onderneming die zich bezighoudt met handel in partijgoederen.
(iii) In februari 2012 heeft Guy Laroche de Franse vennootschap Textiles Oliviers Mercier SARL (hierna: TOM) een licentie gegeven (hierna: de licentieovereenkomst) om bepaalde producten onder de merken te doen produceren en verkopen in het kader van een loyaliteitsactie bij de supermarktketen Carrefour in Frankrijk (hierna: de actie Carrefour Frankrijk) in de periode augustus t/m november 2012. De klanten van Carrefour Frankrijk konden bij hun aankopen zegels sparen die zij vervolgens (onder bijbetaling van een zeker bedrag) mochten inruilen tegen bepaalde merkproducten van Guy Laroche. Het betrof bad- en strandhanddoeken, badjassen, washandjes, lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, bedspreien, plaids en kussens die werden voorzien van de merken (hierna: de merkproducten).
(iv) Ter uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk heeft TOM in april 2012 een overeenkomst gesloten met Promeco N.V. (hierna: Promeco), met als opschrift ‘Mutual Agreement of Understanding’ (hierna: MAU 1). In MAU 1 hebben TOM en Promeco afgesproken dat Promeco de merkproducten zou laten produceren in India, Pakistan, China of Portugal en heeft TOM aan Promeco toestemming verleend de merkproducten in de handel te brengen. MAU 1 bepaalt onder meer het volgende:
“Entre les soussignées
Textiles Olivier Mercier SARL (...) agissant en son propre nom ainsi que dans le nom et pour le compte de la société Guy Laroche (...) de laquelle Textiles Olivier Mercier à reçu le droit de donner en sous-traitance à Promeco pour les fins de l’Opération (définie ci-après) la marque .(...)
ET
La société Promeco (...)
Pour les besoins du présent contrat, Guy Laroche et Promeco pourront être dénommées collectivement les ou individuellement la selon le cas.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
2. Marque
TOM, en sa qualité de détenteur autorisé par Guy Laroche de la licence pour la France, donne dans le cadre du présent MAU le droit à Promeco de proposer à la vente directe dans le cadre de l’opération événementielle de fidélisation dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en France pendant la période indiqué sous l’article 3 du MAU les Produits sous la marque “Guy Laroche” (…)
(...)
5. Redevances
En contrepartie pour l’usage de la Marque, Promeco paiera une redevance de 7% sur le prix d’achat FOB chez ses fourniseurs des Produits dans les limites suivantes: (...) la redevance payable par Promeco sur toute l’Opération sera minimum de 700.000 euro et maximum de 1.250.000 euro.
Les parties sont d’accord sur le schéma des paiements suivant:
1. un premier acompte de 250.000 euro sera payable le 25/09/2012
2. un deuxième acompte de 250.000 euro sera payable le 25/11/2012
3. Solde avec un minimum de 200.000 euro sera payable le 25/01/2013
(...)
Cette redevance de 7% sera versé par Tom à Guy Laroche en contrepartie pour l’usage de la marque .
(...)
En plus, Promeco paiera 2% sur ses prix d’achat FOB à TOM
(…)
7. Stock chez Promeco à la fin de l 'Opération
Vu que dans le cadre de l’Opération, Carrefour aura le droit de retourner les invendus des Produits à Promeco, Promeco aura un stock des Produits à la conclusion de l’Opération. Il appartiendra à Promeco d’en établir un inventaire. C’est la responsabilité de Promeco de s'occuper de l’écoulement de ce stock et TOM reconnait explicitement le droit de Promeco de vendre ce stock chez d’autres de ses clients jusqu’à fin janvier 2013.
Pour ces Produits la garantie de TOM/Guy Laroche en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et industrielle vers Promeco et ses clients reste d’application. PROMECO devra fournir un inventaire précis en fin d’opération en nombre de pièces par référence vendu effectivement à Carrefour (=ventes diminué avec les retours) et déclarer à TOM toutes le nombre de pièces par référence vendu hors Carrefour.
Le but étant normalement de lancer une autre opération sur un autre territoire en accord avec G.L.”
(v) Op 30 mei 2012 heeft Guy Laroche onder verwijzing naar MAU 1 een ten behoeve van de douane voor de invoer van de merkproducten opgestelde verklaring doen uitgaan, waarin zij schrijft:
“[PROMECO] is fully authorized as per a Mutual Agreement of Understanding signed between PROMECO and TEXTILES OLIVIER MERCIER Sarl on 12.04.12, duly approved by our company and valid until November 30th, 2012,
to import from India, Pakistan, China and Portugal (...) Products bearing the trade-mark GUY LAROCHE: Lap robes - Cushions - Towels - Bed linen, under the following conditions :
- The Products are limited to the ones duly approved by GUY LAROCHE as per the License Agreement signed between our company and TEXTILES OLIVIER MERCIER on 12.04.12,
- The products can only be imported in the frame of the promotion organized by Carrefour Supermarkets to develop customers’ loyalty, which will take place from April 23rd, 2012 to November, 30th, 2012. Under no circumstances can the Products be imported and sold by PROMECO in another context than the above mentioned promotion.”
(vi) Promeco heeft de overeengekomen licentievergoeding betaald over alle door haar van haar leveranciers gekochte merkproducten. In totaal heeft Promeco over de periode van augustus 2012 t/m december 2012 aan TOM een bedrag betaald van € 1.480.699,25, waarvan € 1.151.654,97 aan licentievergoedingen voor Guy Laroche.
(vii) Na afloop van de actie Carrefour Frankrijk resteerde een voorraad merkproducten. Guy Laroche en TOM zijn overeengekomen dat hiervoor een gelijksoortige actie zou worden georganiseerd bij Carrefour België (hierna: de actie Carrefour België).
(viii) Guy Laroche heeft in oktober 2012 toestemming gegeven aan TOM om met Promeco te onderhandelen over een sub-licentieovereenkomst ten behoeve van de actie Carrefour België. In de toestemmingsverklaring van Guy Laroche is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:
“SOCIETE GUY LAROCHE (...) Autorisons [TOM] (...) A se rapprocher de (...) Promeco (...) aux fins de négocier les termes d’un contrat de sous-licence portant sur une opération ponctuelle auprès de l’enseigne << Carrefour >>, dont les modalités seraient les suivantes :
(...) En aucun cas ces produits ne devront être en vente dans les magasins du groupe Carrefour, mais proposés dans le cadre d’une opération de Fidélisation Client. Ces Produits ne pourront être présents physiquement dans les magasins du groupe Carrefour avant et après la période de l’opération, définie ci-dessous.
Durant la période de l’opération, ils ne pourront être présentés en rayon, mais uniquement sur des présentoirs spécialement conçus pour cette opération de fidélisation cliënt.
Territoire: Belgique.
Période de l’opération : du 13 février 2013 au 22 juin 2013.
Redevance fixe négociée
(...)
(...) Un état détaillé du stock devra également être adressé à GUY LAROCHE au plus tard le 31 juillet 2013. Les parties se réuniront alors afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu qu’aucune action ne pourra être entreprise sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.
Les produits devront refléter le prestige et la notoriété de la marque << Guy Laroche >>; plus généralement, tout devra être mis en oeuvre pour maintenir et développer ce prestige et cette notoriété.
(...)
La société TEXTILES OLIVIER MERCIER devra tenir la société GUY LAROCHE rigoureusement informée de l’état d’avancement des négociations de l’opération et toute signature de contrat devra avoir reçu son accord préalable écrit.”
(ix) In januari 2013 hebben Guy Laroche en TOM een licentieovereenkomst gesloten ten behoeve van de actie Carrefour België (hierna: de licentieovereenkomst België). Daarin is bepaald:
- in de considerans:
“d. Les parties ont signé un Contrat de Concession de Licence Exclusive à Durée Limitée en date du 16 avril 2012 dans le cadre d’une opération ponctuelle de fidélisation clients auprès de l'enseigne en France, du 1er août 2012 au 30 novembre 2012.
d. Les parties ont décidé de passer un accord concernant l’écoulement des stocks de l’opération ci-dessus (...)”
- en voorts:
“6 - COMMERCIALISATION
6.1.
T.O.M. s’engage de tout mettre en oeuvre pour maintenir et développer le prestige et la notoriété des marques qui lui sont concédées par le présent contrat. Un état détaillé des produits en stock chez PROMECO et ses distributeurs devra impérativement être remis a GUY LAROCHE avant le début de l’opération, faute de quoi le présent contrat deviendra caduque.
6.2.
Dans le cadre de 1’opération Programme Fidélité Carrefour, et strictement dans ce cadre, les Produits objet du présent contrat pourront être présentés à la vente directe dans les magasins du groupe Carrefour, sous réserve qu'ils soient proposés dans des présentoirs à part, respectant le standing de la marque Guy Laroche. En aucun cas, ils ne devront être mis en vente dans les rayons traditionnels de l 'enseigne Carrefour, parmi les autres produits proposés à la vente.
6.3.
T.O.M. devra obtenir l'agrément écrit et préalable de LAROCHE avant la signature de tout accord avec la société PROMECO, société organisatrice de l’opération Fidélité Clients auprès des magasins à enseigne Carrefour. Une copie des accords passés sera transmisse à LAROCHE.
6.5.
T.O.M. s’engage à ne pas vendre, louer, prêter, ni céder de quelque façon que ce soit, les Produits portant la << Marque concédée >> pour revente (ou étalage par des commerçants détaillants) en dehors du Territoire.
8 - REDEVANCES
8.1
En contrepartie des droits qui lui sont concédés, T.O.M. s’engage a verser a Laroche (...) une redevance nette de toute retenue d’un montant de 50.000 € (...) payable le 31 mars 2013.
10 - DURÉE DU CONTRAT
L 'opération dans les magasins à enseigne Carrefour en Belgique se déroulera du 13 février 2013 au 22 juin 2013.
Le présent contrat est ainsi conclu pour une durée déterminée, du 13 février 2013 au 31 juillet 2013.
13 - CONSEQUENCES DE CESSATION DU CONTRAT
13.1.
Dès la cessation du présent accord, pour quelque cause que ce soit:
g. T.O.M. devra cesser de se prévaloir comme étant licencié de LAROCHE.
Au jour de la cessation des effets du présent contrat, T.O.M. établira un inventaire des Produits qu 'il détiendrait en stock ou qui seraient détenus par ses distributeurs. Cet inventaire devra être envoyé à LAROCHE par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à LAROCHE au plus tard le 31 juillet 2013;
A la condition que les obligations contractuelles à la charge de T.O.M. en matière de royalties et de publicité aient été scrupuleusement respectées, les parties se réuniront afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu que T.O.M. ne pourra entreprendre de quelconque action sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.”
(x) In januari 2013 hebben TOM en Promeco voor de uitvoering van de actie Carrefour België een overeenkomst gesloten met als opschrift ‘Mutual Agreement of Understanding’ (hierna: MAU 2), waarbij in de kop, evenals in MAU 1, was vermeld dat TOM tevens optrad namens Guy Laroche. MAU 2 is grotendeels gelijk aan MAU 1.
(xi) In een e-mail van 28 januari 2013 van Promeco aan Tom met als onderwerp ‘G.L. BELGIQUE’, met cc. aan [betrokkene 3] van Guy Laroche, is vermeld:
“Par la présente, je vous laisse déjà le MAU signé ainsi que le stock communiqué le 18/12 qui était une stock théorique (…)
Je vous laisse aussi le stock connu à ce jour avec les retours qui sont en train d’entrer.”
(xii) Voor de actie Carrefour België heeft Promeco een bedrag van € 100.000,-- aan TOM betaald, waarvan € 70.000,-- als vaste licentievergoeding voor Guy Laroche.
(xiii) In juli 2013 heeft Promeco de van de actie Carrefour België resterende voorraad merkproducten verkocht aan de Belgische vennootschap Boxter BVBA (hierna: Boxter).
(xiv) In of omstreeks december 2013 heeft Boxter (een deel van) de restvoorraad verkocht aan 4 EW.
(xv) In januari 2014 heeft Guy Laroche TOM in gebreke gesteld voor het niet-naleven van de licentieovereenkomst en medegedeeld dat liquidatie van de voorraad zonder voorafgaande toestemming van Guy Laroche beschouwd wordt als een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.
(xvi) 4 EW heeft (een deel van) de merkproducten aangeboden op verschillende websites en ook merkproducten doorverkocht aan derden.
(xvii) Guy Laroche heeft in maart 2014 ten laste van (onder meer) 4 EW conservatoir bewijsbeslag doen leggen op kopieën van documenten en/of administratie en/of elektronische bestanden van 4 EW.
(xviii) Bij brief heeft Guy Laroche aan 4 EW meegedeeld dat zij door de verkoop van de merkproducten via haar website inbreuk maakt op de merkrechten van Guy Laroche en 4 EW gesommeerd om onder meer de inbreuk te staken, opgave te doen en de door Guy Laroche geleden schade aan haar te vergoeden.
2.2
Guy Laroche vordert in dit geding, voor zover in cassatie van belang, 4 EW te verbieden inbreuk te maken op de merken en haar te veroordelen tot vergoeding van de door Guy Laroche als gevolg van de inbreuk op de merken geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. [1]
2.3
Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen alsnog afgewezen, op de grond dat de merkrechten van Guy Laroche op de restvoorraad waren uitgeput. [2] Daartoe heeft het hof, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen.
Uitputting door de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk?
Vast staat dat Guy Laroche op de hoogte was van MAU 1. Het hof gaat er vanuit dat zij daarmee ook heeft ingestemd nu zij dit heeft erkend en dit is af te leiden uit haar douaneverklaring. Dat zij daarmee niet uitdrukkelijk heeft ingestemd maakt dit niet anders. Dit brengt mee dat op grond van MAU 1 moet worden aangenomen dat Guy Laroche toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER in het kader van de actie Carrefour Frankrijk. (rov. 15)
Guy Laroche heeft de economische waarde van haar merk gerealiseerd. Guy Laroche stelt weliswaar dat de volledige economische waarde van de merken veel hoger was dan de ontvangen vergoedingen, omdat de vergoedingen specifiek waren afgestemd op de verkoop in het kader van de acties Carrefour Frankrijk (en later België), maar zij betwist niet dat zij de overeengekomen maximale licentievergoeding voor de actie Carrefour Frankrijk heeft ontvangen over alle merkproducten. (rov. 16)
Het hof is, gelet op de volgende omstandigheden, van oordeel dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht:
- in art. 7 van Pro MAU 1 is vermeld dat Promeco na afloop van de ‘opération’ opgave moet doen van het aantal effectief aan Carrefour Frankijk verkochte merkproducten, waarmee volgens het bepaalde in dat artikel wordt bedoeld “ventes diminué avec les retours”, derhalve de verkopen verminderd met de retouren. Hieruit is af te leiden dat sprake was van verkoop aan Carrefour Frankrijk, maar dat Carrefour Frankrijk het recht had door haar niet doorverkochte merkproducten te retourneren;
- in art. 7 van Pro MAU 1 is aan Promeco het recht verleend de door Carrefour onverkochte en aan Promeco geretourneerde merkproducten aan elke (willekeurige) klant te verkopen, hetgeen een aanwijzing is dat ook Guy Laroche, die met MAU 1 heeft ingestemd (zie rov. 15), ervan uitging dat zij na de actie Carrefour Frankrijk geen eisen meer kon stellen met betrekking tot de verhandeling van de merkproducten vanwege de uitputting van haar merkrechten;
- Promeco heeft over alle aangekochte merkproducten de overeengekomen licentievergoedingen betaald.
Dat 4 EW de koopovereenkomst tussen Promeco en Carrefour Frankrijk en daarop betrekking hebbende verkoopfacturen en bankafschriften niet heeft overgelegd, kan daaraan onvoldoende afdoen, ook al omdat 4 EW niet bij die koopovereenkomst en de uitvoering daarvan betrokken was. (rov. 17)
Uit het voorgaande volgt dat door de met toestemming van Guy Laroche door Promeco gerealiseerde verkoop van alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk, zijnde een van de merkhouder onafhankelijke onderneming, de merkrechten ten aanzien van alle merkproducten zijn uitgeput. Guy Laroche heeft immers de economische waarde van haar merk gerealiseerd en Carrefour Frankrijk heeft door de verkoop het recht gekregen over de merkproducten te beschikken. (rov. 18)
De stelling van Guy Laroche dat zij ondanks haar instemming met MAU 1 niet instemde met de verkoop van de restvoorraad aan een willekeurige derde is niet relevant daar de restvoorraad van deze actie Carrefour Frankrijk toen niet is verkocht aan een derde, en kan bovendien niet aan de uitputting afdoen. De merkrechten ten aanzien van de restvoorraad waren immers al uitgeput op het moment van verkoop van de merkproducten aan Carrefour Frankrijk. (rov. 19)
Als het voorgaande onvoldoende zou zijn om aan te nemen dat alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, zijn de merkrechten toch uitgeput omdat, mede in aanmerking genomen dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Guy Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de (alle) merkproducten kon beschikken. Daar Carrefour Frankrijk (ook als niet alle merkproducten aan haar zouden zijn verkocht) over alle, dus ook de (nog) niet afgenomen merkproducten kon beschikken, waren ook de merkrechten met betrekking tot alle merkproducten uitgeput en konden die merkrechten niet later weer herleven. (rov. 20)
Het hof is derhalve van oordeel dat de merkrechten van Guy Laroche ten aanzien van alle merkproducten, dus ook ten aanzien van de restvoorraad, al door de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk waren uitgeput. (rov. 21)
Uitputting door verkoop aan Boxter in het kader van de uitvoering van de actie Carrefour België?
Indien ervan moet worden uitgegaan dat de merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk, zijn de merkrechten op de restvoorraad uitgeput door de verkoop van deze voorraad door Promeco aan Boxter in juli 2013. Deze verkoop heeft immers plaatsgevonden met toestemming van TOM en Promeco die (sub)licentiehouder van Guy Laroche waren wat betreft de merkproducten, inclusief de restvoorraad, waardoor er in beginsel van moet worden uitgegaan dat door Guy Laroche toestemming is gegeven voor het verhandelen van deze merkproducten door Promeco (vergelijk het Copad-arrest), tenzij het beroep van Guy Laroche op lid 2 van art. 22 UMV Pro (de Copad-uitzondering) zou slagen. Dit beroep zal het hof hierna beoordelen. (rov. 22)
Bij pleidooi in hoger beroep heeft Guy Laroche voor het eerst en in strijd met haar eerdere stelling dat de restvoorraad in de handel is gebracht door de verkoop aan Boxter, gesteld dat de restvoorraad niet door de verkoop van Promeco aan Boxter in de handel is gebracht omdat het ging om een intra-concern transactie en/of schijntransactie. 4 EW heeft bezwaar gemaakt tegen het poneren van deze nieuwe stelling bij pleidooi in hoger beroep. Het hof gaat aan deze stelling voorbij wegens strijd met de twee-conclusie-regel. (rov. 23)
Guy Laroche heeft nog gesteld dat Promeco er voor de verkoop aan Boxter van op de hoogte was of had moeten zijn dat Guy Laroche voor de verkoop van de restvoorraad aan een derde geen toestemming had gegeven. 4 EW heeft dat betwist en Guy Laroche heeft die stelling onvoldoende onderbouwd. Zoals hiervoor overwogen heeft Guy Laroche ingestemd met MAU 1 en daarmee, gelet op art. 7 MAU Pro 1, toestemming verleend voor de verkoop van de restvoorraad door Promeco aan een willekeurige klant na afloop van de actie Carrefour Frankrijk. Daarom had Promeco geen reden om aan te nemen dat Guy Laroche niet instemde met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België, waarbij de licentieverlening ook via TOM op gelijke wijze verliep. Integendeel; juist de omstandigheid dat Guy Laroche had ingestemd met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk is veeleer een omstandigheid die meeweegt om aan te nemen dat Promeco gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat Guy Laroche ook instemde met een soortgelijke verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België. Uit de aangehaalde e-mail van Promeco uit januari 2013 (zie hiervoor in 2.1 onder (xi)), met cc aan [betrokkene 3] van Guy Laroche, (waarbij Promeco mededeelt de getekende MAU 2 mee te zenden) valt ook af te leiden dat Promeco ervan uitging dat Guy Laroche MAU 2 kende en daarmee instemde. Het bevreemdt dat Guy Laroche, die in hoger beroep niet langer betwist deze mail te hebben ontvangen (zij betwist nog slechts de bijlage te hebben ontvangen), daarop niet reageerde naar Promeco toe en dat zij het kennelijk bij Promeco bestaande gerechtvaardigde vertrouwen dat Guy Laroche instemde met MAU 2 niet trachtte weg te nemen. Daarmee versterkte zij dat gerechtvaardigd vertrouwen alleen maar. (rov. 24)
Voor zover zou moeten worden aangenomen dat TOM zou hebben gehandeld in strijd met bepalingen van de met Guy Laroche gesloten licentie-overeenkomst(en) als bedoeld in art. 22 lid 2 UMV Pro inzake de duur en/of het territoir van de licentie, faalt het beroep van Guy Laroche op het ontbreken van toestemming (de Copad-uitzondering), nu in de distributieovereenkomst België tweemaal is opgenomen dat de overeenkomst loopt tot (en met) 31 juli 2013, terwijl de verkoop aan Boxter plaatsvond op 30 juli 2013 in België. Dat de actie Carrefour België tot 22 juni 2013 liep doet daar niet aan af. (rov. 29)
Het voorgaande brengt mee dat Guy Laroche zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de restvoorraad en dat geen sprake is van merkinbreuk. (rov. 30)
3.Beoordeling van het middel
3.1.1
Onderdeel 1.2 van het middel is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 15) dat Guy Laroche heeft ingestemd met de inhoud van MAU 1. Het onderdeel klaagt dat het hof hiermee een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan de in het onderdeel genoemde gedingstukken.
3.1.2
Het hof heeft zijn oordeel dat Guy Laroche heeft ingestemd met de inhoud van MAU 1 gebaseerd op
- de eigen stelling van Guy Laroche bij conclusie van antwoord in reconventie, punt 31, welke stelling volgens het hof een erkenning inhoudt van die instemming, en
- de door Guy Laroche afgegeven douaneverklaring van 30 mei 2012 (zie hiervoor in 2.1 onder (v)).
3.1.3
Guy Laroche heeft bij conclusie van antwoord in reconventie, punt 31, aangevoerd dat zij aan haar toestemming in de desbetreffende douaneverklaring van 30 mei 2012 voorwaarden verbond, te weten dat de producten alleen via de loyaliteitsactie bij Carrefour mochten worden verkocht en dat die producten in geen geval buiten die actie om mochten worden verkocht:
“The Products can only be imported in the frame of the promotion organized by Carrefour Supermarkets to develop customer’s loyalty, which will take place from April 23rd, 2012 to November 30th, 2012. Under no circumstances can the Products be imported and sold by PROMECO in another context than the above mentioned promotion.”
Guy Laroche heeft vervolgens in punt 32 van de conclusie van antwoord in reconventie aangevoerd dat het hiervoor weergegeven citaat erop neerkomt zij geen toestemming gaf voor art. 7 van Pro MAU 1 (waarin staat dat Promeco de resterende voorraad aan derden mag verkopen na afloop van de actie, en wel tot en met eind januari 2013, zie hiervoor in 2.1 onder (iv)).
In het licht van deze stellingen is het oordeel van het hof dat Guy Laroche heeft erkend dat zij heeft ingestemd met MAU 1, waaronder art. 7 daarvan Pro, alsmede het oordeel dat die instemming is af te leiden uit de douaneverklaring van 30 mei 2012, onvoldoende gemotiveerd. Het onderdeel slaagt daarom.
3.2.1
Onderdeel 2 komt op tegen het oordeel van het hof (in rov. 17) dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht. Onder 2.1 klaagt het onderdeel dat het hof de verdeling van stelplicht en bewijslast ter zake van een beroep op uitputting heeft miskend, dan wel dat het hof de aan de stelplicht ter zake van uitputting te stellen eisen heeft miskend. Deze klacht faalt. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klacht is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO Pro).
3.2.2
Het onderdeel klaagt voorts onder 2.3 dat dit oordeel niet naar behoren is gemotiveerd voor zover het erop berust dat in art. 7 van Pro MAU 1 aan Promeco het recht is verleend de door Carrefour onverkochte en aan Promeco geretourneerde producten aan derden te verkopen. Deze bepaling zou immers juist niet nodig zijn indien de merkrechten van Guy Laroche op alle merkproducten reeds uitgeput zouden zijn als gevolg van een verkoop van die producten aan Carrefour Frankrijk, aldus het onderdeel.
Deze klacht is gegrond. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt om de in het onderdeel vermelde, zojuist weergegeven reden niet in te zien waarom art. 7 van Pro MAU 1 erop wijst dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht.
3.2.3
Het onderdeel klaagt onder 2.3 verder dat het oordeel van het hof dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, onvoldoende is gemotiveerd voor zover het berust op de omstandigheid dat Promeco volgens MAU 1 na afloop van de actie Carrefour Frankrijk opgave moest doen van het aantal effectief aan Carrefour Frankrijk verkochte merkproducten waarmee volgens het bepaalde in art. 7 van Pro MAU 1 wordt bedoeld “ventes diminué avec les retours”, derhalve de verkopen verminderd met de retouren. Het onderdeel wijst erop dat de aan deze bewoordingen voorafgaande zin (“Pour ces Produits la garantie de TOM/Guy Laroche en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et industrielle vers Promeco et ses clients reste d’application”) juist steun biedt aan de veronderstelling dat de merkrechten van Guy Laroche op de restvoorraad tegenover Promeco en haar afnemers van toepassing bleven, en dat de op deze bewoordingen volgende zin (“Le but étant normalement de lancer une autre opération sur un autre territoire en accord avec G.L.”) ook eerder duidt op het niet uitputten van merkrechten op de restvoorraad – anders zou immers het ‘accord’ van Laroche voor een volgende ‘opération’ niet nodig zijn, aldus de klacht. Het onderdeel wijst verder op art. 2 van Pro MAU 1, waarin is bepaald dat Promeco, en niet Carrefour Frankrijk, het recht krijgt de merkproducten rechtstreeks te koop aan te bieden in de winkels van Carrefour Frankrijk.
Deze klacht slaagt eveneens. In het licht van de in het onderdeel aangehaalde passages uit MAU 1 valt zonder nadere motivering niet in te zien dat de door het hof geciteerde zinsnede “ventes diminué avec les retours” tot de conclusie voert dat sprake was van verkoop van alle merkproducten aan Carrefour, met uitputting van de desbetreffende merkrechten tot gevolg.
3.2.4
Onder 2.4 bevat het onderdeel de klacht dat het hof Guy Laroche in elk geval had moeten toelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de stelling van 4 EW dat Promeco alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk had verkocht, nu Guy Laroche die stelling voldoende had betwist.
3.2.5.
Deze klacht is gegrond. Op 4 EW rust de bewijslast van haar stelling dat de merkrechten van Guy Laroche zijn uitgeput door verkoop van de merkproducten aan Carrefour Frankrijk. Het hof heeft niet geoordeeld dat Guy Laroche deze stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. Guy Laroche heeft in eerste aanleg bewijs aangeboden van al haar stellingen, onder meer door het horen van getuigen. Mede gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep had het hof Guy Laroche dan ook moeten toelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de stelling van 4 EW dat de merkrechten van Guy Laroche zijn uitgeput door verkoop aan Carrefour Frankrijk. [3]
3.3.1
Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 20) dat de merkrechten in elk geval zijn uitgeput omdat Carrefour Frankrijk over alle merkproducten kon beschikken en Guy Laroche de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd aangezien over alle merkproducten licentievergoedingen zijn betaald.
Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof met dit oordeel buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, omdat 4 EW niet aan haar verweer ten grondslag heeft gelegd dat de merkrechten op de restvoorraad zijn uitgeput doordat de restvoorraad weliswaar niet aan Carrefour Frankrijk is verkocht, maar wel in het kader van de actie Carrefour Frankrijk aan Carrefour Frankrijk ter beschikking is gesteld. Volgens het onderdeel heeft het hof, voor zover het die grondslag wel in de stellingen van 4 EW heeft gelezen, een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken gegeven.
3.3.2
De gedingstukken laten geen andere conclusie toe dan dat 4 EW zich uitsluitend erop heeft beroepen dat uitputting van de merkrechten van Guy Laroche heeft plaatsgevonden door verkoop van de merkproducten, en dat 4 EW haar beroep op uitputting niet (mede) erop heeft gebaseerd dat Carrefour over alle merkproducten kon beschikken. Uit de stellingen van Guy Laroche blijkt ook niet dat zij dat laatste in de stellingen van 4 EW heeft gelezen. Het stond het hof ingevolge art. 24 Rv Pro niet vrij het verweer van 4 EW in dit opzicht aan te vullen. Het onderdeel is dan ook gegrond.
3.4.1
Onderdeel 5 is gericht tegen de verwerping door het hof (in rov. 29) van het beroep van Guy Laroche op handelen door TOM in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst België die zien op de duur van de licentie, door aan Promeco toe te staan om zonder toestemming van Guy Laroche de restvoorraad na de periode van de actie Carrefour België aan derden te verkopen. Het onderdeel klaagt onder meer (onder 5.2) dat zonder nadere motivering onbegrijpelijk is het oordeel van het hof dat van schending van die bepalingen geen sprake is op de grond dat in de licentieovereenkomst België tweemaal is opgenomen dat de overeenkomst loopt tot en met 31 juli 2013, terwijl de verkoop aan Boxter plaatsvond op 30 juli 2013.
3.4.2
Deze klacht treft doel. Nu in art. 10 van Pro de licentieovereenkomst België (zie hiervoor in 2.1 onder (ix)) is bepaald dat de actie Carrefour België zal lopen van 13 februari tot 22 juni 2013 en Guy Laroche onder verwijzing naar die overeenkomst en naar de toestemmingsverklaring van Guy Laroche voor de actie Carrefour België (zie hiervoor in 2.1 onder (viii)) heeft betoogd dat de gegeven licentie uitdrukkelijk was beperkt tot het in de handel brengen van de merkproducten in het kader van de actie Carrefour België, welk betoog het hof niet heeft verworpen, is het oordeel dat de toestemming van TOM aan Promeco voor verkoop van de restvoorraad aan Boxter op 30 juli 2013 geen schending oplevert van een bepaling inzake de duur van de licentie omdat de licentieovereenkomst België liep tot en met 31 juli 2013, zonder nadere motivering onbegrijpelijk.
3.5
De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.
3.6 4
EW zal, als de in cassatie het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. De Hoge Raad begroot deze kosten op de voet van art. 1019h Rv en de voor cassatie in IE-zaken vastgestelde indicatietarieven aan de zijde van Guy Laroche op € 30.000,-- voor salaris van de advocaat.
4.Beslissing
De Hoge Raad:
- vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 20 november 2018;
- wijst het geding terug naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;
- veroordeelt 4 EW in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Guy Laroche begroot op € 993,07 aan verschotten en € 30.000,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien 4 EW deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.
Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter, en de raadsheren
G. Snijders, C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff en A.E.B. ter Heide, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op
19 maart 2021.
G. Snijders, C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff en A.E.B. ter Heide, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op
19 maart 2021.