ECLI:NL:OGEAA:2024:235

Uitspraak

Vonnis van 16 oktober 2024

Behorend bij A.R. AUA202303662

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

1.[Eiser], en

2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEEPSKY CORPORATION V.B.A.,

h.o.d.n.
I LOVE SAN NICOLAS,

beiden te Aruba,

eisers,

hierna ook te noemen: respectievelijk [eiser] en Deepsky, en gezamenlijk: [eisers],

gemachtigde: de advocaat mr. M.A. Kock,

tegen:

1.[Gedaagde 1], en

2.
[Gedaagde 2],

beiden te Aruba,

gedaagden,

hierna ook te noemen: respectievelijk [gedaagde 1] en [gedaagde 2], en gezamenlijk: [gedaagden],

ieder voor zich procederend in persoon.

1.DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- de conclusie van antwoord van [gedaagde 1] met producties en de op USB-stick aangeleverde conclusie van antwoord van [gedaagde 2], met producties;

- de conclusie van repliek van [eisers], met producties;

- de respectieve conclusies van dupliek van [gedaagde 1] en van [gedaagde 2].

1.2

Uit het verloop van de procedure en de wijze van procederen blijkt niet dat [gedaagde 2] een reconventionele vordering heeft ingesteld (waarvoor overigens geen griffiegeld verschuldigd is zoals betoogd door de gemachtigde van [eisers]). Het Gerecht begrijpt dat [gedaagde 2] concludeert dat hij en niemand anders de gerechtigde is tot het beeldmerk (het ingekleurde hartje) dat onderdeel uitmaakt van het combimerk zoals afgebeeld hierna onder 2.4.

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.DE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden, alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden, staat onder meer het volgende tussen partijen vast.

2.2

Naar aanleiding van een op 2 december 2011 daartoe door [eiser] ingediend verzoek is op 9 maart 2012 bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Aruba het woordmerk ‘I love San Nicolas’ geregistreerd, alsmede de afbeelding:

[Eiser] is rechthebbende met betrekking tot dat woord- en beeldmerk (hierna: het combimerk-1).

2.3

In 2016 heeft [eiser] [gedaagde 2] gevraagd het woord- en beeldmerk verder te ontwikkelen. Daartoe hebben [eiser] en [gedaagde 2] gezamenlijk overleg gehad.

2.4

Op 3 juni 2022 heeft [eiser] het Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Aruba verzocht het (volgens hem) vernieuwde woord- en beeldmerk te registreren. De registratie heeft op 23 augustus 2022 plaatsgevonden voor de klassen 16, 25, 35 en 41. Geregistreerd is het woordmerk ‘I love San Nicolas Aruba’ en het beeldmerk (een ingekleurd hartje), dat er tezamen uitziet als volgt:

2.5

Op eveneens 3 juni 2022 heeft [eiser] Deepsky opgericht. [Eiser] heeft deze vennootschap op 30 juni 2022 het exclusieve recht gegeven het hiervoor onder 2.4 afgebeelde woord- en beeldmerk ‘I love San Nicolas’ (hierna: het combimerk-2) te exploiteren/te gebruiken. Deepsky houdt zich bezig met de verkoop van artikelen met het combimerk-2.

2.6

Op enig in 2022 gelegen moment wordt [eiser] benaderd door [gedaagde 1] die interesse toont in (zo het Gerecht begrijpt) Deepsky. [Gedaagden] spreken de wens uit te participeren in Deepsky die het combimerk-2 exploiteert. In dat verband hebben [gedaagden] een door hen geconcipieerde
“Agreement of Purchase and Sale of Shares” (hierna: de koopovereenkomst) ter ondertekening aan [eiser] voorgelegd. In de koopovereenkomst - waarin met “
Vendor” wordt bedoeld [eiser], met “
Purchaser I” [gedaagde 2] en met “
Purchaser II” [gedaagde 1] - staat onder meer het volgende:

“
(…).

Whereas the Vendor owns all the issued shares of I LOVE SAN NICOLAS (the “Corporation”) and registered I LOVE SAN NICOLAS Trademark and trademark rights.

It is agreed as follows:

1.SUBJECT-MATTER

1.1

The Purchasers agree to buy, and the Vendor agrees to sell and transfer to Purchaser and Purchaser II seventy percent (70%) of the one hundred (100) shares, and trademark rights, owned by the Vendor in the Corporation (the “Shares”) and (the “Trademark”,) whereby forty percent (40%) of the shares and the trademark rights are sold to Purchaser I , and thirty percent (30%) to Purchaser II.

(…).

4. CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

4.1

In addition to anything else in this agreement, the following are conditions of completing this agreement:

a)
It is understood that this agreement start date is 1 February 2022.

(…).”.

2.7 [

Eiser] heeft de koopovereenkomst niet ondertekend.

2.8

Op 16 december 2022 en 4 januari 2023 heeft [eiser] [gedaagden] gesommeerd een einde te maken aan (volgens hem) de onrechtmatige inbreuk op (volgens hem) zijn combimerk en het gebruik daarvan te stoppen.

3.HET GESCHIL

3.1 [

Eiser] vordert dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. voor recht verklaart dat [Eisers] de enige rechthebbenden zijn met betrekking tot het combimerk-2;

b. [Gedaagden] beveelt het gebruik (in de ruimste zin van het woord) van het combimerk-2 of van een daarmee overeenstemmend of vergelijkbaar teken, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 5.000,-- per dag of deel daarvan dat [gedaagden] dat bevel niet opvolgen; althans

c. ten opzichte van vorenstaande enige andere juist voorkomende beslissing neemt; en

d. [Gedaagden] veroordeelt in de proceskosten.

3.2 [

Gedaagden] voeren ieder voor zich verweer dat strekt tot afwijzing van het door [eisers] verzochte. Hierbij wordt nog overwogen dat [gedaagde 2] ter zake van zijn antwoord heeft volstaan met indiening van een USB-stick met daarop een groot aantal bestanden, waaronder begrepen een conclusie van antwoord. Voorzover in die conclusie niet duidelijk en expliciet wordt verwezen naar bestanden kennelijk zijnde producties, blijven die bestanden/producties buiten beschouwing. Deze wijze van procederen komt voor rekening en risico van [gedaagde 2].

3.3

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4.DE BEOORDELING

4.1

Vast staat dat naar aanleiding van een op 2 december 2011 daartoe door [eiser] ingediend verzoek op 9 maart 2012 bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Aruba het hiervoor onder 2.2 afgebeelde combimerk-1 is geregistreerd. [Eiser] is de rechthebbende met betrekking tot dat combimerk.

4.2

Vast staat dat [eiser] in 2016 [gedaagde 2] heeft gevraagd het combimerk-1 verder te ontwikkelen. Daartoe hebben [eiser] en [gedaagde 2] gezamenlijk overleg gehad, waarna [gedaagde 2] is begonnen met de verdere ontwikkeling van het combimerk-1. Uit door partijen overgelegde Whatsapp berichten blijkt dat [eiser] ter zake van die verdere ontwikkeling meermalen instructies heeft gegeven aan [gedaagde 2]. Uit die berichten blijkt verder dat [gedaagde 2] op 14 april 2017 het finale ontwerp van het door hem verder ontwikkelde combimerk-1 voorlegt aan [eiser], die aan dat ontwerp zijn goedkeuring hecht. Vanaf dat moment is sprake van het hiervoor onder 2.4 afgebeelde combimerk-2.

4.3

Vorenstaande vaststaande omstandigheden brengen met zich dat [gedaagden] de stelling van [eisers], dat [gedaagde 2] het aan [eiser] toebehorende combimerk-1 in opdracht van [eiser] (onder toezicht van [eiser] en op basis van door hem gegeven instructies) verder heeft ontwikkeld tot uiteindelijk het combimerk-2, onvoldoende (onderbouwd) hebben bestreden. Die stelling van [eisers] komt daarom vast te staan.

4.4.1

Het ook op het combimerk-2 betrekking hebbende artikel 1 van de Auteursverordening luidt als volgt: “
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”.

4.4.2

Het ook op het combimerk-2 betrekking hebbende artikel 6 van de Auteursverordening luidt als volgt: “
Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.”.

4.4.3

Naar het oordeel van het Gerecht moet [eiser] op de voet van artikel 6 van de Auteursverordening worden aangemerkt als de maker van het combimerk-2 nu vast staat dat [gedaagde 2] het aan [eiser] toebehorende combimerk-1 in opdracht van [eiser] (onder toezicht van [eiser] en op basis van door hem gegeven instructies) verder heeft ontwikkeld tot uiteindelijk het combimerk-2. Nu is gesteld noch gebleken dat [gedaagde 2] bedoelde opdracht van [eiser] heeft aanvaard onder voorbehoud van alle auteursrechten met betrekking tot het uiteindelijke product, is aldus [eiser] auteursgerechtigd tot het beeldmerk-2 in de zin van artikel 1 van de Auteursverordening, en komt aan hem op grond van die wettelijke bepaling het uitsluitend recht toe om het combimerk-2 openbaar te maken en te verveelvoudigen.

4.5.1

Artikel 2 van de ook op het combimerk-2 ziende Merkenverordening luidt - voorzover thans van belang - als volgt:

“
1. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen komt toe aan degene, die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren of diensten, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik.

2. Echter kan de rechthebbende aan een ander toestemming geven van het merk gebruik te maken. Dit gebruik wordt als gebruik door de rechthebbende beschouwd.

3. Behoudens bewijs van het tegendeel en het bepaalde bij het vierde en vijfde lid wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn.

(…).”.

4.5.2

Vast staat dat [eiser] op 3 juni 2022 het Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Aruba als eerste heeft verzocht het combimerk-2 te registreren. De registratie heeft op 23 augustus 2022 plaatsgevonden voor de klassen 16, 25, 35 en 41. Ingevolge het hiervoor omschreven derde lid van de Merkenverordening wordt [eiser] aldus geacht de eerste gebruiker van het combimerk-2 te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel. Nu aan [eiser] op grond van artikel 1 van de Auteursverordening het uitsluitend recht toekomt om het combimerk-2 openbaar te maken en te verveelvoudigen, kan van enig rechtens te respecteren eerder gebruik door een ander van het combimerk-2 in beginsel geen sprake zijn.

4.6

Vast staat dat [eiser] op 30 juni 2022 aan Deepsky het exclusieve recht heeft gegeven het combimerk-2 te exploiteren/te gebruiken in de zin van het tweede lid van artikel 2 van de Merkenverordening. [Gedaagden] stellen in dat verband dat zij met [eiser] participatie zijn overeengekomen in Deepsky krachtens en in de zin van het hiervoor onder 2.6 geciteerd weergegeven deel van de door [gedaagden] geconcipieerde koopovereenkomst, en dat zij daarom mede gerechtigd zijn tot gebruik van het combimerk-2. Die schriftelijke aan [eiser] ter ondertekening voorgelegde overeenkomst is niet door [eiser] ondertekend, en kan dus niet dienen als bewijs voor de stelling van [gedaagden] dat bedoelde overeenkomst tot stand is gekomen tussen partijen. Voorzover [gedaagden] stellen dat dit stuk als vastlegging moest gelden van een eerder mondeling tot stand gekomen overeenkomst, heeft te gelden dat [eisers] die stelling voldoende gemotiveerd hebben bestreden. Die stelling staat daarom niet vast, en komt in deze procedure ook niet vast te staan omdat [gedaagde 1] noch [gedaagde 2] levering van bewijs heeft aangeboden. Dit één en ander betekent dat [gedaagde 1] noch [gedaagde 2] (via Deepsky) gerechtigd zijn tot gebruik van het combimerk-2.

4.7

De slotsom luidt dat aan [eisers] alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het combimerk-2 toekomen, en dat uitsluitend zij daarvan gebruik mogen maken. Dat betekent dat de vorderingen van [eisers] onder maximering van aan [gedaagden] op te leggen dwangsommen zullen toegewezen als na te melden.

4.8 [

Gedaagden] zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eisers], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten, tarief 2 ad Afl. 1.250,-- per punt) en (450,-- + 225,-- + 225,-- =) Afl. 900,-- aan verschotten (griffiegeld en oproepingskosten).

5.DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-verklaart voor recht dat [eisers] de enige rechthebbenden zijn met betrekking tot het hiervoor onder 2.4 afgebeelde woord- en beeldmerk (het combimerk-2);

-beveelt [gedaagden] het gebruik (in de ruimste zin van het woord) van dat woord- en beeldmerk, en/of het gebruik van een daarmee overeenstemmend of vergelijkbaar teken, te staken en gestaakt te houden;

-bepaalt dat [gedaagden] ten behoeve van [eisers] een dwangsom verbeuren van

Afl. 5.000,-- voor iedere dag of deel daarvan dat [gedaagden] voormeld bevel niet opvolgen, met dien verstande dat [gedaagden] te dezen vooralsnog maximaal Afl. 250.000,-- aan dwangsommen kunnen verbeuren;

-veroordeelt [gedaagden] hoofdelijk - des dat hetgeen de één heeft betaald de ander ten belope daarvan bevrijdt - in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eisers] gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 3.400,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 16 oktober 2024 in aanwezigheid van de griffier.