Uitspraak
Registratienummer: AR 5/10-GH 37013-H-166/11
Uitspraak: 27 maart 2012
GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
vonnis in de zaak van:
de rechtspersoon naar het recht van de staat Ohio (USA) J.M.H. TRADEMARK INC. (hierna JMH),
gevestigd en kantoorhoudend in Ohio,
voorheen eiseres, thans appellante,
gemachtigde: mr. M.M. den Boogert,
tegen
de naamloze vennootschap REWACHAND FREE ZONE N.V., h.o.d.n. REWA’S ENTERPRISES (hierna Rewa),
gevestigd in Curaçao,
voorheen gedaagde, thans geïntimeerde,
gemachtigden: mrs. A.C. Small en G.C. Rellum.
1. Het verdere verloop van de procedure
Naar aanleiding van het door dit Hof in deze zaak gewezen tussenvonnis van 6 december 2011 heeft JMH onder het overleggen van producties een akte houdende uitlating inzake betaling verschuldigd vast recht genomen, waarna vonnis is gevraagd, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.
2. De ontvankelijkheid
In de door haar genomen akte stelt JMH terecht dat zij haar memorie van grieven niet, zoals het Hof abusievelijk heeft vermeld, op 21 februari 2011 ter griffie heeft ingediend, doch op 17 februari 2011. Het Hof herstelt die door het Hof gemaakte fout bij deze. Dit laat onverlet de vaststelling dat op die in het bezit van het Hof zijnde memorie van grieven een stempel staat met de voorgedrukte tekst “Griffierechten betaald d.d.: Fl. paraaf” en dat met de hand achter “d.d.:“ is ingevuld “21-2-2011”. Relevant is een en ander niet meer omdat uit de inhoud van de net genoemde akte blijkt dat de griffierechten via “rekening-courant-verhouding” door de griffier alhier zo niet tijdig zijn afgeboekt, dan tijdig afgeboekt hadden kunnen en moeten worden. Aldus heeft JMH tijdig en op de juiste wijze hoger beroep ingesteld en het griffierecht betaald, zodat zij in het appel kan worden ontvangen.
3. De grieven
Voor de grieven tegen het vonnis waarvan beroep verwijst het Hof naar de betreffende memorie.
4. De beoordeling
4.1 Er is niet gegriefd tegen hetgeen het GEA in het vonnis waarvan beroep onder “2. De feiten” heeft vastgesteld, zodat het Hof, dat tegen die vaststelling evenmin bezwaar heeft, daarvan zal uitgaan.
4.2 Het Hof begrijpt uit hetgeen JMH in haar pleitnota in hoger beroep onder 2 heeft aangevoerd, dat zij van de in eerste aanleg voor haar vordering aangevoerde gronden slechts handhaaft haar beroep op art. 8 sub Pro e Merkenlandsverordening (hierna Mlvo) jo. art 6bis Unieverdrag van Parijs (hierna UvP) en op art. 8 sub f Mlvo Pro, evenals haar vordering op grond van art. 23 lid 1 sub b en Pro c Mlvo. De betreffende grondslagen zijn ook in eerste aanleg ter sprake geweest (zie onder meer sub 9 en 16 van het inleidend verzoekschrift en sub 2 van de conclusie van repliek respectievelijk sub 12 van het inleidende verzoekschrift). Voor zover JMH haar vordering ook heeft gegrond op art. 6:162 BW Pro komt dat hierna onder 4.5 aan de orde.
4.3.1 Art. 6bis UvP beoogt tegen te gaan dat profijt wordt getrokken van een algemeen bekend merk door dat merk, in dit geval, in Curaçao te deponeren (en te gebruiken) voordat de merkhouder in Curaçao bescherming van zijn algemeen bekend merk heeft verkregen. Het merk wordt dus beschermd louter op basis van zijn algemene bekendheid en zonder dat inschrijving is vereist. Gelet op de zinsnede “… dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteit van het land van inschrijving of gebruik <i>aldaar</i> (curs. Hof) algemeen bekend is …” in art. 6bis UvP moet de algemene bekendheid van het merk bestaan in, in dit geval, Curaçao dan wel de voormalige Nederlandse Antillen. Vereist is verder dat de algemene bekendheid moet bestaan bij de overgrote meerderheid van het publiek, dus bij consumenten én bij niet-consumenten (vergelijk ook de nrs. 5.2.1 tot en met 5.3 van AG Verkade bij HR 26 juni 2009, LJN: BH8674).
4.3.2 Het Hof gaat voorbij aan hetgeen JMH in het kader van art. 6bis UvP heeft gesteld omtrent de “wereldwijde bekendheid” van Hollister Co. Dat is namelijk in dit kader niet het juiste toetscriterium. Het juiste criterium is, zoals blijkt uit het hiervoor vermelde, of alhier het merk “Hollister Co.” algemeen bekend is.
In het inleidend verzoekschrift heeft JMH onder 6 gesteld dat Hollister Co. ook in de Nederlandse Antillen bij een ieder bekend is. Waaruit dat valt af te leiden, heeft JMH niet gesteld.
In de nrs. 19 en 23 van de conclusie van repliek stelt JMH, naar het Hof begrijpt, dat de algemene bekendheid van het merk Hollister Co. op de Nederlandse Antillen (mede) blijkt uit de toename van het gebruik door consumenten van haar sinds juli 2003 in gebruik genomen website <u>www.hollisterco.com</u> en dat haar verkopen met name via die website plaats hebben. De rechtens vereiste onderbouwing van een en ander ontbreekt in die conclusie van repliek.
In punt 20 van haar memorie van grieven erkent JMH dat zij geen verkooppunten heeft in de Nederlandse Antillen, maar dat een grote meerderheid van de “steeds modebewuste” jongeren op de eilanden Hollister Co. kenden (en kennen) ten tijde van de registratie door Rewa. Zij heeft in die memorie aangeboden om dit te bewijzen. Het Hof gaat aan dat bewijsaanbod voorbij omdat het rechtens niet relevant is. Er is immers geen sprake van “algemene bekendheid” indien het merk bekend is bij “een grote meerderheid van de steeds modebewuste jongeren”. Het merk moet algemeen bekend zijn bij de overgrote meerderheid van het publiek, dus bij consumenten én bij niet-consumenten, inclusief zij die niet vallen onder de modebewuste jongeren.
In de pleitnotities heeft JMH evenmin na voldoende onderbouwing aangeboden om het juiste toetscriterium te bewijzen. Dit betekent dat de vordering voor zover gebaseerd op art. 6bis UV moet worden afgewezen.
4.4.1 JMH stelt verder dat Rewa het depot van het merk Holister te kwader trouw heeft verricht in de zin van art. 8 aanhef Pro en onder f Mlvo. Zij onderbouwt die stelling bij repliek in de nrs. 16, 17 en 18 door te wijzen op het feit dat het merk Hollister Co. wereldwijd is geregistreerd, in haar memorie van grieven in nr. 14 en in haar pleitnotities in hoger beroep in de nrs. 18-24. Zij stelt dat zij onder meer door of via haar website die in de zomer van 2003 in gebruik is genomen, binnen de laatste drie jaren voor de dag waarop Rewa Holister deponeerde, in de Nederlandse Antillen Hollister Co. producten heeft verkocht.
4.4.2 Voor het antwoord op de vraag of sprake is van de situatie van art. 8 aanhef Pro en onder f sub 1 Mlvo, stelt het Hof voorop dat Rewa het merk Holister heeft gedeponeerd op 14 mei 2007. Dat betekent dat voldoende onderbouwd moet worden gesteld, en bij betwisting bewezen, dat Rewa ten tijde van het depot wist of behoorde te weten dat JMH binnen de periode 14 mei 2004-14 mei 2007 een met Holister overeenstemmend merk binnen de Nederlandse Antillen heeft gebruikt.
Wat dat betreft heeft JMH gesteld dat er hier te lande geen verkooppunten zijn waarin het merk “Hollister Co.” wordt verkocht (zie nr 20 in de memorie van grieven), zodat de vereiste wetenschap bij Rewa niet uit het aantal verkooppunten kan worden afgeleid.
Bij pleidooi heeft JMH als productie 16 overgelegd een overzicht van haar “internetverkopen” waaruit blijkt dat “Hollister Co.”-producten via internet zijn verkocht aan mensen die zich hier te lande bevonden, maar op welke wijze Rewa daarvan wetenschap heeft moeten hebben, is niet toegelicht en voor het Hof zonder toelichting niet duidelijk. Nu JMH ter zake de wetenschap die Rewa moet hebben voordat een vordering gebaseerd op art. 8 aanhef Pro en onder f sub 1 Mlvo kan worden toegewezen, niet meer heeft gesteld dan hiervoor vermeld, dient de vordering voor zover gebaseerd op laatstgenoemd artikel te worden afgewezen.
4.4.3 Voor zover de vordering is gebaseerd op art. 8 aanhef Pro en onder f ten tweede Mlvo moet deze worden afgewezen alleen al omdat is gesteld noch gebleken dat er tussen JMH en Rewa een “rechtstreekse betrekking” heeft bestaan in de zin van dat artikel.
4.5 Voor zover de vordering van JMH is gegrond op art. 6:162 BW Pro heeft zij niet meer aangevoerd dan dat zij “Hollister Co.” wereldwijd heeft geregistreerd, dat JMH het merk Hollister Co. reeds drie jaar voordat Rewa het merk Holister deponeerde, gebruikte voor kleding (warenklasse 25), voor welke klasse Rewa Holister eveneens als merk heeft gedeponeerd (zie onder “2. De feiten” in het beroepen vonnis) en heeft JMH overgelegd een lijst met 33 door Rewa gedeponeerde merken, waarvan JMH heeft gesteld dat op het eerste gezicht al minimaal 25 merken toebehoren aan een derde, welke stelling niet door Rewa is betwist.
Het Hof acht deze feiten, ook bezien in onderling verband en samenhang, niet zodanig van aard dat het handelen van Rewa wat het woord “Holister” betreft kan worden gekwalificeerd als onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW Pro.
4.6 Het gevolg van het vorenstaande is dat Rewa aan het merk “Holister” een merkrecht kan ontlenen, zodat het gevorderde verbod tot het gebruik van “Hollister Co.” en/of een overeenstemmend teken moet worden afgewezen. De bestreden stelling van JMH dat Rewa dit merk zou gebruiken in het economisch verkeer en de vraag of “Holister” een met “Hollister Co.” overeenstemmend teken is waarmee verwarring kan worden gesticht, behoeven hiermee niet te worden beantwoord.
4.7 Een en ander betekent dat het appel niet slaagt en het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd en dat JMH, als de in het ongelijk gestelde partij, de proceskosten van Rewa dient te betalen.
BESLISSING
Het Hof,
bevestigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt JMH in de aan de zijde van Rewa gerezen kosten van dit hoger beroep, tot op heden begroot op NAF. 253,38 betekeningskosten memorie van antwoord en NAF. 5.100,- voor salaris gemachtigde.
Dit vonnis is gewezen door mrs. J.R. Sijmonsma, P.E. de Kort en E.M. van der Bunt, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 27 maart 2012.