Conclusie
Rolnr. C 98/199 HR Mr. Langemeijer
Zitting 12 november 1999 Conclusie inzake:
1. [eiser]
2. [eiseres]
3. INSTALLERENDE PARTNERS BOUW B.V.
tegen:
1. [verweerder]
2. [verweerster]
3. BADERET INTERNATIONAL B.V.
Edelhoogachtbaar College,
In deze zaak is een licentie verschaft voor een werkwijze, waarvoor opeenvolgende octrooiaanvragen zijn ingediend. Heeft de licentie na het vervallen van de eerste octrooiaanvrage nog enige betekenis voor de licentienemer?
1. De feiten en het procesverloop
1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan1:
1.1.1. [Verweerder] heeft op 20 april 1993 - onder de gelding van de Rijksoctrooiwet 1910 (ROW 1910) - een octrooiaanvrage ingediend bij de Nederlandse Octrooiraad onder nummer 9300665 voor een werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening op de bodem van een ingebouwde douche- of badkuip.
1.1.2. De aanvrage is op 16 november 1994 ter inzage gelegd overeenkomstig art. 22C ROW 1910. De aanvrage is op 18 april 1996 vervallen verklaard wegens het niet tijdig indienen van een verzoek om een beslissing te nemen omtrent de verlening van octrooi2.
1.1.3. [Verweerder] heeft in april 1995 een octrooiaanvrage ingediend onder nummer 1000154, eveneens voor een werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening. Op deze aanvrage is de op 1 april 1995 in werking getreden Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing. Deze aanvrage omvatte de uitvinding waarvoor eerder onder nr. 9300665 octrooi was verzocht en beoogde een verbetering daarvan3.
1.1.4. [Eisers] en [verweerders] 4 hebben op 2 februari 1996 een overeenkomst gesloten, waarbij [verweerders] aan [eisers] een exclusieve licentie heeft verleend voor toepassing van de werkwijze waarop de beide octrooiaanvragen - daaronder begrepen eventuele latere verbeterde versies daarvan5 - betrekking hebben. De licentie betreft het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en heeft een looptijd van tien jaar6.
1.1.5. [Eisers] [hebben] bij brief d.d. 18 juni 1996 aan [verweerders] verklaard de licentieovereenkomst te ontbinden.
1.1.6. Nadien, op 3 juli 1996, heeft [verweerder] nog een octrooiaanvrage ingediend, onder nummer 1003495, voor een werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening. Deze aanvrage omvatte de uitvinding waarvoor onder nr. 1000154 octrooi was verzocht en beoogde een verbetering daarvan.7
1.1.7. Op 18 juli 1996 heeft [verweerder] de aanvrage nr. 1000154 ingetrokken.
1.1.8. Op 5 augustus 1997 is op de voet van art. 33 ROW Pro 1995 octrooi verleend op aanvrage nr. 1003495.8
1.2. [Eisers] [hebben] voor de rechtbank te Utrecht, kort gezegd, een verklaring voor recht gevorderd, inhoudend dat de licentieovereenkomst door de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van 18 juni 1996 is beëindigd; subsidiair heeft hij gevorderd dat de rechter alsnog de licentieovereenkomst zal ontbinden (althans gedeeltelijk zal ontbinden en gedeeltelijk nietig zal verklaren). Daarnaast [hebben] [eisers] schadevergoeding gevorderd. [Eisers] [hebben] aan deze vorderingen - voor zover in cassatie van belang - ten grondslag gelegd dat door het vervallen van de octrooiaanvrage onder nr. 9300665 de nakoming van de contractuele verplichtingen van [verweerders] blijvend onmogelijk is geworden (art. 6:265 BW Pro). In de zienswijze van [eisers] had[den] de aanvrage nr. 9300665 betrekking op de antislipvoorziening en had de aanvrage nr. 1000154 betrekking op het uitvoeren van reparaties en renovaties aan sanitair (het zgn. renovatieprotocol). Door het vervallen van de ene octrooiaanvrage, nr. 9300665, meende[n] [eisers] niets meer te hebben aan het licentierecht ter zake van de andere, die voor het renovatieprotocol.
1.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 27 november 1996 de vordering afgewezen. De rechtbank was van oordeel dat het vervallen van octrooiaanvrage nr. 9300665 geen tekortkoming oplevert welke de ontbinding van de licentieovereenkomst rechtvaardigt. In reactie op de stelling van [eisers] overwoog de rechtbank dat beide octrooiaanvragen betrekking hebben op de werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening: de tweede aanvrage betrof slechts een verbeterde versie van de eerste uitvinding. Het vervallen van de eerste octrooiaanvrage laat volgens de rechtbank de tweede octrooiaanvrage, en daarmee de exclusieve licentierechten van [eisers] op de toepassing van de werkwijze, onverlet.
1.4. [Eisers] [zijn] in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Amsterdam en heeft zijn vordering aangevuld. Verkort weergegeven9 heeft hij primair gesteld dat de licentieovereenkomst in strijd met bepalingen van EG-recht was (die stelling speelt in cassatie geen rol meer). Subsidiair heeft hij een verklaring gevorderd, inhoudend dat de overeenkomst is geëindigd door de ontbindingsverklaring van 18 juni 1996, zulks op grond van blijvende onmogelijkheid van [verweerders] om de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen, resp. op grond van toerekenbare niet-nakoming van die verplichtingen; een en ander gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding. Als tweede subsidiair heeft hij een verklaring voor recht gevorderd, inhoudend dat de overeenkomst op een ander tijdstip is geëindigd door het vervallen van de eerste of de tweede octrooiaanvrage; ook dit gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding. Het derde subsidiair betreft art. 8 van Pro de overeenkomst en daarmee de wijze waarop volgens [eisers] de overeenkomst na beëindiging financieel afgewikkeld zou moeten worden. Als vierde subsidiair vorderde[n] [eisers] de ontbinding van de licentieovereenkomst door de rechter (op gelijke gronden als bij het eerste subsidiair vermeld); ook dit gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding. Als vijfde subsidiair werd schadevergoeding gevorderd wegens toerekenbare niet-nakoming. Los van het voorgaande, vorderde[n] [eisers] onder 2 schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatig handelen, samenhangend met het afwentelen van garantieafspraken van klanten op [eisers].
1.5. Het hof heeft bij arrest van 5 maart 1998 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en het in appel meer of anders gevorderde afgewezen. Ook het hof verwierp het standpunt dat de ene aanvrage betrekking zou hebben op de antislipvoorziening en de andere op het renovatieprotocol. Het hof deelde het standpunt van [verweerders] dat de octrooi-aanvragen - niet alleen de eerste twee, maar ook de op 3 juli 1996 ingediende derde aanvrage - alle betrekking hadden op de werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening, waarbij de latere octrooiaanvrage telkens de eerdere vinding omvat en daarvan een verbetering beoogt (rov. 5.3, in cassatie niet bestreden).
1.6. [Eisers] [hebben] in appèl als nieuw argument aangevoerd10 dat de tweede en de derde octrooiaanvrage (onder de nrs. 1000154 resp. 1003495) niet tot octrooiverlening of hoogstens tot een nietig octrooi kunnen leiden, aangezien de informatie uit de eerste octrooiaanvrage, nr. 9300665, sedert de terinzagelegging daarvan deel is gaan uitmaken van de stand der techniek. De uitvinding, zoals omschreven in de tweede resp. in de derde octrooiaanvrage, is volgens [eisers] niet nieuw ten opzichte van de (mede door de inhoud van de eerste octrooiaanvrage bepaalde) stand der techniek. [Verweerders] [hebben] dit bestreden. Het hof heeft het antwoord op deze vraag in het midden gelaten (rov. 5.14). In de redenering van het hof hebben partijen bij het sluiten van de licentieovereenkomst het risico verdisconteerd dat de antislipvoorziening niet voor een octrooi in aanmerking komen - daaronder begrepen het geval dat de aangevraagde octrooien nimmer voor verlening in aanmerking hadden kunnen komen omdat deze niet voldeden aan het nieuwheidsvereiste - en hebben partijen de gevolgen van dat risico in art. 8 lid 1 van Pro hun overeenkomst geregeld. De consequenties van deze redenering komen hieronder aan de orde.
1.6. [Eisers] [hebben] tegen het arrest van het hof - tijdig - cassatieberoep ingesteld, onder aanvoering van één cassatiemiddel. [Verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten, met re- en dupliek.
2. Bespreking van het cassatiemiddel
2.1. Art. 4, tweede lid, ROW 1995 bepaalt dat de stand der techniek - van belang voor de beoordeling van de nieuwheid van de uitvindingen, geclaimd in de aanvragen nrs. 1000154 en 1003495 - wordt gevormd door al hetgeen vóór de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Hiertoe behoort ook de inhoud van octrooiaanvragen die onder vigeur van de ROW 1910 ter inzage zijn gelegd en daarmee openbaar toegankelijk zijn geworden. Volgens art. 2 lid 3 ROW Pro 1910 heeft de terinzagelegging van een octrooiaanvrage tot gevolg dat de daarin vervatte informatie deel gaat uitmaken van de stand der techniek11. Art. 4 lid 3 van Pro de ROW 1995 bevat een gelijke regel, zij het gekoppeld aan de inschrijving van de aanvrage in het octrooiregister op de voet van art. 31 ROW Pro 1995; zie ook de overgangsbepaling in art. 109 ROW Pro 1995. Dienovereenkomstig is het hof in rov. 5.14 - in zoverre in cassatie onbestreden - ervan uitgegaan dat de inhoud van de vervallen octrooiaanvrage onder nr. 9300665 door de terinzagelegging op 16 november 1994 deel is gaan uitmaken van de stand der techniek.
2.2. In onderdeel 1 betoogt [eisers] dat het hof onvoldoende is ingegaan op zijn argument dat hij belang behield bij de handhaving van de (eerste) octrooiaanvrage nr. 9300665. [Eisers] [hebben] in appèl daartoe aangevoerd dat door het vervallen van de octrooiaanvrage nr. 9300665 iedere kans op octrooiverlening - en daarmede zijn uitzicht op een exclusieve toepassing van de in deze aanvrage bedoelde werkwijze - is weggenomen. [Eisers] merk[en] dit aan als een tekortkoming in de contractuele verplichting van [verweerders] en stelt dat hij de aanzienlijke licentievergoeding blijkbaar voor niets betaalt: de uitvinding, waarvoor onder nr. 9300665 octrooi werd aangevraagd, behoort sedert de terinzagelegging tot de stand der techniek. Nu de aanvraag is vervallen, kan een ieder zonder betaling van die uitvinding gebruik maken. Dit effect wordt volgens [eisers] niet weggenomen door de tweede en derde octrooiaanvrage: de tweede aanvrage is immers ingetrokken en z.i. is te voorzien dat de derde aanvrage - welke inmiddels tot verlening van een zgn. klein octrooi heeft geleid - geen in rechte houdbaar octrooi oplevert omdat de in de derde aanvrage beschreven uitvinding onvoldoende nieuw is ten opzichte van de (mede door de inhoud van de eerste octrooiaanvrage bepaalde) stand der techniek.
2.3. Economisch beschouwd, is deze klacht begrijpelijk. [Eisers] had[den] een licentie voor het meerdere (de toepassing van de uitvinding welke werd omschreven in de octrooiaanvrage nr. 9300665 alsmede eventuele verbeterde versies daarvan) en krijgt slechts het mindere. Partijen moeten bij het sluiten van de overeenkomst overigens hebben beseft dat van een exclusief recht pas sprake kon zijn nadat het octrooi zou zijn verleend12. Op de uitvinding, zoals omschreven in de vervallen aanvrage onder nr. 9300665, [hebben] [eisers] geen exclusief toepassingsrecht gehad en zal hij dit niet meer krijgen. De latere octrooiaanvragen doen aan dit gemis niet af. Zou op de tweede aanvrage octrooi zijn verleend (hetgeen inmiddels onmogelijk is geworden door de intrekking daarvan), dan zou dit octrooi hoogstens hebben kunnen omvatten hetgeen nieuw is ten opzichte van de stand der techniek, welke laatste mede wordt bepaald door de inhoud van de vervallen aanvrage onder nr. 9300665. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten opzichte van de derde aanvrage onder nr. 1003495: het daarop verleende klein octrooi is in rechte niet te handhaven, behoudens voor zover de uitvinding nieuw is ten opzichte van de stand der techniek.
2.4. Het hof heeft evenwel geconstateerd dat partijen in hun overeenkomst (artikel 8) de mogelijkheid hebben voorzien dat de aanvragen, waarop de licentie betrekking had, niet tot een octrooiverlening leiden of nietig worden verklaard. In dat geval zal de overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd, terwijl alsdan de afrekening zal plaatsvinden alsof de overeenkomst in stand is gebleven tot het moment van beëindiging. Toen partijen op 2 februari 1996 de overeenkomst sloten, was nog onzeker of op de twee aanhangige aanvragen octrooi zou worden verleend. A fortiori bestond onzekerheid omtrent het lot van toekomstige octrooiaanvragen. In de (in cassatie niet bestreden) uitleg van het hof hebben partijen die onzekerheid voor lief genomen en loopt de overeenkomst door tot het moment waarop blijkt dat de aanvraag niet tot octrooiverlening leidt of, indien octrooi wordt verleend, tot het moment waarop het octrooi nietig wordt verklaard. Tot dat moment blijf[ven] [eisers] de licentievergoeding verschuldigd, ook al heeft hij - achteraf gezien - tijdens de looptijd van de overeenkomst geen exclusief recht gehad. Dat is nu eenmaal de consequentie van de in art. 8 bedongen Pro afrekening “ex nunc”.
2.5. Artikel 8 lid 1 van Pro de overeenkomst maakt geen onderscheid tussen de diverse octrooiaanvragen. Het is dus ongewis, of de overeenkomst ingevolge art. 8 lid 1 reeds Pro eindigt op het ogenblik waarop blijkt dat één van de lopende aanvragen niet tot octrooiverlening of tot een nietig octrooi leidt. Het alternatief is dat de overeenkomst pas eindigt op het ogenblik waarop de laatste, nog in behandeling zijnde aanvraag niet voor inwilliging vatbaar blijkt of, indien octrooi is verleend, op het ogenblik waarop het laatste, nog geldende octrooi nietig wordt verklaard. Het hof heeft blijkbaar voor laatstbedoelde, ruime uitleg gekozen: in de zienswijze van het hof is de overeenkomst - ondanks het vervallen van de (eerste) octrooiaanvraag nr. 9300665 - nog steeds niet geëindigd.
2.6. Dat de licentieovereenkomst nog niet (op de voet van art. 8 lid Pro 1) geëindigd is, zegt op zichzelf niets over de vraag of nakoming door [verweerders] van [hun] verplichtingen blijvend onmogelijk is geworden, noch over de vraag of het vervallen van de eerste octrooiaanvrage een aan [verweerders] toerekenbare tekortkoming oplevert. Begrijp ik de gedachtegang van het hof goed, dan houdt deze het volgende in: zo lang [eisers] (op basis van de tweede, resp. de derde octrooiaanvrage) nog uitzicht behoud[en] op de [hun] toegezegde exclusieve toepassing van de werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening, [kunnen] [verweerders] [hun] verplichtingen uit de licentieovereenkomst blijvend nakomen, totdat de overeenkomst zal worden beëindigd, en komt [verweerders] deze verplichtingen ook na; als de latere octrooiaanvrage hem hetzelfde uitzicht biedt als de eerste octrooiaanvrage (ja zelfs een verbeterde versie van de werkwijze), wat voor belang [kunnen] [eisers] dan nog hebben bij de handhaving van de eerste octrooiaanvrage?
2.7. Dat belang [hebben] [eisers] in hoger beroep voldoende naar voren gebracht: zou op alle aanvragen octrooi zijn verleend, dan had[den] [eisers] een exclusief recht verkregen tot toepassing van de geoctrooieerde werkwijze (met inbegrip van de verbeterde versies). Wordt - nu de eerste aanvrage is vervallen en de tweede aanvrage is ingetrokken - slechts op de derde aanvrage, nr. 1003495, octrooi verleend, dan kan dat octrooi uitsluitend betrekking hebben op hetgeen nieuw is ten opzichte van de stand der techniek; het exclusieve recht, dat [verweerders] aan [eisers] zal kunnen verschaffen omvat, in strijd met de overeenkomst, niet de uitvinding omschreven in de eerste aanvrage. Het hof heeft in rov. 5.14 de mogelijkheid opengelaten dat de uitvinding, omschreven in de vervallen eerste aanvrage, nieuwheidschadelijk is voor de inwilliging (bij een groot octrooi) resp. voor de houdbaarheid (van een klein octrooi) op basis van de derde aanvrage. De redengeving, waarom [eisers] krijg[en] of [kunnen] krijgen wat [hun] in de overeenkomst was toegezegd, is dan ook onbegrijpelijk. Onderdeel 1 slaagt en vernietiging en verwijzing zullen moeten volgen.
2.8. Subonderdeel 2.1 heeft betrekking op de tweede alinea van rov. 5.14. Het argument van het hof dat [verweerders] de werkwijze te goeder trouw als octrooieerbaar bleven beschouwen, ook ná de terinzagelegging van de aanvraag nr. 9300665, en dat [eisers] op die basis met [verweerders] hebben gecontracteerd, is niet doorslaggevend. Uit het bovenstaande volgt dat, indien de aanvraag nr. 9300665 in stand zou zijn gebleven, daarop in beginsel octrooi verleend had kunnen worden, al dan niet gecombineerd met een octrooi op de later ingediende aanvragen voor de verbeterde versies. Ook deze klacht slaagt. Om dezelfde reden lijkt mij niet relevant of [verweerders] door de bijstand van hun adviseurs al of niet beter hadden moeten weten (subonderdeel 2.2).
2.9. Het subonderdeel 2.3 keert zich tegen de voorlaatste alinea van rov. 5.14, waar het hof overweegt dat derden geen inbreuk hebben gemaakt op de beoogde exclusiviteit van de rechten van [eisers], zodat aangenomen moet worden dat zij geen nadeel hebben ondervonden van het mogelijk niet voldoen aan het nieuwheidsvereiste. Dit argument kan niet zelfstandig de afwijzing van de vordering dragen. Als - zoals [eisers] stel[len] - nakoming van de overeenkomst door [verweerders] blijvend onmogelijk is geworden, kan dit grond voor ontbinding van de overeenkomst opleveren, ongeacht of [eisers] reeds nadeel [hebben] ondervonden. Ook deze klacht is dus gegrond.
3. Conclusie
De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te ’s-Gravenhage.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden.
Zie rov. 4.1. en 4.2. van het arrest van het hof van 5 maart 1998, waarin het hof verwijst naar rov. 2.1. - 2.4. van het vonnis van de rechtbank van 27 november 1996.
2 In cassatie wordt aangevoerd dat de aanvraag reeds op 2 april 1996 verviel (1 jaar na de inwerkingtreding van de ROW 1995). Zie art. 22K, eerste lid, ROW 1910, zoals gewijzigd bij art. 105 ROW Pro 1995. De desbetreffende uitdraai (prod. 3 CvE in eerste aanleg) doet vermoeden dat op 18 april 1996 het verval werd bevestigd. Voor de beoordeling in cassatie is het verschil tussen 2 en 18 april niet beslissend. Het gewijzigde art. 22K strekte ertoe binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de ROW 1995 inzicht te verkrijgen hoeveel aanvragen krachtens de oude wet nog behandeld moesten worden: zie MvT, TK 1991/92, 22 604, nr. 3 blz. 35 ad ontwerp-art. 89.
3 Zie voor dit laatste: het slot van rov. 5.3 van het thans bestreden arrest. Het gaat hier kennelijk niet om een splitsing (art. 8A ROW 1910) of een verbetering van de eerste octrooiaanvrage, maar om een nieuwe aanvrage. Zie de CvA in eerste aanleg sub 3.3.1.8 over het motief van [verweerders]
4 Aan de ene zijde stonden [eiser] en zijn echtgenote, vennoten in de v.o.f. Installerende Partners Bouw (IPB), welke in datzelfde jaar is omgezet in een besloten vennootschap onder die naam. Aan de andere zijde stonden [verweerder] en zijn echtgenote, handelend onder de naam Baderet International BV i.o., onder welke naam later in datzelfde jaar een besloten vennootschap is opgericht. Zie rov. 3 van het arrest van het hof - in cassatie onbestreden - over de vraag wie in deze procedure als partij hebben te gelden. In deze conclusie wordt verkort gesproken van [eisers] respectievelijk van [verweerders]
5 Zie art. 1 van Pro de licentieovereenkomst (prod. 1 bij CvE in eerste aanleg).
6 In het stadium van aanvrage kan al een licentie worden verleend. Zie T&C IE, aant. 1 op art. 56 ROW Pro 1995 (Gielen); B.C. Wentink, De licentie in het vermogensrecht (1995), blz. 29-30.
7 Zie voor dit laatste wederom rov. 5.3 slot, in cassatie onbestreden.
8 In het systeem van de ROW 1995 wordt, indien de octrooiaanvrager niet binnen dertien maanden een nieuwheidsonderzoek verzoekt, automatisch een octrooi verleend met een geldigheidsduur van zes jaar (een zgn. klein octrooi). Een octrooiverlening zonder nieuwheidsonderzoek biedt de aanvrager geen garantie dat de octrooi-aanspraak tegenover derden in rechte stand houdt. Zie o.m.: G. van Empel en P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom (1995) blz. 32-33. Uit de s.t. van [eisers] blijkt dat over de geldigheid van dit octrooi inderdaad is geprocedeerd.
9 Het petitum in appel bestrijkt vier pagina’s: blz. 27 t/m 30 MvG.
10 Pleitnota appellanten sub 2.1.
11 De terinzagelegging geschiedt eerst 18 maanden nadat de octrooiaanvrage is ingediend: zie art. 22C ROW 1910.
12 Voor de vorderingen die de latere octrooihouder kan instellen op grond van het gebruik van de uitvinding door derden na de terinzagelegging, resp. na de openbaarmaking van de octrooiaanvrage: zie art. 43A en art. 44 ROW Pro 1910, van toepassing ingevolge art. 102 ROW Pro 1995. In de ROW 1995 in dit onderwerp geregeld in art. 71.