Conclusie
C 98/375
Mr. Langemeijer
Zitting 26 mei 2000
Conclusie inzake
1. Rover Group Limited PLC
2. Rover Nederland B.V.
tegen:
RobelcoCar B.V.
Edelhoogachtbaar College,
In deze merkinbreukzaak gaat het in cassatie om de onderscheiden vormen van "gebruik" van een teken. Daarnaast komt aan de orde of het recht van een merkhouder kan worden beperkt indien het teken wordt gebruikt voor soortgelijke waren, maar op twee verschillende markten.
1. De feiten en het procesverloop
1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan(1):
1.1.1. Eerste eiseres tot cassatie, Rover Group Ltd, is houdster van de inschrijving van het beeldmerk MG. Dit bestaat uit een octogoon met daarbinnen de gestileerde hoofdletters "MG". Tweede eiseres tot cassatie, Rover Nederland B.V., is houdster van de inschrijving van het woordmerk MG. Beide depots zijn ingeschreven voor de klassen 11 en 12, waartoe onder meer auto's en auto-onderdelen behoren.
1.1.2. Gedaagde in cassatie, RobelcoCar, drijft in Utrecht een onderneming die zich bezig houdt met het verhandelen, het onderhoud en de reparatie van auto's met antieke of bijzondere waarde alsmede van onderdelen van zulke auto's.
1.1.3. Aan de gevel van het bedrijfspand van RobelcoCar is een groot bord aangebracht met het achthoekige beeldmerk MG en daaronder een bord met de woorden AUSTIN HEALEY.
1.2. Rover(2) heeft op 13 november 1997 RobelcoCar in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Utrecht en gevorderd RobelcoCar te gebieden het gebruik van het woord- en beeldmerk MG te staken op straffe van een dwangsom. Rover heeft de vordering gegrond op de stelling dat RobelcoCar met deze gevelreclame inbreuk maakt op haar merk- en auteursrechten. Bovendien stelt Rover dat RobelcoCar onrechtmatig jegens haar handelt doordat RobelcoCar door het hebben van dit bord op ontoelaatbare wijze tracht te profiteren van de goodwill van Rover en de indruk wil wekken dat zij deel uitmaakt van het dealernet van Rover.
1.3. De president heeft bij vonnis van 11 december 1997 op de primaire grond RobelcoCar gelast het gebruik van het MG-beeldmerk te staken. De president heeft een dwangsomsanctie bepaald.
1.4. RobelcoCar heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Daarbij heeft RobelcoCar onder meer aangevoerd dat de toenmalige merkhouder/fabrikant in 1980 de productie van sportauto's onder het merk MG heeft stopgezet, waarna allerlei bedrijven, waaronder RobelcoCar, zich zijn gaan toeleggen op de handel in en de reparatie van vóór die tijd gefabriceerde MG's. In 1991 is het merk door Austin Rover Group Ltd. overgedragen aan Rover. Medio jaren negentig heeft de nieuwe merkhouder besloten opnieuw sportauto's onder het merk MG op de markt te brengen. Zie verder de vaststellingen van het hof in rov. 4.9. RobelcoCar verbond aan deze feiten het verweer dat het merkdepot door non-usus in de periode tussen 1980 en de introductie van de "nieuwe" MG is vervallen, althans dat de merkhouder het recht heeft verwerkt om bedrijven als RobelcoCar, die zich richten op de "oude" MG's, in rechte aan te spreken terzake van merkinbreuk. Daarnaast voerde RobelcoCar het verweer dat zij hoe dan ook gerechtigd is in de vorm van gevelreclame gebruik te maken van het beeld- en woordmerk MG om haar bedrijfsactiviteiten bij het publiek aan te kondigen.
1.5. In zijn arrest van 17 september 1998 heeft het gerechtshof te Amsterdam het beroep op verval van het depot door non-usus verworpen (rov. 4.15), evenals het beroep op rechtsverwerking (rov. 4.17). Het hierboven als laatste genoemde verweer werd evenwel gegrond bevonden (rov. 4.35). Het hof heeft het beroepen vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de gevorderde voorzieningen geweigerd.
1.6. Rover heeft tijdig (art. 295 lid 4 Rv Pro) beroep in cassatie ingesteld. Tegen RobelcoCar is in cassatie verstek verleend. Rover heeft haar standpunt schriftelijk toegelicht.
2. Bespreking van het cassatiemiddel
2.1. De klachten houden verband met de structuur van art. 13 A van de Benelux Merkenwet. Over die structuur eerst het volgende. Zoals bekend, is art. 13 BMW Pro bij Protocol van 2 december 1992, i.w.tr. 1 januari 1996, ingrijpend herzien teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn van de Raad van de E.G. van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (nr. 89/104/EEG, PbEG L 40, hierna kortweg: de Richtlijn). Voordien bepaalde art. 13 A BMW dat de merkhouder zich kon verzetten tegen:
"1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;
2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht."
Het derde lid bevatte de zgn. uitputtingsregel:
"Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of de licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd."(3)
2.2. Bij arrest van 15 mei 1992, NJ 1992, 525 (Mercedes/Haze), heeft de Hoge Raad aan het Benelux Gerechtshof de vraag voorgelegd of een derde, die gebruik maakt van het merk om aan het publiek aan te kondigen dat hij handel drijft in waren die door de merkhouder of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, behoort tot de categorie van het eerste lid (oud) onder 1 (gebruik van het merk voor dezelfde of soortgelijke waren), dan wel tot de categorie van het eerste lid (oud) onder 2 (ander gebruik). Het BenGH heeft beide mogelijkheden opengelaten(4):
"Van gebruik van eens anders merk voor waren in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1 in verbinding met het derde lid BMW, is sprake wanneer iemand die niet de houder van het merk noch ook diens licentiehouder is, gebruik maakt van dat merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij handel drijft in waren die door de houder van het merk of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, indien en voor zover hij die aankondiging doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.
Van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 2 is evenwel sprake zodra gerede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meerbedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie."
2.3. Per 1 januari 1996 is de tweedeling in art. 13 A een kwartet geworden. De merkhouder kan zich thans verzetten tegen:
a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; (vgl. art. 5, lid 1 onder a, van de Richtlijn);
b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk; (vgl. art. 5, lid 1 onder b, van de Richtlijn);
c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; (vgl. art. 5, lid 2, van de Richtlijn, facultatief);
d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; (vgl. art. 5, lid 5, van de Richtlijn, facultatief).
2.4. Op 23 februari 1999 heeft het HvJ EG in de zaak BMW/Deenik o.m. voor recht verklaard(5):
"Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 1 sub a van Pro richtlijn 89/104.
De art. 5 tot Pro en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat."
2.5. Naar de vaststelling van president en hof (zie rov. 4.7, ontleend aan de inleidende dagvaarding) was de vordering van Rover gebaseerd op het gebruik door RobelcoCar van Rovers merken in het economisch verkeer zonder geldige reden en onder zodanige omstandigheden dat aan Rover schade kan worden toegebracht. Die grondslag correspondeert met art. 13 A lid 1 onder 2 van de vervallen tekst van de BMW. De president heeft opgemerkt dat de BMW inmiddels was gewijzigd(6) en heeft de vordering verstaan als ware deze gegrond op art. 13 A, lid 1 onder d (nieuw) BMW; zie diens rov. 3.10. In reactie hierop heeft RobelcoCar zich in appèl (grief V) beroepen op de aanwezigheid van een "geldige reden" als bedoeld in art. 13 A, eerste lid onder d, BMW.
2.6. Het hof heeft in rov. 4.19 als de kernvraag omschreven: of RobelcoCar door het gebruik van de octogoon in haar gevelreclame inbreuk maakt op de rechten van Rover op het beeld- en woordmerk MG. Bij de beantwoording van deze kernvraag heeft het hof het BenGH-arrest inzake Mercedes/Haze uitdrukkelijk tot leidraad genomen (rov. 4.22), waarna het hof in rov. 4.23 melding maakt van een afweging van de belangen van Rover als merkhouder tegenover de belangen van RobelcoCar. Het hof doelt kennelijk op de in rov. 13 van het BenGH genoemde:
"afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontlenen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegenover bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd".
2.7. Onderdeel 3 van het cassatiemiddel(7) bestrijdt dat deze belangenafweging uit het Mercedes/Haze-arrest het hier toe te passen criterium is. Het onderdeel signaleert terecht dat deze belangenafweging niet inhoudt dat de rechter vrij is in het afwegen van de belangen van de merkhouder tegen die van de vermeende inbreukmaker, maar voortvloeit uit de uitputtingsregel(8).
2.8. Rover verliest in onderdeel 3 echter uit het oog dat het hof meer dan één grondslag voor de vordering heeft gezien. Uit rov. 4.39 blijkt dat het hof als een van de grondslagen heeft gezien dat RobelcoCar met deze gevelreclame gebruik maakt van de MG-merken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven (d.w.z. voor auto's en auto-onderdelen; art. 13 A, lid 1 onder a, BMW) of voor soortgelijke waren (art. 13 A, lid 1 onder b BMW)(9). Op dit gebruik is de uitputtingsregel van toepassing. Uit rov. 4.41, laatste volzin, blijkt dat het hof als een tweede grondslag heeft gezien: het gebruik van het teken op de voet van art. 13 A, lid 1 onder c of d, BMW(10), in welk verband het hof heeft onderzocht of RobelcoCar zich kon beroepen op een "geldige reden" als bedoeld in die bepaling.
2.9. Niettemin is de klacht van subonderdeel 3.3 gegrond, omdat het criterium uit de BenGH-uitspraak inzake Mercedes/Haze gedeeltelijk is achterhaald door het arrest van het HvJ EG inzake BMW/Deenik, zoals hierboven onder 2.4 geciteerd. Ik beschouw dit als een "acte éclairé", in die zin dat hierover geen prejudiciële vraag behoeft te worden gesteld. Zo Uw Raad hierover anders oordeelt, zou aan het BenGH de vraag voorgelegd kunnen worden hoe het criterium uit de BenGH-uitspraak inzake Mercedes/Haze moet worden verstaan en gehanteerd in het licht van het arrest van het HvJ EG inzake BMW/Deenik.
2.10. Onderdeel 4 heeft betrekking op de rov. 4.27 - 4.29. De situatie, ontstaan nadat de toenmalige fabrikant-merkhouder in 1980 de productie van MG's had stopgezet, heeft volgens het hof geleid tot een afzonderlijke markt voor gespecialiseerde ondernemingen die zich toeleggen op de verkoop, het onderhoud en de restauratie van MG's en niet behoren tot de dealerorganisatie van de huidige merkhouder. Deze feitelijke situatie, aldus het hof, beperkt het vermogen van de MG-merken als onderscheidingsteken, als herkomstaanduiding en als teken van een kwaliteitsgarantie. Zij leidt volgens het hof ook tot beperkingen van wat wel de reclamefunctie van de merken wordt genoemd (rov. 4.29).
2.11. Met de steller van het onderdeel (i.h.b. subonderdeel 4.4) ben ik van mening dat het hof in deze overwegingen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Ook antieke auto's behoren tot de categorie auto's. Uitgaande van de door het hof vastgestelde feiten, is hier sprake van een gebruik van het gedeponeerde merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (de categorie van art. 13 A, lid 1 onder a, BMW). Dit geldt in ieder geval de handel door RobelcoCar in auto's en auto-onderdelen. Voor zover RobelcoCar het MG-merk gebruikt ter aanprijzing van haar diensten op het gebied van de reparatie en het onderhoud van antieke auto's, verdient opmerking dat het hof niet heeft vastgesteld dat Rovers merken zijn ingeschreven voor het verrichten van diensten. Niettemin kan ook dit gebruik in beginsel worden gekwalificeerd als gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (art. 13 A lid 1 onder a), namelijk om de herkomst aan te geven van de waren die het object van de verleende diensten zijn(11).
2.12. Het uitsluitend recht wordt, voor zover in dit geding relevant, beperkt door de leden 6 en 8 van art. 13 A BMW. De uitputtingsregel ziet op de verdere verhandeling van de waren die door de merkhouder (of zijn licentiehouder) onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, in casu dus op de handel in tweedehands MG's(12). De uitputtingsregel is niet rechtstreeks van toepassing op de aankondiging door RobelcoCar van haar diensten betreffende reparatie en onderhoud van antieke auto's. Het gebruik van andermans merk om de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen is evenwel geoorloofd onder dezelfde voorwaarden als het gebruik van het merk om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen(13).
2.13. Naast de beperkingen, welke voortvloeien uit art. 13 A BMW, gelezen tegen de achtergrond van de Richtlijn, is er geen ruimte om de beschermingsomvang van de MG-merken te begrenzen op de wijze zoals het hof in de rov. 4.27 - 4.29 heeft gedaan. Hoogstens zou bij de toepassing van art. 13 A, lid 1 onder b, BMW, in verbinding met art. 5, lid 1 onder b, van de Richtlijn, het onderscheid tussen de markt voor antieke auto's en die voor moderne auto's een gezichtspunt kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring kan ontstaan. Onderdeel 4 slaagt en het bestreden arrest zal niet in stand kunnen blijven. De onderdelen 5, 6 en 7 richten zich tegen die overwegingen, welke voortbouwen op het in onderdeel 4 met succes bestreden oordeel. Zij slagen om dezelfde reden en behoeven geen afzonderlijke bespreking. Naar aanleiding van de onderdelen 6 en 7 verdient nog aandacht dat de vraag, of door het gebruik van het merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, thuis hoort bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het gebruik in de gevallen, bedoeld in art. 13 A, eerste lid onder c en d, BMW(14).
2.14. Onderdeel 8 richt zich met diverse motiveringsklachten tegen rov. 4.41. Zoals gezegd (zie alinea 2.8 hierboven), behandelt het hof in rov. 4.41 het beroep van Rover op het handelen van RobelcoCar in strijd met art. 13 A, eerste lid onder c of d, BMW. Voor zover het hof in deze overweging voortbouwt op de eerder aangenomen beperkte beschermingsomvang, is dit oordeel reeds met succes aangevallen. De slotzin van rov. 4.41 ("niet bij voorbaat aannemelijk dat RobelcoCar geen geldige reden voor dit, andere, merkgebruik heeft") vormt op zichzelf niet een voldoende begrijpelijke weerlegging van de door Rover in feitelijke aangevoerde argumenten. Deze slotzin staat echter niet op zichzelf, maar moet kennelijk worden gelezen in samenhang met de rov. 4.30 - 4.34, waarin het hof wél is ingegaan op kwesties als de vraag of RobelcoCar door deze gevelreclame de indruk wekt als dealer of anderszins aan Rovers organisatie gelieerd te zijn en de vraag of RobelcoCar ten onrechte profiteert van door Rover opgebouwde goodwill. In samenhang gelezen, was de redengeving van het hof niet onbegrijpelijk. Niettemin kan ook bij deze samenhangende lezing het oordeel m.b.t. het beroep van Rover op art. 13 A, eerste lid onder c of d, BMW niet in stand blijven. In zijn redenering - met name in rov. 4.30 en 4.33 - is het hof immers uitgegaan van een beperkte beschermingsomvang van de merken van Rover. Als dat uitgangspunt om de hierboven aangegeven redenen wegvalt, wordt ook het fundament aangetast waarop rov. 4.41 berust. Onderdeel 8 slaagt. Onderdeel 9 tenslotte mist zelfstandige betekenis.
3. Conclusie
De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
1 Zie rov. 3.1-3.2, 4.1 - 4.5 en 4.9 - 4.13 van het bestreden arrest, in verbinding met rov. 2.1 - 2.3 van het vonnis in eerste aanleg.
2 In navolging van de gedingstukken worden beide eiseressen in cassatie gezamenlijk als Rover aangeduid.
3 Art. 39 BMW Pro bepaalde dat deze regels van overeenkomstige toepassing zijn op tekens ter onderscheiding van diensten, met dien verstande dat ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan.
4 BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 m.nt. DWFV.
5 IER 1999, 16 m.nt. RdR, na verwijzing door HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. DWFV.
6 's Hofs rov. 4.38 moet m.i. op een vergissing berusten.
7 Een onderdeel 1 ontbreekt en onderdeel 2 bevat geen klacht.
8 BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV (Valeo), rov. 23; vgl. het overzicht van A-G Vranken, conclusie voor HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314, alinea 15.
9 Over de relatie van art. 13 A, lid 1 onder b, tot art. 5 van Pro de Richtlijn heeft de Hoge Raad op 20 november 1998, NJ 1999, 134 prejudicieel vragen aan gesteld aan het HvJ EG.
10 Het hof is in rov. 4.41 er niet duidelijk in, of lid 1 onder c dan wel lid 1 onder d bedoeld is. Doordat de inleidende dagvaarding op dit punt kreupel was, hebben de opeenvolgende rechters moeten zoeken naar de juiste grondslag.
11 Zie rov. 38-39 van het arrest HvJ EG inzake BMW/Deenik.
12 Zie rov. 47-55 van het arrest HvJ EG inzake BMW/Deenik.
13 Zie rov. 56-63 van het arrest HvJ EG inzake BMW/Deenik.
14 Vgl. rov. 40 van het arrest HvJ EG inzake BMW/Deenik.