Conclusie
Rolnr. 08/03418
mr. E.M. Wesseling-van Gent
Zitting: 20 februari 2009
Conclusie in het incident tussen:
1. [B1]
2. [C]
3. [D]
4. Translatech Vertaalbureau B.V.
tegen
[A]
In deze zaak is thans uitsluitend de door eisers in het incident, [B] c.s., ingestelde incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad op de voet van art. 234 Rv Pro. (in verbinding met art. 418a) aan de orde.
In de hoofdzaak heeft verweerster in het incident, [A], [B] c.s. aansprakelijk gesteld voor een beroepsfout vanwege een door [B] c.s. ten behoeve van [A] aangevraagd Nederlands octrooi. [A] heeft principaal cassatieberoep ingesteld tegen de tussen partijen gewezen arresten van 18 mei 2006, 12 juli 2007 en 29 mei 2008 van het gerechtshof te 's-Gravenhage. [B] c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld tegen deze arresten.
1. Feiten(1) en procesverloop
1.1 [betrokkene 1] heeft in 1987 twee uitvindingen gedaan. De eerste uitvinding heeft betrekking op een schaatsframe en de tweede uitvinding op een productiemethode voor het schaatsframe. Eiser in het incident onder 1, [B1], heeft voor beide uitvindingen een Amerikaans en een Nederlands octrooi aangevraagd.
1.2 Het Nederlands octrooi is op 17 oktober 1995 in gewijzigde vorm verleend nadat door Machinefabriek Mogema 't Harde B.V., hierna: Mogema, een oppositieprocedure was ingesteld. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een schaatsgestel voor een ijsschaats of een rolschaats.
1.3 Mogema heeft in elk geval tussen medio 1991 en 20 december 1995 schaatsgestellen op de markt gebracht die waren vervaardigd volgens de in conclusie 1 van het octrooi beschreven werkwijze.
1.4 [B1] heeft op 14 november 1991 in naam van [A] een exploot op de voet van art. 43A lid 2 ROW (1910) aan Mogema doen betekenen waarin is vermeld dat de handelingen van Mogema vallen binnen datgene waarvoor door [A] octrooi is aangevraagd en dat zij om die reden jegens [A] verplicht zal zijn tot betaling van een redelijke vergoeding wanneer de aanvraag tot octrooi heeft geleid.
1.6 [A] heeft een procedure tegen Mogema aanhangig gemaakt en daarin aanspraak gemaakt op een redelijke vergoeding over de periode vanaf 14 december 1991 tot 2 november 1992 en schadevergoeding over de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 december 1995.
1.7 Bij tussenvonnis van 14 mei 1997(2) heeft de rechtbank geoordeeld dat het uitgebrachte exploot niet voldeed aan de door art. 43A lid 3 ROW (1910) vereiste nauwkeurigheid en voorts dat Mogema eerst desbewust is geworden in de zin van art. 44 lid 2 in Pro verbinding met art. 43 lid 2 ROW Pro (1910) na ontvangst van een brief van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad van 20 juli 1995. Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 april 1999 heeft het hof te 's-Gravenhage(3) dit vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
1.8 Bij eindvonnis van 16 mei 2001 in de zaak tussen [A] en Mogema heeft de rechtbank het gevorderde inbreukverbod toegewezen en over de periode vanaf 20 juli 1995 tot 20 december 1995 een bedrag aan schadevergoeding toegekend van ƒ 120.000,--.
1.9 Bij inleidende dagvaarding van 1, 2 en 3 augustus 2000(4) hebben [betrokkene 1], [A] en Inter-Raps B.V., hierna gezamenlijk aangeduid als: [A] c.s., [B] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd dat [B] c.s. hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling aan [A] c.s. van een bedrag van ƒ 21.994,--, alsmede tot een bedrag van ƒ 3.300.000,--, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente.
1.10 [A] c.s. hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd dat [B] c.s. jegens hen wanprestatie hebben gepleegd dan wel onrechtmatig hebben gehandeld doordat zij een beroepsfout hebben gemaakt. De beroepsfout bestaat er volgens [A] c.s. in dat [B] c.s. bij het verlenen van octrooibescherming niet de zorgvuldigheid in acht hebben genomen die [A] c.s. van een redelijk handelend (kantoor van) octrooigemachtigde(n) mochten verwachten.
1.11 [B] c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd.
1.12 Na verdere conclusiewisseling en pleidooi heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 24 juli 2002 overwogen dat [betrokkene 1] en Inter-Raps niet-ontvankelijk zullen worden verklaard (rov. 3.3) en dat [B] c.s. aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de door [A] gestelde beroepsfout (rov. 3.17, 3.20-3.21). Voorts is [A] in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de schade (rov. 3.22), waartoe de rechtbank de zaak naar de rol heeft verwezen. De rechtbank heeft daarnaast iedere verdere beslissing aangehouden.
1.13 Na aktenwisseling heeft de rechtbank [betrokkene 1] en Inter-Raps bij vonnis van 8 oktober 2003 niet-ontvankelijk verklaard en [B] c.s., uitvoerbaar bij voorraad, hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [A] van een bedrag van € 660.710,35, te vermeerderen met de wettelijke rente.
1.14 [B] c.s. zijn, onder aanvoering van zes grieven, van beide vonnissen in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage en hebben geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen, tot niet-ontvankelijkverklaring van [A] in haar vordering althans afwijzing van die vordering en tot veroordeling van [A] tot terugbetaling van hetgeen krachtens het eindvonnis is betaald, vermeerderd met de wettelijke rente.
1.15 [A] c.s. hebben de grieven bestreden en geconcludeerd tot afwijzing ervan en daarnaast onder aanvoering van eveneens zes grieven, incidenteel appel ingesteld. [A] c.s. hebben in het incidenteel appel geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank van 24 juli 2002 met ontvankelijkverklaring van [betrokkene 1] en Inter-Raps alsmede tot vernietiging van het vonnis van de rechtbank van 8 oktober en tot toewijzing van hun in eerste aanleg ingestelde vordering.
[B] c.s. hebben de grieven in het incidenteel appel bestreden.
1.16 Na pleidooi, waarin tevens een eiswijziging aan de orde is gesteld(5), heeft het hof bij tussenarrest van 18 mei 2006 - voor zover thans van belang - geoordeeld dat:
1) [betrokkene 1] en Inter-Raps niet-ontvankelijk zijn in hun hoger beroep (rov. 2)(6);
2) [B] c.s. beroepsfouten hebben gemaakt, waarvoor zij jegens [A] aansprakelijk zijn (rov. 23);
3) [A] niet de schade van Inter-Raps kan vorderen, maar alleen haar eigen schade (rov. 11).
Het hof heeft voorts iedere verdere beslissing aangehouden en de zaak naar de rol verwezen om partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de wijze waarop zij wensen voort te procederen.
1.17 Op 12 juli 2007 heeft het hof een tweede tussenarrest gewezen waarin het [A] in de gelegenheid heeft gesteld om zich uit te laten over de door haar geleden schade.
1.18 Bij eindarrest van 29 mei 2008 heeft het hof in het principale beroep het tussenvonnis van de rechtbank van 24 juli 2002 bekrachtigd, het eindvonnis van 8 oktober 2003 vernietigd en opnieuw rechtdoende, onder afwijzing van het meer of anders gevorderde, [B] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [A] van een bedrag van € 6.223,60, vermeerderd met de wettelijke rente. Het hof heeft voorts [A] veroordeeld tot terugbetaling aan [B] c.s. van hetgeen krachtens het eindvonnis van 8 oktober 2003 meer is betaald dan het in zijn eindarrest toegewezen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.
Het incidentele appel is door het hof verworpen.
1.19 [A] heeft tegen de arresten van 18 mei 2006, 12 juli 2007 en 29 mei 2008 tijdig(7) beroep in cassatie ingesteld.
[B] c.s. hebben tot verwerping geconcludeerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld. Tevens hebben [B] c.s. bij incidentele conclusie de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest van 29 mei 2008 gevorderd.
[A] heeft tot afwijzing van de gevraagde voorziening geconcludeerd.
2. De incidentele vordering en het verweer
2.1 [B] c.s. vorderen bij incidentele conclusie uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest van het hof te 's-Gravenhage van 29 mei 2008. Aanleiding voor de vordering is dat op grond van dit arrest een terugbetalingsverplichting voor [A] jegens [B] c.s. is ontstaan van, berekend tot op de datum van indiening van de incidentele vordering, tenminste € 1.374.208,60, inclusief wettelijke rente.
2.2 [B] c.s. stellen onder verwijzing naar HR 27 februari 1998, NJ 1998, 512 recht en belang te hebben bij toewijzing van hun vordering, omdat het hier gaat om een veroordeling tot betaling van een geldsom en omdat sprake is van een restitutierisico bij [A], terwijl geen zwaarwegender belang aan de zijde van [A] kan worden aangewezen. Volgens [B] c.s blijkt uit de als bijlage I bijgevoegde jaarrekening van [A] over het boekjaar 2005 dat [A] dat jaar heeft afgesloten met een verlies van € 1.077.143,- en een negatief eigen vermogen van € 179.870,-. Voor [A] behoeft, aldus [B] c.s., geen vrees voor incassorisico bij [B] c.s. te bestaan, omdat eventuele toewijzing van enig deel van het door [A] gevorderde onder de dekking valt van de door [B] c.s. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. [B] c.s. voegen daaraan toe dat zij weliswaar in een andere procedure aansprakelijk zijn gesteld voor de schade die het gevolg is van een beroepsfout met betrekking tot de voor [A] ingediende Amerikaanse octrooi-aanvraag, maar dat vooralsnog niet aannemelijk is dat in die procedure een bedrag zal worden toegewezen dat de verzekeringsdekking zal overschrijden.
2.3 Bij conclusie van antwoord in het incident heeft [A] bestreden dat er aan haar zijde geen incassorisico zou bestaan als de veroordeling tot terugbetaling zou worden vernietigd en heeft zij gesteld dat haar belang bij afwijzing van de incidentele vordering zwaarder weegt dan het belang van [B] c.s. bij toewijzing. [A] betwist bij gebrek aan wetenschap dat [B] c.s. aanspraak kunnen maken op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en stellen bovendien dat het schadebedrag in de procedure over het Amerikaanse octrooi waarschijnlijk zal uitkomen tussen de 7 en de 10 miljoen US dollar, terwijl de meest conservatieve - en daarmee volgens haar meest onwaarschijnlijke - berekeningen uitkomen op een bedrag van ten minste 5 miljoen US dollar.
2.4 Op grond van art. 418a Rv. in verbinding met art. 234 Rv Pro. kan bij het aanwenden van het rechtsmiddel van cassatie alsnog een incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest waarvan vernietiging wordt gevorderd, worden ingesteld. Volgens vaste rechtspraak moeten bij de beoordeling van deze incidentele vordering de belangen van partijen worden afgewogen in het licht van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet worden nagegaan of op grond van die omstandigheden het belang van degene die de veroordeling verkreeg, zwaarder weegt dan dat van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist. Bij de belangenafweging moet de kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel in de regel buiten beschouwing blijven(8).
2.5 In het door [B] c.s. aangehaalde arrest van 27 februari 1998, NJ 1998, 512 (Koster/Dieseraad) heeft Uw Raad geoordeeld dat een veroordeling strekkende tot betaling van een geldsom zich in beginsel leent tot een uitvoerbaarverklaring ervan bij voorraad. Voorts is vereist dat de eisende partij belang heeft bij de door hem verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad en dat zijn wederpartij niet een, gezien de omstandigheden van het geval, zwaarder wegend belang heeft bij het achterwege blijven van zodanige verklaring. Uw Raad oordeelde dat in het algemeen mag worden aangenomen dat, zolang niet van het tegendeel blijkt, degene die uitvoerbaarverklaring bij voorraad verlangt van een te zijnen verzoeke uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom, het vereiste belang bij zodanige verklaring heeft(9).
2.6 Nu het in de onderhavige zaak gaat om een uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een veroordeling tot betaling van een geldsom, staat in beginsel vast dat [B] c.s. belang heeft bij deze verklaring. [B] c.s. heeft dat belang ondersteund met de gemotiveerde stelling dat er vanwege de financiële situatie bij [A] vrees bestaat dat het betaalde niet gerestitueerd kan worden. [A] heeft dit betoog niet weersproken.
2.7 [A] heeft betoogd een zwaarwegend belang te hebben om de door [B] c.s. uit hoofde van het vonnis van de rechtbank betaalde geldsom onder zich te houden omdat in een andere procedure de aansprakelijkheid van [B] c.s. jegens haar is vastgesteld en zij uit dien hoofde een groot schadebedrag van [B] c.s. te vorderen heeft, dat naar alle waarschijnlijkheid de dekking van een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal overschrijden.
Voor zover [A] daarmee heeft willen betogen dat haar belang tot behoud van de bestaande toestand in de onderhavige procedure er louter uit bestaat dat zij uit hoofde van een nog te voeren schadestaatprocedure een mogelijk aanzienlijk bedrag van [B] c.s. toegewezen zal krijgen, geldt naar mijn mening dat een zodanig belang niet door de art. 233-235 Rv. wordt beschermd. Daarvoor gelden andere wettelijke regelingen. Voor zover [A] heeft willen betogen dat haar belang eruit bestaat dat zij voor de onderhavige betaling vanwege een andere mogelijke vordering op [B] c.s. een restitutierisico heeft te vrezen, ben ik van mening dat [A] deze stellingname onvoldoende met stukken of anderszins heeft onderbouwd.
2.8 Uit het voorgaande volgt dat de vordering van [B] c.s. m.i. moet worden toegewezen.
3. Conclusie
De conclusie strekt tot toewijzing van de incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G
1 Nu thans uitsluitend de incidentele vordering aan de orde is, volsta ik met een verkorte weergave van de feiten. Zie voor een volledige opsomming van de vastgestelde feiten het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 juli 2002 onder 1.1-1.5 en 1.7-1.9, van welke feiten ook het hof is uitgegaan (arrest van het hof 's-Gravenhage van 18 mei 2006 onder 1).
2 IER 1997, 34.
3 IER 1999, 43 en BIE 2002, 19.
4 Zie het vonnis 24 juli 2002 van de rechtbank 's-Gravenhage, eerste pagina, bij de beschrijving van de processtukken (waar abusievelijk "2002" is vermeld). In het procesdossier A bevindt zich uitsluitend de aan [B1] uitgebrachte dagvaarding van 2 augustus 2000. In het B-dossier ontbreekt dit exploit.
5 Zie de pleitnotities mr. P. Burgers van 15 december 2005 onder 18-19, alsmede rov. 12 van het tussenarrest van 18 mei 2006, rov. 11 van het tussenarrest van 12 juli 2007 en rov. 12 van het eindarrest van 29 mei 2008.
6 Deze overweging is niet (nadien) in een dictum opgenomen.
7 De cassatiedagvaarding is op 16 juli 2008 uitgebracht.
8 Zie recentelijk HR 30 mei 2008, NJ 2008, 311 (Newbay/Staat), rov. 3.2.3 en voorts: HR 29 november 1996, NJ 1997, 684 (Gommans/Evers), HR 27 februari 1998, NJ 1998, 512 (Koster/Dieseraad).
9 HR 27 februari 1998, NJ 1998, 512 (Koster/Dieseraad), rov. 3.1.