Conclusie
12/00049
Mr. D.W.F. Verkade
Zitting 10 augustus 2012 (bij vervroeging)
Conclusie inzake:
1) Diageo Brands BV
2) Diageo North America Inc.
3) R&A Bailey & Co
tegen
1) [Verweerster 1]
2) Cardinal Gift Shop NV
3) [Verweerster 3]
4) [Verweerster 4]
5) [Verweerster 5]
6) Planet Duty Free NV
(allen niet verschenen)
1. Inleiding
1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Diageo enerzijds, en [verweerster] c.s. anderzijds.
1.2. In deze zich op Sint Maarten afspelende zaak verzet Diageo zich tegen de verhandeling door [verweerster] c.s. van parallel geïmporteerde alcoholhoudende dranken met haar (bekende) merken, waarbij de op de flessen aanwezige identificatienummers zijn verwijderd. Hoewel Diageo's merkenrecht in beginsel is uitgeput nu de producten met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht, beroept zij zich op een 'gegronde reden' in art. 23 lid 8 van Pro de Merkenlandsverordening 1995 (Mlv) en op het leerstuk van de onrechtmatige daad.
1.3. De Hoge Raad heeft in een sterk vergelijkbare zaak (Diageo/Esperamos) in 2007 het cassatieberoep van Diageo verworpen. In de huidige zaak heeft Diageo nieuwe argumenten naar voren gebracht, in het bijzonder door verwijzing naar een arrest van 2009 van het HvJEG (L'Oréal/Bellure), doch wederom zonder succes.
Ik meen dat ook het huidige cassatieberoep niet slaagt.
2. Feiten(1) en procesverloop
2.1. Diageo legt zich toe op de productie en verkoop van alcoholische dranken van bekende merken, waaronder Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys. Deze merken hebben een luxe imago.
De in deze zaak relevante merkregistraties komen toe aan (een van de) Diageo(- vennootschappen).
2.2. [Verweerster] c.s. drijven - op toeristen gerichte - winkels in de [a-straat] te [plaats]. In (sommige van) de winkels worden flessen van Diageo's merken verkocht.
2.3. Diageo voorziet flessen sterke drank die zij op de markt brengt en distribueert van een identificatienummer. Zij heeft in een aantal van de door [verweerster] c.s. gedreven winkels flessen aangetroffen waarvan dit identificatienummer is verwijderd; in sommige gevallen zijn daartoe de etiketten (gedeeltelijk) verwijderd en teruggeplakt.
2.4. Diageo heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen (GEA) verzocht - samengevat en voor zover relevant in cassatie - om [verweerster] c.s. ieder gebruik van de in het verzoekschrift vermelde inbreukmakende producten te staken. Diageo legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het verminken van de flessen en het verwijderen van de identificatienummers ieder op zich en tezamen merkinbreuk, althans onrechtmatig handelen oplevert.
2.5. Het GEA heeft bij vonnis van 9 februari 2010 de vordering afgewezen.
2.6. Diageo is bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het hof) in hoger beroep gekomen. Zij heeft zes grieven aangevoerd. [Verweerster] c.s. hebben geconcludeerd tot bevestiging van het vonnis.
2.7. Het hof heeft bij vonnis van 30 september 2011 het vonnis van het GEA bevestigd, waarbij het - voor zover relevant in cassatie - heeft overwogen:
'4.6 Het Hof stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen in de zin van artikel 23 lid 8 Mlv Pro heeft om zich tegen verdere verhandeling van de door haar in het verkeer gebrachte flessen te verzetten, dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007, 309, Diageo vs. Esperamos c.s.). Deze functie houdt in dat aan consumenten of eindverbruikers met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst.
4.7 Een relevante omstandigheid bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen heeft voor verzet is voorts dat parallelimport in Sint Maarten is toegestaan en zelfs wenselijk wordt geacht. Uit de toelichting op artikel 23 Mlv Pro (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997 - 1747, nr. 6, p. 3) volgt dat gekozen is voor wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Deze toelichting luidt, voor zover hier van belang:
"Thans evenwel is ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen)."
Als onvoldoende betwist staat vast dat de identificatiecodes Diageo of anderen in staat stellen om lekken in de verkooporganisatie op te sporen, dat zij om die reden een sta-in-de-weg kunnen vormen voor parallelimport en dat zij met het oog daarop zijn verwijderd. De stelling van Diageo dat zij de codes niet voor een dergelijke opsporing gebruikt kan daaraan niet afdoen. [Verweerster] c.s. hebben er belang bij dat de door de wetgever beoogde vrije parallelhandel in de praktijk niet wordt ondergraven door de aanwezigheid van coderingen. Niet betwist is immers dat [verweerster] c.s. de flessen via parallelhandel (veel) goedkoper kunnen inkopen dan wanneer zij zouden zijn aangewezen op de verkooporganisatie van Diageo. [...]
[...]
4.9 Wat betreft de fysieke veranderingen die de flessen en hun verpakking hebben ondergaan door het verwijderen van de codes, welke veranderingen Diageo heeft aangetoond met de overlegde processen-verbaal en afbeeldingen en met de ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep getoonde producten, is het Hof met het GEA van oordeel dat deze zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken van Diageo, ook niet indien wordt uitgegaan, zoals het Hof in navolging van partijen zal doen, van een luxe imago van die merken. De uiterlijke veranderingen van de flessen zijn niet zodanig dat daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan omtrent de herkomst daarvan.
4.10 Anders dan het GEA acht het Hof aannemelijk geworden dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken en om "counterfeit" te kunnen herkennen en opsporen. Dat zijn, in tegenstelling tot de bestrijding van parallelhandel, legitieme belangen, evenals de daarmee samenhangende wens van Diageo haar productaansprakelijkheid te beperken. De stelling van Diageo dat de codes tevens zijn aangebracht om te voldoen aan het wettelijke voorschrift van artikel 5 lid Pro l sub i jo. 22 lid l van het Landsbesluit etikettering van levensmiddelen acht het Hof in zoverre ongegrond, dat gesteld noch gebleken is dat Diageo zich wat betreft Sint Maarten bezighoudt met "verhandeling" van de flessen als bedoeld in het Landsbesluit, zodat niet kan worden aangenomen dat het betreffende voorschrift Diageo enige verplichting oplegt. Voorts kan de strekking van deze bepalingen uit het landsbesluit niet zijn om Diageo of derden een wapen te verschaffen tegen parallelimport, nu een hogere regeling (artikel 23 lid 8 Mlv Pro) juist ervan uitgaat dat deze het algemeen belang dient.
4.11 De omstandigheid dat aangenomen wordt dat de codes door Diageo (mede) zijn aangebracht ter verwezenlijking van legitieme doeleinden brengt nog niet met zich, zoals Diageo met verwijzing naar HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216, Loendersloot vs. Ballantine heeft bepleit, dat Diageo zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kan verzetten. Gelet op de sterke afhankelijkheid van Sint Maarten van import en toerisme en gelet op het belang dat ook volgens de wetsgeschiedenis bij de Mlv moet worden gehecht aan vrije parallelhandel, is het Hof met het GEA van oordeel dat op dit punt concordantie van rechtspraak moet wijken voor het door de wetgever voor Sint Maarten beoogde systeem van vrije parallelimport, met de daarmee gepaard gaande (veronderstelde) gunstige effecten op prijzen en economie. Het Hof verwijst in dit verband naar het vergelijkbaar oordeel in zijn vonnissen van 25 augustus 2000, TAR-Justicia 2002, nr. 2, p. 138, Leela & Sons vs. Caribbean Duty Free Cigar Distributers en van 17 april 2007, TAR-Justicia 2007, nr. 4, p. 258, Bacardi vs. King Hong.
4.12 Bij een afweging van de legitieme belangen van Diageo bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het door het Hof in navolging van de wetgever zwaarwegend geoordeelde belang van (ook) [verweerster] c.s. bij een vrije parallelhandel in Sint Maarten, is het Hof van oordeel dat geen sprake is van gegronde redenen voor Diageo voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv Pro. Het verhandelen door [verweerster] c.s. van (door derden) gedecodeerde flessen is naar het oordeel van het Hof evenmin aan te merken als een onrechtmatige daad van [verweerster] c.s. jegens Diageo. Bij het voorgaande betrekt het Hof mede de omstandigheid dat, zoals hiervoor overwogen, de wijzigingen aan het uiterlijk van de flessen zeer gering zijn en dat voor Diageo het nut van de codes bij het terugroepen van producten en vooral het opsporen van namaak betrekkelijk gering is en dat haar daartoe ook andere mogelijkheden ten dienste staan. Het Hof verwijst hiervoor naar hetgeen het GEA terzake heeft overwogen in rov. 4.11 en 4.12 van het bestreden vonnis, waarbij het Hof zich aansluit, en op de niet-weersproken omstandigheid dat, waar van toepassing, de streepjescodes en vervaldata niet zijn verwijderd.'
2.8. Diageo heeft tijdig(2) cassatieberoep doen instellen van het vonnis van het hof. [Verweerster] c.s. zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen(3), niet verschenen.
3. Enige inleidende opmerkingen
3.1. Op 10 oktober 2010 is de staatkundige wijziging ingegaan, waarbij het land de Nederlandse Antillen als land werd opgeheven, en waarbij Sint Maarten zelf een land in de zin van het Statuut van het Koninkrijk werd. Voor de toepassing van de Mlv in de onderhavige zaak heeft dat geen inhoudelijke gevolgen: gezien de Landsverordening [van Sint Maarten] Overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur(4), is de Mlv ook na de staatkundige wijziging nog van kracht.
3.2.1. De Mlv is sterk geïnspireerd door de Benelux Merkenwetgeving uit de jaren '90 van de vorige eeuw. De Benelux-merkenwetgeving - zoals thans opgenomen in het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) - heeft echter geen gelding in Sint Maarten. Hetzelfde geldt voor Merkenrichtlijn 89/104/EEG(5), waaraan het Benelux-merkenrecht zich gespiegeld heeft.
3.2.2. Het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de EG/EU hebben geen prejudiciële jurisdictie over Sint Maarten. Dit brengt met zich dat hetgeen door Benelux- resp. EU-organen (mede) voor het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk wordt beslist voor Sint Maarten slechts maatgevend is voor zover uw Raad, als hoogste rechter van Sint Maarten, bij de uitleg van het voor dat land geldende recht tot het oordeel komt dat óók die (Brusselse of Luxemburgse) uitleg voor Sint Maarten de juist uitleg zou zijn, rekening houdend met enerzijds het Koninkrijks-concordantiebeginsel, maar anderzijds aanwijzingen die zich tegen een zodanige concordante uitleg zouden verzetten.
3.3.1. Het concordantiebeginsel, neergelegd in art. 39 van Pro het Statuut voor het Koninkrijk, houdt kort gezegd in dat het burgerlijk (proces)recht en het straf(proces)recht van de Koninkrijkslanden zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze worden geregeld. Hierdoor kan de uitleg die aan het BVIE en aan richtlijn 89/104/EEG wordt gegeven voor de Caribische Koninkrijkslanden van belang zijn(6).
3.3.2. Het concordantiebeginsel is evenwel een beginsel, en geldt niet als een onverkorte regel. In wetgeving en rechtspraak van overzeese koninkrijkslanden kan disconcordantie met in Nederland geldend recht ontstaan, met name in geval van een relevant verschil in maatschappelijke opvattingen(7) of een duidelijke (afwijkende) keuze voor een bepaald regime door de wetgever van het betrokken koninkrijksland.
3.3.3. Blijkens de wetsgeschiedenis(8) van de Mlv 1995 heeft dit laatste zich voorgedaan op het punt van (nu juist) de regeling van de zgn. territoriale uitputting van het merkenrecht. Terwijl de Benelux-wetgever zich (uiteraard) aangesloten had bij het regime van Richtlijn 89/104/ EEG, waarin gekozen was voor EG/EU-wijde maar niét wereldwijde(9) uitputting, koos de wetgever van (toen nog) de Nederlandse Antillen (waartoe Sint Maarten behoorde) nadrukkelijk voor wereldwijde uitputting (in plaats van nationaal of regionaal beperkte uitputting).
3.4. In cassatie staat vast dat de flessen met de merken van Diageo door Diageo of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht, zodat haar merkrechten in beginsel zijn uitgeput. Het gaat bij de merkenrechtelijke klachten enkel om de vraag of sprake is van 'gegronde redenen' in art. 23 lid 8 Mlv Pro die met zich brengen dat Diageo zich niettemin kan verzetten tegen het gewraakte handelen van [verweerster] c.s. Gemakshalve citeer ik de bepaling:
8. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
3.5. De onderhavige zaak toont grote gelijkenissen met de zaak Diageo/Esperamos c.s., die heeft geleid tot het arrest van HR 1 juni 2007(10). In mijn conclusie in die zaak ben ik onder 3.1 t/m 3.31 ingegaan op het voor de (toen nog) Nederlandse Antillen (waartoe Sint Maarten behoorde) geldende - van het Nederlandse/Benelux/Europese in het licht van het concordantiebeginsel afwijkende - beoordelingskader met betrekking tot de uitputting van het merkenrecht in relatie tot parallelimport. Aan de daar vermelde uitgangspunten kan ook na de staatkundige hervorming nog steeds worden vastgehouden. De belangrijkste uitgangspunten heb ik hierboven weergegeven. Voor het overige volsta ik hier met een verwijzing naar mijn conclusie uit 2007.
3.6. Tegen deze achtergrond bezie ik de klachten van het middel.
4. Bespreking van het cassatiemiddel
4.1. Het cassatiemiddel bestaat uit vijf klachten (1 t/m 5).
4.2. Volgens Klacht 1 is de in rov. 4.6 gehanteerde vooropstelling van het hof van de herkomstfunctie als wezenlijke functie van het merk, evenals de toetsing daaraan in rov. 4.9, gezien de onderhavige casuspositie en de aard van de merkinbreuk door [verweerster] c.s., onvolledig en onjuist. Van 'gegronde redenen' als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro kan ook sprake zijn indien weliswaar geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie maar wel aan andere wezenlijke functies van het betreffende merk hetgeen ook blijkt uit de letterlijke tekst van dit artikellid (punt 6 en 7). De in dat artikellid genoemde wijziging of verslechtering kan immers ook zien op het belang van de merkhouder bij preventie van aantasting van de goede faam en het imago van het merk, alsmede zijn belang om eventuele aantasting snel te kunnen keren en de negatieve gevolgen (o.a. verlies goodwill en productaansprakelijkheid) daarvan te redresseren en te beperken.
In dit verband wijst Diageo op het - na het arrest Diageo/Esperamos(11) gewezen - arrest van HvJEG 18 juni 2009 (L'Oréal/Bellure)(12), waarin is geoordeeld dat tot de wezenlijke functies van het merk ook behoren de communicatie-, investerings- en reclamefunctie (punt 9 en 10). In het verlengde hiervan wordt betoogd dat het denkbaar is dat de aangebrachte wijzigingen afbreuk doen aan die functies van de betrokken merken zonder dat de herkomstfunctie in het gedrang komt (punt 11). Gezien het concordantiebeginsel en onverlet de bewuste keuze van de Antilliaanse wetgever voor het beginsel van wereldwijde uitputting, had het hof gezien het arrest L'Oréal/Bellure ook de andere wezenlijke functies van het merk waarop Diageo in feitelijke instanties een beroep heeft gedaan in aanmerking dienen te nemen (punt 12 t/m 14). Volgens punt 15 had het hof niet op basis van de omstandigheid dat de aangebrachte wijzigingen niet tot verwarring bij consumenten leiden, mogen oordelen dat geen sprake is van afbreuk aan de goede faam en het luxe imago van de betreffende merken.
4.3. Diageo heeft voor wat betreft de (andere) wezenlijke functies van het merk(13) een beroep gedaan op het belang bij het behoud van het luxe imago van haar producten en de daarmee opgebouwde goodwill, de bestrijding van namaak, alsmede de preventie, althans zoveel mogelijk beperking, van haar risico in verband met productaansprakelijkheid(14). Anders dan betoogd, heeft het hof deze belangen meegewogen. Het hof heeft immers, weliswaar zonder zich (expliciet) uit te laten over de mogelijke afbreuk van specifieke door Diageo benadrukte functies van het merk, geoordeeld dat met de door [verweerster] c.s. aangebrachte wijzigingen geen noemenswaardige afbreuk wordt gedaan aan de goede faam, ook niet indien rekening wordt gehouden met het luxe imago van de merken van Diageo (rov. 4.9). Dit oordeel wordt als zodanig niet (gemotiveerd) dan wel tevergeefs bestreden in cassatie(15). Voorts heeft het hof de - door Diageo als andere wezenlijke functies van het merkenrecht aangemerkte - belangen om 'recall' te vergemakkelijken en 'counterfeit' te kunnen herkennen, als legitieme belangen gekwalificeerd (rov. 4.10) en eveneens laten meewegen in zijn oordeel of sprake is van gegronde redenen (rov. 4.11-4.12). De klachten falen derhalve bij gebrek aan feitelijke grondslag.
Ook de deelklacht onder punt 15 mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat vanwege het ontbreken van verwarring bij consumenten geen sprake is van afbreuk aan de goede faam of het luxe imago van de merken van Diageo. Het hof heeft geoordeeld dat de wijzigingen geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken van Diageo én dat de wijzigingen niet zodanig zijn dat daardoor verwarring kan ontstaan bij de consument over de herkomst.
4.4. Ten overvloede merk ik nog op dat het - na het wijzen van het arrest Diageo/ Esperamos(16) - door het HvJEG gewezen arrest L'Oréal/Bellure om verschillende redenen aan bovenstaande niet afdoet. Ik gaf al aan dat de jurisprudentie van het HvJEG/EU niet, en zeker niet zonder meer toepasbaar is op Sint Maarten. Ik merk voorts op dat het in het arrest L'Oréal/ Bellure ging om de reikwijdte van het merkenrecht zoals omschreven in art. 5 lid 1 sub a van Pro de Merkenrichtlijn 89/104/EEG, en niet om de uitleg van het begrip 'gegronde redenen' als een toegestane uitzondering op de uitputtingsregel (art. 7 van Pro die richtlijn). Indien naar het recht van Sint Maarten naast bescherming van de herkomstfunctie ook een of meer andere (wezenlijke) functies van een merk in beginsel voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen(17), brengt de omstandigheid dat aan die andere functie(s) mogelijk (geringe) afbreuk gedaan kán worden, nog niet mee dat er daarmee ook een gegronde reden (in de zin van art. 23 lid 8 Mlv Pro) zou zijn gegeven om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren. Bij de bespreking van klacht 2 kom ik hierop nog terug.
4.5. Klacht 2 richt zich tegen rov. 4.11 en 4.12, waarin het hof art. 23 lid 8 Mlv Pro bij de beoordeling of sprake is van de in dat artikellid genoemde 'gegronde redenen' onjuist of onbegrijpelijk zou hebben toegepast. Het hof weegt daar het (in rechte vastgestelde) legitieme belang van de merkhouder af tegen het algemeen belang van de vrije (parallel)-handel op Sint Maarten. Betoogd wordt dat het feit dat de Antilliaanse wetgever met het uitgangspunt van wereldwijde uitputting weliswaar een keuze heeft gemaakt voor het algemeen belang van de vrije (parallel)-handel op Sint Maarten, maar dat dit belang niet nogmaals dient te worden meegewogen bij de beoordeling of sprake is van 'gegronde redenen'. Onder verwijzing naar het Ballantine/Loendersloot arrest(18) wordt betoogd dat een legitiem belang van de merkhouder een 'gegronde reden' oplevert, zodat voor een nadere belangenafweging geen plaats is (punt 17-23).
Voorts wordt geklaagd dat uit de in rov. 4.12 verrichte belangenafweging niet blijkt in hoeverre en in welke mate alle relevante belangen zijn meegewogen, in het bijzonder niet het - door het Landsbesluit Etikettering van levensmiddelen (hierna: Landsbesluit Etikettering)(19) - beschermde belang van de gezondheid van de bevolking van Sint Maarten (punt 24 en 25). Tot slot wordt geklaagd dat het hof - al dan niet met toepassing van art. 52 NARv Pro - de rechtsgronden voor zover nodig had dienen aan te vullen (punt 26).
4.6.1. Klacht 2 neemt ten onrechte tot uitgangspunt dat het hebben van een - al dan niet(20) op een wettelijke regeling gebaseerd - 'legitiem belang' het bestaan van een gegronde reden als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro meebrengt.
4.6.2. Het behoeft nauwelijks betoog dat een belang, ook een legitiem belang, niet zomaar - ook niet als 'gegronde reden' - een (beter) recht oplevert.
4.6.3. Een illustratie hiervoor is te ontlenen aan - nu juist - rechtspaak van het HvJEG over merkenrechtelijk verzet tegen parallelimport(21). In de zaak die leidde tot het arrest van 4 november 1997 inzake Dior/Evora(22) wist de merkhoudster Dior dat zij zich op zichzelf niet tegen de parallelimport kon verzetten, maar zij beklaagde zich over reputatie-aantasting door de wijze waarop de parallelimporteur de merkartikelen in Kruidvat-winkels en in Kruidvat-reclamekranten aan de man bracht.
Het HvJEG was van oordeel dat een merkhouder, die zich op zichzelf niet tegen parallelimport kan verzetten, zich onder omstandigheden wél kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk in reclame-uitingen van de parallelimporteur als die schadelijk zijn voor het imago van merk. Wanneer het om een 'luxueus en exclusief' merk gaat dat gebruikt wordt door een parallelimporteur die niet zo'n imago heeft en/of ook producten met een 'goedkope' uitstraling verkoopt, kan het schadelijk zijn voor het merk om in reclame met die verkoper of die producten in een verband te worden gebracht. Dat levert volgens het HvJEG voor de merkhouder echter niet zonder meer een 'gegronde reden' op (in de zin van artikel 7 lid Pro 2, van Merkenrichtlijn 99/104/EEG) om zich daartegen te verzetten: het enkele feit dat de parallelimporteur op de in zijn branche gebruikelijke wijze met merkartikelen adverteert rechtvaardigt nog niet dat de merkhouder zich tegen dit merkgebruik verzet. Daarvoor is nodig dat de merkhouder aantoont, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt.
In de zaak Loendersloot/Ballantine ging het om verzet van de merkhouder tegen het heretiketteren van whiskyflessen, waarbij etiketten mét identificatienummers werden vervangen door etiketten zonder zulke nummers. Het arrest van HvJEG 11 november 1997(23) maakt duidelijk dat met het door Ballantine gestelde (legitieme) belang bij het aanbrengen van de identificatienummers niet alles gezegd was: 'In casu moet de nationale rechter echter beoordelen, of heretikettering noodzakelijk is om, in de eerste plaats, de bevoorradingsbronnen van de parallelhandel te beschermen en, in de tweede plaats, de verhandeling van de producten mogelijk te maken op de markt van de Lid-Staten waarvoor zij zijn bestemd' (rov. 38).
Een ander - recent en opmerkelijk - voorbeeld van afwegingsnoodzaak in het merkenrecht komt uit de rechtspraak van het HvJEU over het gebruik van andermans merk als zoekterm ('adword'). Ook indien ervan uitgegaan zou worden dat het Marks & Spencer plc met het gebruik van 'Interflora' als zoekterm, verwijzend naar haar internet-advertentie voor haar bloemenbezorgingsdienst 'ongerechtvaardigd voordeel' zou trekken uit het identieke, bekende merk van Interflora Inc., is daarmee nog geen merkenrechtelijk verboden gebruik gegeven, in verband met de mogelijke aanwezigheid van een 'geldige reden'(24).
4.6.4. Ook al is het Europese merkenrecht niet geldend op Sint Maarten, ook daar moet gelden dat een legitiem belang niet zo maar een recht c.q. een wettelijke 'gegronde reden' schept. In klacht 2 wordt voorts miskend dat - juist vanwege de door de wetgever nadrukkelijk gewenste wereldwijde uitputting - niet snel sprake zal zijn van daarmee conflicterende 'gegronde redenen'. Voor de beoordeling of sprake is van gegronde redenen in de zin van de Mlv dienen alle ten aanzien van de vermeende merkinbreuk, in casu het verhandelen van flessen na verwijdering van de door Diageo aangebrachte identificatiecodes, relevante belangen te worden afgewogen tegen het door de wetgever omhelsde algemene belang van parallelle import. Indien de uitkomst van deze belangenafweging is dat de (legitieme) belangen van de merkhouder minder zwaar wegen dan het belang van parallelle import, is daarmee gegeven dat geen sprake is van gegronde redenen als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro.
4.7.1. In cassatie is onbestreden dat het enkele verwijderen, afplakken of het anderszins onleesbaar maken van coderingen niet als merkinbreuk moet worden aangemerkt (rov. 4.8). Het hof heeft vervolgens vastgesteld dat de aangebrachte wijzigingen zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken van Diageo, dat de herkomstfunctie niet in het geding is (rov. 4.9) maar dat met de productidentificatie wel (mede) legitieme belangen worden beoogd, namelijk het vergemakkelijken van 'recall' en herkennen en opsporen van 'counterfeit' (rov. 4.10). Vervolgens heeft het hof in rov. 4.12 het - in cassatie onbestreden - belang bij vrije parallelhandel afgewogen tegen het - eveneens in cassatie onbestreden - legitieme belang van Diageo om 'recall' te vergemakkelijken en om 'counterfeit' te kunnen herkennen en op te sporen (rov. 4.10) en geoordeeld dat het belang van vrije parallelhandel in Sint Maarten zwaarder weegt.
4.7.2. Het oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Het oordeel van het hof dat het legitieme belang in het onderhavige geval niet zo zwaar weegt dat het als een gegronde reden moet worden gekwalificeerd welke een uitzondering op het beginsel van wereldwijde uitputting rechtvaardigt, is voorts niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Dat het HvJEG in het arrest Ballantine/ Loendersloot tot een andersoortige uitkomst kwam bij een volgens Diageo gelijksoortige afweging(25) maakt het oordeel van het hof niet onjuist of onbegrijpelijk. Zoals eerder aangegeven heeft het HvJEG/EU geen jurisdictie over Sint Maarten, en bovendien maakt de door de wetgever gekozen disconcordantie op het punt van het uitputtingsbeginsel dat deze jurisprudentie zich niet onverkort voor toepassing op de onderhavige zaak leent. De klacht faalt dus.
4.8. Klacht 3 is gericht tegen rov. 4.10 en stelt dat het hof er ten onrechte vanuit is gegaan dat het Landsbesluit Etikettering Diageo niet verplicht tot het aanbrengen - en waar mogelijk behoud - van identificatienummers op door haar geproduceerde en door derden op Sint Maarten in het verkeer gebrachte flessen alcoholhoudende drank. In dit verband wordt gewezen op art. 1 sub Pro f, art. 8 en Pro art. 14 van Pro de Warenlandsverordening die ten grondslag ligt aan het Landsbesluit Etikettering (punt 29 t/m 34). Voorts wordt gewezen op internationale (OECD)-richtlijnen en ongeschreven beginselen op het gebied van consumentenbescherming en van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die ook verplichten tot productidentificatie (punt 35), op de brief van de Arubaanse Minister van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken aan de Aruba Trade & Industries Association van 7 juli 2008 waarin het belang van productidentificatie met het oog op recall wordt onderstreept (punt 36) en op de in andere landen geldende wettelijke verplichtingen om identificatienummers op onder haar merknaam geproduceerde flessen aan te brengen (punt 37).
4.9.1. Voor zover Diageo betoogt dat zij de coderingen (enkel) vanwege een wettelijke verplichting aanbrengt en niet ter voorkoming van parallelle import, faalt de klacht. Het hof heeft immers - onbestreden in cassatie - geoordeeld dat de identificatiecodes, ongeacht het oogmerk waarmee ze zijn aangebracht, een dergelijke beperking tot gevolg kunnen hebben (rov. 4.7).
4.9.2. Voorts miskent de klacht dat Diageo niet voor het eerst in cassatie een beroep kan doen op de Warenlandsverordening, internationale (OECD-)richtlijnen en ongeschreven beginselen op het gebied van consumentenbescherming en van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een deelklacht over miskenning van wetgevingshiërarchie (punt 29) stuit mede hierop af. Tegen 's hofs uitleg van het Landsbesluit Etikettering als zodanig is geen klacht gericht.(26)
4.9.3. Los hiervan kan de klacht - al dan niet bij gebrek aan belang - niet tot cassatie leiden nu, zoals reeds aangegeven bij de bespreking van klacht 2, een - al dan niet op een wettelijke regeling gebaseerd - legitiem belang niet zonder meer als een gegronde reden als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv Pro moet worden gekwalificeerd en het oordeel van het hof dienaangaande noch onjuist noch onbegrijpelijk is.
4.10. Klacht 4 herhaalt vooreerst de deelklacht onder 3 dat het hof ten onrechte de Mlv als een hogere regeling aanmerkt dan het Landsbesluit Etikettering als uitvoeringsbesluit van de Warenlandsverordening (punt 39). Deze deelklacht behoeft geen nadere bespreking meer.
4.11. Voorts wordt (in punt 40) geklaagd dat Diageo aan haar vordering tegen [verweerster] c.s. niet de bestrijding van parallelimport ten grondslag heeft gelegd, noch zich daartoe heeft beroepen op de strekking van het Landsbesluit Etikettering. Het hof zou zich - mede gezien het gebruik van het woord '(mede)' in de eerste zin van rov. 4.11 - in strijd met art. 52 jo Pro. art. 128 NARv Pro buiten de rechtsstrijd zijn getreden, hetgeen getuigt van een zekere vooringenomenheid. Het hof had de stellingen van [verweerster] c.s. omtrent de achterliggende grondslag van Diageo's vordering dan ook niet, zonder een nadere bewijsopdracht aan [verweerster] c.s., als vaststaand mogen aannemen nu Diageo die stelling gemotiveerd heeft betwist (punt 41 en 42).
4.12. Deze deelklacht faalt m.i. reeds bij gebrek aan belang, gezien hetgeen ik bij klachten 2 en 3 heb aangegeven. Zij mist overigens ook feitelijke grondslag. Het hof heeft immers niet als vaststaand aangenomen dat Diageo de identificatiecodes mede heeft aangebracht om parallelimport te voorkomen. Het hof heeft in rov. 4.10 en rov. 4.11 - juist gezien het gebruik van het woord '(mede)' in de eerste zin van rov. 4.11 - klaarblijkelijk, zonder een keuze te maken, de voor het hof hypothetische, tegenover elkaar staande standpunten van [verweerster] c.s. (actie Diageo wél gericht tegen parallelimport) en van Diageo (niét), op eenvoudige wijze aan bod willen laten komen.
Wat het hof wél geoordeeld heeft, is dat de identificatiecodes - ongeacht het oogmerk waarmee ze zijn aangebracht - een belemmering van parallelimport tot gevolg kunnen hebben (rov. 4.7). Tegen dat oordeel is geen klacht gericht. Ook heeft het hof geoordeeld dat een beroep op een wettelijke regeling zoals het Landsbesluit Etikettering niet zonder meer een uitzondering op het beginsel van wereldwijde uitputting rechtvaardigt nu dat de parallelhandel immers zou ondergraven (rov. 4.10 in verbinding met rov. 4.12). Tegen dat oordeel, bezien als een feitelijk inschattend oordeel, is evenmin een klacht gericht.
4.13. Klacht 5, gericht tegen rov. 4.12, houdt in dat het hof - door enkel te verwijzen naar hetgeen het GEA hieromtrent heeft overwogen - geen, althans onvoldoende, aandacht heeft besteed aan hetgeen Diageo in haar MvG, aangevuld bij pleidooi van haar raadsman bij het hof ter zitting d.d. 4 maart 2011, tegen de afwijzing van de vordering uit onrechtmatige daad door het GEA heeft aangevoerd.
4.14.1. De ongespecificeerde klacht die niet nader naar (vindplaatsen van) desbetreffende stellingen verwijst - voldoet niet aan de aan een cassatiemiddel te stellen eisen.
4.14.2. De klacht mist overigens feitelijke grondslag. Anders dan wordt beweerd, heeft het hof bij zijn beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad niet volstaan met een enkele verwijzing naar het vonnis van het GEA. Het hof heeft enkel aansluiting gezocht bij het vonnis van het GEA voor zover het ging om het oordeel dat voor Diageo het nut van de codes bij het terugroepen van producten (rov. 4.12 vonnis GEA) en vooral het opsporen van namaak betrekkelijk gering is (rov. 4.11 vonnis GEA) en dat haar daartoe ook andere mogelijkheden ten dienste staan (rov. 4.12 vonnis GEA). Daarnaast heeft het hof in zijn beoordeling de omstandigheid betrokken dat de wijzigingen aan het uiterlijk van de flessen zeer gering zijn en gewezen op de niet weersproken omstandigheid dat, waar van toepassing, de streepjescodes en vervaldata niet zijn verwijderd.
5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G i.b.d.
1 Ontleend aan rov. 1.1 en 4.1 van het (ten deze niet) bestreden vonnis van 30 september 2011 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verbinding met rov. 2.1 t/m 2.8 van het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen (zittingsplaats Sint Maarten) van 9 februari 2010.
2 Het cassatieverzoekschrift is op 29 december 2011 bij de Hoge Raad ingekomen, dus binnen 3 maanden na 30 september 2011. Zie art. 4 van Pro de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (vóór 10 oktober 2010: Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba, waarnaar het cassatierekest per abuis nog verwijst); art. 2.6 onderdeel F Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen, Stb. 2010, 339; en voor de inwerkingtreding daarvan Stb. 2010, 388. Artikel 4 is Pro inhoudelijk niet gewijzigd.
3 Het volgen van de 'track & trace'-codes van de voor eensluidend gewaarmerkte, aan de gerekwestreerden en hun gemachtigde in de vorige instantie aangetekend verzonden afschriften van het cassatierekest gaf geen volledig uitsluitsel over de ontvangst daarvan. Om die reden heeft de griffie van de Hoge Raad navraag gedaan, waaruit is gebleken dat de zending de gemachtigde in de vorige instantie heeft bereikt.
4 Afkondigingsblad van Sint Maarten 2010, GT no. 30. Wijzigingen ingevolge art. 13 van Pro Bijlage I bij bovengenoemde Landsverordening zijn voor de onderhavige zaak niet van belang.
5 Thans: Richtlijn 2008/95/EG, Pb. C-161/44 (gecodificeerde versie).
6 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Ind. eigendom II, Merkenrecht (2008), p. 72.
7 Zie bijv. de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 26 mei 2000, LJN AA5960, NJ 2001/ 388 (Aruba/Boeije) met verwijzingen naar o.m. S.C.J.J. Kortmann, Nog een duit in de concordantiezak, Joubert-bundel, 1998, p. 77; Van Schilfgaarde, Concordantie in het privaatrecht, WPNR 1999/ 6356, p. 318. Meer recent: J. de Haan, Eendrachtig recht vormen? Het beginsel van concordantie van rechtspraak, NJB 2008, p. 1922; G.C.C. Lewin, Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba (2010) § 1.3. In al deze vindplaatsen wordt nog gerefereerd aan de tot 10 oktober 2010 geldende situatie dat Sint Maarten onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Antillen.
8 Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, Zitting 1996-1997, 1747, nr. 6, p. 3. De voor deze zaak relevante inhoud daarvan is weergegeven in rov. 4.7 van het vonnis van het hof zoals hiervoor geciteerd.
9 Dit laatste werd bevestigd door HvJEG 16 juli 1998 (C-355/96), Jur. 1998, p. I-4799, NJ 1999/392 (Silhouette).
10 HR 1 juni 2007, nr. R05/169, LJN BA3525, NJ 2007/309.
11 Vgl. vorige voetnoot.
12 HvJEG 18 juni 2009 (C-487/07), LJN BJ1503, Jur. 2009, p. I-05185, NJ 2009/576 m.nt. J.H. Spoor, IER 2009/43 m.nt. Ch. Gielen.
13 Zie over de functies van het merk bijv. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008) § 2.2 (p. 39-45). Het behoeft intussen geen betoog dat de benoeming van feitelijke functies (bijv. vanuit marketing-optiek) van een merk, niet samenvalt, laat staan noodzakelijk samenvalt met de vraag of resp. in hoeverre die functies ook rechtens bescherming dienen te krijgen.
14 Zie het verzoekschrift tot cassatie onder punt 14 met verwijzing naar het inleidend verzoekschrift § 18 t/m 33, 45, 54, 6; CvR § 17 t/m 27 en MvG § 10 t/m 14.
15 Zie nog hierna nrs. 4.7.1-4.7.2.
16 Zie voetnoot 10.
17 In rov. 3.5 van het meergenoemde arrest Diageo/Esperamos van 2007 overwoog de Hoge Raad: 'Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk.'
18 HvJEG 11 november 1997 (C-349/95), LJN AC2231, Jur. 1997, p. I-6227, NJ 1999/216 m.nt. DWFV, BIE 1998/49, p. 58 m.nt. JHS.
19 Als uitvoeringsregeling van de Landsverordening d.d. 29 september 1997 houdende regels ten aanzien van waren (hierna: Warenlandsverordening).
20 Naar blijken zal, wordt klacht 3 die zich richt tegen 's hofs oordeel dat voor Diageo geen verplichting bestaat op grond van het Landsbesluit Etikettering, tevergeefs voorgesteld.
21 Ontleend aan nrs. 3.8-3.10 van de conclusie voor het arrest Diageo/Esperamos.
22 Zaak C-337/95, Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001/132 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 134.
23 Zie voetnoot 18.
24 HvJEU 22 september 2011 (C-323/09), IER 2011/71, p. 419 m.nt. Ch. Gielen. Zie rov. 91: 'Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.'
25 Terzijde: op de gelijkheid van de gevallen valt af te dingen. Zo is redresserend mededingingsrecht, waarnaar het HvJEG in rov. 43 van het Loendersloot/Ballantine-arrest verwijst voor het geval dat de merkhouder identificatienummers gebruikt om parallelhandel in zijn producten te bestrijden, in de Koninkrijkslanden overzee niet ontwikkeld. Vgl. HvJNA 17 april 2007, TAR-Justicia 2007/4, p. 258 (Bacardi/Kong Hing), rov. 4.10.
26 Terzijde teken ik aan dat de door Diageo in punten 30-34 impliciet verdedigde extraterritoriale werking van de Warenlandsverordening - zelfs in die zin dat de verplichtingen daarvan mede zouden gelden voor buitenlandse fabrikanten wier waren tegen hun zin (parallel) geïmporteerd worden in Sint Maarten - mij hoogst onwaarschijnlijk voorkomt.