Uitspraak
DE RECHTBANK TE ALKMAAR
KG nummer: 207/2003 AvW
Uitspraak: 31 juli 2003
De voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, rechtdoende in kort geding, heeft het volgende vonnis gewezen in de zaak van:
1. de vennootschap naar Belgisch recht
N.V. SUBARU BENELUX,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Aalsmeer,
2. de vennootschap naar Japans recht
FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Tokio (Japan),
EISERESSEN IN KORT GEDING,
procureur mr. H.R.M. Jenné,
advocaten mrs. M.S. Don en S.M. Wertwijn te Amsterdam,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCHOT AUTOMOBIELBEDRIJF B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar,
GEDAAGDE IN KORT GEDING,
procureur mr. M.A. Le Belle,
advocaat mr. K. van der Meij.
Eiseressen in kort geding worden hierna gezamenlijk genoemd Subaru c.s. en afzonderlijk Subaru en Fuji. Gedaagde in kort geding wordt hierna genoemd Schot.
HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
Ter terechtzitting van 22 juli 2003 hebben Subaru c.s. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.
Schot heeft de vordering bestreden.
Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.
De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.
DE BEHANDELING VAN DE ZAAK
1. De uitgangspunten
1.1 Fuji, die ook wel handelt onder de naam Fuji Heavy Industries Ltd, is een onderneming die zich onder andere toelegt op de productie van auto's van het merk SUBARU.
1.2 Zij is krachtens Benelux registraties ingevolge de eenvormige Beneluxwet (BMW) de rechthebbende op de woord- en/of beeldmerken SUBARU.
1.3 Bij distrubutieovereenkomst van 1 januari 1997 heeft Fuji aan Subaru een licentie verleend tot - onder andere - het gebruik van de hiervoor genoemde merken. Hierdoor is Subaru de schakel tussen Fuji en de verschillende officiële SUBARU-dealers in de Benelux.
1.4 Schot en Subaru hebben in 1978 een dealerovereenkomst afgesloten. Op 14 december 2000 heeft Subaru voormelde overeenkomst opgezegd met ingang van
14 december 2002.
1.5 In artikel 22, eerste lid, van de Algemene Voorwaarden bij de dealerovereenkomst is het volgende, voor zover van belang, opgenomen:
"De Dealer verplicht zich na beëindiging van het Dealercontract, op welke grond dan ook:
(...)
d. zich voor onbepaalde tijd te onthouden van iedere vorm van reclame voor alle producten van het merk Subaru en van ieder gebruik van de merken van Subaru en/of enige met Subaru in een groep verbonden onderneming;
e. voor onbepaalde tijd op geen enkele wijze aan het publiek kenbaar te maken, dan wel bij het publiek de indruk te wekken, dat hij zou zijn aangesloten bij de Subaru dealerorganisatie, dan wel bijzondere kennis zou bezitten van de Produkten."
1.6 Na 14 december 2002 is op de gevel van het bedrijf van Schot het opschrift SCHOT SUBARU aangetroffen. Dit opschrift heeft Schot onlangs veranderd in SCHOT specialist in SUBARU.
1.6 Tevens is na voormelde beëindigingsdatum op de website van Schot met de domeinnaam <www.autoschot.nl> een foto afgebeeld met het opschrift SCHOT SUBARU op de voorgevel van het bedrijf.
1.7 Voorts is op voornoemde website onder het icoontje "NIEUWE MODELLEN" een hyperlink aangebracht, die bezoekers van de website doorschakelt maar de website
< www.specialistinsubaru.com>.
1.8 Schot heeft de domeinnaam <www.subaruschot.nl> met het daarbij behorende emailadres <info@subaruschot.nl> laten registeren in het Register van de Kamer van Koophandel.
1.9 In "De Autoparade" van 5 maart 2003 zijn enkele advertenties geplaatst met onder de respectievelijke rubrieken "Internetadressen", "de digitale weg naar uw merkdealer" en "Autodealer plattegrond" onder het merk SUBARU de vermelding "Schot Automobielbedrijf" met het adres <www.subaruschot.nl>.
2. De vordering en de standpunten van partijen
2.1 Subaru c.s. vorderen - kort gezegd - dat de voorzieningenrechter Schot verbiedt inbreuk te maken op de aan haar toebehorende merkenrechten, respectievelijk dat het onrechtmatig handelen jegens Subaru c.s. wordt beëindigd. Voorts vordert zij de hierbij gebruikelijke nevenvorderingen, als neergelegd in de aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Voorzover nodig voor de beslissing zal daarop afzonderlijk en uitdrukkelijk worden ingegaan.
2.2 Subaru c.s. legt kort en zakelijk weergegeven aan haar vorderingen ten grondslag, dat Schot, zonder dat zij daartoe is gerechtigd, gebruik maakt van het woord -en beeldmerk van Subaru c.s. en daarmee bij het publiek de indruk wekt een commerciële band met Subaru c.s. te hebben. Zo heeft Schot op de gevel van haar bedrijfspand de aanduiding SCHOT SUBARU vermeld evenals het logo van SUBARU en maakt zij op haar website en in advertenties onrechtmatig gebruik van het woord- en beeldmerk van Subaru c.s.. Dit levert strijd op met voornoemde dealerovereenkomst (artikel 22 onder Pro d en e) en de merkenrechten van Subaru c.s. Bovendien is sprake van handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 en Pro 5a Handelsnaamwet.
Ondanks sommaties van Subaru c.s. tot het staken van voormeld handelen, heeft Schot haar handelen niet gestaakt. Subaru c.s. stellen zich op het standpunt dat zij spoedeisend belang hebben bij de door hun gevorderde voorzieningen.
2.3 Schot heeft de vordering bestreden. Zij acht de in de Algemene Voorwaarden onder d en e neergelegde bedingen onredelijk bezwarend, aangezien zij aan Schot, als voormalig dealer, hogere eisen stellen dan aan een willekeurige derde. Zij dienen dan ook te worden vernietigd.
Voorts heeft Schot, voorzover mogelijk, voldaan aan de eisen van Subaru c.s.. Zo heeft zij, na beëindiging van de dealersovereenkomst, de service borden van haar bedrijfspand verwijderd, heeft zij al het in haar bezit zijnde reclame- en documentatiemateriaal aan Subaru c.s. geretourneerd, adverteert zij niet langer met < www.subaruschot.nl>, is de "specialisten in Subaru" -site inmiddels niet meer bereikbaar via de website van Schot en heeft zij op de voorgevel van haar bedrijfspand tussen de woorden SCHOT en SUBARU de aanduiding "specialist in" aangebracht. Wat betreft deze laatste aanpassing stelt Schot zich op het standpunt dat zij met deze nieuwe aanduiding op zakelijke wijze aan het publiek kenbaar maakt dat zij zich bezig houdt met de verkoop en reparaties van auto's van het merk SUBARU, zonder daarbij een merkinbreuk te maken.
Schot betwist dat zij is gehouden tot betaling van een voorschot op door haar te betalen schadevergoeding.
2.4 Partijen hebben hun wederzijdse standpunten doen toelichten aan de hand van de overgelegde pleitnotities. Voorzover nodig voor de beslissing zal daarop hierna afzonderlijk worden ingegaan.
3. De gronden van de beslissing
3.1. Op grond van artikel 37 onder Pro A BMW, in onderling verband en samenhang bezien met artikel 107 van Pro het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), is de voorzieningenrechter bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen.
3.2. Niet in geschil is dat Subaru c.s. de dealerovereenkomst
heeft beëindigd en Schot na 14 december 2002 niet meer gerechtigd is het woord -en beeldmerk van Subaru c.s. te gebruiken.
3.3. Evenmin is in geschil dat Subaru c.s. hun woord - en beeldmerk hebben gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
3.4. Wel is in geschil het antwoord op de vraag of Schot inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van Subaru c.s. als bedoeld in artikel 13 onder Pro A BMW. Deze vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Alhoewel de voorzieningenrechter van oordeel is dat Schot zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de in de Algemene Voorwaarden onder d en e neergelegde bedingen, als weergegeven onder 1.5 voor vernietiging vatbaar zijn, aangezien met de aanduidingen "iedere vorm van reclame voor alle produkten van het merk Subaru" " ieder gebruik van de merken van Subaru" en " voor onbepaalde tijd op geen enkele wijze aan het publiek kenbaar maken te zijn aangesloten bij Subaru c.s." voldoende aannemelijk is geworden dat deze bedingen een ongeoorloofde beperking opleggen aan het ondernemerschap van Schot, levert het handelen van Schot een merkinbreuk op, als bedoeld in artikel 13 onder Pro A BMW. Dit volgt uit de hiervoor weergegeven feiten, alsmede uit hetgeen Subaru c.s. ter zitting ten aanzien van het door haar overgelegde fotomateriaal en overige bescheiden heeft aangetoond. Uit het voorgaande volgt overigens dat het onder a) gevorderde als te algemeen en te verstrekkend niet voor toewijzing vatbaar is.
3.5 Zo is op de foto's van de voorgevel van het bedrijfspand van Schot (productie 6 bij de dagvaarding) te zien dat Schot het geregistreerde woord- en beeldmerk van Subaru c.s. nog steeds gebruikt. Schot heeft weliswaar onbetwist aangevoerd dat zij op de voorgevel van haar bedrijfspand tussen de woorden SCHOT en SUBARU de zinsnede "specialist in" heeft aangebracht, maar door de geprononceerde wijze waarop het woord SUBARU op de gevel wordt gebruikt wordt bij het publiek de indruk gewekt dat zij een commerciële band heeft met Subaru c.s., hetgeen een ongeoorloofde verwarring tot gevolg heeft.
3.6 Ook het gebruik van het woord- en beeldmerk van Subaru c.s. op de website <www.autoschot.nl> en de op die website onder 1.7 genoemde hyperlink brengt een dergelijke verwarring bij het publiek teweeg. Nu Schot heeft gesteld zich niet te verzetten tegen het verwijderen van voornoemd woord- en beeldmateriaal op de website, alsmede van de hyperlink en zich evenmin verzet tegen het staken van het gebruik van de domeinnaam <www.subaruschot.nl> en de registratie ervan te zullen beëindigen, ligt het op voornoemde punten gevorderde voor toewijzing gereed.
3.7 Voorts heeft Schot ter zitting aangegeven dat de advertenties in "De Autoparade" buiten haar medeweten om zijn gepubliceerd. Nu Schot heeft toegezegd contact op te nemen met voormelde periodiek teneinde de plaatsing van advertenties te doen beëindigen, ligt ook het op dit punt gevorderde voor toewijzing gereed.
3.8 De voorzieningenrechter overweegt voorts dat Subaru c.s. bij een verbod, als gevorderd, voldoende belang hebben.
3.9 De dwangsommen zullen worden beperkt en er zal een maximum aan het totaal der te verbeuren dwangsommen worden verbonden.
3.10 Gelet op de omstandigheid dat nakoming door Schot van het gevorderde enige tijd zal kunnen vergen, overweegt de voorzieningenrechter dat Schot dit eerst veertien dagen na betekening dient na te komen.
3.11 Subaru c.s. hebben nagelaten voldoende onderbouwd te stellen dat zij een afzonderlijk spoedeisend belang hebben wat betreft toewijzing van de gevorderde voorschotten. Deze vordering dient dan ook te worden afgewezen.
3.12 Het hiervoor overwogene brengt met zich dat de vorderingen b, c, d en e dienen te worden toegewezen en het onder a en g gevorderde dient te worden afgewezen.
3.13 Nu partijen over en weer in het gelijk gesteld zijn, ziet de voorzieningenrechter daarin aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren.
3.14 Ten aanzien van de " Tripstermijn": Per 1 januari 1996 is voor Nederland Bijlage 1 C bij het WTO-verdrag van kracht geworden; de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectuel Property Rights (het TRIPS-verdrag). Het Europese Hof van Justitie heeft bij haar uitspraak van 16 juni 1998 (NJB 21 augustus 1998, afl. 29, p. 1214) beslist dat artikel 50 van Pro dat verdrag toepasselijk is op (enkele van de) voorlopige voorzieningen als in de onderhavige procedure gevorderd. Ervan uitgaande dat aan de desbetreffende bepaling rechtstreekse werking kan worden toegekend, hetgeen in de Nederlandse rechtspraak wordt aangenomen, zal ingevolge het zesde lid van dat artikel een termijn dienen te worden bepaald waarbinnen de bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt. Wordt die bodemprocedure niet aanhangig gemaakt, dan kan Schot zonodig herroeping van de hierna genoemde maatregelen verzoeken.
DE BESLISSING
De voorzieningenrechter:
- verbiedt met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis Schot op haar gevel, haar website en in van haar uitgaande of andere aankondigingen, dan wel op enige andere wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van de handelsnaam van Subaru of daarmee overeenstemmende handelsnaam, waardoor de indruk wordt gewekt dat Schot een commerciële band heeft met Subaru c.s.;
- beveelt Schot met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van een teken dat identiek is dan wel op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Benelux woordmerk SUBARU (no.311586) voor de klasse 12. Het Benelux woord-/beeldmerk SUBARU (no. 572470) voor de klasse 37, het Gemeenschapswoord-/beeldmerk SUBARU (no. 1481522) voor de klassen 36 en 39 en het Gemeenschaps woord-beeldmerk SUBARU voor de klassen 7, 12 en 37, dan wel enig ander merk van Subaru c.s., te staken en gestaakt te houden;
- beveelt Schot met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis de hyperlink naar de website <www.specialistinsubaru.com>, die is aangebracht op de website van Schot met domeinnaam < www.autoschot.nl> te verwijderen en verwijderd te houden;
- bepaalt dit alles op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,00 (duizend euro) per keer dat Schot geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gegeven verbod en gegeven bevelen per dag dat de overtreding respectievelijk niet nakoming voorduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een gehele dag gerekend, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen voor Schot van EUR 50.000,00;
- compenseert de kosten tussen partijen aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van Pro het TRIPS-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het eindvonnis in de onderhavige procedure;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- weigert het meer of anders gevorderde.
Gewezen door mr. R.F.B. van Zutphen, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 juli 2003 in tegenwoordigheid van mr. A.A. van Waveren, griffier.