Uitspraak
vonnis
RECHTBANK TE ALKMAAR
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 117279 / HA ZA 10-120
Vonnis van 20 oktober 2010
in de zaak van
de naamloze vennootschap
AZ N.V.,
statutair gevestigd en kantoor houdende te Alkmaar,
eiseres,
advocaat mr. H.B. de Regt te Alkmaar,
tegen
1.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
REIS- EN PASSAGE BUREAU ORION B.V.,
tevens handelend onder de naam TOERKOOP ZONVAART,
statutair gevestigd en kantoor houdende te Castricum,
2.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN REISBUREAU'S KENNEMERLAND B.V., tevens handelend onder de naam TOERKOOP ZONVAART,
statutair gevestigd te Castricum, kantoor houdende te Heerhugowaard,
gedaagden,
advocaat mr. A. Lof te Heerhugowaard.
Partijen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Toerkoop c.s. en als afzonderlijk Toerkoop en de Exploitatiemaatschappij.
De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 16 juni 2010 en de daarin genoemde stukken
- het proces-verbaal van comparitie van 8 september.
Ten slotte is vonnis bepaald.
De feiten
Eiseres (hierna ook: "AZ") is een Nederlandse betaald voetbalclub uit Alkmaar die in de eredivisie speelt. AZ, oorspronkelijk een afkorting voor Alkmaar Zaanstreek-combinatie, ontstond in 1967 uit een fusie tussen Alkmaar '54 en FC Zaanstreek. AZ behoort tot de topclubs van de eredivisie en is tweemaal landskampioen geworden, voor de laatste maal op 19 april 2009. Op de UEFA-ranglijst van de beste clubs in Europa wordt AZ momenteel als tweede Nederlandse club vermeld.
Toerkoop c.s. zijn beide reisorganisaties.
AZ beschikt wereldwijd over een groot aantal registraties voor verschillende merken, waaronder het woordmerk AZ en onderstaand gecombineerd woord/beeldmerk AZ.
Deze merkregistraties zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "de AZ Merken".
De AZ Merken zijn bekend bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek.
Op 31 augustus 2009 heeft Toerkoop de domeinnaam www.voetbalreizenaz.nl geregistreerd. Op de daarbij behorende website bood Toerkoop pakketreizen aan voor supporters van AZ. Op de website werd veelvuldig gebruik gemaakt van de AZ Merken. Een en ander zag er als volgt uit.
AZ heeft Toerkoop nooit toestemming gegeven voor het gebruik van haar merken.
Na constatering van de hierboven beschreven handelingen van Toerkoop heeft AZ de voorzieningenrechter van deze rechtbank op 9 oktober 2009 verzocht om een ex parte bevel om een (dreigende) inbreuk op AZ's rechten van intellectuele eigendom te voorkomen, als omschreven art. 1019e Rv.
Bij beschikking van 12 oktober 2009 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op straffe van een dwangsom bevolen dat Toerkoop onmiddellijk na betekening van de voornoemde beschikking de hiervoor genoemde inbreuk op de merkrechten van AZ diende te staken en gestaakt te houden.
AZ heeft deze beschikking dezelfde dag nog laten betekenen aan Toerkoop. Na de betekening heeft Toerkoop de tot die dag onder het domein www.voetbalreizenaz.nl getoonde website offline gehaald.
AZ heeft Toerkoop op 14 oktober 2009 en 9 november 2009 gesommeerd toe te zeggen dat zij verdere inbreukmakende handelingen als omschreven in het ex parte verzoekschrift zal staken en gestaakt zal houden en het in de sommatie genoemde bedrag aan juridische kosten zal voldoen.
Naar aanleiding van die sommatie heeft op 16 oktober 2009 een bespreking plaatsgevonden tussen AZ en Toerkoop, waarbij AZ Toerkoop toestemming heeft gegeven om onder het domein www.voetbalreizenaz.nl een website te tonen, waarop geen inbreukmakend gebruik meer wordt gemaakt van de merkaanduiding AZ.
Aan de genoemde sommaties is door Toerkoop niet voldaan. De aangepaste website is kort na het ex parte verbod online gegaan en ziet er aldus uit.
Het geschil
AZ vordert, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
A. Toerkoop c.s. hoofdelijk te bevelen, onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, (de rechtbank leest: de hiervoor genoemde inbreuk op merkrechten) te staken en gestaakt te houden, in alle lidstaten van de Europese Unie, op straffe van een dwangsom van euro 5.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop een overtreding voortduurt;
B. Toerkoop c.s. hoofdelijk te veroordelen aan eiseres te voldoen het totale bedrag van de door haar als gevolg van de inbreuk op haar merkrechten geleden schade, te vermeerderen met de wettelijke rente van de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
C. Toerkoop c.s. hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten, de volledige kosten van haar advocaat daaronder begrepen.
AZ legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag.
Door bovengenoemd gebruik van de AZ Merken hebben toerkoop c.s. zich schuldig gemaakt aan merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c Gem Pro.Vo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De gemiddelde consument van de door Toerkoop via de gewraakte website op de markt gebrachte diensten had zonder meer kunnen menen dat deze door of met toestemming van AZ werden aangeboden. Daardoor straalde de goodwill van de AZ merken op deze diensten af. Toerkoop heeft getracht door middel van gebruik van de AZ merken in het kielzog van die merken te varen teneinde te profiteren van de aantrekkingskracht, het prestige en de reputatie daarvan. Hierdoor trok Toerkoop zonder enige financiële vergoeding voordeel uit de commerciële inspanning dieAZ heeft geleverd om het imago van haar AZ Merken te creëren en te onderhouden.
Toerkoop c.s. maakte zich door het registreren en gebruiken van de het domein
www.voetbalreizenaz.nl bovendien schuldig aan merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het is vaste jurisprudentie dat het gebruik van een merk in een domeinnaam is aan te merken als gebruik in de zin van voornoemde bepaling.
Toerkoop c.s. heeft tot op het moment van de dagvaarding halsstarrig geweigerd toe te zeggen iedere verdere inbreukmakende handeling staken en gestaakt houden.
AZ heeft onder die omstandigheden voldoende belang bij het gevraagde verbod.
AZ heeft door het handelen van Toerkoop c.s. aanzienlijke schade geleden. Toerkoop is daarvoor aansprakelijk. De precieze omvang van de schade is op dit moment niet vast te stellen.
Nu Toerkoop c.s. blijkens de handelsregisteruittreksels voor hun bedrijfsactiviteiten beiden gebruik maken van dezelfde website, te weten www.toerkoopzonvaart.nl , is duidelijk dat gedaagden zeer nauw met elkaar verbonden zijn. AZ heeft er belang bij dat haar hierna te vorderen verbod en de daaraan verbonden nevenvorderingen zich uitstrekken tot beide Gedaagden.
Toerkoop c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
De beoordeling
De positie van gedaagde sub 2
AZ heeft zelf aangegeven dat Toerkoop de domeinnaam heeft geregistreerd en heeft
onvoldoende feiten gesteld waaruit volgt dat de het gestelde inbreukmakende gebruik is te relateren aan de door de Exploitatiermaatschappij gedreven onderneming.
Dat brengt mee dat alleen Toerkoop kan worden aangesproken.
Gebruik als merk?
De rechtbank stelt voorop dat het gebruik van het teken voetbalreizenAZ.nl op de sub 2.4 weergegeven wijze kan worden gezien als gebruik van dat teken als merk, en wel als aanduiding waaronder een deel van de door Toerkoop verhandelde diensten op de markt wordt gebracht. De aanduiding is in het oog springend en legt een verband met de diensten die Toerkoop in het algemeen op de markt brengt. Het onderschrift "Reis met AZ mee Europa in" brengt daarbij kernachtig tot uitdrukking waar het om gaat.
Merkinbreuk
Dan is vervolgens aan de orde de vraag of Toerkoop met het gebruik van voetbalreizenAZ.nl inbreuk maakt op de rechten van AZ op het woord- en beeldmerk AZ. Aangezien het gaat om gebruik van het teken voor niet soortgelijke waren, dient de maatstaf van art 2.20 sub c te worden toegepast.
AZ heeft terecht en onbestreden aangevoerd dat haar merk binnen de Benelux bekend mag worden geacht indien het in Nederland bekend is. Toerkoop heeft niet betwist dat van die laatste bekendheid sprake is.
Waar het bij toepassing van de genoemde maatstaf onder deze omstandigheden aankomt op de vraag of sprake is van gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk AZ, valt de beoordeling zozeer samen met de beoordeling van het beroep van Toerkoop op toelaatbaar refererend merkgebruik, dat een en ander in onderlinge samenhang zal worden besproken.
Toelaatbaar refererend merkgebruik?
De kern van de discussie tussen partijen in deze zaak betreft de vraag of het gebruik dat Toerkoop bij de vormgeving van haar website als hiervoor weergegeven van het merk AZ heeft gemaakt, valt binnen de in 3.23 lid 1 aanhef en sub c BVIE omschreven grenzen van toelaatbaar refererend merkgebruik. Die bepaling houdt in dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen gebruik van het merk door een derde, wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar - in dit geval de bestemming van de aangeboden dienst - aan te geven, tenzij het merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
AZ heeft niet bestreden dat enig gebruik van de aanduiding AZ in de commerciële uitingen van Toerkoop nodig is, wil zij aan het publiek kenbaar maken dat zij reizen naar voetbalwedstrijden van AZ in het buitenland aanbiedt. AZ betoogt echter op goede gronden dat Toerkoop daarin verder is gegaan dan nodig is. Dat wordt al geïllustreerd doordat de na aanpassing gebruikte website een veel minder directe link naar AZ legt. Ook met deze website is Toerkoop (kennelijk) in staat om de AZ-supporters onder het publiek duidelijk te maken dat zij voor reizen naar hun favoriete club bij Toerkoop aan het juiste adres zijn.
Ook overigens is de gewraakte website geschikt om de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen AZ en degene die de voetbalreizen aanbiedt. De kans op associatie wordt versterkt door het gebruik van dezelfde kleur rood als in het AZ logo wordt gebruikt, door de ovale ring om de aanduiding AZ, die verwijst naar het AZ-logo en door de zin "Reis met AZ mee Europa in!". Van toelaatbaar refererend merkgebruik is dan ook geen sprake.
Voldoende grond voor een verbod?
Toerkoop heeft zich erop beroepen dat zij op basis van uitlatingen van AZ in het gesprek van 16 oktober 2009 heeft aangenomen en mogen aannemen dat zij met aanpassing van de website had voldaan aan de eisen die AZ stelde. Voorts heeft zij zich erop beroepen dat AZ na die aanpassingen geen belang meer heeft bij het gevraagde verbod.
Beide weren falen.
Vast staat dat AZ op 9 november heeft gevraagd om het tekenen van een onthoudingsverklaring en om betaling van de tot dan geliquideerde kosten. Op het een noch het ander is met steekhoudende argumenten gereageerd. AZ kan dan ook niet het recht worden ontzegd om haar positie in relatie tot het gewraakte gebruik van de aanduiding door middel van een rechterlijk verbod zeker te stellen. Dat spreekt temeer nu Toerkoop in dit geding volhoudt dat zij de website onverplicht heeft aangepast.
Tegenover betwisting heeft Toerkoop geen uitlatingen van AZ gesteld die meebrengen dat zij het recht om de onderhavige vorderingen in te stellen heeft verwerkt of heeft laten varen.
Het gevraagde verbod is derhalve toewijsbaar. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
Schadestaat?
Niet aannemelijk is dat AZ als gevolg van de hiervoor omschreven merkinbreuk, die kort heeft geduurd en naar aanleiding van het eerste signaal van AZ dat zij vond dat de grens van het toelaatbare was overschreden onmiddellijk is gestaakt, enige schade heeft geleden.
De vordering tot schadestaat zal dan ook worden afgewezen.
Proceskosten
Toerkoop is in het ongelijk gesteld op de punten die in deze zaak centraal stonden.
Dat rechtvaardigt een kostenveroordeling. De door AZ opgevoerde kosten zijn echter niet volledig voor vergoeding vatbaar. De vastgestelde richtlijn specificeert dat er in een eenvoudig bodemgeschil zonder repliek en dupliek maximaal euro 8.000 kan worden gevraagd. Er is geen aanleiding om meer toe te wijzen.
De beslissing
De rechtbank:
Beveelt Toerkoop om het gebruik van de merkaanduiding AZ of een daarop inbreuk makende aanduiding met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden, in alle lidstaten van de Europese Unie, alles op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,-- per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop een overtreding voortduurt, tot een maximum van euro 50.000,--.
Veroordeelt Toerkoop in de proceskosten, tot aan dit vonnis begroot op euro 8.000,-- aan salaris en euro 346,89 aan verschotten
Wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken op 20 oktober 2010
117279 / HA ZA 10-120
20 oktober 2010