Uitspraak
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO
Kort Geding
zaaknummer: 45069 kg za 152 van 2001
datum uitspraak vonnis: 13 juni 2001 (m)
1. de vennootschap naar Oostenrijks recht
RED BULL GMBH,
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
en
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RED BULL NEDERLAND B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Soest,
eiseressen,
hierna gezamenlijk te noemen ‘Red Bull’ ,
advocaat: mr. S.A. Klos,
procureur: mr. H.A.A. Kienhuis,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOOS HORECA B.V., tevens handelend onder de naam
APRÈS SKI CLUB,
gevestigd te Enschede,
gedaagde,
hierna te noemen ‘Toos Horeca’,
procureur: mr. N. Hijmans.
De president van de arrondissementsrechtbank te Almelo, rechtdoende in kort geding.
Gehoord partijen en gezien de stukken;
overweegt ten aanzien van:
het verloop van de procedure:
Red Bull heeft gevorderd overeenkomstig de in deze zaak uitgebrachte dagvaarding.
Gedaagde heeft - bijgestaan door haar raadsman - verweer gevoerd.
Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd en is vonnis gevraagd.
Ter terechtzitting van 30 mei 2001 heeft de mondelinge behandeling van het kort geding plaatsgevonden, tijdens welke behandeling zijn verschenen en gehoord:
- namens Red Bull: de heer [Vertegenwoordiger eiseressen] in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van Red Bull Nederland B.V. en mr. Klos, voornoemd;
- namens Toos Horeca: de heren [Eigenaar gedaagde] en [Vertegenwoordiger gedaagde], beiden in hun hoedanigheid van bestuurder van Toos Horeca en mr. Hijmans, voornoemd.
waarvan kan worden uitgegaan:
1. In dit geding dient van de volgende vaststaande feiten te worden uitgegaan:
a. Red Bull GmbH is houdster van het woordmerk Red Bull.
b. Red Bull Nederland is een 100% dochter van Red Bull GmbH. Zij is houdster van een licentie, verstrekt door Red Bull GmbH, tot gebruik van het woordmerk Red Bull in de Benelux.
c. De energy drink Red Bull bevat stimulerende/revitaliserende stoffen zoals cafeïne en taurine. Op het gebied van energy drinks is Red Bull met haar Red Bull-product marktleidster in de Benelux.
d. Op 21 december 1998 heeft Red Bull GmbH een internationale registratie verricht van het woordmerk RED BULL met gelding voor de Benelux.
e. Op 5 december 1997 is door Red Bull GmbH het woordmerk Red Bull als gemeenschapsmerk gedeponeerd. Op 18 februari 2000 is de registratie als gemeenschapsmerk verkregen.
f. Toos Horeca exploiteert vanaf 29 september 2000 een café op de Stadsgravenstraat 19 te Enschede onder de naam ‘Après Ski Club’.
het standpunt van Red Bull:
2. Red Bull vordert dat Toos Horeca:
a. bevolen wordt te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op het Benelux woordmerk en het Gemeenschapswoordmerk Red Bull;
b. geboden wordt te staken en gestaakt te houden het afleveren van niet van Red Bull afkomstige producten indien deze aflevering plaats vindt naar aanleiding van bestellingen van personen die de bestelling plaatsen van het woordmerk Red Bull;
c. veroordeeld wordt tot betaling van een dwangsom ad f 250.000,- voor iedere overtreding van de sub a en b gevorderde bevelen, alsmede voor iedere dag waarop een overtreding wordt begaan of - naar keuze van Red Bull - voor ieder product waarmee een overtreding wordt begaan;
d. veroordeeld wordt binnen zeven dagen na betekening van het te dezen wijzen vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Red Bull, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
1. de totale hoeveelheid promotiemateriaal, ongeacht van welke aard en ongeacht in welke vorm, die door Toos Horeca is geproduceerd en/of ingekocht en/of verspreid voorzien van het woordmerk Red Bull;
2. de totale hoeveelheid door Toos Horeca met gebruikmaking van het woordmerk Red Bull in de diverse door haar geëxploiteerde horecagelegenheden als zogenaamde “energy drinks” verkochte producten, niet zijnde producten afkomstig van Red Bull, alsmede het bedrag aan winst dat door Toos Horeca terzake van deze verkoop is gerealiseerd;
3. de totale hoeveelheid door Toos Horeca gedurende het tijdvak van één jaar voorafgaand aan de datum van het vonnis in de diverse door haar geëxploiteerde horecagelegenheden verkochte zogenaamde “energy drinks”, niet zijnde energy drinks afkomstig van Red Bull;
e. veroordeeld wordt tot voldoening van een voorschot van de door Red Bull geleden schade ad f 200.000,-;
f. veroordeeld wordt binnen zeven dagen na betekening van het te dezen wijzen vonnis, onder gelijktijdige toezending van schriftelijk bewijs ter zake aan de raadsman van Red Bull, over te gaan tot het plaatsen van opdrachten tot publicatie van een advertentie in drie horecavakbladen ter keuze van Red Bull, ter grootte van een halve pagina met de volgende tekst, tegen een witte achtergrond, geheel uitgevuld en zonder enige nadere toevoeging of weglating:
“Bij vonnis van ……………….. 2001 uitgesproken door de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo zijn wij veroordeeld u mee te delen dat wij gedurende enige tijd in de door ons geëxploiteerde horecagelegenheid “Après Ski Club” te Enschede naar aanleiding van bestellingen van klanten die het product RED BULL bestelden producten hebben afgeleverd die niet afkomstig zijn van de houder van het merk RED BULL, Red Bull GmbH te Fuschl, Oostenrijk. Door het schenken van alternatieve producten naar aanleiding van bestellingen voor RED BULL, hebben wij inbreuk gepleegd op de exclusieve rechten van Red Bull GmbH ten aanzien van het merk RED BULL.
Ondertekening”
g. veroordeeld wordt tot betaling van een dwangsom ad f 200.000,- per dag waarop Toos Horeca geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan de sub d. en f. gevorderde bevelen te voldoen;
h. veroordeeld wordt in de kosten van dit geding.
3. Red Bull legt aan haar vorderingen de volgende stellingen ten grondslag:
a. Toos Horeca adverteert met het woordmerk Red Bull op haar flyer voor een speciale avond in de Après Ski Club, en in het bijzonder voor de energy drink die tijdens die avond zal worden geserveerd. De flyer geeft immers aan dat het gaat om een ‘WODKA RED-BULL FEEST ZATERDAG’. Daarmee maakt Toos Horeca zonder toestemming van Red Bull gebruik van het woordmerk Red Bull voor een alternatieve ‘energy drink’ en daarmee voor waren waarvoor het woordmerk is ingeschreven.
Ook indien op genoemde feestavond mede of uitsluitend van Red Bull afkomstige producten zouden zijn geserveerd, levert het gebruik van het woordmerk Red Bull op de flyer inbreuk op de exclusieve merkrechten van Red Bull op nu daardoor ten onrechte bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat tussen de houdster van het merk Red Bull en Toos Horeca een speciale band bestaat.
b. In geval van een bestelling, bestaande uit een Red Bull puur en/of een Red Bull in combinatie met wodka, serveert Toos Horeca in de Après Ski Club niet de bestelde energy drink Red Bull (eventueel in combinatie met wodka), maar een ander product zonder dat zij de indruk wegneemt dat de geserveerde drankjes Red Bull-producten zijn. Dit blijkt uit een onderzoek d.d. 8 maart 2001van het bedrijf Interseco en onderzoeksresultaten van het onderzoeksinstituut TNO.
c. Er bestaat een duidelijke connectie tussen de eigenaar van de Après Ski Club, Toos Horeca, en een bedrijf genaamd Post Mix. Beide hebben dezelfde directeur, de heer [Eigenaar Gedaagde]. Het bedrijf Post Mix levert voor de horeca zogenaamde ‘post-mix installaties’ die bestaan uit een apparaat waarin een container met siroop kan worden geplaatst die dan gemengd met water een bepaalde drank oplevert en die dan vervolgens wordt aangesloten op een slangdispenser.
De hoofdactiviteit van Post Mix is het leveren van de vullingen voor post-mix installaties. Eén van de vullingen voor die installaties die Post Mix aanbiedt is een energydrink met de naam Red X. Volgens Post Mix is de smaak van Red X vergelijkbaar met de smaak van de marktleider.
d. Door deze handelwijze pleegt Toos Horeca inbreuk op de merkrechten van Red Bull waartegen Red Bull zich kan verzetten op grond van artikel 13A lid 1 onder a BMW en artikel 9 lid 1 onder Pro a Verordening.
Red Bull wijst onder meer op de volgende jurisprudentie: Hof Arnhem, 26 april 1932, W 12695, Wybert, Hof ’s-Gravenhage, 16 april 1934, NJ 1934, p. 1411, Maggi, NJ 1985, 101, nt. Wichers Hoeth, BIE 1985, 59, Tanderil, Hof Leeuwarden, 20 februari 1991, BIE 1992, 42.
e. Door gebruikmaking van de zinsnede ‘WODKA RED-BULL FEEST ZATERDAG’ maakt Toos Horeca gebruik van het woordmerk teneinde consumenten te bewegen naar de Après Ski Club, en in het bijzonder naar een feest dat op (de komende) zaterdag wordt gegeven, te komen. Door gebruik te maken van het woordmerk RED BULL voor de horecagelegenheid Après Ski Club en aldaar te houden feesten maakte Toos Horeca zonder toestemming gebruik van het woordmerk voor niet-soortgelijke diensten.
f. Door zonder geldige reden gebruik te maken van het in de Benelux bekende woordmerk Red Bull trekt zij op ongerechtvaardigde wijze voordeel uit, en doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het woordmerk Red Bull. Tegen dat gebruik kan Red Bull zich verzetten op grond van artikel 13A lid 1 onder c BMW en artikel 9 lid 1 onder Pro c Verordening.
g. De reclame-uitingen zijn voorts misleidend in de zin van artikel 6:194 BW Pro. Door het afbeelden op de flyer van het woordmerk Red Bull wordt de indruk gewekt dat de energy drink die in de Après Ski Club wordt geschonken afkomstig is van Red Bull.
j. Voor het geval geen sprake zou zijn van een inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder a, b en c BMW, dient tenminste vastgesteld te worden dat sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder d BMW.
het standpunt van Toos Horeca:
4. Toos Horeca heeft geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde onder aanvoering van de volgende verweren:
a. Toos Horeca heeft zich bereid verklaard om Red Bull op alle voor van belang zijnde punten, tegemoet te komen, te weten:
- er wordt geen (anti)reclame meer gemaakt voor Red Bull;
- er worden geen Red Bull partijen meer georganiseerd;
- in de Après Ski Club wordt medegedeeld dat geen Red Bull als energy drink wordt geserveerd;
- het personeel is geïnstrueerd.
b. De financiële kant van de zaak leent zich niet voor een kort geding procedure, terwijl bijna twee maanden na dato het spoedeisend belang bij een dwangsom is komen te vervallen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de verzochte publicatie.
c. Tot circa 1 maart 2001 heeft Toos Horeca in de Après Ski Club Red Bull geserveerd. In die periode heeft zij tweemaal een Redbullparty georganiseerd. Daarbij werd geen gebruik gemaakt van het door Red Bull vervaardigde propagandamateriaal, doch van in eigen beheer vervaardigde posters.
Vanaf sedert 1 maart 2001 wordt in de Après Ski Club Red X geserveerd. De prijzen zijn hierdoor naar beneden aangepast.
d. Wanneer Red Bull wordt ingekocht en wordt geserveerd mag men hiermede adverteren. In feite is er nagenoeg geen verschil of men Red Bull op de kaart zet, een Red Bull spandoek ophangt, dan wel een party van die naam organiseert.
e. In de uitgaanswereld staat Red Bull voor ‘energy drink’. Wanneer met veel moeite de barkeeper wordt medegedeeld dat men een energy drink wil, door hem Red Bull in het oor te schreeuwen, dan wordt in de Après Ski Club ook een energy drink geserveerd.
f. Enig gevaar voor verwarring valt niet te verwachten omdat Red Bull in een blikje wordt geserveerd en Red X via een postmix-tapinstallatie in een glas.
g. Red Bull heeft het onderscheidend vermogen verloren. Met Red Bull wordt energy drink bedoeld. Het is verworden tot een soortnaam, artikel 5 lid 2 sub b BMW Pro. Verspreid door Nederland is er een groot aantal uitgaansgelegenheden dat middels aanduidingen op de kaart, de muur of anderszins, Red Bull zou verkopen, doch in feite een andere energy drink serveert.
de beoordeling van het geschil:
5. Met Red Bull is de president van oordeel dat Toos Horeca merkinbreuk pleegt in de zin van artikel 13 A lid 1 sub a BMW door de merknaam Red Bull in het economisch verkeer te gebruiken - nog ongeacht of er daadwerkelijk Red Bull wordt geschonken - op zelf gemaakte flyers om op die manier klanten aan te trekken voor feestavonden in de Après Ski Club.
6. Er is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 13 A lid 1 sub a van de Benelux-Merkenwet (BMW), wanneer een substituut-product van de energy drink Red Bull geschonken wordt, terwijl de klant een Red Bull heeft besteld en nagelaten wordt te vermelden dat er geen Red Bull geschonken is, maar een substituut-product.
Ter zitting heeft Toos Horeca erkend dat zij een substituut-product schenkt ook al wordt er door de klant om Red Bull gevraagd (pagina 3, derde alinea van de pleitnota van Toos Horeca). Daarnaast heeft Toos Horeca aangegeven dat zij vanaf omstreeks 1 maart 2001 het substituut-product Red X is gaan schenken. Blijkens het door Red Bull geïnitieerde onderzoek door Interseco en TNO heeft Toos Horeca op 8 maart 2001 het substituut-product Red X geschonken, terwijl de klant om Red Bull had gevraagd en heeft Toos Horeca nagelaten te vermelden dat de ingeschonken drankjes geen van Red Bull afkomstige producten waren.
Het staat derhalve vast dat Toos Horeca zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk in de zin van artikel 13 A lid 1 sub a BMW.
7. Toos Horeca heeft aangevoerd dat Red Bull haar onderscheidend vermogen heeft verloren en dat Red Bull is verworden tot een soortnaam in de zin van artikel 5 lid 2 sub b BMW Pro. Naar het oordeel van de president heeft Toos Horeca deze stelling onvoldoende onderbouwd. Gezien het grote aantal verschillende soorten energy drinks dat op de markt is, kan niet gezegd worden dat energy drink gelijk staat aan Red Bull. Bovendien is er - ook mede gezien dit kort geding en de reeds door Red Bull gevoerde procedures in het buitenland - geen sprake van stilzitten door Red Bull. Er is derhalve geen sprake van verwording tot soortnaam als bedoeld in de Benelux-Merkenwet.
8. De omstandigheid dat Toos Horeca heeft toegezegd deze inbreukmakende handelingen niet meer te zullen plegen, zal de president niet weerhouden om een verbod op te leggen.
Op grond van het bovenstaande zal de president Toos Horeca bevelen te staken en gestaakt te houden:
a. iedere verdere inbreuk op het Benelux woordmerk en het Gemeenschapswoordmerk Red Bull;
b. het afleveren van niet van Red Bull afkomstige producten indien deze aflevering plaats vindt naar aanleiding van bestellingen van personen die de bestelling plaatsen van het woordmerk Red Bull, tenzij de desbetreffende persoon wordt medegedeeld dat er een substituut-product wordt ingeschonken en deze persoon daartegen geen bezwaar heeft.
Toos Horeca wordt tevens een dwangsom opgelegd van f 10.000,- voor iedere overtreding van de hierboven in sub a. en b. geformuleerde verboden.
9. Teneinde Toos Horeca en derden af te schrikken van verdere verhandeling van substituut-producten als zijnde Red Bull-producten zal de president de door Red Bull gevorderde rectificatie toewijzen. Toos Horeca wordt in dit verband mede een dwangsom opgelegd van
f 10.000,- voor iedere dag dat zij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met dit bevel.
10. Naar het voorlopig oordeel van de president is in deze kort gedingprocedure onvoldoende komen vast te staan dat Red Bull schade van enige omvang heeft geleden. Het is vooralsnog onduidelijk of Toos Horeca vanaf het begin van haar onderneming (eind september 2000) Red X heeft geschonken. Tijdens de zitting heeft Toos Horeca verklaard dat zij tot omstreeks
1 maart 2001 Red Bull heeft geschonken en dat zij dat door middel van schriftelijke bewijsstukken kan aantonen. De twee door Toos Horeca georganiseerde zogenaamde Red Bullparty’s hebben beide ruim vóór 1 maart 2001 plaatsgevonden.
Of de klanten van Toos Horeca bij wetenschap van het feit dat zij een substituut-product van Red Bull geschonken krijgen de horecagelegenheid verlaten zouden hebben om elders Red Bull te kunnen consumeren, is nog maar de vraag. De door Red Bull berekende omzetschade staat derhalve op dit moment allerminst vast.
Nu Red Bull onvoldoende gemotiveerd heeft dat zij schade van enige omvang heeft geleden, en voor een vordering in kort geding op een voorschot op een schadevergoeding blijkens vaste jurisprudentie verzwaarde motiveringseisen gelden, zal de rechtbank de vordering die samenhangen met de door Red Bull gestelde geleden schade, te weten de vordering tot opgave van de omvang van de inbreuk en de vordering tot (voorschot op) schadevergoeding afwijzen.
11. Toos Horeca zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van deze procedure worden veroordeeld. De rechtbank zal het anders of overige gevorderde afwijzen.
RECHTDOENDE IN KORT GEDING:
I. Veroordeelt Toos Horeca te staken en gestaakt te houden:
a. iedere verdere inbreuk op het Benelux woordmerk en het Gemeenschapswoordmerk Red Bull;
b. het afleveren van niet van Red Bull afkomstige producten indien deze aflevering plaats vindt naar aanleiding van bestellingen van personen die de bestelling plaatsen van het woordmerk Red Bull, tenzij de desbetreffende persoon wordt medegedeeld dat er een substituut-product wordt ingeschonken en deze persoon daartegen geen bezwaar heeft.
II. Veroordeelt Toos Horeca tot betaling van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere overtreding van de hierboven in I sub a. en b. opgelegde bevelen.
III. Veroordeelt Toos Horeca binnen zeven dagen na betekening van het te dezen wijzen vonnis, onder gelijktijdige toezending van schriftelijk bewijs ter zake aan de raadsman van Red Bull, over te gaan tot het plaatsen van opdrachten tot publicatie van een advertentie in drie horecavakbladen ter keuzen van Red Bull, ter grootte van een halve pagina met de volgende tekst, tegen een witte achtergrond, geheel uitgevuld en zonder enige nadere toevoeging of weglating:
“Bij vonnis van 13 juni 2001 uitgesproken door de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo zijn wij veroordeeld u mee te delen dat wij gedurende enige tijd in de door ons geëxploiteerde horecagelegenheid “Après Ski Club” te Enschede naar aanleiding van bestellingen van klanten die het product RED BULL bestelden producten hebben afgeleverd die niet afkomstig zijn van de houder van het merk RED BULL, Red Bull GmbH te Fuschl, Oostenrijk. Door het schenken van alternatieve producten naar aanleiding van bestellingen voor RED BULL, hebben wij inbreuk gepleegd op de exclusieve rechten van Red Bull GmbH ten aanzien van het merk RED BULL.
Ondertekening”
IV. Veroordeelt Toos Horeca tot betaling van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag dat zij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft van het in rechtsoverweging III opgelegde bevel.
V. Veroordeelt Toos Horeca in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Red Bull begroot op f 5.883,84 aan salaris en verschotten van de procureur.
VI. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
VII. Wijst af het anders of meer gevorderde.
Aldus gewezen te Almelo door mr. Inden, president en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 juni 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.