Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
Kort Geding
zaaknummer: 63012 / KG ZA 04-56
datum uitspraak vonnis: 25 maart 2004 (amw)
Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Berdal Rubber & Plastics BV.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.R. Plastics B.V.,
beiden gevestigd te Wierden en kantoorhoudende te Almelo,
eiseressen in conventie,
verweerders in reconventie,
verder gezamenlijk te noemen “Berdal c.s.”, en “Berdal” en “TR Plastics” waar het hen individueel betreft,
advocaat: mr. N. Ruyters te Breda,
procureur: mr. H.A.A. Kienhuis,
tegen
1. [Verweerder],
wonende te Oldenzaal,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HK Plastics B.V.
gevestigd te Oldenzaal,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
verder gezamenlijk te noemen “[Verweerder] c.s.”, en “[Verweerder]” en “HK Plastics” waar het hen individueel betreft,
advocaat: mr. M. Rorai te ’s-Gravenhage,
procureur: mr. G.G. Vermeulen.
Het procesverloop
Eiseressen, Berdal c.s., hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding. Zij hebben hun standpunt ter zitting van 11 maart 2004 toegelicht.
Ter zitting heeft HK Plastics verzocht te worden toegelaten als voegende partij aan de zijde van [Verweerder]. [Verweerder] noch Berdal c.s hebben hiertegen bezwaar gemaakt, zodat de voorzieningenrechter HK Plastics heeft toegelaten aan de zijde van [Verweerder].
[Verweerder] c.s. hebben tegen de vorderingen verweer gevoerd. [Verweerder] c.s. hebben een vordering in reconventie ingesteld, waartegen Berdal c.s. zich hebben verweerd.
Partijen hebben voorts voor de behandeling ter terechtzitting producties in het geding gebracht.
Tenslotte hebben partijen vonnis verzocht.
Op 12 november 2004 is reeds een verkort vonnis gewezen. Hierin is voor de motivering van het oordeel van de voorzieningenrechter naar dit vonnis verwezen.
De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
1. In deze zaak staat het navolgende vast.
[Verweerder], directeur van HK Plastics, is houder van de internationale modelinschrijving DM/028 678 d.d. 11 februari 1994 voor de kunststof container “Eurocontainer Modulair”. [Verweerder] heeft het modelrecht tijdig verlengd. Voorts is hij voor ditzelfde model houder van de Britse modelinschrijving nr. 2037137 d.d. 15 februari 1994.
Bij verzoekschrift van 1 maart 2004 heeft [Verweerder] verlof verzocht tot het leggen van conservatoir beslag op kunststof containers en mallen van Berdal c.s. Hij heeft ook de bewaring van deze zaken gevorderd. Het verzochte verlof is aan [Verweerder] verleend, waarna vervolgens op 2 maart 2004 beslag is gelegd op de kunststof containers. Tevens zijn de kunststof containers in gerechtelijke bewaring genomen. De mallen zijn niet in beslag genomen, omdat zij op 27 februari 2004 naar Polen zijn getransporteerd.
De stellingen en de vorderingen van Berdal c.s.
2. Berdal c.s. houden zich bezig met de productie en verkoop van allerlei rubber- en folieproducten. Sinds 1985 produceren en verkopen zij ook kunststof/plastic producten, waaronder plastic emmers. Ongeveer drie jaar geleden zijn zij samen met een Engelse opdrachtgever begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe techniek, “inmould labelling” (IML), waarbij er op rechthoekige, grote emmers (inhoud circa 16 liter) direct een foto wordt meegespoten met het plastic in de matrijs. Op dit moment zijn Berdal c.s. de enige die dit product kunnen maken en hebben zij een concurrentievoorsprong van ongeveer drie jaar. Daarnaast hebben Berdal c.s. ook zorg besteed aan de ontwikkeling van de emmers zelf. Berdal c.s. willen graag hun nieuwe product introduceren op de Practical World beurs van
14 tot en met 17 maart 2004 in Keulen, welke internationale vakbeurs één keer per twee jaar plaatsvindt. Berdal c.s zijn door de beslaglegging niet in staat om op deze voor haar belangrijke beurs haar nieuwe product te presenteren en haar eerste order voor dit nieuwe product uit te leveren. Berdal c.s. lijden hierdoor forse schade.
In conventie
3. Berdal c.s. vorderen kort weergegeven:
- het beslag en de bewaring op te heffen en [Verweerder] te gebieden de kunststof containers terug te geven, zulks op straffe een dwangsom;
- [Verweerder] te gebieden geen gebruik meer te maken van de aan hem gegeven toestemming om op voormelde zaken beslag te leggen, zulks op straffe van een dwangsom;
- [Verweerder] c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 8.000,-- als voorschot op de door Berdal c.s. geleden vermogensschade;
- [Verweerder] c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.
4. Berdal c.s. voeren daartoe het volgende aan. Zij zijn van mening dat het beslag ondeugdelijk is gelegd, aangezien er geen sprake is van inbreuk op een modelrecht van [Verweerder].
Het door [Verweerder] gedeponeerde model is niet nieuw. De kenmerkende eigenschappen van het model blijken onvoldoende uit het depot. Het uiterlijk van de door [Verweerder] gedeponeerde modellen is louter technisch bepaald en mist dus een eigen karakter. Er is geen sprake van een modelrechtelijke overeenstemming tussen het door [Verweerder] gedeponeerde model en de door Berdal c.s. verhandelde plastic emmer.
5. Daarnaast is geen sprake van slaafse nabootsing, omdat [Verweerder] geen model heeft dat zich onderscheidt van de overige verkrijgbare plasticemmers in de markt. Bovendien kan niet worden gezegd dat Berdal c.s. niet de nodige moeite hebben gedaan om af te wijken van het bestaande model van [Verweerder]. Van verwarring bij het publiek als gevolg van grote gelijkenis is dan ook geen sprake.
6. Tenslotte betwisten Berdal c.s dat zij inbreuk op het auteursrecht van Haaswinkel maken. Er is geen sprake van een werk met een eigen karakter, dan wel van verveelvoudiging van werken, omdat [Verweerder] de IML techniek niet beheerst.
De stellingen, het verweer en de reconventionele vordering van [Verweerder] c.s.
7. [Verweerder] is oprichter en directeur van HK Plastics. HK Plastics ontwikkelt en produceert al meer dan 35 jaar plastic verpakkingscontainers. Om haar innovatieve en originele verpakkingen zoveel mogelijk te beschermen, laten [Verweerder] c.s. voorafgaand aan de marktintroductie van een nieuwe verpakking beoordelen of deze verpakking door een octrooi of modelregistratie te beschermen is. Het model “Eurocontainer Modulair” is in 1993 ontwikkeld en is op 11 februari 1994 geregistreerd. In januari 2004 ontdekten [Verweerder] c.s. dat Berdal c.s. exact gelijke containers als de Eurocontainer Modulair produceren en verhandelen. [Verweerder] heeft om verdere inbreuk te voorkomen beslag gelegd bij
Berdal c.s.
In conventie
8. Er is geen sprake van een spoedeisend belang. Daarnaast is het beslag terecht gelegd. Er is sprake van een geldig modelrecht op de container. Het model container was ten tijde van het depot in 1994 volstrekt nieuw. Bewijs van oudere soortgelijke of identieke containers van derden hebben Berdal c.s. niet geleverd. [Verweerder] c.s. bestrijden dat het model uitsluitend technisch bepaald is. Er zijn vele containers denkbaar waarbij technische vereisten (noodzaak tot openen, dragen, sluiten e.d.) op andere wijze zijn vorm gegeven. De container van [Verweerder] heeft dan ook een eigen karakter in de zin van artikel 1 bis Pro lid 2 van de Eenvormige Wet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW).
9. Berdal c.s. maken een inbreuk op het auteursrecht op de container van [Verweerder] c.s. De container is een werk in de zin van artikel 10 sub Pro 11 van de Auteurswet (Aw), beschikt over voldoende oorspronkelijke kenmerken en draagt het persoonlijk stempel van de maker.
10. Berdal c.s handelen onrechtmatig jegens [Verweerder] c.s. Het uiterlijk van de containers van beide partijen stemt dusdanig met elkaar overeen dat bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van beide containers. Voorts is de vormgeving van het model van [Verweerder] vrijwel klakkeloos is overgenomen in de container van Berdal c.s. De containers zijn volkomen uitwisselbaar. Om deze verwarring te voorkomen hebben [Verweerder] c.s. er belang bij dat Berdal c.s. wordt verboden de containers te produceren en te verhandelen.
11. Tenslotte bestrijden [Verweerder] c.s. dat de door Berdal c.s. gevorderde vermogensschade aan hen is toe te rekenen. Deze schade is onvoldoende onderbouwd.
In reconventie
12. [Verweerder] c.s. vorderen kort weergegeven:
- een inbreukverbod op het modelrecht van [Verweerder] met betrekking tot de kunststof containers, met daarbij de nevenvorderingen, zoals omschreven in de brief van mr. Rorai d.d. 10 maart 2004;
- een voorschot op de schadevergoeding;
- Berdal c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.
Overwegingen van de voorzieningenrechter
In conventie
13. Uit de aard van het gevorderde vloeit het spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen voort.
14. Wat betreft de vordering tot opheffing van het beslag geldt conform het bepaalde in
artikel 705 van Pro het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dat de voorzieningenrechter het beslag onder meer kan opheffen indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Met andere woorden, indien in deze zaak niet voldoende komt vast te staan dat Berdal c.s. inbreuk hebben gemaakt op het model- of auteursrecht van [Verweerder], dan wel dat zij zich onrechtmatig hebben gedragen jegens [Verweerder] c.s., dient het beslag te worden opgeheven.
15. Allereerst dient te worden beoordeeld of de container van [Verweerder] modelrechtelijke bescherming geniet in de zin van de BTMW. Een kunststof container is een voorwerp dat als zodanig onder de door de BTMW beschermde voortbrengselen kan worden gerangschikt. Volgens de BTMW wordt een model beschermd voor zover het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt als nieuw beschouwd indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van het depot.
Het uitsluitend recht op een model kan slechts worden verkregen door een eerste depot daarvan. De akte van depot wordt door het Benelux-Bureau onverwijld ingeschreven.
Let wel, door de lijdelijke rol van het Benelux-Bureau kunnen zich in het modellenregister inschrijvingen bevinden van modeldepots die niet aan alle (materiële) voorwaarden voldoen.
In de volgende situaties wordt onder meer geen uitsluitend recht verkregen door het depot van een model: niet-nieuwheid van het model, het model is uitsluitend technisch bepaald, strijd met goede zeden of openbare orde, de kenmerkende eigenschappen van het model blijken onvoldoende uit het depot.
Ten aanzien van de nieuwheid van het model overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit de stukken leidt de voorzieningenrechter af dat HK Plastics ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1993 een folder heeft laten drukken, waarin wordt aangekondigd dat de introductie van de Eurocontainer Modulair is gepland begin mei 1993.
Berdal c.s. stellen dat de containers reeds vóór het depot van [Verweerder] op de markt zijn gebracht, zodat er geen sprake is van nieuwheid. [Verweerder] c.s. hebben deze stelling gemotiveerd betwist en gesteld dat de folder in beperkte hoeveelheid is gedrukt en uitsluitend was bedoeld voor een select gezelschap. Overigens is de container niet in mei 1993 op de markt gebracht, omdat er toen nog geen modelregistratie was. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan op grond van hetgeen in dit kort geding naar voren is gebracht noch op grond van de door partijen overgelegde producties worden gezegd of het standpunt van Berdal c.s. of dat van [Verweerder] c.s. het meest aannemelijk is. In dit kort geding kan daarop ook niet nader worden ingegaan. Partijen dienen hun standpunt in de bodemprocedure geldend te maken.
Wel is voldoende komen vast te staan dat HK Plastics in 1990 rechthoekige containers, te weten het model Eurocontainer, op de markt heeft gebracht. Het model Eurocontainer Modulair is vrijwel identiek aan het model Eurocontainer. Immers de kenmerken ervan verschillen slechts in onbelangrijke mate. Aangezien een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van het depot, kan het model Eurocontainer Modulair niet als nieuw worden beschouwd. Omdat niet is voldaan aan het vereiste van nieuwheid van het model, is geen uitsluitend recht verkregen door het depot van het model door [Verweerder] in 1994.
Overigens is het nog maar de vraag of de rechthoekige containers als innovatief en beschermingswaardig kunnen worden aangemerkt, aangezien zij door algemeen geaccepteerde technieken zijn geproduceerd.
16. Vervolgens dient te worden beoordeeld of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van [Verweerder]. Wil een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, dan dient dit werk een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het model van de container van [Verweerder] - mede gelet op andere kunststof containers die in de handel zijn - onvoldoende oorspronkelijk en persoonlijk karakter draagt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.
17. Tenslotte is aan de orde de vraag of de door Berdal c.s. op de markt gebrachte containers slaafse nabootsingen zijn van die van [Verweerder] c.s.
In beginsel staat nabootsing van een product vrij, wanneer dat product niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom. Dit beginsel lijdt echter uitzondering, indien door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaan of vergroot wordt.
De voorzieningenrechter overweegt dat de containers door de aard van hun technische functie op elkaar zullen lijken. Beide partijen gebruiken de rechthoekige containers voor diervoeders. Volgens [Verweerder] c.s. is juist een rechthoekige container hiervoor geschikt, omdat het vee het voedsel direct uit de container kan eten, het voer niet hoeft te worden overgeschept in een voederbak en het vee het voer op de bodem makkelijk kan bereiken zonder dat het met de neus of snuit zal komen vast te zitten.
Voorts hebben [Verweerder] c.s. voorshands niet aannemelijk gemaakt dat bij de verkoop van de containers grote verwarring zal ontstaan over de herkomst van de producten.
Bovendien hebben Berdal c.s. zich voldoende inspanningen getroost om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Zo zijn de emmers van Berdal c.s. voorzien een brede openingshoek (geschikt voor drie vingers), een anti-sliprand op de deksel en op de onderzijde, een brede stootrand aan de bovenzijde, en een rechte hoek die IML mogelijk maakt.
De voorzieningenrechter is gelet op het bovenstaande van oordeel dat de overeenstemming tussen de beide containers onvoldoende is om een actie uit onrechtmatige daad te kunnen toewijzen.
18. Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit kort geding summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door [Verweerder] ingeroepen recht, zodat het beslag zal worden opgeheven.
19. Ten aanzien van het door Berdal c.s. gevorderde voorschot op de vermogensschade overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De schuldeiser die dergelijke kosten vordert dient te stellen en te specificeren dat deze kosten zijn gemaakt ter zake van andere verrichtingen dan die waarvoor de in artikel 241 Rv Pro bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten, zoals die ter voorbereiding van processtukken en ter instructie van de zaak.
Aangezien [Verweerder] c.s. deze kosten hebben betwist, rust de bewijslast van die kosten op Berdal c.s. In dit kort geding is echter geen plaats voor nadere bewijslevering door Berdal c.s. daaromtrent. Daarvoor is de bodemprocedure de aangewezen weg. Daarnaast is niet gebleken dat Berdal c.s. een spoedeisend belang hebben bij een toewijzing van een voorschot op de gevorderde vermogensschade. Gelet op het vorenstaande, zal de voorzieningenrechter het gevorderde voorschot afwijzen.
20. [Verweerder] c.s. zullen hoofdelijk als overwegend de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.
In reconventie
21. Gelet op hetgeen de voorzieningenrechter hierboven in conventie heeft overwogen, dienen de vorderingen in reconventie te worden afgewezen.
22. [Verweerder] c.s. zullen hoofdelijk als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.
De beslissing
In conventie
I. Heft per direct op het bij exploit van 2 maart 2004 gelegde conservatoire beslag op de navolgende roerende zaken:
- 1 pallet met rode kunststof containers, circa 8 x 50 stuks;
- 1 pallet met rode/groene/gele/blauwe/zwarte/witte kunststof containers, circa 8 x 50 stuks;
- 1 pallet met gele/blauwe/licht-blauwe/rode/zwarte/witte kunststof containers, circa 8 x 50 stuks;
- 1 pallet met rode/gele/blauwe/groene/zwarte/licht-groene kunststof containers, circa 8 x 50 stuks;
- 1 pallet met doorzichtige/zwarte/gele/rode/blauwe/oranje kunststof deksels, circa 8 x 146 stuks;
- 1 pallet met zwarte/gele/rode/blauwe kunststof deksels, circa 8 x 146 stuks;
- 1 pallet met rode kunststof containers, circa 8 x 50 stuks;
- 1 pallet met groene kunststof containers, circa 8 x 40 stuks;
- 1 pallet met rode/gele/blauwe/geel-groene kunststof containers, circa 8 x 40 stuks;
- 1 pallet met rode kunststof containers, circa 8 x 40 stuks;
- 1 pallet met blauwe kunststof containers, circa 8 x 23 stuks;
- 1 pallet groene kunststof deksels, circa 8 x 88 stuks;
- 1 pallet met rode kunststof containers, circa 4 x 40 stuks;
- 1 pallet met blauwe/groene kunststof containers, elke kleur circa 4 x 40 stuks;
- 1 pallet met zwarte kunststof containers;
- 28 rode kunststof containers;
- 1 witte kunststof container;
- 21 blauwe kunststof containers;
- 3 gele kunststof containers;
- 12 groene kunststof containers.
II. Gelast vóór 13 maart 2004 te 12.00 uur de teruggave van voornoemde zaken op straffe van verbeurte van een dwangsom van in totaal € 10.000,--.
III. Bepaalt dat het op 1 maart 2004 aan [Verweerder] ten laste van Berdal c.s. gegeven verlof niet meer kan worden gebruikt.
IV. Veroordeelt [Verweerder] c.s. hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Berdal c.s. begroot op
€ 353,18 aan verschotten en € 750,-- aan salaris van de procureur.
V. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.
In reconventie
VII. Wijst de vorderingen af.
VIII. Veroordeelt [Verweerder] c.s. hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Berdal begroot op € 750,-- aan salaris van de procureur.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. A.R. van der Winkel, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 maart 2004, in tegenwoordigheid van
mr. A.M. Witkop, griffier.