Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
Kort Geding
zaaknummer: 69888 / KG ZA 05-80
datum vonnis: 31 maart 2005 (rd)
Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
[eiseres],
wonende te Hengelo (O),
eiseres,
verder te noemen [eiseres] of Oostenwind,
advocaat: mr. A.D.E. Theunissen te Deventer,
procureur: mr. G.J. Hollema,
tegen
1. de vennootschap onder firma
Nieuwe Wind V.O.F.,
verder te noemen Nieuwe Wind vof,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[naam B.V.] B.V.,
vennoot van gedaagde sub 1,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid
[naam B.V.] B.V.,
vennoot van gedaagde sub 1,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLP Business Communications B.V.,
allen gevestigd en zaakdoende te Enschede,
gedaagden,
verder gezamenlijk te noemen Nieuwe Wind,
procureur: mr. S.J.P. Kukolja.
Het procesverloop
[eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.
De zaak is behandeld ter terechtzitting van 22 maart 2005. Ter zitting zijn verschenen:
- [eiseres] vergezeld door mr. Theunissen;
- [naam B.V.] B.V. in de persoon van [naam directeur], directeur, als gedaagde sub 2 zijnde en als beherend vennoot van Nieuwe Wind vof;
- [naam B.V.] B.V., in de persoon van [naam directeur], directeur, als gedaagde sub 3 zijnde en als beherend vennoot van Nieuwe Wind vof;
- PLP Business Communications B.V., in de persoon van [naam directeur], als gedaagde sub 4.
- mr. Kukolja namens gedaagden.
De standpunten zijn toegelicht.
Het vonnis is bepaald op vandaag.
De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
1. In deze zaak staat het navolgende vast.
- [eiseres] exploiteert onder de handelsnaam Oostenwind een grafisch ontwerpbureau in Hengelo (O). Oostenwind houdt zich bezig met het ontwerp van onder andere reclame, huisstijlen, boeken, jaarverslagen, brochures en met de conceptontwikkeling ten behoeve van bedrijven. [eiseres] werkt daarnaast samen met en/of in opdracht van communicatiebureaus, illustratoren en tekstschrijvers.
- Oostenwind richt zich op het midden- en kleinbedrijf en lokale overheden in de regio Twente. Daarnaast heeft Oostenwind landelijke klanten.
- Oostenwind is op 1 juni 1994 gevestigd en [eiseres] gebruikt sinds die tijd de handelsnaam.
- Gedaagden sub 2 en 3 exploiteren sinds 1 januari 2005 een onderneming met de naam Nieuwe Wind vof, met als handelsnamen Nieuwe Wind [naam] en Nieuwe Wind [naam], welke zich bezighoudt met reclame, communicatieadvies en Public Relations activiteiten. Nieuwe Wind heeft zowel klanten uit het midden- en kleinbedrijf en lokale overheden in de regio Twente als landelijke klanten.
- Gedaagde sub 4 exploiteert een adviesbureau voor reclame en houdt zich onder andere bezig met het ontwerpen van reclame-uitingen. Deze onderneming heeft als handelsnaam PLP communicatie nieuwewind. Deze onderneming is (nog) niet toegetreden tot Nieuwe Wind vof.
- Nieuwe Wind vof heeft op 4 februari 2005 het merk “nieuwewind” bij het Benelux Merkenbureau geregistreerd voor onder andere:
- klasse 35: reclame, publiciteit, promotie, ontwikkelen en samenstellen van commerciële bedrijfscommunicatie-uitingen, reclame-ontwerp;
- klasse 41: opstellen, publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van artikelen, folders, brochures en andere dergelijke werken.
- Klasse 42: grafisch ontwerpen.
- Bij email van 2 februari 2005 heeft [eiseres] aan gedaagden sub 2 en 3 laten weten bezwaar te hebben tegen de door hen te voeren handelsnaam Nieuwe Wind.
- Op 4 februari 2005 heeft de feestelijke opening van Nieuwe Wind vof plaatsgevonden.
- Bij brief van 10 februari 2005 heeft [eiseres] gedaagden sub 1 tot en met 3 gesommeerd het gebruik van de naam Nieuwe Wind te staken en gestaakt te houden.
- Bij brief van 8 maart 2005 heeft [eiseres] gedaagde sub 4 gesommeerd het gebruik van de handelsnaam en het merk Nieuw Wind te staken en gestaakt te houden.
2. [eiseres] vordert – zakelijk weergegeven –:
I. gedaagden ieder voor zich te gebieden binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van met het merk en de handelsnaam Nieuwewind overeenstemmende tekens voor producten en dienstverlening op het gebied van vormgeving, reclame en/of communicatie, dan wel daaraan soortgelijke producten en diensten, meer in het bijzonder gedaagden ieder voor zich te gebieden ieder gebruik van handelsnamen en/of merken waarvan de aanduiding ‘wind’ een onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden.
II. gedaagden ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de te geven ge- en verboden, alsmede – zulks ter keuze van eiseres – voor ieder product en/of iedere dienst waarmee een overtreding wordt begaan, dan wel voor iedere dag waarop een overtreding voortduurt.
III. de termijn waarbinnen eiseres op grond van artikel 260 Rv Pro een bodemprocedure aanhangig dient te maken op zes maanden te stellen, te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis.
IV. hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.
3. [eiseres] stelt daartoe dat gedaagden met het voeren van de handelsnaam en het merk Nieuwewind inbreuk maken op haar oudere handelsnaamrecht. Aldus handelt Nieuwe Wind in strijd met het in artikel 5 Handelsnaamwet Pro (Hnw) neergelegde verbod en door mee te liften op de naamsbekendheid van Oostenwind, handelt Nieuwe Wind onrechtmatig jegens haar. [eiseres] stelt dat de handelsnaam van gedaagden slechts in geringe mate van haar handelsnaam afwijkt, waardoor bij het publiek zowel direct als indirect verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Volgens [eiseres] bezit de handelsnaam Oostenwind zowel van huis uit als door inburgering een groot onderscheidend vermogen en geniet deze daardoor een grote mate van bescherming. Nu beide onderneming in hun uitingen associëren op het beeldthema “wind”, beide ondernemingen tot dezelfde branche behoren, beide ondernemingen dezelfde en soortgelijke diensten via dezelfde handelskanalen aanbieden en beide ondernemingen slechts op tien kilometer afstand van elkaar gevestigd zijn, is er verwarringsgevaar.
[eiseres] stelt daarnaast dat het merkdepot door Nieuwe Wind vof te kwader trouw is verricht, nu gedaagden sub 2 en 3 op de datum van het depot bekend waren met het bestaan van de oudere handelsnaam Oostenwind.
[eiseres] stelt ten slotte dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering, nu er stelselmatig inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten.
4. Nieuwe Wind heeft verweer gevoerd en betwist dat er sprake is van inbreuk op het in artikel 5 Hnw Pro neergelegde verbod noch van een merkdepot te kwader trouw. Daarnaast is volgens Nieuwe Wind geen sprake van een aan haar toe te rekenen onrechtmatige daad. Volgens Nieuwe Wind moeten de handelsnamen in het geheel worden bezien en bestaan tussen deze handelsnamen grote visuele, auditieve en begripmatige verschillen. Zo er al hoofdbestanddelen aan te wijzen zijn, zijn dat volgens Nieuwe Wind de namen Nieuwe en Oosten, welke bestanddelen geen gelijkenis met elkaar vertonen. Indien “wind” als kenmerkend bestanddeel mocht worden beschouwd, stelt Nieuwe Wind dat dit geen onderscheidend vermogen heeft, maar het een algemeen, veel gebruikt Nederlands woord betreft. Nieuwe Wind stelt dat vele bedrijven, waaronder de bedrijven in de grafische ontwerp sector en de sector communicatie het woord in hun handelsnaam gebruiken. Voorts betwist Nieuwe Wind – voor het geval wel onderscheidend vermogen aan het bestanddeel “wind” mocht worden toegekend – het gestelde verwarringsgevaar. Volgens Nieuwe Wind verschillen beide ondernemingen van aard, zowel wat betreft activiteiten, rechtsvorm, schaalgrootte en geografische markt. Nieuwe Wind stelt dat beide ondernemingen zich louter op de professionele markt richten, waardoor minder snel verwarringsgevaar te duchten is. Daarnaast betwist Nieuwe Wind het gestelde spoedeisend belang en stelt zij dat de zaak niet geschikt is voor behandeling in kort geding. Ten slotte verzet zij zich tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring.
5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit het spoedeisend belang bij onderhavig kort geding voldoende voort uit de stellingen van [eiseres], mede gelet op de verstrekkende en langdurige gevolgen die de gestelde vrees voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen. Daarbij komt dat blijkens de overgelegde email d.d. 2 februari 2004 [eiseres] reeds voor de officiële opening van Nieuwe Wind vof gedaagden heeft gesommeerd het gebruik van de naam Nieuwe Wind te staken.
6. Op grond van artikel 5 Hnw Pro mag iemand zijn onderneming niet gaan drijven onder een naam die reeds eerder door een ander rechtmatig wordt gevoerd, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
7. Nieuwe Wind betwist niet dat [eiseres] haar handelsnaam eerder voerde dan zij, zodat hiervan kan worden uitgegaan.
8. Bij de beoordeling van de vraag of door gelijkenis in de handelsnamen verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, dient in het bijzonder te worden gelet op dat bestanddeel van de naam waaraan het publiek de onderneming herkent.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in de handelsnamen Oostenwind en Nieuwe Wind het kenmerkende bestanddeel ”wind”. De voorzieningenrechter acht dit bestanddeel voorshands zwak onderscheidend, nu blijkens het door gedaagden overgelegde overzicht uit de telefoongids “wind” een gebruikelijk begrip in de communicatie – en grafisch ontwerpsector is. Zo vermeldt de telefoongids onder meer Westenwind Ontwerp, Noordenwind Grafisch Ontwerpbureau en Frissewind Visuele Communicatie. Daarnaast vermeldt de telefoongids een aantal bedrijven met namen die – hoewel minder gelijkend op Oostenwind – verwijzen naar het begrip “wind”, zoals Windkracht 10 en Door de Wind Advies B.V..
9. Aangezien het bestanddeel “wind” naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zwak onderscheidend vermogen heeft, dienen de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis te vertonen, wil er verwarringsgevaar te duchten zijn. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. De handelsnamen Oostenwind en Nieuwe Wind verschillen zowel visueel, auditief en begripsmatig van elkaar. Het bestanddeel Oosten is een geografische aanduiding, terwijl met Nieuwe volgens gedaagden wordt benadrukt dat er sprake is van vernieuwing.
Daarbij komt dat zowel Oostenwind als Nieuwe Wind uitsluitend zaken doen met bedrijven uit het midden- en klein bedrijf en lokale overheden, zijnde professionele klanten, en dat zij in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Gelet hierop acht de voorzieningrechter, ondanks het feit dat partijen (deels) in dezelfde sector werkzaam zijn en zij op slechts tien kilometer van elkaar gevestigd zijn, niet aannemelijk geworden dat direct of indirect verwarringsgevaar tussen de ondernemingen is te duchten.
10. Nu niet aannemelijk is geworden dat op grond van op elkaar gelijkende handelsnamen verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen valt te duchten en Nieuwe Wind door het gebruik van haar handelsnaam naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter derhalve geen inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Oostenwind, is tevens geen sprake van een merkdepot te kwader trouw. Voorts is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk geworden dat Nieuwe Wind meelift op de naamsbekendheid van Oostenwind en aldus onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld.
De vordering van [eiseres] zal derhalve worden afgewezen.
11. [eiseres] dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding te worden veroordeeld.
De beslissing
De voorzieningenrechter:
I. wijst de vordering af.
II. Veroordeelt [eiseres] in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Nieuwe Wind begroot op € 244,= aan verschotten en € 816,= aan salaris van de procureur.
III. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Inden, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 maart 2005, in tegenwoordigheid van mr. Dallinga, griffier.