Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ALMELO
Sector civiel recht
zaaknummer: 126159 / KG ZA 12-12
datum vonnis: 8 februari 2012
Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TD Poultry Processing B.V.,
statutair gevestigd te Veenendaal,
eiseres,
advocaten: mr. H.G.M. Berendschot en mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht te Breda,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde sub 1],
Statutair gevestigd te [vestigingsplaats],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Newland Food B.V.,
gevestigd te Goor,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde sub 3].,
gevestigd te [vestigingsplaats],
gedaagden,
advocaat: mr. W.B. Brusse te Almelo.
Partijen zullen hierna TD Poultry en [gedaagde] genoemd worden.
1. De procedure
1.1. TD Poultry heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.
1.2. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 31 januari 2012. Ter zitting zijn verschenen: de heer [V] namens TD Poultry, vergezeld door mrs. Berendschot en Chalmers Hoynck van Papendrecht, en de heren [H], [N] en [B] namens [gedaagde], vergezeld door mr. Brusse. De standpunten zijn toegelicht, door de advocaten aan de hand van een pleitnota. Het vonnis is bepaald op vandaag.
2. De feiten
2.1. [Gedaagde sub 1] is een op 30 maart 1998 opgerichte beheermaatschappij. De ondernemingen Newland Food B.V. en [gedaagde sub 3] zijn dochterondernemingen van [gedaagde sub 1]. TD Poultry is op 1 oktober 2008 opgericht. Zowel [gedaagde] als TD Poultry richt zich op de verkoop, productie en verwerking van pluimveeproducten voor export naar het buitenland. De producten worden voornamelijk aan groothandels geleverd.
2.2. Het woord-beeldmerk “Olympia Luxus Hänchen” is op 7 april 1995 door de onderneming [F] B.V. (hierna te noemen: [F]) geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) onder registratienummer 0568344 (productie 4 bij de dagvaarding). Op 21 oktober 2008 is [F] bij vonnis van de rechtbank te Zutphen in staat van faillissement verklaard. Op 7 november 2011 heeft de curator van [F] onder meer de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk “Olympia Luxus Hänchen” tegen betaling van een bedrag van € 5.000,00 aan TD Poultry overgedragen.
2.3. [Gedaagde] heeft op 21 november 2011 bij het BBIE een merkdepot verricht voor het woord-beeldmerk “Olympia Chicken” (inschrijvingsnummer 910511) en bij het bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: OHIM) een depot voor het woordmerk “Olympia” (inschrijvingsnummer 10431617) en het woord-beeldmerk “Premium quality olympia chicken” (inschrijvingsnummer 10431856).
3. Het geschil
3.1. TD Poultry vordert bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:
I. [gedaagde] te gebieden met onmiddellijke ingang in de Benelux iedere inbreuk op het onder 2.2. genoemde merk “Olympia Luxus Hänchen” van TD Poultry te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het gebruik van de als EU-merk gedeponeerde tekens onder nummers 10431617 en 10431856 en het als Benelux-merk gedeponeerd teken onder nummer 910511 alsmede daarmee overeenstemmende tekens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbrengen van deze tekens en het (doen) exporteren van vlees onder deze tekens;
II. [gedaagde] te gebieden met onmiddellijke ingang in Nederland maar ook daarbuiten iedere inbreuk op de auteursrechten van TD Poultry te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het zonder toestemming van TD Poultry openbaar maken en verveelvoudigen van de grafische weergave van het teken “Olympia Luxus Hänchen”;
III. [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 15.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [gedaagde], althans één van de gedaagden, het onder I. en II. verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreden;
IV. de betaling aan TD Poultry van de volledige advocaatkosten van het geding op grond van artikel 1019 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente;
V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van het te wijzen vonnis bepalen.
3.2. TD Poultry stelt daartoe – kort samengevat – dat [gedaagde] inbreuk maakt op het merkrecht van TD Poultry zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) door het merk “Olympia” te gebruiken om afzet te genereren voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Het door [gedaagde] gebruikte teken stemt in grote mate overeen met het merkrecht van TD Poultry. Voorts is er volgens TD Poultry sprake geweest van een normaal gebruik van het merk door zowel TD Poultry als door [F], zodat er geen sprake is van verval van het merkrecht zoals bedoeld in artikel 2.26 van het BVIE. Dat [gedaagde] toestemming van [F] zou hebben gekregen voor het gebruik van het merkrecht is onjuist. Voor zover er al toestemming zou zijn verkregen, heeft [gedaagde] deze nimmer ingeschreven als licentie in het merkenregister, zodat een eventuele toestemming ingevolge artikel 2.33 BVIE geen derdenwerking heeft.
TD Poultry beroept zich tevens op de aan haar toekomende auteursrechten op het logo. Uit de boedel van het failliete [F] zijn aan TD Poultry ook de auteursrechten met betrekking tot de logo’s overgedragen. Cumulatie van de vorderingen op grond van het merkenrecht en het auteursrecht is volgens TD Poultry toegestaan.
3.3. [Gedaagde] brengt hiertegen in – kort samengevat – dat TD Poultry het merk “Olympia Luxus Hänchen” zoals dat destijds is ingeschreven, tot op de dag van vandaag nog nooit gebruikt heeft. Ook [gedaagde] heeft nog nooit gebruik gemaakt van dit merk, maar wel van de merken “Olympia Chicken” en “Premium quality Olympia Chicken” in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Die laatste merken zijn volgens [gedaagde] volkomen andere merken, waarbij geen sprake is van kleine wijzigingen althans wijzigingen waarbij sprake is van gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd. Het merk “Olympia Luxus Hänchen dient dan ook volgens [gedaagde] vervallen te worden verklaard op grond van artikel 2.26 BVIE.
Voorts heeft [gedaagde] toestemming verkregen van [F] om de merken “Olympia premium quality chicken” en “Emperor” te gebruiken voor de Europese Unie.
Ten aanzien van de vordering op grond van het auteursrecht, voert [gedaagde] aan dat uit de overdracht van [F] aan TD Poultry niet blijkt dat het de bedoeling was om ook eventueel bestaande auteursrechten ten aanzien van de merken over te dragen. Bovendien is volgens [gedaagde] [F] niet de ontwerper van het logo, althans komt het auteursrecht niet toe aan [F]. Voorts heeft TD Poultry niet gesteld of aannemelijk gemaakt welk specifiek belang zij heeft bij handhaving van het auteursrecht.
Tot slot stelt [gedaagde] dat TD Poultry onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen die het treffen van een voorlopige voorziening noodzakelijk maken. Bovendien valt het belang van TD Poultry in het niet bij de belangen van [gedaagde]. Indien de vorderingen wel (gedeeltelijk) voor toewijzing in aanmerking komen, verzoekt [gedaagde] de voorzieningenrechter haar een termijn van minimaal een maand toe te kennen voor het staken van het gebruik van het merk. Een onmiddellijke staking van het gebruik is praktisch niet mogelijk, nu het gehele productieproces moet worden aangepast. Voorts betwist [gedaagde] de hoogte van de urenspecificatie van de advocaten van TD Poultry.
4. De beoordeling
Spoedeisend belang
4.1. De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang gelet op de aard van de vorderingen reeds gegeven. [Gedaagde] heeft het spoedeisend belang van
TD Poultry onvoldoende betwist. De voorzieningenrechter zal derhalve overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van het geschil.
Inbreuk merk
4.2. De vraag die in het onderhavige kort geding dient te worden beantwoord, is de vraag of aannemelijk is dat een bodemrechter tot het oordeel komt dat sprake is van een inbreuk op het merk- en/of het auteursrecht van TD Poultry door [gedaagde].
4.3. Allereerst zal de voorzieningenrechter beoordelen of aannemelijk is dat sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 BVIE. Het merkrecht met betrekking tot het merk “Olympia Luxus Hänchen” is door [F] aan TD Poultry overgedragen. Dit staat ook als zodanig geregistreerd bij het BBIE. Dat ingeschreven merk dient te worden vergeleken met het merk zoals dat door [gedaagde] wordt gebruikt. Hieronder worden de merken weergegeven:
Het geregistreerde merk van TD Poultry: Het door [gedaagde] gebruikte merk:
Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter stemmen deze merken grotendeels overeen. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het opvallende en overheersende gebruik van het woord OLYMPIA in een roodkleurig ovaalvormig vlak en het gebruik van dezelfde basisvormen waarbinnen dat woord is aangebracht: vijf achter elkaar aaneengesloten ringen in een blauwe kleur, waarvan de buitenste twee ringen met elkaar worden verbonden door twee gekromde lijnen. Het enkele feit dat de achtergrond bij het geregistreerde merk rode en goudkleurige elementen bevat en bij het door [gedaagde] gebruikte merk niet, doet daaraan niet af. Dit geldt ook voor de woorden “Luxus” en “Hänchen” enerzijds en “Premium Quality” en “Chicken” anderzijds die onder en boven het woord Olympia zijn opgenomen. Van belang zijn immers de overeenstemmingen en niet (zozeer) de verschillen. Nu de merken voorts voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt in de economische sector en binnen het beperkte afzetgebied van partijen (groothandels), is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Normaal gebruik merk
4.4. Volgens [gedaagde] dient het merkrecht van TD Poultry vervallen te worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, nu er geen sprake zou zijn geweest van normaal gebruik van het merkrecht gedurende vijf aaneengesloten jaren zonder geldige reden. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het Hof van Justitie heeft onder meer in haar arrest van 11 maart 2003 (NJ 2004, 339) bepaald dat onder "normaal gebruik" van een merk moet worden verstaan een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben. Bij die beoordeling dient volgens het Hof van Justitie rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, waaronder de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen.
4.5. Allereerst overweegt de voorzieningenrechter dat [gedaagde], nu zij zich beroept op het verval van het recht, gemotiveerd dient te stellen en te onderbouwen waarom het merk niet normaal gebruikt zou zijn. [Gedaagde] beroept zich op verklaringen van [F] van 26 januari 2012 en van mevrouw [S] van 27 januari 2012. De verklaring van de heer [F] dat hij het merk “Luxus Olympia Hänchen” sinds 1988 niet meer zou hebben gebruikt, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk, nu [F] op 7 april 1995 datzelfde merk bij het BBIE heeft geregistreerd. Bovendien heeft [F] in 2008 voor de rechtbank Groningen haar merkrecht gehandhaafd in een procedure tegen de firma [S] te [vestigingsplaats]. Sinds 2008 zijn nog geen vijf jaren verstreken. De verklaring van mevrouw [S] (voormalig werkneemster bij [F]) dat zij gedurende haar dienstverband van 1 augustus 2000 tot en met 20 juni 2007 nooit producten met het merk “Olympia Luxus Hänchen” heeft verpakt en ook nooit heeft gezien dat de producten onder die naam werden verkocht, doet aan voornoemd feit niet af.
4.6. Het verweer van [gedaagde] dat het merk dient te worden gebruikt zoals het destijds is ingeschreven en dat het door haar gebruikte merk volkomen anders is dan het geregistreerde merk van TD Poultry, dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden verworpen. Het is weliswaar juist dat het door TD Poultry gebruikte merk niet identiek is aan de merkregistratie zoals onder 4.3 weergegeven, maar artikel 2.26 lid 3 BVIE bepaalt dat voor de toepassing van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE onder gebruik van het merk mede wordt verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Er is, zoals ook onder 4.3 is overwogen, sprake van duidelijke overeenkomsten tussen de gebruikte merken. Het enkele gebruik van een merk in een andere opmaak, ook wanneer het merk wordt gebruikt in een andere kleurstelling (de achtergrond), dient niet te worden aangemerkt als een wijziging van het onderscheidende vermogen van het merk (vgl. Hof Amsterdam 11 mei 2006, BIE 2007 ,74). Het feit dat de tekst onder en boven het opvallend in een rode ovaal geplaatste woord “Olympia” afwijkt van het geregistreerde merk, doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin af aan het onderscheidende vermogen.
4.7. Op grond van het voorgaande acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat een bodemrechter zou oordelen dat sprake is van verval van het geregistreerde merkrecht van TD Poultry, zodat het desbetreffende verweer wordt verworpen.
Toestemming gebruik [gedaagde]
4.8. Voorts heeft [gedaagde] zich op het standpunt gesteld dat zij van [F] toestemming heeft gekregen om de merken “Olympia premium quality chicken” en “Emperor” te gebruiken voor de Europese Unie. Dit heeft zij onderbouwd met het overleggen van een e-mailbericht van [F] aan [H], verkoopleider binnen [gedaagde]. Nog daargelaten de vraag of aannemelijk is dat [F] aan [gedaagde] toestemming heeft verleend voor de door haar genoemde merken, overweegt de voorzieningenrechter dat niet aannemelijk is dat een bodemrechter een dergelijk beroep op toestemming zou honoreren. Onbetwist is gebleven dat de licentie voor een dergelijk gebruik nimmer is ingeschreven in het merkenregister. Om derdenwerking te kunnen hebben dient de licentie in het register te worden aangetekend, aldus artikel 2.33 BVIE. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake, zodat [gedaagde] zich niet tegenover TD Poultry kan beroepen op een gebruiksrecht. Het verweer van [gedaagde] op dit punt wordt daarom verworpen.
4.9. De vordering van TD Poultry onder I. om [gedaagde] te verbieden iedere inbreuk op het geregistreerde merk van TD Poultry te staken en gestaakt te houden - in het bijzonder door het staken van het gebruik van de [gedaagde] gedeponeerde tekens zoals genoemd onder 2.3 - kan gelet op het vorenstaande worden toegewezen. Gelet op het verweer van [gedaagde] dat zij praktisch gezien niet tot onmiddellijke staking kan overgaan, omdat zij haar productieproces en bijvoorbeeld reclame-uitingen dient aan te passen, zal de voorzieningenrechter het gebod niet met onmiddellijke ingang toewijzen, maar per 1 maart 2012. Op die wijze heeft [gedaagde] drie weken na het wijzen van dit vonnis om haar productieproces aan te passen.
Auteursrecht
4.10. TD Poultry baseert haar vordering voorts op een schending van haar auteursrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft TD Poultry voldoende aannemelijk gemaakt dat aan haar de auteursrechten van het in het geding zijnde merk zijn overgedragen middels de overeenkomst van 7 oktober 2011, mede gelet op de uitdrukkelijke verklaring van de curator van [F], mr. Dooijeweerd, in diens brief aan de advocaat van TD Poultry d.d. 16 januari 2012, onder meer inhoudende dat alle tot de boedel behorende auteursrechtelijke) werken met betrekking tot het merk ‘Olympia’ aan TD Poultry zijn verkocht en overgedragen. De enkele niet onderbouwde stelling van [gedaagde] dat maker van het logo de vader van [F] zou zijn en dat daarom het auteursrecht niet zou toekomen aan [F], is onvoldoende om aannemelijk te maken dat het auteursrecht niet zou toekomen aan [F] en derhalve niet zou zijn overgegaan op TD Poultry. Het verweer van [gedaagde] op dit punt wordt dan ook verworpen.
4.11. Het verweer van [gedaagde] dat het handhaven van een merkrecht via het auteursrecht niet zomaar is toegelaten en dat TD Poultry een specifiek belang daartoe onvoldoende zou hebben gesteld, slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin. Het is juist dat het handhaven van een merkrecht via het auteursrecht niet zomaar is toegelaten (vgl. HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52). Er moet sprake zijn van een specifiek belang bij handhaving van het auteursrecht, welk belang duidelijk te onderscheiden moet zijn van het belang bij handhaving van het merkrecht. Dat specifieke belang heeft TD Poultry in haar dagvaarding naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gesteld, namelijk het handhaven van haar auteursrecht buiten de Benelux. Haar vordering ten aanzien van het auteursrecht strekt zich uit over de gehele wereld. Voorts heeft TD Poultry onbetwist gesteld dat zij zich in het bijzonder bezig houdt met de export van pluimveeproducten buiten de Benelux, zodat zij ook een belang heeft bij een wereldwijd verbod. De vordering onder II zal derhalve eveneens worden toegewezen, voor zover dit ziet op de inbreuk op het auteursrecht van het onderhavige merk buiten de Benelux. Ook dit verbod zal met ingang van 1 maart 2012 worden toegewezen, gelet op hetgeen onder rechtsoverweging 4.9 is overwogen.
Dwangsom
4.12. De gevorderde dwangsom gekoppeld aan de vorderingen onder I en II zal eveneens worden toegewezen, maar de voorzieningenrechter zal daaraan een maximum stellen van € 450.000,00.
Proceskosten
4.13. [Gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Wat betreft het door TD Poultry gevorderde bedrag aan salaris van de advocaat ten bedrage van € 9.686,50 op grond van artikel 1019h Rv, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Blijkens de richtlijn indicatietarieven in IE-zaken geldt in een kort geding als het onderhavige een maximumbedrag van € 15.000,00. Voor het toewijzen van de werkelijke kosten dient een gedetailleerde opgave te worden overgelegd. Daaraan heeft TD Poultry voldaan. Het verweer van [gedaagde] tegen de hoogte van het gevorderde, verwerpt de voorzieningenrechter. Niets staat er aan in de weg om de zaak door twee advocaten te laten behandelen, mits die opgevoerde kosten redelijk zijn en deugdelijk onderbouwd. Daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake. Tevens is onvoldoende gebleken dat de werkzaamheden betrekking zouden hebben gehad op registratie van merken in plaats van op de onderhavige zaak.
De kosten aan de zijde van TD Poultry worden begroot op:
- dagvaarding € 103,89
- griffierecht 575,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 9.686,50
Totaal € 10.365,39
De meegevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als hierna bepaald.
Termijn bodemprocedure
4.14. De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
I. gebiedt [gedaagde sub 1], Newland Food B.V. en [gedaagde sub 3] met ingang van 1 maart 2012 in de Benelux iedere inbreuk op het merk “Olympia Luxus Hänchen” van TD Poultry Processing B.V., geregistreerd bij het BBIE onder registratienummer 0568344, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het gebruik van de als EU-merk gedeponeerde tekens onder nummers 10431617 en 10431856 en het als Benelux-merk gedeponeerd teken onder nummer 910511 alsmede daarmee overeenstemmende tekens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbrengen van deze tekens en het (doen) exporteren van vlees onder deze tekens;
II. gebiedt [gedaagde sub 1], Newland Food B.V. en [gedaagde sub 3] met ingang van 1 maart 2012 buiten de Benelux het zonder toestemming van TD Poultry Processing B.V. openbaar maken en verveelvoudigen van de grafische weergave van het teken “Olympia Luxus Hänchen” te staken en gestaakt te houden wegens inbreuk op de auteursrechten van TD Poultry Processing B.V.;
III. veroordeelt [gedaagde sub 1], Newland Food B.V. en [gedaagde sub 3] om aan TD Poultry Processing B.V. een dwangsom te betalen van € 15.000,00 voor iedere dag dat zij, althans één van hen, geheel of ten dele niet aan de onder I. en II. uitgesproken veroordelingen voldoen, tot een maximum van € 450.000,00 is bereikt;
IV. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf heden;
V. veroordeelt [gedaagde sub 1], Newland Food B.V. en [gedaagde sub 3] in de proceskosten, aan de zijde van TD Poultry Processing B.V. tot op heden begroot op € 678,89 aan verschotten en € 9.686,50 aan salaris van de advocaat, met bepaling dat indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn betaald, daarover de wettelijke rente is verschuldigd vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening;
VI. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
VII. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 februari 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.