Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
Sector civiel recht
zaaknummer: 131661 / KG ZA 12-196
datum vonnis: 20 november 2012 (sr)
Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ITW Eibergen B.V.,
gevestigd te Denekamp,
verder te noemen ITW,
eiseres sub 1 in conventie, gedaagde in (voorwaardelijke) reconventie,
2. mr. J.M. Eringa q.q.,
in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid [A], [B], [C] en [D],
gevestigd te [vestigingsplaats],
verder te noemen de curator,
eiser sub 2 in conventie,
advocaat: mr. P.M.F. Schreurs te Enschede,
tegen
1. [gedaagde sub 1],
wonende te [woonplaats],
verder te noemen [gedaagde sub 1],
gedaagde sub 1 in conventie,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde sub 2],
gevestigd te [vestigingsplaats],
verder te noemen [gedaagde sub 2],
gedaagde sub 2 in conventie, eiseres sub 1 in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. H. Dijks te Enschede.
1. Het procesverloop
In conventie en reconventie
1.1 ITW en de curator hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding.
1.2 [Gedaagde sub 2] heeft een eis in (voorwaardelijk) reconventie jegens ITW ingediend.
1.3 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 6 november 2012. Ter zitting zijn verschenen: de heer [W] namens ITW en de curator, vergezeld door mr. Schreurs en [gedaagde sub 1] mede namens [gedaagde sub 2], vergezeld door mr. Dijks. De standpunten zijn toegelicht.
1.4 Het vonnis is bepaald op vandaag.
2. De feiten
In conventie en reconventie
2.1 Bij vonnis van 25 juli 2012 heeft deze rechtbank de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid [A], [B], [C] en [D] in staat van faillissement verklaard. Hierbij is mr. J.M. Eringa tot curator benoemd.
2.2 De gefailleerde bedrijven hebben een doorstart gemaakt. De curator en ITW hebben hiertoe op 7 augustus 2012 een activa-overeenkomst gesloten.
2.3 [Gedaagde sub 1] heeft op 17 augustus 2012 [gedaagde sub 2] ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. [Gedaagde sub 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van [gedaagde sub 2].
2.4 ITW heeft op 30 augustus 2012 de handelsnaam “[X]” ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
3. Het geschil in conventie
3.1 ITW en de curator vorderen -kort gezegd- primair om [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de handelsnamen “[gedaagde sub 2]” en “[gedaagde sub 2a]” of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. Voorts vorderen ITW en de curator [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te verbieden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van [A] en [C] en bij het publiek verwarring kan opleveren, op straffe van een dwangsom. Tot slot vorderen ITW en de curator veroordeling van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Subsidiair vorderen ITW en de curator [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis iedere onrechtmatige gedraging ter zake het gebruik van de handelsnaam jegens ITW en de curator te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, eveneens met veroordeling van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv.
3.2 ITW en de curator stellen daartoe dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” zich in de faillissementsboedel bevonden. Deze handelsnamen zijn bij de doorstart van de onderneming verkocht en overgedragen aan ITW. [Gedaagde sub 1] heeft meegedaan aan de biedingsprocedure, maar heeft deze niet gewonnen. [Gedaagde sub 1] is vervolgens samen met zijn zoon een eigen bedrijf onder de naam “[gedaagde sub 2]” gestart. Deze handelsnaam wijkt in geringe mate af van de oudere, overgedragen handelsnamen. [Gedaagde sub 2] verricht nagenoeg dezelfde werkzaamheden en richt zich op dezelfde markt, namelijk de Twentse markt. [Gedaagde sub 2] is net als [A], [D] en [C] in Twente gevestigd. Bovendien is [gedaagde sub 2] inmiddels gevestigd op exact hetzelfde adres als waar [A], [D] en [C] waren gevestigd. Het verwarringsgevaar heeft zich in meerdere opzichten gerealiseerd.
3.3 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben de vorderingen van ITW en de curator gemotiveerd betwist en geconcludeerd dat zij niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen, althans dat hen deze vorderingen dienen te worden ontzegd, met veroordeling van ITW en de curator in de kosten van deze procedure. In het navolgende zal de voorzieningenrechter voor zover nodig nader op dat verweer ingaan.
4. Het geschil in reconventie
4.1 [Gedaagde sub 2] vordert in voorwaardelijke reconventie -kort gezegd- bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ITW te veroordelen om binnen vijf dagen na het wijzen van het vonnis het gebruik van de handelsnaam “[X]” te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. Voorts vordert [gedaagde sub 2] ITW te veroordelen in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv.
4.2 [Gedaagde sub 2] stelt daartoe dat zij in haar bedrijfsvoering ernstig gehinderd wordt door het feit, dat ITW nu aan het handelsverkeer is gaan deelnemen met de naam “[X]”. Die naam heeft ITW eerst op 30 augustus 2012 aan de Kamer van Koophandel opgegeven, terwijl [gedaagde sub 2] haar naam op 17 augustus 2012 heeft opgegeven. Het is ITW zelf, die de omstandigheden heeft gecreëerd die leiden tot verwarring bij het publiek c.q. de omstandigheden heeft gecreëerd op grond waarvan vrees voor verwarring is te duchten.
4.3 ITW heeft de vorderingen van [gedaagde sub 2] gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing van haar vorderingen, met veroordeling van [gedaagde sub 2] in de kosten van deze procedure. In het navolgende zal de voorzieningenrechter voor zover nodig nader op dat verweer ingaan.
5. De beoordeling in conventie
Spoedeisend belang
5.1 Het spoedeisend belang bij de vorderingen vloeit voort uit de aard van de gevorderde voorziening en is door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] ook niet betwist.
Partijen
5.1 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben allereerst gesteld dat de curator niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vorderingen, nu de curator geen belang heeft bij de onderhavige vorderingen.
5.2 De voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 6 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw) aan iedere belanghebbende (dus niet alleen aan de rechtmatige gebruiker) de mogelijkheid geeft een geschil op grond van de Hnw door de rechter te doen beslissen. Hierbij geldt onder meer het belang-criterium van artikel 3:303 Burgerlijk Pro Wetboek (BW), te weten zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator wenst met de onderhavige procedure te voorkomen dat de boedel wordt aangesproken voor eventuele schade voortvloeiend uit de overdracht van de bedrijfsactiviteiten en de handelsnamen aan ITW. Voorts heeft de curator gesteld dat voorkomen moet worden dat debiteuren in verwarring raken en vorderingen aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] voldoen in plaats van aan de boedel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de curator hiermee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij met onderhavige procedure het belang van de boedel dient. De curator is derhalve ontvankelijk in zijn vorderingen.
5.3 Volgens artikel 5 Hnw Pro is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Overdracht handelsnamen
5.4 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben inhoudelijk als meest verstrekkende verweer gesteld dat de handelsnamen niet zijn overgedragen, nu enkel (een deel van) de activa van de gefailleerde bedrijven zijn overgedragen en niet de passiva. Nu de curator geen onderneming drijft met deze handelsnamen, zijn ze komen te vervallen, aldus [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2].
5.5 Op grond van artikel 2 Hnw Pro kan de handelsnaam slechts worden overgedragen in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. Niet in geschil is dat de curator en ITW op 7 augustus 2012 een activa-overeenkomst hebben gesloten. De curator heeft ter zitting verklaard dat bij deze overeenkomst alle materiële en immateriële activa zijn overgedragen. De heer [W] heeft ter zitting verklaard een bedrag voor de overgedragen handelsnamen te hebben betaald. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat door overdracht van alle activa zulke essentiële onderdelen van de onderneming zijn overgedragen dat aan het vereiste van artikel 2 Hnw Pro is voldaan. Dat de passiva niet zijn overgedragen, doet daaraan niet af. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” dan ook rechtsgeldig overgedragen. Nu de handelsnaam “[gedaagde sub 2]” eerst op 17 augustus 2012 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, staat hiermee vast dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” eerder werden gevoerd dan de handelsnaam “[gedaagde sub 2]”.
Onderscheidend vermogen handelsnaam
5.6 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben vervolgens betoogd dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben. Enkel aan de letter “Y” in combinatie met “[Z]” komt volgens hen enige bescherming toe in de zin van de Handelsnaamwet; de toevoegingen “Elektroburo”, “Materieel” en “Installateurs” zijn puur beschrijvend en zijn niet als handelsnamen beschermd.
5.7 De voorzieningenrechter is van oordeel dat kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en dat in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming.
5.8 De voorzieningenrechter stelt vast de woorden “Elektroburo”, “Materieel” en “Installateurs” algemene beschrijvende woorden zijn die niet kunnen worden gemonopoliseerd en dat deze woorden verwijzen naar een deel van de dienstverlening van de betreffende ondernemingen. De combinatie van deze woorden met ([Y]) [Z] kan echter gezien de genoemde lage drempel voor bescherming wel dienen als handelsnaam en derhalve vatbaar zijn voor bescherming in de zin van de Hnw.
Verwarringsgevaar
5.9 Vervolgens is de vraag of, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.
5.10 Uit het overgelegde uittreksel uit het handelsregister van [gedaagde sub 2] blijkt dat zij de volgende activiteiten verricht: “Het uitoefenen van een installatiebedrijf. De aanleg, onderhoud en inspectie van gas, water en electrische installaties alsmede advisering hieromtrent. De handel in diverse producten. De onroerend goed doelstelling, beleggingsinstelling”. ITW verricht met gebruikmaking van onder meer de handelsnamen “[A]” en “[D]” volgens het overgelegde uittreksel uit het handelsregister de volgende activiteiten: “Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. De reparatie en installatie van elektro, water, gas, centrale verwarming, technische installaties en sanitair”. De voorzieningenrechter leidt hieruit af dat de aard van de ondernemingen nagenoeg gelijk is.
5.11 Wat betreft de plaats van vestiging acht de voorzieningenrechter -mede gelet op de door beide partijen overgelegde correspondentie aan de klanten- voldoende aannemelijk dat beide bedrijven zich hoofdzakelijk richten op de Twentse markt. Daarnaast staat vast dat [gedaagde sub 2] inmiddels is gevestigd op hetzelfde adres als waar [A], [D] en [C] waren gevestigd, te weten de [adres] te [plaats].
5.12 Nu de aard van de ondernemingen nagenoeg gelijk is en ze hoofdzakelijk actief zijn op dezelfde markt zijn ze als zodanig directe concurrenten van elkaar.
5.13Vervolgens dient te worden vastgesteld of het gevaar voor verwarring aanwezig is bij het relevante publiek. Niet in geschil is dat het relevante publiek bestaat uit klanten en potentiële klanten van de failliete vennootschappen. Ten aanzien van de verwarring is voldoende dat verwarring bij het publiek te duchten is.
5.14 [Gedaagde sub 1] heeft op 29 juli 2012 de klanten van de gefailleerde bedrijven op briefpapier van [A] aangeschreven met de mededeling dat hij een doorstart zou maken. De biedingsprocedure was toen echter nog in gang. [Gedaagde sub 1] heeft hieraan meegedaan, maar heeft deze niet gewonnen. Hoewel [gedaagde sub 1] op 10 augustus 2012 op verzoek van de curator een correctiebrief aan de klanten heeft gestuurd, was de verwarring naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dat moment al gezaaid. [Gedaagde sub 1] is vervolgens met zijn zoon een eigen bedrijf onder de naam “[gedaagde sub 2]” gestart, terwijl hij zelf noch zijn zoon de achternaam “[Z]” draagt. Hoewel [gedaagde sub 1] ter zitting heeft verklaard dat hiervoor is gekozen uit eerbetoon voor [Y. Z], is dit -wat hier ook van zij- verwarrend voor het relevante publiek. Dit klemt temeer nu [gedaagde sub 1] afnemers en leveranciers op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe adresgegevens van [gedaagde sub 2] en daarbij heeft vermeld dat [gedaagde sub 2] voorheen “[Y. Z] bv” was, hetgeen onjuist is. Voorts is gebleken dat de curator is benaderd door afnemers c.q. leveranciers van de gefailleerde bedrijven met vragen over de doorstart. De curator en ITW hebben in dit verband onder meer een mail van 28 augustus 2012 van [G] aan mr. M.S. de Waard, een kantoorgenoot van de curator, overgelegd. Ook hebben de curator en ITW een brief van het Stedelijk Lyceum van 17 september 2012 overgelegd, waaruit blijkt dat zij de betaling van facturen opschort tot duidelijkheid is verkregen aan wie moet worden betaald.
Tot slot acht de voorzieningenrechter relevant dat op het pand aan de [adres], het adres waar notabene [A], [D] en [C] waren gevestigd en thans [gedaagde sub 2] is gevestigd, banners hangen met de tekst “[gedaagde sub 2]” en “wij zijn terug”.
5.15 Uit vorenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, volgt dat het gevaar voor verwarring niet alleen aanwezig is bij het relevante publiek maar dat dit gevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan.
Conclusie
5.16 Gelet op de omstandigheid dat ITW en haar formele rechtsvoorgangsters het eerst en rechtmatig de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” hebben gevoerd, alsmede de omstandigheid dat door het gebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] van de handelsnaam “[gedaagde sub 2]” gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan, handelen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in strijd met artikel 5 Hnw Pro door de naam “[gedaagde sub 2]” te gebruiken. De primaire vordering onder I. kan derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.
5.17 De voorzieningenrechter zal de primaire vordering onder II. afwijzen nu niet gebleken is dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] handelsnamen voeren die gelijk zijn aan of slechts in geringe mate afwijken van de namen “[A] B.V.” of “[C] B.V.”.
Termijn instellen hoofdzaak
5.18 De voorzieningenrechter zal de termijn waarbinnen een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv moet worden ingesteld, bepalen op drie maanden na heden.
Proceskosten
5.19 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ten aanzien van de hoogte van de kosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
5.20 ITW en de curator hebben op grond van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van de werkelijk gemaakte proceskosten. Ter zitting hebben ITW en de curator een specificatie van salariskosten overgelegd. In deze specificatie hebben ITW en de curator ook het salaris van de curator opgenomen. Het totaalbedrag van de salariskosten bedraagt volgens deze specificatie € 5.231,10.
5.21 In het licht van artikel 1019 Rv Pro juncto artikel 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskostenveroordeling in handelsnaamzaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. In het onderhavige geval acht de voorzieningenrechter het redelijk en billijk om de vordering strekkende tot vergoeding van de door ITW en de curator werkelijk gemaakte kosten ten aanzien van het gespecificeerde bedrag van € 5.231,10 toe te wijzen. De voorzieningenrechter zal hierbij een onderscheid maken tussen het salaris van de advocaat en het salaris van de curator, nu het salaris van de curator betaald dient te worden aan de boedel. Daarnaast zullen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] het vastrecht aan de zijde van ITW en de curator dienen te voldoen.
5.22 De proceskosten worden aan de zijde van ITW en de curator derhalve in totaal begroot op € 651,81 aan verschotten en € 5.231,10 aan salaris, waarvan € 2.118,60 als salaris curator betaald dient te worden aan de boedel.
6. De beoordeling in reconventie
6.1 Niet in geschil is dat de reconventionele vordering een voorwaardelijke reconventionele vordering is. Aan de beoordeling van deze vordering wordt pas toegekomen als zou worden geoordeeld dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] rechtmatig gebruik maken van de handelsnaam “[gedaagde sub 2]”. Nu de vorderingen in conventie -grotendeels- worden toegewezen, is deze voorwaarde niet vervuld. De voorzieningenrechter komt dan ook niet toe aan een beoordeling van de vordering in voorwaardelijke reconventie.
7. De beslissing
De voorzieningenrechter:
In conventie
I. Veroordeelt [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnamen “[gedaagde sub 2]” en “[gedaagde sub 2]” of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] nalaten aan deze veroordeling te voldoen tot een maximum van € 100.000,00.
II. Bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op drie maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis.
III. Veroordeelt [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] tezamen in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van ITW en de curator begroot op € 651,81 aan verschotten en € 5.231,10 aan salaris, waarvan € 2.118,60 als salaris curator te betalen aan de boedel.
IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
V. Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 november 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.