Uitspraak
OdC/JS
vonnis 23 december 1999
DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:
rolnummer KG 59/3016
de naamloze vennootschap SDU N.V.. gevestigd te ‘s-Gravenhage,
e i s e r e s bij dagvaarding van 6 december 1999, procureur mr J.C.H. van Manen,
• tegen:
[Gedaagde], advocaat en procureur, gevestigd te Amsterdam,
g e d a a g d e, in persoon verschenen.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE
Ter terechtzitting van 10 december 1999 heeft eiseres, verder te noemen SDU, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ge-daagde, verder te noemen [gedaagde], heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd ter verkrijging van vonnis.
GRONDEN VAN DE BESLISSING
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.
a. SDU is uitgever van onder meer het staatsblad, de staatscourant en de staatsalmanak. Zij biedt een informatiedienst aan op internet onder de naam wettenbank.
b SDU heeft de merken staatsalmanak (nr. 531878 d.d. 21 juni 1993) , SDU wettenbank (nr. 628040 d.d. 29 april 1998) bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven, en op 29 november 1999 de merken staatsblad (nr. 993146) en staatscourant (nr. 9933145) aldaar gedeponeerd ter inschrijving.
c. [Gedaagde] is advocaat in Amsterdam. Hij profileert zich met name door diensten via het internet aan te bieden, onder de naam De Digitale Advocaat. Hij heeft de domeinnamen staatsblad.nl, staatscourant .nl, staatsalmanak.nl. en wettenbank.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan deze domeinnamen zijn (nog) geen websites gekoppeld.
2. SDU vordert in dit geding - kort weergegeven - diverse voorzieningen die alle de strekking hebben dat [gedaagde] het gebruik van de hiervoor onder 1.c. genoemde domeinnamen staakt, en deze domeinnamen overschrijft naar SDU, een en ander op straffe van een dwangsom.
3. SDU stelt daartoe dat [gedaagde] met de domeinnamen staatsblad.nl, staatscourant.nl., staatsalmanak.nl en wettenbank.nl inbreuk maakt op de aan SDU toekomende merkrechten, en voorts jegens haar onrechtmatig handelt door ten onrechte de indruk te wekken dat voornoemde domeinnamen betrekking hebben op websites die afkomstig zijn van SDU. Daarnaast handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens SDU door haar de mogelijkheid te ontnemen om zelf websites te openen onder deze domeinnamen, aldus steeds SDU.
¾ - -- ~
4. [Gedaagde] voert ter afwering van de vordering aan dat staatsblad en staatscourant niet als merk zijn ingeschreven. SDU heeft de merkdepots eerst verricht nadat zij kennis had genomen van de registratie van de domeinnamen door [gedaagde]. Staatsblad, staatscourant, staatsalmanak en de SDU wettenbank kunnen ook niet als merk dienen, aldus [gedaagde]. Deze aanduidingen zijn uitsluitend beschrijvend, zodat de merken nietig zijn op grond van het bepaalde in artikel 14 van Pro de Benelux Merkenwet (BMW). Een merkenrechtelijke bescherming van deze namen is bovendien in strijd met de openbare orde, aangezien daardoor een vrije meningsuiting zou worden belemmerd, aldus tot slot [gedaagde].
De beoordeling van het geschil:
5. Vooropgesteld wordt dat staatsalmanak en SDU wettenbank als merken zijn ingeschreven en dat voor staatsblad en staatscourant merkdepots zijn verricht. Hoewel staatsblad en staatscourant (nog) niet als merken zijn ingeschreven biedt de aanvraag daartoe reeds nu merkenrechtelijke bescherming.
6. Voorshands is voldoende aannemelijk dat sprake is van merkinbreuk. Daargelaten het antwoord op de vraag- of in het onderhavige geding sprake is van soortgelijke waren of diensten, moet vooralsnog tot de conclusie worden gekomen dat er in ieder geval sprake is van gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW. De door [gedaagde] geregistreerde domeinnamen worden immers zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruikt terwijl in zoverre aan het onderscheidend vermogen van de merken afbreuk wordt gedaan, dat SDU haar merknamen niet als website-namen kan gebruiken, omdat [gedaagde] die namen als zodanig reeds gebruikt. Dit gebruik schept bij bet publiek bovendien verwarring, nu het hier betreft merken, die het publiek kent als aanduiding van uitgaven van SDU.
7. [Gedaagde] heeft bij wijze van verweer aangevoerd dat de onderhavige merken nietig zijn, omdat het generieke aanduidingen zouden betreffen. Dit verweer gaat niet op. Nog ervan afgezien dat gedaagde] zich in kort geding niet op nietigheid van de merken kan beroepen, geldt dat de aanduidingen staatsblad, staatscourant, staatsalmanak en wettenbank worden gebruikt voor het bestaande staatsblad, de bestaande staatscourant, de bestaande staatsalmanak en de bestaande wettenbank. Niet bedoeld wordt een generieke categorie van bladen die door of vanwege de staat worden uitgegeven. Het verweer van [gedaagde], dat sprake is van strijd met de openbare orde, gaat evenmin op. [Gedaagde] mag zich immers vrij uiten, zij het niet onder de namen die SDU als merken heeft ingeschreven of inschrijft.
8. Uit het voorgaande volgt dat het gevorderde stakingsbevel toewijsbaar is. Nu bet gevorderde bevel reeds op deze grond toewijsbaar is, kan de vraag of daarnaast sprake is van onrechtmatig handelen van [gedaagde] jegens SDU in het midden blijven.
9. Het gevorderde onder ii wordt niet toegewezen. In het midden wordt gelaten of - zoals [gedaagde] heeft aangevoerd - ‘re-routen’ niet mogelijk is, aangezien geen sprake is van aan de domeinnamen gekoppelde websites. SDU kan zelf be-werkstelligen dat de omstreden domeinnamen op korte termijn op haar naam worden gezet, zoals volgt uit hetgeen onder 10. wordt overwogen, zodat SDU bij ‘rerouting’ geen belang heeft.
10. Het gevorderde onder iii is toewijsbaar, met dien verstande dat bepaald zal worden dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek dat [gedaagde] op grond van artikel 13 van Pro het Reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij die Stichting dient in te dienen. Dit brengt mee dat SDU geen belang heeft bij toewijzing van het gevorderde onder iv.
11. Na te noemen termijnen komen redelijk voor. De gevorderde dwangsommen/boetes worden als volgt gematigd en gemaximeerd.
12. The termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van Pro het Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) zal worden gesteld op drie maanden na te melden.
13. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
BESLISSING
1. Gebiedt [gedaagde] om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnamen staatsblad. nl, staatscourant . nl, staatsalmanak . nl en wettenbank.nl. te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f 1.000,= voor elke dag dat [gedaagde] met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft, met een maximum van f 500.000,=.
2. Gebiedt [gedaagde] om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domein-naamregistraties staatsblad.nl, staatscourant . nl, staatsalmanak.nl en wettenbank.nl op naam worden gezet van SDU, Postbus 20025, 2500 EA ‘s-Gravenhage, een en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening van (via de provider van [gedaagde]), zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door SDU ondertekend) verzoek daartoe, en gebiedt [gedaagde] op eerste verzoek als daartoe door voornoemde stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van de even-tueel door voornoemde stichting te maken kosten.
3. Bepaalt dat dit vonnis, voorzover het de veroordeling onder 2. betreft, dezelfde kracht heeft als het verzoek van [gedaagde] op grond van artikel 13 van Pro bet Reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
4. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van SDU begroot op f 462,33 aan verschottan, waaronder f 400,= wegens vastrecht, en op f 1.550,= aan salaris procureur.
5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor-raad.
6.. Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPS Pro op drie maanden na heden.
7. Wijst het meer of anders gevorderde af.
Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro als fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 23 december 1999 in tegenwoordigheid van de griffier.