Uitspraak
H 02.1072 / 243120
30 maart 2005
RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM
DERDE ENKELVOUDIGE CIVIELE KAMER
VONNIS
i n d e z a a k v a n :
1. de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE KPN N.V.,
gevestigd te 's Gravenhage,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KPN TELECOM B.V.,
gevestigd te 's Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TELEMEDIA NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
e i s e r e s s e n ,
procureur mr. J.C.H. van Manen,
t e g e n :
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WEBSITE SERVICES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
g e d a a g d e ,
procureur mr. G.W. Kernkamp.
Eiseressen worden hierna gezamenlijk KPN c.s. en afzonderlijk KPN, KPN Telecom en Telemedia genoemd. Gedaagde wordt Website genoemd.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE
De rechtbank is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:
? dagvaarding van 22 februari 2002,
? dagvaarding van Website van 22 april 2002 tot voortprocederen,
? akte overlegging producties van KPN c.s. met bewijsstukken,
? conclusie van antwoord met bewijsstukken,
? conclusie van repliek, tevens akte vermeerdering van eis en akte houdende produc-ties, met bewijsstukken,
? akte houdende bezwaar tegen vermeerdering van eis,
? conclusie van dupliek met bewijsstukken,
? akte houdende uitlating producties van KPN c.s., met bewijsstukken,
? akte uitlating producties van Website,
? nadere conclusie van KPN, tevens akte vermeerdering van eis, met bewijsstukken,
? nadere antwoordconclusie van Website, met bewijsstukken,
? akte houdende uitlating producties van KPN c.s., met bewijsstukken
? pleidooi dat is gehouden op 16 november 2004, het daarvan opgemaakte proces-verbaal en de pleitnotities van de raadslieden van partijen,
? verzoek vonnis wijzen.
GRONDEN VAN DE BESLISSING
1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, en op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast.
a. KPN is houdster van Benelux-merkregistraties van de op 12 april 2001 gedepo-neerde merken nummer 0682708
en
nummer 0682709,
telkens voor de klassen en waren:
Kl 9 Computersoftware en -programmatuur; computers; gegevensverwerkende apparatuur, elektrische apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen voor informatie- en communicatietechnologie; cd-roms; informatiedragers met daarop onder andere databestanden;
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken;
Kl 35 Reclame; commerciële zaken;
Kl 38 Telecommunicatie en voorlichting hieromtrent;
Kl 41 Publiceren en uitgeven van onder andere boeken, gidsen, tijdschriften en catalogi;
Kl 42 Automatiseringsdiensten; computerprogrammering; technische advisering en voorlichting op het gebied van informatie- en communicatietechnologie onder andere via speciaal daarvoor bestemde telefoonnummers (help-desks).
b. KPN Telecom en De Telefoongids B.V. (voorheen genaamd Telefoongids Media B.V., rechtsopvolger van Telemedia Nederland B.V. – hierna: De Telefoongids) geven gezamenlijk het naslagwerk "De Telefoongids" uit, een gids met NAW-gegevens en bijbehorende telefoonnummers. De gids wordt gratis verstrekt aan huishoudens en bedrijven in geheel Nederland.
c. De Telefoongids biedt die gids sinds een aantal jaren ook op internet aan onder de domeinnamen www.detelefoongids.com en www.detelefoongids.nl. Daarnaast biedt zij de "CD-foongids" aan.
d. Website houdt zich volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam bezig met exploitatie, huur en verhuur, koop en ver-koop, onderhoud van internetdomeinen en daarbij behorende internetpagina's en met het uitgeven van kranten en magazines op dit gebied. Zij exploiteert onder andere de websites www.internetgemeentegids.nl en www.internetbedrijvengids.nl. waarop digitale informatiegidsen kunnen worden geraadpleegd.
e. Een dochteronderneming van Website heeft de domeinnaam www.telefoongids.com in 1997 geregistreerd bij Network Solutions in de Vere-nigde Staten.
f. Op 20 juli 2001 hebben KPN en Telemedia een kort geding aangespannen tegen Website. Daarin vorderden zij, kort gezegd, Website te veroordelen het gebruik van de domeinnaam telefoongids.com en het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam Telefoongids te staken en de domeinnaam aan hen over te dragen, met nevenvorderingen. Zij stelden daartoe dat Website onrechtmatig tegenover hen handelt omdat er verwarringsgevaar bestaat bij het publiek, dat Website ook aanhaakt bij de naamsbekendheid van de Telefoongids en KPN bovendien opzet-telijk verhindert om deze domeinnaam in het .com-domein te registreren.
g. Bij vonnis van 2 augustus 2001 (rolnummer KG 01/1323 OdC) heeft de president van deze rechtbank in kort geding de gevraagde voorziening geweigerd. Daarbij is overwogen dat KPN c.s. het woord "telefoongids" niet kunnen monopoliseren omdat het een algemeen gangbaar Nederlands woord is en de benaming voor een verzameling telefoonnummers, al dan niet met adressen. De president heeft de stelling dat het Nederlandse publiek de naam "telefoongids" alleen associeert met KPN verworpen.
h. Bij arrest van 28 februari 2002 (rolnummer 941/01 SKG) heeft het Gerechtshof te Amsterdam het kort gedingvonnis bekrachtigd. Daarbij heeft het hof het volgende overwogen, voor zover hier van belang.
"3.6. (…) Daarbij is van belang dat KPN c.s. deze gids (…) reeds 60 jaar op de markt brengt. Gedurende het overgrote deel van die tijd heeft KPN, die als telefoniebedrijf een monopoliepositie had, immers – afgezien van de Gouden Gids – geen enkele concurrentie gehad, waardoor uitsluitend haar telefoon-gids voor algemeen gebruik werd verspreid. Tegen die achtergrond is niet aannemelijk, dat de benaming Telefoongids als zodanig, zelfs bij langdurig gebruik, enige relevant onderscheidend vermogen ten opzichte van andere telefoongidsen – die er immers niet waren – heeft ontwikkeld. Dat het Bene-lux Merkenbureau inmiddels de twee gedeponeerde Telefoongidsmerken van KPN heeft geregistreerd (…) heeft in dezen geen betekenis, nu het hier om beeldmerken gaat en niet om woordmerken.
3.7. Ook de, naar KPN c.s. stelt, aanzienlijke reclamekosten, die de laatste ja-ren aan de promotie van de naam Telefoongids zijn besteed maken dit niet anders. (…) Daarbij is van belang dat in deze reclame de associatie die het publiek moet maken met KPN c.s. niet gewekt wordt door het woord Tele-foongids, maar door het gebruik van de bekende KPN-kleuren, die ook de lay-out van de telefoongids van KPN kenmerken, alsmede door het gebruik van het logo van een opengeslagen telefoongids, zijnde één van de beeldmer-ken van KPN. Onjuist is derhalve dat, mede als gevolg van deze reclame, het woord Telefoongids als zodanig een onderscheidingsmiddel van KPN is ge-worden.
3.8. (…) Van onrechtmatig aanhaken door Website bij de naamsbekendheid van de KPN gids is daarom geen sprake."
i. Website exploiteert onder de domeinnaam www.telefoongids.com een digitale internationale telefoongids. Tot september 2003 gebeurde dat – kort samengevat – als volgt. Na een zoekopdracht te hebben ingegeven op de site waarbij Nederland als land was opgegeven, werd de bezoeker van die site doorgeleid naar een web-site van Infobel, die eigendom is van Kapitol S.A. te Brussel, België. Die onder-neming heeft op 6 augustus 2001 met KPN Telecom een licentieovereenkomst ge-sloten voor het telefoonbestand. De zoekresultaten werden vervolgens weergege-ven op een subdomein van de website met de naam infobel.com. Het contract tus-sen Website en Kapitol is inmiddels beëindigd.
j. Website heeft KPN Telecom verzocht om haar het telefoonbestand van KPN Telecom ter beschikking te stellen. KPN Telecom heeft Website bij brief van 29 maart 2002 een concept-licentieovereenkomst toegezonden. Bij brief van 24 mei 2002 heeft zij Website geschreven dat zij niet kan toestaan dat licentiene-mers bij het aanbieden van het telefoonbestand namen gebruiken die identiek zijn aan, of "verwarringwekkend overeenkomen" met de naam waaronder KPN zelf haar telefoonbestand aanbiedt, zoals de door Website gebruikte naam telefoon-gids.com. Bij brief van 10 september 2003 heeft zij Website opnieuw een stan-daard licentieovereenkomst toegezonden. Artikel 4.1. van die overeenkomst luidt als volgt.
"De Licentienemer krijgt uitdrukkelijk niet het recht enig merk van KPN te gebruiken, en zal zich van zodanig gebruik onthouden. Voorts krijgt Licen-tienemer uitdrukkelijk niet het recht enige naam of aanduiding te gebruiken die gelijk is aan of verwarringwekkende gelijkenis vertoont met enige naam of aanduiding waaronder KPN (delen van) het Bestand aanbiedt en zal zich van zodanig gebruik in combinatie met het Bestand onthouden. Hieronder valt onder meer het gebruik van de aanduiding "telefoongids" (al dan niet in combinatie met andere aanduidingen of begrippen) in een domeinnaam waaronder of via welke een product van Licentienemer (waarin gegevens uit het Bestand zijn opgenomen) wordt aangeboden of toegang tot een dergelijk product wordt geboden. Tevens dient de Licentienemer zich te onthouden van uitlatingen die een verdergaande vorm van samenwerking met KPN sug-gereren dan op grond van deze – of een andere met KPN gesloten – overeen-komst gerechtvaardigd is."
k. Website heeft op 11 september 2003 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) verzocht om een oordeel in de zin van de artikelen 7.7 en 7.8 Telecommunicatiewet (Tw) – oud – en artikel 2, lid 3, Besluit ONP-geschillenbe-slechting (Bog) – inmiddels vervallen. De klacht hield onder andere in dat de voorwaarde die KPN Telecom verbindt aan de beschikbaarstelling van telefoon-nummers, namelijk dat de licentienemer geen gebruik maakt van de aanduiding telefoongids, discriminerend is in de zin van artikel 43 Besluit Pro ONP huurlijnen en telefonie (Boht).
l. Bij brief van 22 oktober 2003 heeft Opta het volgende geschreven aan KPN, voor zover hier van belang.
"Het college is van oordeel dat deze voorwaarde in strijd is met het non-dis-criminatiebeginsel dat in artikel 43 van Pro het Boht is opgenomen.
(…)
Doordat KPN Telecom B.V. alleen bereid is om de nummers genoemd in ar-tikel 42 van het Boht aan Website Services B.V. beschikbaar te stellen als wordt afgezien van het gebruik van de aanduiding 'telefoongids' handelt zij, naar het oordeel van het college, in strijd met het non-discriminatiebeginsel van artikel 43 van Pro het Boht. Een mogelijk inbreuk dat door Website Services B.V. wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van KPN Telecom B.V. of één van haar groepsmaatschappijen mag de levering niet in de weg staan. Overigens constateert het college dat andere aanbieders van universele telefoongidsen, zoals Telemedia en de Goudengids, ook gebruik maken van de aanduiding 'telefoongids' in hun domeinnamen.
Het college is van oordeel dat KPN Telecom B.V. artikel 4.1 uit de concept licentie-overeenkomst zodanig aan moet passen dat het verbod tot het gebruik van de aanduiding 'telefoongids' door Website Services B.V. niet langer als voorwaarde voor levering wordt opgenomen. (…)
Het college is voornemens handhavende maatregelen te nemen indien KPN Telecom B.V. geen einde maakt aan de overtreding van artikel 43 van Pro het Boht. Het college verneemt zo spoedig mogelijk binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze brief uw zienswijze op haar oordeel.
Indien u daar prijs op stelt op een mondelinge toelichting op uw zienswijze dan is het college gaarne bereid u daartoe in de gelegenheid te stellen."
m. Bij brief van 3 november 2003 aan Opta heeft de raadsman van KPN haar ziens-wijze toegelicht.
n. De raadsman van Website heeft Opta bij brief van 11 november 2003 het vol-gende geschreven, voor zover hier van belang.
"Langs deze weg bericht ik u graag dat tussen KPN en Website, voor de duur van de civiele bodemprocedure waarin zij thans zijn verwikkeld, overeen-stemming is bereikt over levering van nummers met de bijbehorende gege-vens, onder voorwaarden waarmee beide partijen kunnen leven. Website heeft derhalve niet langer behoefte aan handhavend optreden van uw zijde. Website trekt zich dan ook terug uit de door u ter zake geëntameerde ziens-wijzeprocedure."
2. KPN c.s. vorderen na vermeerdering en vermindering van eis, om bij vonnis, uit-voerbaar bij voorraad,
i. Website te bevelen met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam telefoongids.com en het gebruik van iedere domeinnaam die bestaat uit de naam telefoongids (met suffix) of een overeenstemmend teken, waardoor verwarring kan worden veroorzaakt, rechtstreeks, dan wel door een op enigerlei wijze met haar verbonden (rechts)persoon en al of niet in combinatie met het aanbieden van een telefoonbestand en/of advertenties daarvoor te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, tenzij KPN c.s. daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben ver-leend;
ii. Website te gelasten met onmiddellijke ingang alles te doen wat van haar kant no-dig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie telefoongids.com, zon-der enige restrictie – dus (o.a.) zonder dat Website hiervoor enige vergoeding van KPN c.s. verlangt – op naam wordt gezet van (wordt overgedragen aan) Koninklijke KPN N.V, Maanplein 5, 2516 CK Den Haag, een en ander conform de reglementen van Network Solutions in de Verenigde Staten, door volledige in-vulling en ondertekening binnen vier dagen na dagtekening van deze brief van Name Change Agreements ten overstaan van een notaris van De Brauw Black-stone Westbroek te Amsterdam en Website te gelasten op eerste verzoek alle daartoe door Network Solutions eventueel nader verlangde informatie te verstrek-ken;
iii. Website te gelasten van alle in het kader van de hiervoor sub ii bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van KPN c.s. te zenden;
iv. Website te gelasten aan KPN c.s. een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,= te betalen per keer of per (gedeelte van een) dag, – naar keuze van KPN c.s. – dat Website, of enige met haar verbonden vennootschap – geheel of gedeeltelijk – in strijd met het hiervoor gevorderde mocht(en) handelen;
v. te verklaren voor recht dat KPN Telecom gerechtigd is, op basis van artikel 4 lid 1 van Pro de standaard licentieovereenkomst, te verlangen dat Website het telefoon-nummerbestand van KPN Telecom niet ontsluit via de domeinnaam www.telefoongids.com;
vi. Website te veroordelen aan KPN c.s. te vergoeden de schade die zij hebben gele-den en zullen lijden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Website, nader op te maken bij staat,
met veroordeling van Website in de kosten van het geding.
3. Zij stellen daartoe, kort gezegd, dat Website onrechtmatig handelt tegenover KPN c.s. KPN gebruikt het merk Telefoongids al meer dan zestig jaar als onderscheidingsteken. Het is geen algemeen gangbare aanduiding, nu alleen KPN haar product met deze naam aanduidt. Ook indien de aanduiding niet als onderscheidingsmiddel zou moeten worden beschouwd, heeft deze door het structurele en langdurige gebruik in (onder meer) re-clame wel onderscheidend vermogen gekregen. Er is gevaar voor verwarring omdat gebruikers die op internet zoeken naar de dienst van KPN de term Telefoongids als zoekterm gebruiken. Een aantal raadplegers van telefoongids.com zal denken dat dat een website van KPN is. Ook is sprake van ongerechtvaardigd aanhaken. Voorts stellen KPN c.s. dat Website door gebruik te maken van het teken “telefoongids” in strijd han-delt met het bepaalde in artikel 4.1 van de licentieovereenkomst. KPN cs stellen dat de desbetreffende voorwaarde een redelijke voorwaarde is om - kort gezegd – tegen te gaan dat concurrenten, die zij de databestanden moet verstrekken tegen door Opta vast-gestelde te lage prijzen, parasiteren op de inspanningen en investeringen die KPN gedu-rende zestig jaar in de database en de productnaam Telefoongids heeft gedaan.
4. Website voert daartegen aan dat het woord "telefoongids" louter beschrijvend is en daarom onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Van verwarringsgevaar is geen sprake. Een beroep op artikel 4.1 van de licentieovereenkomst komt KPN niet toe. Bij haar beslissing van 22 oktober 2003 heeft Opta vastgesteld dat artikel 4.1 van de licen-tieovereenkomst strijd oplevert met artikel 43 Boht Pro. Tegen dat oordeel hebben KPN c.s. geen rechtsmiddel aangewend, zodat het onherroepelijk is geworden. Het beginsel van formele rechtskracht verhindert dat de rechtbank zich nog daarover uitlaat. Overigens acht Website het standpunt van Opta juist. KPN maakt misbruik van haar machtsposi-tie door aan de beschikbaarheid van de databestanden de verplichting te koppelen geen gebruik te maken van de domeinnaam telefoongids.com, aldus Website.
5. Nu KPN c.s. in deze procedure niet langer een beroep doen op de merkinschrijvingen, kan in het midden blijven of het woord “telefoongids” dat het normale woord in de Ne-derlandse taal is voor een “naamlijst van de aangeslotenen op een telefoonnet met ver-melding van hun nummer” (zie Van Dale, Groot woordenboek hedendaags Neder-lands), voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
De grondslag voor de vorderingen van KPN is thans, behoudens het beroep op artikel 4.1. van de licentieovereenkomst, nog slechts dat het gebruik van de domeinnaam “telefoongids.com” verwarring schept en daardoor onrechtmatig is. Naar het oordeel van de rechtbank kan de omstandig-heid dat KPN decennia lang als enige op grond van haar toen bestaande monopolie een telefoongids uitgaf, waardoor iedere aanduiding voor zo’n gids noodzakelijk associaties met KPN opriep, niet tot gevolg hebben dat derden, nu die monopoliepositie niet langer bestaat, geen gebruik kunnen maken van die aanduiding.
Van onrechtmatig handelen door Website tegenover KPN c.s. door het gebruik van de domeinnaam “telefoongids.com” is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.
6. Ook het beroep op artikel 4.1. van de licentieovereenkomst faalt.
Op grond van artikel 3.1 Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) (voorheen artikel 43 Boht Pro) is de aanbieder gehouden de bestanden tegen billijke, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden aan derden ter beschikking te stellen. Die billijke voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de prijs die de aan-bieder in rekening mag brengen, maar naar het oordeel van de rechtbank, ook op andere voorwaarden, omdat anders het doel van de bepaling, die haar oorsprong vindt in de richtlijn 1998/10EG, zou kunnen worden gefrustreerd.
De voorwaarde dat de licentienemer zich zal onthouden van de aanduiding “telefoon-gids” in een domeinnaam waaronder of via welke een product van de licentienemer wordt aangeboden, moet worden beschouwd als een niet billijke voorwaarde. Het gaat hier immers om een voorwaarde waarmee KPN het exclusieve recht op het gebruik van de aanduiding “telefoongids” zou verkrijgen, zonder dat zij daarop een objectief recht bezit en zonder dat daarvoor een redelijke grond bestaat. Zelfs indien zou worden uitge-gaan van de juistheid van het standpunt van KPN dat de geldelijke vergoeding die zij volgens Opta voor het gebruik van de gegevens in rekening mag brengen niet redelijk is, is dit niet een omstandigheid die zij kan compenseren door andere op zichzelf onre-delijke voorwaarden te stellen.
De vraag of de rechtbank in het licht van de uitspraak van Opta nog wel bevoegd is te beoordelen of de voorwaarde in artikel 4.1 van de licentieovereenkomst in strijd is met artikel 43 Boht Pro, thans 3.1 Bude, kan dan ook in het midden blijven, nu de rechtbank tot een overeenkomstig oordeel komt als Opta.
7. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vorderingen worden afgewezen. KPN c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.
BESLISSING
De rechtbank:
? wijst het gevorderde af;
? veroordeelt KPN c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Website begroot op € 2.679,00, waarvan € 2.486= aan salaris pro-cureur en € 193,= aan verschotten;
? verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Gewezen door mr. G.H. Marcus, lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.