Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Sector civiel recht, voorzieningenrechter
zaaknummer / rolnummer: 467440 / KG ZA 10-1522
Vonnis in kort geding van 2 november 2010
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MERCIS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij gelijkluidende dagvaardingen van 2 september 2010,
advocaten mrs. R.S. Le Poole en A. Bekema te Amsterdam,
tegen
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
SANRIO COMPANY LTD.,
gevestigd te Tokio (Japan),
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
SANRIO GMBH,
gevestigd te Hamburg (Duitsland),
gedaagden,
advocaten mrs. Ch.E.F.M. Gielen en A.M.E. Verschuur te Amsterdam.
Eiseres zal hierna ook Mercis worden genoemd. Gedaagden zullen hierna ook Sanrio Company en Sanrio GmbH en gezamenlijk Sanrio worden genoemd.
1. De procedure
Voor de aanvang ter terechtzitting van 30 september 2010 is de behandeling van deze zaak verplaatst naar 19 oktober 2010. Ter terechtzitting van 19 oktober 2010 heeft Mercis gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft aangevuld en gewijzigd overeenkomstig de eveneens aan dit vonnis gehechte akte. Sanrio heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Ter zitting hebben de advocaten van beide partijen speelgoed laten zien. De voorzieningenrechter heeft aan het einde van de zitting van de advocaat van Mercis een aantal Nijntje en Kathy poppetjes in ontvangst genomen en van de advocaat van Sanrio het boekje “Hello Kitty Speelpret” om bij haar oordeelsvorming te kunnen betrekken. Deze goederen worden op de vonnisdatum aan de respectievelijke advocaten geretourneerd.
Ter zitting waren aanwezig:
Aan de zijde van Mercis: [x], statutair directeur, met mrs. Le Poole en Bekema.
Aan de zijde van Sanrio: [x], [x] en [x], respectievelijk managing director, deputy general manager legal department en director van Sanrio Company, met mrs. Gielen en Verschuur.
Als fluistertolken waren [x] en [x] aanwezig.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
2. De feiten
2.1. [de auteur] is de bedenker en tekenaar van het karakter Nijntje, buiten Nederland ook wel Miffy genoemd. Nijntje, een konijntje, is ontworpen in 1955. Afbeeldingen van Nijntje zijn te vinden in boekjes van [de auteur], in filmpjes, op speelgoed, spelletjes en op talloze andere gebruiksvoorwerpen.
2.2. Mercis is de vennootschap waaraan [de auteur] zijn auteurs- en merkenrechten heeft overgedragen. Mercis beschikt over het volgende Benelux beeldmerk met registratienummer 573738.
Afbeelding van het beeldmerk
Afbeelding van het beeldmerk
Nijntje wordt door [de auteur] tevens als volgt vormgegeven:
Nijntje
2.3. Sanrio Company is een Japans bedrijf dat verschillende karakters heeft ontworpen. Het bekendste karakter is Hello Kitty, een katje, ontworpen in 1974. Een van de “vriendinnetjes” van Kitty is Kathy, een konijntje (ook wel aangeduid als Cathy). Sanrio Company produceert zelf verschillende producten waarop Kathy is afgebeeld. Bovendien verleent zij (in)direct licenties aan andere producenten voor onder meer kleding, speelgoed en accessoires waarop Kathy is afgebeeld. Sanrio GmbH is een 100% dochtermaatschappij van Sanrio Company. Kathy is als volgt vormgegeven:
Kathy
Kathy
2.4. In oktober 2009 heeft Mercis bij de Nederlandse filialen van de kledingwinkelketen Hennes & Mauritz (H&M) nachtkleding en ondergoed voor kinderen aangetroffen waarop het karakter Kathy stond afgebeeld. Deze producten werden op de markt gebracht onder licentie van Sanrio. Op 21 oktober 2009 heeft Mercis – op grond van haar merk- en auteursrechten – H&M gesommeerd om de verhandeling in Nederland van de producten die waren voorzien van de afbeelding van Kathy te staken en gestaakt te houden. H&M heeft aan deze sommatie gevolg gegeven; de desbetreffende producten zijn uit haar Nederlandse filialen verwijderd.
2.5. Als productie 6 heeft Mercis afbeeldingen in het geding gebracht van Hello Kitty speelgoed (waaronder het “Hello Kitty Treinstation”) waarop ook Kathy staat afgebeeld. Blijkens de dagvaarding heeft Mercis in juni 2010 geconstateerd dat dit speelgoed bij de Nederlandse speelgoedwinkelketen Bart Smit te koop werd aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft de raadsman van Mercis op 9 juni 2010 een sommatie gestuurd naar Sanrio Company. Hierin is Sanrio Company – kort gezegd – gesommeerd de verhandeling van producten waarop het karakter Kathy is afgebeeld te staken en de bij de brief gevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen en te retourneren. Een kopie van de sommatiebrief is per e-mail gestuurd naar mr. K. Limpberg, de toenmalige advocaat van Sanrio Company, van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. (hierna De Brauw).
2.6. Per e-mail van 16 juni 2010 heeft mr. S.J.H. Biesheuvel, advocaat van De Brauw, aan de raadsman van Mercis onder meer het volgende medegedeeld:
SANS PREJUDICE
(…)
Zoals te verwachten viel heeft Sanrio uw brief nog niet ontvangen. Wij hebben deze per mail toegezonden. Door de grootte van de bestanden is het ons echter nog niet gelukt om ook de bijlagen per email over te brengen. Cliënte draagt daarvan dus nog geen kennis.
Los daarvan, laat Sanrio u het volgende mededelen. Naar aanleiding van de zaak Sanrio/Mercis uit oktober 2009 (de H&M producten), heeft Sanrio besloten het type “Cathy” volledig te verwijderen uit haar collectie. Vanaf november 2009 is Cathy dan ook helemaal verdwenen uit de productielijn en zal zij ook niet meer verschijnen op de producten van Sanrio.
Zover Sanrio op dit moment de door u verstrekte verwijzingen naar de Cathy producten kan beoordelen, betreft het hier oude artikelen (van vóór november 2009) van individuele winkels waar Cathy nog op staat. Sanrio wenst te benadrukken dat er geen nieuwe Cathy producten meer op de markt zijn verschenen en ook niet meer zullen verschijnen. Dit geldt zowel voor Nederland als voor het buitenland. Sanrio bevestigt met andere woorden dat de verkoop van de litigieuze producten nog altijd gestaakt is en ook gestaakt zal blijven. Het gaat hier dus hoogstens om uitloop van produkten die niet meer door Sanrio in de markt zijn gebracht na het eerdere conflict.
(…)
2.7. Per e-mail van 18 juni 2010 heeft de raadsman van Mercis aan mr. Biesheuvel onder meer het volgende medegedeeld:
(…)
Met genoegen heeft Mercis kennisgenomen van de mededeling dat Sanrio heeft besloten het type “Cathy” volledig te verwijderen uit haar collectie.
Daarnaast heeft u aangegeven dat “Cathy” vanaf november 2009 helemaal verdwenen is uit de productielijn en dat de huidige verkoop uitsluitend bestaat uit “oude” artikelen daterend van vóór november 2009. Van dit laatste is Mercis bepaald nog niet overtuigd. Dit komt door de omvang van de “Cathy”-producten, die op dit moment nog plaatsvindt. Alleen al bij Bart Smit worden op dit moment “Cathy”-producten verkocht onder de volgende merknamen:
(…)
Ook een summier onderzoek via internet wijst uit dat er nog op grote schaal “Cathy”-producten worden aangeboden onder andere onder de volgende merknamen:
(…)
Mercis kan zich moeilijk voorstellen dat het hier uitsluitend om producten gaat die meer dan 7 ½ maand geleden geproduceerd zijn. Daarnaast wil Mercis niet alleen een toezegging die is vastgelegd in de e-mailcorrespondentie tussen de raadslieden, maar een concrete door Sanrio getekende onthoudingsverklaring, die ook zo nodig in rechte gebruikt kan worden.
Mercis is – onder voorbehoud van alle rechten – bereid van het nemen van rechtsmaatregelen af te zien onder de navolgende voorwaarden:
1. De verkoop van de “Cathy”-producten wordt wereldwijd gestaakt per uiterlijk 31 oktober 2010 op straffe van een boete van EUR 50.000,- per dag.
2. Sanrio ondertekent en retourneert uiterlijk 25 juni a.s. de hierbij meegezonden onthoudingsverklaring, waarbij de met de sommatie meegestuurde onthoudingsverklaring als uitgangspunt is genomen. Mercis is bereid met betrekking tot die laatste onthoudingsverklaring de volgende concessies te doen. (…)
2.8. Per e-mail van 25 juni 2010 heeft mr. Biesheuvel aan de raadsvrouw van Mercis onder meer het volgende medegedeeld:
Zoals inderdaad besproken zal Sanrio uiterlijk dinsdag reageren op de door Mercis voorgestelde onthoudingsverklaring. (…) We hebben kort besproken dat er op dit moment bezwaren kleven aan de nu voorgestelde verklaring. Let wel, op de vraag of Sanrio op hoofdlijnen akkoord zou zijn, zijn nog geen mededelingen gedaan. (…)
2.9. Per e-mail van 29 juni 2010 heeft mr. Biesheuvel aan de raadsvrouw van Mercis onder meer het volgende medegedeeld:
SANS PREJUDICE
(…) De situatie is uitgebreid met Sanrio geïnventariseerd.
Zowel jullie als onze ervaringen met Sanrio hebben geleerd, dat Sanrio door haar gedane toezeggingen zonder mankeren nakomt.
Sanrio heeft zich bovendien eigener beweging onthouden van het uitbrengen van nieuwe producten die door Mercis bezwaarlijk worden bevonden en dit vanaf november 2009. Het gaat daarom hoogstens om een uitloop van dergelijke producten.
Sanrio heeft het daar niet bij gelaten, maar de betrokken licentiehouders actief geïnformeerd het “artwork” niet meer te gebruiken en verdere reproductie verboden. “Cathy” is ook verwijderd uit alle stijlgidsen.
De coöperatieve houding van Sanrio helpt Mercis dus niet alleen in Nederland, waartoe het eerdere conflict beperkt bleef, maar ook in de vele markten buiten Nederland.
De constructieve aanpak valt alleszins te appreciëren en nodigt uit tot evenredige coulance van Mercis. Als de voortekenen niet bedriegen, zijn we ook in dat opzicht op de goede weg. Sanrio maakt zich sterk, dat een uitverkooptermijn tot 31 oktober 2010, zoals door Mercis voorgesteld, mede gelet op de door Sanrio al getroffen maatregelen, alleszins adequaat zou moeten zijn. Ter vermijding van ieder misverstand: het gaat daarbij dus niet zozeer om uitverkoop door Sanrio zelf, maar om uitloop van producten van licentiehouders, die al weten waar zij zich aan te houden hebben.
Ten einde haar goede intenties te benadrukken, en voor zover Mercis niet enkel op onze berichten namens Sanrio af zou willen gaan (iets waartoe naar onze mening overigens geen aanleiding bestaat), is Sanrio bereid een extra verklaring af te geven ter ondersteuning van haar toezeggingen, waarin het bovenstaande nader kan worden onderschreven. Wij vertrouwen echter dat Mercis oog zal hebben voor datgene wat – al met al – bereikt is en voor de te respecteren belangen van Sanrio hierin.
(…)
3. Het geschil
3.1. Mercis vordert na aanvulling en wijziging van eis – kort gezegd – Sanrio Company en Sanrio GmbH te veroordelen:
(1) om de bij e-mail van 16 en 29 juni 2010 (zie 2.6 en 2.9) namens Sanrio Company gedane toezeggingen na te komen om iedere openbaarmaking van het karakter Kathy vanaf 31 oktober 2010 wereldwijd te staken en gestaakt te houden;
(2) om elke inbreuk op de merkrechten van Mercis in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van vervaardiging, verhandeling en licentiëring etc. van Kathy-producten;
(3) primair om elke inbreuk op de auteursrechten van Mercis in alle lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van vervaardiging, verhandeling en licentiëring etc. van Kathy-producten;
subsidiair om elke inbreuk op de auteursrechten van Mercis in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van vervaardiging, verhandeling en licentiëring etc. van Kathy-producten;
(4) om aan de raadsman van Mercis een door een accountant gewaarmerkte verklaring te verschaffen over Sanrio, haar dochtermaatschappijen, licentiehouders, producenten, distributeurs en afnemers over de Kathy-producten, die de volgende gegevens bevat:
a. namen en adressen, verkochte aantallen en prijzen:
b. de aanwezige voorraad Kathy-producten;
c. een specificatie van de door Sanrio met de Kathy-producten genoten winst;
(5) om een brief te sturen naar alle dochtermaatschappijen, licentiehouders, producenten, distributeurs en afnemers met de mededeling dat de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat “Kathy” inbreuk maakt op “Nijntje” en met het verzoek de verhandeling van de Kathy-producten te staken en deze producten terug te sturen naar Sanrio of te vernietigen;
(6) de voorraad Kathy-producten van Sanrio te vernietigen;
(7) een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag;
(8) tot betaling van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over de nakosten; (door Mercis is een specificatie van de proceskosten in het geding gebracht waaruit blijkt dat de advocaatkosten en de kosten van vertalingen in totaal € 50.004,25 exclusief BTW bedragen, blijkens de akte wijziging van eis vordert zij € 50.000,- exclusief BTW);
(9) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op 12 maanden te bepalen.
3.2. Mercis stelt hiertoe in haar dagvaarding – samengevat weergegeven – dat Nijntje als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Vanwege de grote gelijkenis met Nijntje maakt Cathy hierop inbreuk. Tevens maakt Sanrio inbreuk op de merkrechten van Mercis in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. Hierbij is van belang dat Nijntje een zeer bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen.
Blijkens de toelichting bij de wijziging van eis heeft Mercis aanvullend het volgende gesteld. In de periode na het uitbrengen van de dagvaarding is Sanrio van advocatenkantoor gewisseld. Zij laat zich niet langer bijstaan door De Brauw. Sanrio heeft nadien steeds minder bereidheid getoond om haar toezeggingen zoals neergelegd in de twee e-mails van De Brauw (zie 2.6 en 2.9) na te komen, laat staan dat zij nog bereid was een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Mercis heeft daarom haar aanvankelijke eis aangevuld met de eis zoals hiervoor onder (1) van 3.1 weergegeven.
Ter zitting is door Mercis gesteld dat nooit eerder is betwist dat Kathy inbreuk maakt op Nijntje. Integendeel, De Brauw heeft in haar e-mails van 16 en 29 juni 2010 uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toezeggingen gedaan, waarvan pas onlangs is gebleken dat Sanrio die niet nakomt. Na de e-mail van 29 juni 2010 heeft Mercis herhaaldelijk verzocht om de ondertekende onthoudingsverklaring, maar het bleef stil aan de zijde van Sanrio. Dit noodzaakte Mercis dit kort geding te starten. Ondertussen is de verkoop van de Kathy-producten onverminderd voortgegaan en zelfs uitgebreid. Ten bewijze hiervan heeft Mercis als productie 11A afbeeldingen in het geding gebracht van Kathy-producten die (nog steeds) via het internet zijn te bestellen. Als productie 11B heeft Mercis screenprints in het geding gebracht van een aantal Amazon-websites waaruit blijkt dat Kathy-producten in 32 Europese landen zijn te bestellen en dat Amazon deze producten aanbiedt op Franstalige, Duitstalige en Engelstalige websites.
Uit productie 12 volgt dat de Kathy-producten in Nederland nog steeds te koop zijn bij Bart Smit, Intertoys en het Kruidvat. Tot slot heeft Mercis in dit verband als productie 13 een aantal screenprints in het geding gebracht van de website van Sanrio GmbH (www.sanrioeurope.com) via welke website de raadslieden van Mercis op 15 september 2010 een aantal Kathy-producten hebben gekocht.
Ter zitting is nog gewezen op de producties 8 en 14 van Mercis. Hieruit blijkt dat er niet alleen sprake is van verwarringsgevaar maar ook van daadwerkelijke verwarring tussen Nijntje en Kathy. Deze producties betreffen prints van websites waarop producten te koop worden aangeboden die met toestemming van Sanrio in het verkeer zijn gebracht en waarop Kathy als Nijntje of als Miffy wordt aangeduid. Verder heeft Mercis gewezen op artikel 1.14 BVIE waaruit volgt dat een verbod om inbreuk te maken op een merkenrecht voor de gehele Benelux kan worden toegewezen. Een verbod om inbreuk te maken op auteursrechten kan in dit geval worden toegewezen voor alle lidstaten van de Europese Unie. Indien een Nederlandse rechter op grond van een regel van internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is om kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (in dit geval is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 5 sub 3 van de EEX-verordening), kan die rechter desgevorderd een verbod uitspreken van handelingen verricht in het buitenland. Een verbod voor de Europese Unie kan worden uitgesproken indien vast komt te staan dat Nijntje in de lidstaten auteursrechtelijk beschermd is en het in het verkeer brengen van Kathy in die lidstaten als een inbreuk heeft te gelden. De vraag of sprake is van een inbreuk moet immers worden beantwoord aan de hand van het recht van de landen waarvoor de bescherming wordt gevorderd. Dat Nijntje in de gehele Europese Unie als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt, volgt uit het zogenaamde Infopaq-arrest van 16 juli 2009 van het Hof van Justitie. Hierin is bepaald dat het om werken moet gaan die oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn. Aan deze voorwaarde voldoet Nijntje. Over de inbreuk in de andere lidstaten van de Europese Unie voert Mercis aan dat de mate van ontlening zodanig groot is dat Kathy het resultaat is van overneming van vrijwel alle auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje. Bescherming tegen vrijwel volledige ontlening vormt de kern van het auteursrecht en moet daarom als een universeel beginsel worden beschouwd. Om die reden moet worden aangenomen dat, aangezien Nijntje in alle lidstaten van de Europese Unie auteursrechtelijke bescherming geniet, van inbreuk op dit recht sprake is indien Kathy in die lidstaten openbaar wordt gemaakt of verhandeld. Dat Kathy wordt verhandeld in de lidstaten van de Europese Unie blijkt uit de hiervoor besproken producties 11B en 13 van Mercis.
Over de nevenvorderingen heeft Mercis – kort gezegd – aangevoerd dat dit gebruikelijke vorderingen zijn in een IE-geschil en dat zij bij toewijzing van deze vorderingen eveneens een spoedeisend belang heeft.
Tot slot stelt Mercis dat de gevorderde kosten op grond van artikel 1019h Rv weliswaar het geldende indicatietarief ver overschrijden, maar dat dit een gevolg is van de (proces)opstelling van Sanrio. Die kosten zijn derhalve redelijk en evenredig en voor toewijzing vatbaar.
3.3. Sanrio Company en Sanrio GmbH hebben – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat Kathy (blijkens haar producties 13 en 14) al in 1976 bestond waardoor het spoedeisend belang van Mercis ter discussie kan worden gesteld. In november 2009 heeft Sanrio Company, zoals Mercis ook bekend is, Kathy uit al haar “style guides” verwijderd. Dit betekent dat Sanrio Company en haar groepsentiteiten sinds die datum geen producten meer goedkeuren die zijn voorzien van de afbeelding van Kathy. Ook licentienemers krijgen geen goedkeuring meer voor het vervaardigen van nieuwe producten. De gemiddelde levensduur van producten is één à twee jaar, zodat de Kathy-producten binnen afzienbare tijd niet meer verkrijgbaar zullen zijn. Gezien het grote aantal producten kan het echter zijn dat er een Kathy-product “doorheen glipt”. Tegen licentienemers die in strijd handelen met de instructies van Sanrio wordt echter direct actie ondernomen.
Over de e-mails van 16 en 29 juni 2010 van De Brauw voert Sanrio allereerst aan dat hieruit onvoldoende blijkt dat overeenstemming over een schikking is bereikt. In de e-mail van de raadsman van Mercis van 18 juni 2010 (zie 2.7) wordt gesproken over “onder voorbehoud van alle rechten” en over “onder de navolgende voorwaarden”. Mercis heeft hiermee erkend dat de e-mail van 16 juni 2010 (zie 2.6) niet in rechte kan worden gebruikt en zij stelt zelf nadere eisen, zonder welke zij een schikking niet accepteert. Verder is van belang dat de e-mails van De Brauw de kop “Sans prejudice” bevatten. Ook uit de e-mail van De Brauw van 25 juni 2010 (zie 2.8) blijkt dat Sanrio niet akkoord was, ook niet op hoofdlijnen, met de concept-onthoudingsverklaring. Tot slot blijkt dit uit een e-mail van Sanrio (van [x]) van 24 juni 2010, gericht aan De Brauw (thans door Sanrio in het geding gebracht als productie 7B) waarin verschillende onderdelen van de concept-onthoudingsverklaring “not acceptable” worden genoemd. De verklaringen die Sanrio blijkens de e-mails van 16 en 19 juni 2010 heeft gedaan, moeten worden opgevat als vrijwillige verklaringen, waaraan zij ook heeft voldaan, en die inhouden – zoals hiervoor reeds weergegeven – dat Sanrio Kathy uit haar “style guides” heeft verwijderd en dat zij haar groepsentiteiten en licentienemers sinds november 2009 geen goedkeuring meer geeft voor nieuwe producten die zijn voorzien van afbeeldingen van Kathy. De vrijwillige verklaring van Sanrio ziet niet op producten die al goedgekeurd waren (of deze nu al wel of niet waren geproduceerd) en dus ook niet op reeds bestaande voorraden van Sanrio zelf. Blijkens hetgeen ter zitting door de raadsman van Sanrio is aangevoerd (zie zijn pleitnota onder 6 en 73) beperkt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over de gevorderde nakoming van de vrijwillige verklaring zich uitdrukkelijk tot Nederland.
Vervolgens voert Sanrio dat er geen sprake is van merkinbreuk. In dit verband voert zij allereerst aan dat van het merk Nijntje geen normaal gebruik is gemaakt in de Benelux voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Nijntje wordt niet als merk gebruikt, doch enkel als personage in boekjes of als decoratie. Bovendien wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van de “moderne” uitvoering van Nijntje die afwijkt van het beeldmerk zoals gedeponeerd (de moderne Nijntje heeft ronde oren, het merk Nijntje heeft spitse oren). Om deze reden zal het merk een vervalactie niet overleven. Verder is het merk nietig nu het een wezenlijke waarde aan de waar geeft (zie artikel 2.1 lid 2 jo. 2.28 lid 1 sub a BVIE). De esthetische aantrekkelijkheid van het ontwerp bepaalt de marktwaarde van de waren. Mocht desalniettemin het merk Nijntje geldig worden geacht, dan is geen sprake van inbreuk. Er is geen inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE omdat Sanrio het teken Kathy niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, doch enkel ter decoratie. Het merk waaronder Sanrio opereert is “Hello Kitty”. Verder heeft Sanrio een tiental punten van verschil naar voren gebracht tussen het merk Nijntje en Kathy (zie punt 47 van de pleitnota) waardoor geen sprake is van gevaar voor verwarring. Evenmin is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het is niet duidelijk of dit artikel wel van toepassing is indien merk en teken niet identiek zijn. Tot slot kan niet worden gezegd dat Sanrio ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk Nijntje of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van dit merk.
Over de beweerde inbreuk op de auteursrechten voert Sanrio aan dat de vorderingen die hierop zien in ieder geval moeten worden afgewezen voor zover deze het gebied buiten Nederland betreffen. Niet onderbouwd is waarop de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zou zijn gebaseerd voor het uitspreken van grensoverschrijdende verboden. Bovendien heeft Mercis niet aangetoond dat zij buiten Nederland auteursrechthebbende is.
De beschermingsomvang van het auteursrecht op Nijntje is, zo die al bestaat, zeer beperkt vanwege het zogenaamde “Umfeld”. Sanrio heeft in dit verband productie 6 in het geding gebracht waaruit blijkt dat al voor de ontwikkeling van Nijntje andere figuren bekend waren met de kenmerken van Nijntje. In dit geval is geen sprake van ontlening. Kathy is ontwikkeld in dezelfde stijl als Kitty en is derhalve aan Kitty ontleend (de snorharen van Kitty zijn verwijderd en de konijnenoren zijn toegevoegd). De moderne Nijntje is zelf toenadering gaan zoeken tot Kathy – vanwege de ronde in plaats van de spitse oren – en Nijntje lijkt daarom eerder te zijn ontleend aan Kathy dan omgekeerd. De vorderingen van Mercis zijn dan ook ongepast. De verschillen tussen Nijntje en Kathy die Sanrio bij de bespreking van het merkenrecht naar voren heeft gebracht, maken dat hoe dan ook geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. Het overnemen van bepaalde stijlkenmerken kan evenmin als inbreuk worden aangemerkt.
Over de verschillende vorderingen voert Sanrio aan dat eventuele veroordelingen alleen Sanrio GmbH kunnen betreffen omdat Sanrio Company geen actieve rol speelt in Europa en dit ook niet heeft gedaan. Sanrio GmbH distribueert de producten in de Benelux. Alleen in de Europese Unie is al sprake van ongeveer 500 licentienemers en tienduizenden producten. Geen van beide gedaagden verstrekt echter licenties. Dat wordt gedaan door Sanrio License GmbH. De vorderingen die in het kader van het merken- en auteursrecht zijn ingesteld kunnen derhalve niet worden toegewezen voor zover zij zien op licentiëring. De nevenvorderingen (informatieverstrekking, recall en vernietiging) zijn te ruim geformuleerd, onvoldoende onderbouwd en Mercis heeft ten aanzien van deze vordering haar spoedeisend belang niet aangetoond.
Sanrio bestrijdt niet dat Mercis voor een bedrag van € 50.004,24 (exclusief BTW) aan kosten heeft gemaakt, maar zij voert hiertegen aan dat in het kader van een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv een gedeelte van dit bedrag buiten beschouwing moet worden gelaten. De kosten van Mercis hebben namelijk gedeeltelijk betrekking hebben op haar verbintenisrechtelijke claim en houden geen verband met de (beweerde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
Sanrio vordert op grond van artikel 1019h Rv zelf een bedrag van € 41.563,43 aan kosten.
4. De beoordeling
bevoegdheid
4.1. Over de rechtsmacht van de Nederlandse voorzieningenrechter wordt overwogen dat Sanrio Company en Sanrio GmbH beide worden aangesproken op grond van gestelde toezeggingen en op grond van onrechtmatig handelen, bestaande uit een gestelde inbreuk op de auteurs- en merkenrechten van Mercis. Voor zover dit geschil de gestelde inbreuk op de merkenrechten betreft, dient de voorzieningenrechter bovendien op grond van artikel 4.6 lid 3 BVIE uitdrukkelijk haar bevoegdheid vast te stellen. De voorzieningenrechter is ten aanzien van Sanrio Company bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 6 aanhef en onder a en e Rv en ten aanzien van Sanrio GmbH (mede) op grond van artikel 5 aanhef en onder 1 en 3 EEX-verordening.
toezeggingen
4.2. Allereerst zal de vraag worden beantwoord of de in het geding gebrachte e-mailcorrespondentie, met name de e-mails van De Brauw van 16 en 29 juni 2010, bindende toezeggingen van de zijde van Sanrio bevatten. De e-mailcorrespondentie is op gang gekomen naar aanleiding van de sommatie van de raadsman van Mercis van 9 juni 2010 (zie 2.5), die alleen is gericht aan Sanrio Company. In de sommatie wordt verwezen naar de eerdere kwestie met H&M, waarbij ook alleen Sanrio Company en niet Sanrio GmbH was betrokken. Ten tijde van de e-mailcorrespondentie was, met andere woorden, Sanrio GmbH niet “in beeld”. Mocht derhalve sprake zijn van toezeggingen, dan kan alleen Sanrio Company hieraan gebonden worden geacht. Voorshands wordt echter geoordeeld dat de e-mails, zonder nader onderzoek naar de feiten, waarvoor in dit kort geding geen plaats is, niet zonder meer bindende toezeggingen opleveren. Er is onderhandeld over de tekst van een onthoudingsverklaring, die meerdere punten omvatte. De toezeggingen van Sanrio Company zagen niet op al deze punten en derhalve niet op de gehele tekst van de onthoudingsverklaring. In een onderhandelingsproces als het onderhavige is voor de hand liggend dat per onderdeel overeenstemming wordt bereikt over de tekst, doch dat die overeenstemming pas bindend wordt geacht op het moment dat over de gehele tekst overeenstemming is bereikt. Dit volgt in ieder geval uit de woorden “Sans prejudice” die De Brauw boven haar e-mails heeft geplaatst. Uit de e-mail van de raadsman van Mercis van 18 juni 2010 (zie 2.7) blijkt verder dat Mercis een tweetal voorwaarden heeft gesteld en uit de reactie hierop (de laatste e-mail van De Brauw) blijkt niet dat aan die voorwaarden wordt voldaan. Ook hieruit volgt dat geen algehele overeenstemming is bereikt. In de gegeven omstandigheden kan Sanrio Company voorshands dan ook niet worden gehouden aan die onderdelen waarover al wel overeenstemming was bereikt. Dit laat onverlet dat uit nader feitenonderzoek naar het verloop van de onderhandelingen een ander oordeel zou kunnen volgen.
4.3. Bovendien heeft Sanrio ter zitting erkend (in het kader van de onderhandelingen met Mercis) “vrijwillige verklaringen” te hebben afgelegd, waaraan zij – naar eigen zeggen – heeft voldaan en waaraan zij zich ten aanzien van Mercis nog steeds gebonden acht. De toezeggingen die Sanrio erkent te hebben gedaan houden in dat Sanrio vanaf november 2009 geen nieuwe producten op de markt zal brengen, die zijn voorzien van de afbeelding van Kathy, of daarvoor toestemming zal verlenen aan licentiehouders. Deze “vrijwillige verklaringen” hebben een beperktere strekking dan de door Mercis beweerde toezeggingen van Sanrio, waarvan Mercis in dit geding nakoming vordert. Deze vordering tot nakoming (zoals weergegeven onder (1) van 3.1 van dit vonnis) is dan ook in zoverre toewijsbaar dat Sanrio kan worden veroordeeld tot nakoming van haar “vrijwillige verklaringen”. Niet valt in te zien waarom Mercis Sanrio niet in rechte aan deze verklaringen zou kunnen houden. Sanrio nam daarmee immers verplichtingen op zich jegens Mercis waarvan Mercis in Nederland nakoming kan vorderen. Tegenover het verweer van Sanrio dat de Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd is om een veroordeling tot nakoming van deze toezegging buiten Nederland te vorderen, heeft Mercis echter onvoldoende gesteld om een wereldwijd verbod te rechtvaardigen.
Nu op grond van de schending door Sanrio van de merk- en auteursrechten van Mercis, zoals hierna nog zal worden overwogen, verdergaande veroordelingen aan Sanrio zullen worden opgelegd dan de veroordeling op grond van de “vrijwillige verklaringen”, heeft Mercis bij een afzonderlijke veroordeling van Sanrio op basis van die “vrijwillige verklaringen” van Sanrio geen belang, zodat deze zal worden afgewezen.
het auteursrecht
4.4. Over de vorderingen die zien op het auteursrecht wordt het volgende overwogen. Nijntje kenmerkt zich door elementaire kleuren, dikke lijnen, door de karakteristieke verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd, de oren, de (stand van de) ogen, het jurkje met het kraagje, de stand van de handen en voeten en het zogenaamde “andreaskruis”, als neusje/mondje. Nijntje heeft door dit alles een eigen en oorspronkelijk karakter en draagt hierdoor het persoonlijk stempel van de maker. Het werk Nijntje is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Nijntje kan derhalve als een auteursrechtelijk beschermd werk als bedoeld in artikel 10 Auteurswet (Aw) worden aangemerkt. Het door Sanrio als productie 6 in het geding gebrachte “Umfeld” maakt dit niet anders. Deze productie bevat een aantal afbeeldingen van speelgoedkonijnen (die overigens slechts gedeeltelijk dateren van vóór 1955) en die naar het oordeel van de voorzieningenrechter dermate afwijken van Nijntje dat niet kan worden gezegd dat Nijntje hierdoor geen eigen en oorspronkelijk karakter zou hebben.
4.5. De auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje, zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de figuur van Kathy. De dikke lijnen, de verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd, de oren, de (stand van de) ogen, het jurkje met het kraagje en de stand van de handen en voeten zijn nagenoeg identiek aan Nijntje. Wat verder overeenkomt is dat het mondje en het neusje samenvallen (bij Nijntje in de vorm van een “andreaskruis” en bij Kathy in de vorm van een rondje). Het enige duidelijk waarneembare verschil tussen Nijntje en Kathy is de strik die Kathy in een van haar oren draagt. Dit maakt echter niet dat de totaalindrukken van Nijntje en Kathy niet nagenoeg hetzelfde zijn. Er is dan ook, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, sprake van een inbreuk op de auteursrechten van Mercis. Bij dit oordeel is betrokken dat Nijntje thans (niet duidelijk is vanaf wanneer) wordt afgebeeld met ronde oren, derhalve met andere oren dan in het geregistreerde beeldmerk. De ronde oren van Kathy zijn identiek aan de ronde oren van Nijntje. Dat hier sprake zou zijn van “omgedraaide ontlening” (Nijntje zou de oren van Kathy hebben “overgenomen”), zoals door Sanrio ter zitting betoogd, is door haar niet aannemelijk gemaakt. Kathy is hoe dan ook van latere datum dan Nijntje en Sanrio heeft niet met stukken aangetoond wanneer Kathy is ontworpen en wanneer Nijntje ronde oren heeft gekregen.
4.6. De vorderingen die zien op het auteursrecht zijn in ieder geval toewijsbaar voor Nederland. In dit kader is van belang dat Sanrio niet heeft bestreden dat Mercis in Nederland het auteursrecht heeft op Nijntje. Gezien de betwisting daarvan door Sanrio, heeft Mercis onvoldoende aangetoond dat zij (tevens) auteursrechthebbende is in alle andere lidstaten van de Europese Unie. Weliswaar kan Mercis worden toegegeven dat zij ter zitting voor het eerst met deze betwisting is geconfronteerd, maar zij heeft zelf een verbod en een aantal nevenvoorzieningen (recall, het noemen van afnemers etc.) voor de gehele Europese Unie gevorderd. Een kort geding draagt bovendien het risico in zich dat verweren voor het eerst ter zitting worden gevoerd. Verder dient Sanrio te worden gevolgd in haar verweer dat weliswaar kan worden verdedigd dat het “werkbegrip” in het kader van het auteursrecht Europees is geharmoniseerd, maar dat dit niet geldt voor de criteria op grond waarvan en de wijze waarop een inbreuk kan worden vastgesteld, terwijl evenmin is komen vast te staan dat de gevorderde maatregelen volgens de toepasselijke rechtsstelsels kunnen worden opgelegd. Ook dit staat in de weg aan een toewijzing van voorzieningen die zich uitstrekken over alle lidstaten van de Europese Unie buiten Nederland. Onvoldoende hiervoor is, zoals Mercis heeft betoogd, dat in dit geval de mate van ontlening zo groot is dat daarom als “universeel beginsel” heeft te gelden dat ook elders van inbreuk op het auteursrecht sprake is. Mercis heeft zich in dit kader nog beroepen op een arrest van het gerechtshof te Den Haag van 28 september 2010 (LJN BN8795), maar aan de vereisten die hierin worden gesteld voor toewijzing van een grensoverschrijdend verbod en de overige gevorderde maatregelen is niet voldaan, althans daarvan is in dit kort geding onvoldoende gebleken.
het merkenrecht
4.7. Over de vorderingen die zien op het merkenrecht wordt het volgende overwogen. Sanrio zal niet worden gevolgd in haar verweer dat Nijntje niet als merk (ter onderscheiding van waren of diensten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 BVIE), maar slechts als karakter wordt gebruikt. Binnen de beperkingen die gelden in ieder kort geding, en zeker gezien het feit dat Sanrio dit verweer pas voor het eerst ter zitting heeft opgeworpen, heeft Mercis voldoende aannemelijk gemaakt dat Nijntje wel als merk wordt gebruikt. Zo heeft zij ter zitting een poppetje van Nijntje getoond en in het geding gebracht dat zich bevindt in een doosje waaraan een label is gehecht voorzien van het beeldmerk Nijntje. Evenmin zal Sanrio worden gevolgd in haar verweer dat Nijntje geen merk kan vormen omdat het een teken betreft dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft (artikel 2.1 lid 2 BVIE). Dit artikel ziet immers op vormmerken. Van een vormmerk is sprake wanneer het merk “samenvalt” met de waar die het beoogt te onderscheiden dan wel met de verpakking ervan. Daarvan is in het geval van Nijntje geen sprake. Nijntje is een beeldmerk dat zich op verschillende wijzen “materialiseert” (tweedimensionaal in boekjes en als afbeelding op andere gebruiksvoorwerpen en in films, driedimensionaal als speelgoedpoppetje etc.). Voorshands is onvoldoende aannemelijk geworden dat Nijntje een verval- of nietigheidsactie niet zal overleven. In dit geding zal dan ook worden uitgegaan van de geldigheid van het beeldmerk Nijntje, zoals onder 2.2 van dit vonnis weergegeven.
4.8. Voor beantwoording van de vraag of het karakter Kathy inbreuk maakt op het beeldmerk Nijntje is allereerst van belang vast te stellen dat Sanrio en/of haar licentienemers Kathy niet ter onderscheiding van waren of diensten gebruiken. Kathy wordt uitsluitend aangeduid als karakter, een vriendinnetje van Kitty, zoals Kitty nog heel veel andere vriendjes en vriendinnetjes heeft met wie zij speelt. Kathy, Kitty en de andere karakters worden allemaal op de markt gebracht onder het merk “Hello Kitty”. Kathy zelf kan derhalve niet als merk worden aangemerkt. Dit betekent dat Mercis zich in het kader van de merkinbreuk ten onrechte heeft beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarvoor is immers vereist dat het inbreukmakende teken wordt gebruikt voor waren of diensten.
4.9. Daarentegen wordt geoordeeld dat in dit geval wel sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Kathy wordt immers gebruikt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”. Hiervoor is in het kader van het auteursrecht al overwogen dat Nijntje en Kathy nagenoeg identiek zijn. Dit geldt ook wanneer Kathy wordt vergeleken met het beeldmerk Nijntje, ook al heeft die Nijntje spitse oren. De verschillen tussen de “oude” Nijntje en Kathy zijn weliswaar groter dan die tussen de “nieuwe” Nijntje en Kathy, maar dat neemt niet weg dat de gelijkenis tussen het beeldmerk Nijntje en het karakter Kathy nog steeds zeer groot is. Sanrio trekt met Kathy zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel van Nijntje en doet hiermee afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van Nijntje. In dit verband heeft Mercis (onder meer in de punten 3.8 tot en met 3.11 van de dagvaarding) voorshands terecht aangevoerd dat Sanrio met Kathy in het kielzog van Nijntje vaart om te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van Nijntje. Zonder financiële vergoeding trekt Sanrio profijt uit de commerciële inspanningen van Mercis als merkhouder. Dit oordeel is er onder meer op gegrond dat Nijntje een merk is met een zeer grote bekendheid en een groot onderscheidend vermogen. Sanrio is een concurrent van Mercis die min of meer identieke waren op de markt brengt. Niet weersproken is dat Nijntje in 1955 is ontworpen en (volgens de dagvaarding) begin jaren ’70 in Japan is geïntroduceerd en dat Nijntje in Japan ongekende populariteit geniet. Met het karakter Kathy houdt Sanrio te weinig afstand van het beeldmerk Nijntje.
4.10. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vorderingen van Mercis voor zover gestoeld op haar merkenrecht eveneens kunnen worden toegewezen. De veroordelingen strekken zich ingevolge artikel 1.14 BVIE, zoals gevorderd, uit over de gehele Benelux, hetgeen door Sanrio niet is bestreden.
overige onderwerpen
4.11. De veroordelingen die zijn gestoeld op de inbreuken op de auteurs- en merkenrechten van Mercis zullen worden toegewezen ten aanzien van zowel Sanrio Company als Sanrio GmbH. Sanrio Company heeft weliswaar aangevoerd dat zij geen activiteiten verricht in Europa, maar zij heeft dit voor het eerst ter zitting gedaan en zij heeft nagelaten dit verweer op enigerlei wijze aannemelijk te maken. Bovendien lijkt dit verweer voorshands niet op te gaan omdat in de “voorgeschiedenis” die tussen partijen heeft gespeeld (onder meer in de kwestie H&M) Sanrio Company zich steeds als de terecht aangesproken partij heeft gedragen. Zij heeft nimmer eerder aangevoerd dat zij in Europa geen activiteiten ontplooit. Ook door De Brauw is dit nooit naar voren gebracht.
4.12. Nu de licentiehouders in dit geding geen partij zijn, kunnen de veroordelingen niet direct jegens hen werken. Omdat ter zitting is gebleken dat Sanrio Company en Sanrio GmbH ook zelf geen licenties verstrekken (dit wordt gedaan door Sanrio License GmbH, hetgeen Mercis niet heeft bestreden), kan Sanrio er evenmin toe worden veroordeeld direct in te grijpen in bestaande licentieovereenkomsten, in die zin dat zij het licentiehouders kan verbieden nog langer Kathy-producten op de markt te brengen terwijl hen dit op grond van hun overeenkomst met Sanrio License GmbH nog zou zijn toegestaan. Derhalve zal de veroordeling om auteurs- en merkinbreuk te staken niet zien op producten die door licentiehouders op de markt zijn gebracht. Die veroordelingen zullen uiteraard wel zien op het aangaan van nieuwe licentieovereenkomsten. In het kader van de nevenvorderingen (die hierna zullen worden besproken) zullen aan Sanrio eveneens bepaalde verplichtingen worden opgelegd die indirect zien op de licentiehouders.
4.13. Nu voorshands sprake is van auteurs- en merkenrechtinbreuk, liggen ook de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed. Vordering (4), de vordering tot informatieverstrekking, zal worden toegewezen. Deze vordering zal zich voor wat betreft de licentiehouders niet verder uitstrekken dan dat Sanrio verplicht wordt de namen en adressen van die licentiehouders op te geven. Sanrio zal immers niet (kunnen) beschikken over verkoopcijfers en gegevens over voorraden en genoten winst etc. van de licentiehouders. Vordering (5) betreft kort gezegd een “recall”. Ook deze vordering is toewijsbaar, ook ten aanzien van de licentiehouders, omdat het niet meer dan een verzoek betreft. Vordering (6), vernietiging van de Kathy-producten, is in een kort geding niet toewijsbaar. Vernietiging verdraagt zich niet met het karakter van een voorlopige voorziening. Tot slot geldt dat de nevenveroordelingen zich niet verder kunnen uitstrekken dan het gebied van de Benelux.
4.14. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Na te melden termijnen waarbinnen Sanrio aan de veroordelingen zal moeten voldoen komen redelijk voor.
4.15. Bij een voortdurende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is het spoedeisend belang bij in kort geding te treffen voorlopige voorzieningen gegeven. In dit geval geldt dit eveneens voor de toegewezen nevenvorderingen.
4.16. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal op drie maanden worden gesteld, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis. Gevorderd is een termijn van één jaar, maar ter zitting is gebleken dat Mercis doende is de dagvaarding in de bodemzaak uit te brengen. Een termijn van drie maanden wordt dan voldoende geacht.
4.17. Sanrio zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Mercis worden veroordeeld. De hoogte van de door Mercis in het kader van artikel 1019h Rv opgevoerde kosten is op zich niet door Sanrio bestreden. Omdat vordering (1) die ziet op nakoming van toezeggingen direct verband houdt met de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, wordt hierin geen aanleiding gezien de door Mercis gevorderde kosten gedeeltelijk niet toe te wijzen, zoals nog door Sanrio aangevoerd.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt Sanrio Company en Sanrio GmbH om uiterlijk tien werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkenrechten van Mercis in de Benelux te staken en gestaakt te houden, door zich te onthouden van iedere vervaardiging, verkoop, import en export, verhandeling of andere openbaarmaking van producten voorzien van de afbeelding van Kathy, daaronder begrepen het aangaan van nieuwe licentieovereenkomsten met betrekking tot deze producten;
5.2. veroordeelt Sanrio Company en Sanrio GmbH om uiterlijk tien werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van Mercis in Nederland te staken en gestaakt te houden, door zich te onthouden van iedere vervaardiging, verkoop, import en export, verhandeling of andere openbaarmaking van producten voorzien van de afbeelding van Kathy, daaronder begrepen het aangaan van nieuwe licentieovereenkomsten met betrekking tot deze producten;
5.3. veroordeelt Sanrio Company en Sanrio GmbH om uiterlijk binnen dertig werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadslieden van Mercis te doen toekomen een schriftelijke opgave van door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte gegevens met betrekking tot Sanrio Company, Sanrio GmbH, hun dochtermaatschappijen, producenten, distributeurs en afnemers (voor zover geen consumenten) die in de Benelux waren voorzien van het karakter Kathy vervaardigen, verkopen, importeren of exporteren, verhandelen of licentiëren en welke gegevens betrekking hebben op:
a. de namen en adressen van de hiervoor bedoelde entiteiten alsmede de per entiteit verkochte aantallen en prijzen van de Kathy-producten;
b. de per entiteit aanwezige voorraad Kathy-producten;
c. een specificatie van de door Sanrio Company en Sanrio GmbH met de Kathy-producten genoten winst;
d. de namen en adressen van licentiehouders van Sanrio die in de Benelux Kathy-producten op de markt brengen;
5.4. veroordeelt Sanrio Company en Sanrio GmbH om uiterlijk binnen dertig werkdagen na betekening van dit vonnis aan al hun dochtermaatschappijen, producenten, distributeurs, afnemers (voor zover geen consumenten) en licentiehouders die in de Benelux waren voorzien van het karakter Kathy vervaardigen, verkopen, importeren of exporteren, verhandelen of licentiëren een brief te sturen met als enige inhoud dat de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam heeft geoordeeld dat het karakter Kathy inbreuk maakt op de auteurs- en merkenrechten van Mercis op Nijntje, met het verzoek het vervaardigen, verkopen, importeren of exporteren, verhandelen of licentiëren van Kathy-producten te staken en gestaakt te houden alsmede met het verzoek de Kathy-producten aan Sanrio Company of Sanrio GmbH te retourneren tegen vergoeding van de kosten, waarbij Sanrio Company en Sanrio GmbH per gelijke post een afschrift van deze brief, met daarbij gevoegd een lijst van geadresseerden, naar de raadslieden van Mercis doen toekomen;
5.5. bepaalt dat Sanrio Company en Sanrio Gmbh een dwangsom verbeuren van € 25.000,- per dag en per veroordeling, voor elke dag dat zij niet aan de onder 5.1 tot en met 5.4 gegeven veroordelingen voldoen, met een maximum van in totaal
€ 2.000.000,-;
5.6. veroordeelt Sanrio Company en Sanrio GmbH in de proceskosten van dit geding gevallen aan de zijde van Mercis, tot op heden begroot op € 50.000,- (exclusief BTW) aan advocaat- en vertaalkosten, € 263,- aan vastrecht en € 147,78 aan dagvaardingskosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente indien deze kosten niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;
5.7. veroordeelt Sanrio Company en Sanrio GmbH in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met, indien dit vonnis wordt betekend, een bedrag van € 68,- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente indien deze kosten niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;
5.8. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden vanaf de datum van dit vonnis;
5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 november 2010.?