ECLI:NL:RBAMS:2013:7090

• Datum uitspraak: 10 oktober 2013
• Publicatiedatum: 29 oktober 2013
• Zaaknummer: C/13/551270
• Instantie: Rechtbank Amsterdam
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht
• Procedures: Kort geding
• Rechters: M. van Walraven
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Geschil over het gebruik van de benaming 'ROUTE 66' tussen houder van merkrechten en licentiehouder

In deze zaak, die voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam is behandeld, gaat het om een geschil tussen de vennootschap TEMPTING BRANDS A.G. (TBAG) en de besloten vennootschap TEMPTING BRANDS B.V. (TBBV) over het gebruik van de benaming 'ROUTE 66'. TBAG, gevestigd in Zwitserland, heeft TBBV in 2008 het recht verleend om licenties voor het gebruik van deze benaming aan derden te verstrekken. Echter, TBAG heeft op 20 februari 2013 de overeenkomst opgezegd, wat leidde tot de vraag of TBBV nog bevoegd was om de benaming te gebruiken.

Tijdens de zitting op 9 oktober 2013 heeft TBAG gevorderd dat TBBV het gebruik van de benaming 'ROUTE 66' zou staken, terwijl TBBV verweer voerde en in reconventie vorderingen indiende. De voorzieningenrechter oordeelde dat TBAG als merkhouder kan opkomen tegen het gebruik door TBBV, maar dat het niet aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de opzegging van de overeenkomst niet rechtsgeldig is. De voorzieningenrechter oordeelde dat TBBV niet meer bevoegd is om licenties aan derden te verstrekken.

De voorzieningenrechter heeft TBBV verboden om de benaming 'ROUTE 66' te gebruiken op de Brand Licensing Europe beurs in Londen, die van 15 tot en met 17 oktober 2013 plaatsvond. Tevens werd een dwangsom opgelegd voor het geval TBBV in strijd met dit verbod zou handelen. In reconventie werd TBAG veroordeeld tot vergoeding van de kosten die TBBV had gemaakt voor de beurs, met de voorwaarde dat TBBV geen rechten kan ontlenen aan deze veroordeling indien zij in strijd met het verbod handelt. De proceskosten werden gecompenseerd, zodat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/551270 / KG ZA 13-1227 MvW/JWR

Vonnis in kort geding van 10 oktober 2013

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

TEMPTING BRANDS A.G. ,

gevestigd te Pfäffikon, (Zwitserland),

eiseres in conventie bij dagvaarding van 4 oktober 2013,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. I.I.L. Jansen te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEMPTING BRANDS B.V. ,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. W. A. Vader te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TBAG en TBBV genoemd worden.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 9 oktober 2013 heeft TBAG gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

TBBV heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. TBBV heeft in reconventie gevorderd overeenkomstig de eveneens aan dit vonnis gehechte akte pleitnotities. TBAG heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd.

Ter terechtzitting waren onder meer aanwezig:

- namens TBAG de heer [vertegenwoordiger eiser], bijgestaan door

mr. Jansen en haar kantoorgenoot mr. M. Brink;

- namens TBBV de heer [vertegenwoordiger gedaagde], bijgestaan door mr. Vader en diens kantoorgenoot mr. J.B. Heslinga.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Zoals ter zitting is meegedeeld wordt heden uitspraak gedaan in de vorm van een zogenaamd verkort vonnis. De uitwerking van dit verkort vonnis kan op een later tijdstip volgen. Die uitwerking zal in elk geval naar strekking de hierna bij “De beoordeling” volgende overwegingen bevatten. Nu dat ook de dragende overwegingen uit het vonnis zijn, wordt partijen verzocht om
binnen zeven dagen na de vonnisdatum aan de onderaan dit vonnis genoemde griffier, schriftelijk mee te delen of zij nog prijs stellen op een uitwerking. Mocht een dergelijk bericht niet worden ontvangen, dan zal van uitwerking worden afgezien.

2. De feiten

2.1.

Volgen bij de (eventuele) uitwerking

3. Het geschil in conventie

3.1.

Volgt bij de (eventuele) uitwerking

4. Het geschil in reconventie

4.1.

Volgt bij de (eventuele) uitwerking

5. De beoordeling in conventie en in reconventie

5.1.

Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of TBBV nog bevoegd is de benaming “ROUTE 66” te gebruiken. Tussen partijen is niet in geschil dat TBAG rechthebbende ter zake het gebruik van die benaming is en dat zij in 2008 aan TBBV het recht heeft verschaft om derden een licentie voor het gebruik ervan te verlenen.

5.2.

Uit de e-mail van 20 februari 2013 van [vertegenwoordiger eiser] aan [vertegenwoordiger gedaagde] blijkt dat TBAG op die datum de overeenkomst op basis waarvan TBBV bevoegd was om licenties aan derden te verstrekken heeft opgezegd. Uit de overige gedingstukken blijkt niet dat TBAG deze opzegging op enige wijze ongedaan heeft gemaakt. Dit betekent dat in beginsel TBAG als merkhouder kan opkomen tegen het verdere gebruik door TBBV van de benaming “ROUTE 66”, voor zover dat gebruik in strijd is met de rechten van TBAG.

5.3.

Indien echter aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de opzegging van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zoals TBBV betoogt, zal in dit kort geding het oordeel moeten luiden dat TBBV vooralsnog nog steeds haar rechten uit de overeenkomst uit mag oefenen.

5.4.

De voorzieningenrechter acht het echter niet aannemelijk dat de bodemrechter tot dat oordeel zal komen. TBBV wordt er niet in gevolgd dat de overeenkomst exclusief en onherroepelijk is aangegaan en dus niet voor opzegging vatbaar is. Mogelijk hebben partijen wel op zodanige wijze uitvoering gegeven aan hun samenwerking dat geconcludeerd kan worden dat TBBV een bepaalde mate van exclusiviteit heeft verworven. Maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het de bedoeling van partijen is geweest dat de overeenkomst onherroepelijk is aangegaan en dat partijen deze niet konden opzeggen. Daarom moet worden aangenomen dat de overeenkomst in beginsel niet langer voortduurt en dat TBBV als gevolg van de opzegging niet meer bevoegd is om licenties aan derden te verstrekken.

5.5.

TBBV heeft aangevoerd dat, ingeval moet worden uitgegaan van een opzegging, TBAG een opzegtermijn van twee jaar in acht had moeten nemen. Deze termijn acht de voorzieningenrechter te lang. Het is mogelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat TBAG niet met onmiddellijke ingang de overeenkomst kon opzeggen en dat een opzegtermijn in acht genomen had moeten worden, maar dat deze termijn dan zo lang zou zijn dat de overeenkomst thans geacht kan worden nog steeds te bestaan, wordt vooralsnog niet aannemelijk geacht.

5.6.

Dit betekent dat de vordering sub 1 in conventie, die ertoe strekt dat TBBV de benaming “ROUTE 66” niet zal gebruiken op de Brand Licensing Europe beurs, toewijsbaar is.

5.7.

Wel is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat TBAG als gevolg van de opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn schadeplichtig is en dat zij aan TBBV een schadevergoeding moet voldoen. Naar verwachting komen de kosten die TBBV voor de beurs in Londen heeft gemaakt, voor vergoeding in aanmerking. De vordering in reconventie tot betaling van deze kosten zal daarom worden toegewezen als voorschot op en ter verrekening met hetgeen TBAG ten gronde zal blijken schuldig te zijn. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat TBAG deze vergoeding niet verschuldigd zal zijn ingeval TBBV in strijd met dit vonnis toch aanwezig zal zijn op de beurs in Londen.

5.8.

Het in conventie gevorderde gebod aan TBBV, om het gebruik van de benaming “ROUTE 66” in het kader van licentieverstrekking aan derden voor het gebruik van de “ROUTE 66”-merkrechten van TBAG te staken, is ook toewijsbaar, met dien verstande dat het gebod geldt totdat de bodemrechter anders zal hebben geoordeeld. TBAG heeft een spoedeisend belang bij dit gebod, ter voorkoming van inbreuk op haar merkrechten.

5.9.

Hoewel TBBV heeft aangevoerd dat zij vrijwillig aan dit vonnis zal voldoen, zal aan het verbod en gebod een dwangsom worden verbonden. Het conflict tussen partijen duurt al enige maanden en behelst meerdere kwesties, zodat het met het oog op de preventieve werking verstandig lijkt om zekerheidshalve een (ambtshalve gematigde) dwangsom op te leggen.

5.10.

In reconventie zijn de primaire vorderingen als gevolg van hetgeen hiervoor is overwogen niet toewijsbaar. Subsidiair heeft TBBV nog gevorderd om TBAG te verbieden op enigerlei wijze gebruik te maken van de
Style Guide en het daarmee samenhangende
approval process. Volgens TBAG behoort de
Style Guide niet toe aan TBBV maar waarschijnlijk aan [derde]. Dit kort geding leent zich er niet voor om te onderzoeken wie de rechthebbende is. Gelet op de tegengestelde standpunten van partijen kan niet zonder meer worden aangenomen dat de
Style Guide aan TBBV toebehoort en dat zij gerechtigd is om zich tegen het gebruik door TBAG te verzetten. Daarom is de vordering niet toewijsbaar, maar aan TBAG wordt in overweging gegeven om voorlopig prudent met de
Style Guide en het
approval process om te gaan.

5.11.

Gezien het feit dat beide partijen gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

verbiedt TBBV om de benaming “ROUTE 66”, al dan niet in hoofdletters en/of opgenomen in een logo, op enige wijze te gebruiken op de Brand Licensing Europe beurs die van 15 tot en met 17 oktober 2013 zal plaatsvinden in Londen;

6.2.

bepaalt dat TBBV een dwangsom verbeurt van € 50.000,- in geval zij in strijd met het onder 6.1 uitgesproken verbod handelt;

6.3.

gebiedt TBBV om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de benaming “ROUTE 66” al dan niet in hoofdletters en/of opgenomen in een logo, voor en/of in het kader van het (mogelijk) sluiten van licentiecontracten en/of representatieovereenkomsten met derden voor het gebruik van één of meer door TBAG geregistreerde “ROUTE 66” merken;

6.4.

bepaalt dat TBBV een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere kalenderdag (een gedeelte van een kalenderdag als hele dag meegerekend) dat zij zich niet aan het onder 6.3 uitgesproken gebod houdt, met een maximum van € 250.000,-;

6.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.6.

wijst af het meer of anders gevorderde;

6.7.

compenseert de proceskosten in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

in reconventie

6.8.

veroordeelt TBAG tot vergoeding van de kosten die TBBV heeft gemaakt ten behoeve van de Brand Licensing Europe beurs die van 15 tot en met 17 oktober 2013 zal plaatsvinden in Londen, welke kosten worden begroot op £ 16,209.07 (zegge: zestienduizend tweehonderd en negen Britse Ponden en zeven pondcenten) en € 7.340,- (zegge: zevenduizend driehonderdveertig euro);

6.9.

bepaalt dat TBBV geen rechten aan de onder 6.8 uitgesproken veroordeling kan ontlenen ingeval zij handelt in strijd met het onder 6.1 gegeven verbod;

6.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.11.

wijst af het meer of anders gevorderde;

6.12.

compenseert de proceskosten in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2013. ^[1]

Voetnoten

1. type: JWR