ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ8278

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel,

zaaknummer / rolnummer: C/13/539795 / KG ZA 13-445 HJ/PV

Vonnis in kort geding van 22 april 2013

in de zaak van

rechtspersoon naar buitenlandsrecht

NOKIA OYI,

gevestigd te Espoo, Finland,

eiseres bij dagvaarding van 15 april 2013,

advocaten mrs. A. Killan en M. Westerik te ‘s-Gravenhage,

tegen

de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STMICROELECTRONICS N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mrs. W.H. van Baren en F.W. Gerritzen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Nokia en ST genoemd worden.

1.De procedure

Ter terechtzitting van 17 april 2013 heeft Nokia gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.
De zitting heeft op verzoek van Nokia achter gesloten deuren plaatsgevonden omdat in de zaal aanwezige concurrenten bij een openbare behandeling de beschikking zouden kunnen krijgen vertrouwelijke commerciële informatie. ST heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren, voor zover van belang, aanwezig:

- aan de zijde van Nokia: [persoon 1], [persoon 2], [persoon 3], [persoon 4],
[persoon 5], [persoon 6], [persoon 7], mr. Killan en mr. M. Westerik,

- aan de zijde van ST: [persoon 8], [persoon 9], [persoon 10],[persoon 11],
[persoon 12], [persoon 13], [persoon 14], mr. Van Baren en mr. Gerritzen.

In verband met de spoedeisendheid van de zaak is uitspraak gedaan in de vorm van een verkort vonnis. Partijen is daarbij verzocht om binnen zeven dagen na de vonnisdatum aan de griffier schriftelijk mee te delen of zij nog prijs stelden op een uitwerking. Door Nokia is daarom verzocht. Het onderstaande is die uitwerking.

2.De feiten

2.1.

Tussen partijen is op 6 februari 2001 een Parts Purchase Agreement (hierna PPA) gesloten, met Nokia als “Buyer” en ST als “Seller”.
ST is in die overeenkomst aangeduid als
“STMicroelectronics NV (…) including its Affiliated Companies whereof some are listed in Appendix A”Onder 1 (Definitions) in de PPA is ‘Affiliated Company’ als volgt gedefinieerd:

“
shall mean another entity controlled by a Party (or in case of BUYER, Nokia Corporation Finland, or in case of SELLER STmicroelectronics NV) or under common control of a Party (or in case of BUYER, Nokia Corporation Finland, or in case of SELLER STmicroelectronics NV). Control shall mean the direct or indirect ownership of more than fifty (50) percent of the shares or interests which entitle to vote for the directors of an entity or the equivalent, for as long as such entitlement subsists, or which mean equivalent power over management of an entity.”

Artikel 3.3.1 van deze PPA luidt:
“3.3 Rights to the Customised Product(s)3.3.1 BUYER shall obtain and have the exclusive rights in all aspects to the customised parts of BUYER customised Product(s) and to the associated Specification(s). SELLER shall not directly or indirectly manufacture, sell or otherwise use or commercialise any BUYER customised Product and/or any BUYER customised part of a Product for or to any other party (including itself or any of its Affiliated Companies) without BUYER's prior written consent. For the avoidance of doubt the Parties agree that a BUYER customised Product may in certain cases be only partly customised for BUYER, and SELLER may therefore manufacture, sell or otherwise use or commercialise any design and/or technology which is already owned solely by SELLER or is developed solely by SELLER independently from BUYER's customised Product(s), even if such design and/or technology is included or incorporated in the BUYER customised Product(s).”

Artikel 31 van de PPA luidt:

“
31.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Finish law.

31.2.

Any disputes arising between Parties out of or in connection with this Agreement or the interpretation, breach or enforcement of this Agreement shall be resolved and settled by arbitration in the city of Helsinki, Finland, in accordance with the Rules of the International Chamber of Commerce. The language used in arbitration, including the language of the proceedings, the language of the decision, and the reasons supporting it, shall be English.

31.3

The Parties agree to recognise the decision of the arbitrators as final, binding and executable. The arbitration shall be the exclusive remedy of the Parties to the dispute regarding claims or counterclaims presented to the arbitrators.”

2.2.

Nokia heeft haar toeleveranciers, waaronder ST, bij Request for Quotation (RFQ) van 12 november 2009 verzocht een aanbieding te doen voor het vervaardigen van High Amplitude Audio Capturing (HAAC) Microphones, waarvan de eigenschappen in dat document worden beschreven. De te leveren microfoon wordt daarin omschreven als een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk. Deze microfoon heeft bij Nokia de codenaam Tufnell gekregen.
De e-mail van 12 november 2009 waarmee Nokia de RFQ onder de aandacht van haar leveranciers heeft gebracht, vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:
“Please note that Nokia will keep exclusivity rights to Tufnell microphone for a period of one (1) year commencing on the date when the mass sales of Nokia product, which incorporate Tufnell microphone begin.”

2.3.

Nokia heeft voor de onder 2.2 bedoelde microfoon octrooi aangevraagd in onder andere de Verenigde Staten (waar het octrooi is verleend) en in Europa, waar het (nog) niet is verleend.

2.4.

Een presentatie van ST in november 2009 getiteld ‘ST Reply to Nokia RFQ Specification’ bevat op pagina 24 een opgave van de geboden prijzen bij verschillende hoeveelheden en daaronder de volgende tekst:
“ST will give Nokia the possibility and advantage being the first on the communication market in launching the "TUFNEL" type of microphone in their products.ST will grant you an exclusivity of 6 month from the time of final sample date.”

2.5.

Nokia heeft ST in eerste instantie niet als leverancier voor de Tufnell microfoon geselecteerd. Wel is haar in een e-mail van 11 december 2009 verzocht het product te ontwikkelen, zodat zij mogelijk in de toekomst leverancier zou kunnen worden. ST heeft in een bijeenkomst op
30 november 2010 haar voortgang in de productontwikkeling aan Nokia kenbaar gemaakt. Daarna heeft ST het product verder ontwikkeld.

2.6.

Een presentatie met de titel ‘ST Nokia MEMS Microphone Meeting 04.05.2012’ met op elke pagina het ST-logo bevat op pagina 27 de volgende tekst:
“TufnellMems Tufnell based on Nokia specifications and ST is bound bij NDA and PPAA formal licence proposal should cover also this itemST need to clarify the items also from legal stand point”Op de volgende pagina wordt artikel 3.3.1 van de PPA volledig geciteerd en daaronder staat vermeld:
“RFQ specification is subject to NDA.”

2.7.

Op 18 december 2012 heeft Nokia aan ST bericht dat het product wat haar betreft in productie kan worden genomen. Naast ST zijn er nog twee andere toeleveranciers die Tufnell microfoons aan Nokia leveren.

2.8.

ST heeft octrooi aangevraagd op (bepaalde aspecten van) de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon.

2.9.

ST heeft de Tufnell microfoon die zij voor Nokia fabriceert en die in Nokia producten gebruikt wordt ook aan HTC verkocht en deze wordt ingebouwd in de HTC One telefoon. Dit heeft geleid tot een geschil tussen Nokia en ST.

3.Het geschil

3.1.

Nokia vordert, samengevat:

A. ST te gebieden om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere levering van dubbele membraan microfoons aan een derde partij, op straffe van verbeurte een dwangsom,

B. ST te gebieden om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis een recall te doen, schriftelijk op briefpapier van ST en per e-mail van alle dubbele membraam microfoons die zijn geleverd aan derde partijen, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

C. ST te gebieden om binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis aan de Nederlandse advocaten van Nokia toe te zenden de complete en correcte kopieën van alle recall brieven en e-mails die zijn verstuurd door ST en de aan haar gelieerde vennootschappen en om schriftelijk correcte en complete opgave te doen, onderbouwd met kopieën van alle relevante bewijsstukken ter zake van informatie over alle derden partijen aan wie ST, of aan ST gelieerde vennootschappen, dubbele membraan microfoons heeft verkocht, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

D. ST te veroordelen in de kosten van dit geding,

E. althans zodanige voorziening te treffen als passend wordt geacht.

3.2.

Nokia stelt daartoe, samengevat, dat in 2008 haar audio onderzoekers een oplossing hebben gevonden voor het opnemen van geluid bij hoge geluidsdruk, aangeduid als High Amplitude Audio Capture (of HAAC). Binnen Nokia wordt deze microfoon aangeduid met de codenaam “Tufnell”, naar Nigel Tufnell de fictieve gitarist uit de film “This is Spinal Tap”. Op 20 januari 2009 heeft Nokia voor deze uitvinding in de VS een octrooi aangevraagd. In het eerste kwartaal van 2009 had Nokia bijeenkomsten met ST. Tijdens die bijeenkomsten heeft Nokia’s uitvinder [persoon 15] de twee ideeën om geluid van hogere geluidsamplitude te verwerken gepresenteerd, zijnde de microfoon met een dubbele membraan en nog een ander idee voor een microfoon met een enkele, opgedeelde membraan. Op 12 november 2009 heeft Nokia vervolgens een RFQ verstuurd aan een aantal geselecteerde leveranciers voor het leveren van de microfoon van het type HAAC. ST was één van die leveranciers. ST is uiteindelijk niet geselecteerd in dit RFQ-proces. Twee concurrenten van ST overlegden voorstellen om de enkel-membraan variant van de Tufnell microfoon te produceren. Zij werden gekozen en in juni 2010 arriveerde de eerste prototypes. ST bleef intussen werken aan de plannen voor de productie van Nokia’s dubbele membraan variant van de Tufnell microfoon. Op 1 juli 2011 zond Nokia een nieuwe RFQ uit voor een andere generatie microfoons. In haar reactie van 31 augustus 2011 heeft ST haar productieplannen voor de Tufnell microfoon opnieuw onder de aandacht van Nokia gebracht. ST is vervolgens daarvoor alsnog geselecteerd. Gedurende het jaar 2012 hebben engineers van het audio-team van Nokia samen met engineers van ST aan de Tufnell microfoon gewerkt. Op
18 december 2012 is de testversie daarvan goedgekeurd voor massaproductie. De mass sale is vervolgens gepland voor de lente van 2013 en sinds februari/maart 2013 brengt Nokia de Tufnell microfoon van ST in haar Lumia telefoon op de markt. Nokia stelt echter zeer recentelijk vastgesteld te hebben dat ook de nieuwe HTC ONE smartphone van het bedrijf HTC uit Taiwan, HAAC Audio functionaliteit bezit. Analyse van reeds beschikbare HTC ONE’s toont aan dat in dit HTC product een dubbele membraan Tufnell microfoon wordt gebruikt die door ST aan HTC wordt geleverd. Het onderdeel is identiek aan de Tufnell microfoons die ST heeft geleverd aan Nokia voor de Lumia telefoon. De HTC ONE bevat daarmee exact dezelfde Tufnell dubbel membraan microfoon als de Lumia telefoon van Nokia. Daarmee is duidelijk dat ST Tufnell microfoons van Nokia ook heeft geleverd aan HTC. Dit is in strijd met de in de PPA met ST overeengekomen exclusiviteit- en geheimhoudingsverplichtingen. Bij brief van 8 april 2013 heeft Nokia ST schriftelijk op de hoogte gesteld van haar ontdekking van de schending door ST van de overeengekomen verplichtingen en is ST gesommeerd de levering van Nokia’s telefoon aan derden direct te staken. ST wil daar echter niet aan voldoen. ST stelt zich in dat kader op het standpunt dat de overeengekomen exclusiviteitsperiode inmiddels voorbij is en dat het haar daarom is toegestaan om aan derden te verkopen. Dat standpunt is onjuist, zo stelt Nokia. Nokia stelt zich in dat kader primair op het standpunt dat er een langere periode dan één jaar exclusiviteit geldt, maar dat als wel moet worden uitgegaan van één jaar exclusiviteit, die periode pas is gestart met de mass sale van de Nokia telefoon met de Tufnell van ST in februari/maart 2013 en dat de exclusiviteitsperiode daarmee pas zal eindigen in maart 2014. Nokia voert daarbij aan dat ook de leveranciers die in 2009 wel zijn geselecteerd voor de productie van hun versie van de Tufnell microfoon ook nog steeds gebonden zijn aan exclusiviteit, die voor hen ten vroegste afloopt in juni 2013. Nokia stelt daarom thans grote schade te lopen door de levering van de Tufnell microfoon door ST aan derden. Enerzijds stelt zij haar daardoor de kans wordt ontnomen om haar producten te onderscheiden van haar concurrenten en anderzijds stelt zij dat het schade veroorzaakt in haar relatie met de andere leveranciers die niet begrijpen hoe het kan dat ST wel al aan derden kan leveren. Nokia stelt er daarom een spoedeisend belang bij te hebben dat het ST wordt verboden om de Tufnell microfoon aan derden te leveren en dat er een recall komt voor alle reeds aan derden geleverde producten.

3.3.

ST voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

ST heeft gewezen op de in artikel 31.2 van de PPA met Nokia overeengekomen arbitrageclausule. De voorzieningenrechter acht zich desondanks op grond van artikel 31 van de EEX-verordening bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen. Anders dan door ST aangevoerd bestaat er een voldoende reële band met Nederland nu ST in Amsterdam is gevestigd.

ST Microelectronics International ook gebonden aan de PPA

4.2.

In de onder 2.1 bedoelde tussen Nokia en ST gesloten PPA is ST mede opgetreden namens de groepsmaatschappijen zoals die toen tot haar concern behoorden, zoals gedefinieerd in de PPA. Daarom moet worden aangenomen dat het feit dat bepaalde operationele activiteiten oorspronkelijk in ST Microelectronics NV waren ondergebracht en thans in haar afgesplitste dochtervennootschap ST Microelectronics International NV, er niet aan in de weg staat dat ST Microelectronics NV als contractspartij, mede optredend voor alle tot haar concern behorende vennootschappen zoals gedefinieerd in de PPA (waaronder thans ook ST Microelectronics International NV) tot nakoming van die overeenkomst kan worden aangesproken en zo nodig veroordeeld.

Uitgangspunt: geen levering van een ‘customised part’ aan ‘any other party’

4.3.

Uitgangspunt in dit geding is dat partijen een langdurige handelsrelatie met elkaar hebben, waarbij het ST-concern enerzijds en Nokia anderzijds zijn gebonden aan de onder 2.1 aangehaalde PPA. Niet in geschil is dat indien (alleen) artikel 3.3.1 van deze PPA geldt, levering aan een andere afnemer dan Nokia niet is toegestaan. Daar kunnen twee uitzonderingen op zijn:
- als het product geheel door ST is ontwikkeld, in de bewoordingen van de PPA moet het dan gaan om
‘any design and/or technology which is already owned solely by SELLER or is developed solely by SELLER independently from BUYER's customised Product(s)’;- als partijen een afwijking van de PPA op dit punt zijn overeengekomen.

Niet ‘owned/developed solely by seller’

4.4.

Voorshands is onaannemelijk dat de door ST geproduceerde Tufnell microfoon uitsluitend is voortgekomen uit de ontwikkelarbeid van ST. Het basisidee is duidelijk van Nokia afkomstig en onder andere neergelegd in de RFQ. Dit is niet zo maar een set specificaties, maar bevat een nieuw basisprincipe, dat naar voorlopig oordeel als nieuw moet worden gezien. In ieder geval is dat basisidee (een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk) een idee van Nokia en niet van ST. Weliswaar heeft ST dat basisidee verder ontwikkeld en het is zeer wel denkbaar dat zij daarbij eigen vindingen heeft gedaan die zij met een octrooirecht zal kunnen beschermen. Dat neemt niet weg dat de Tufnell microfoon zoals ST die heeft ontwikkeld niet kan worden beschouwd als
‘owned/developed solely by seller’. Uitgangspunt is dus dat dit product dat speciaal voor Nokia werd gemaakt niet aan anderen mocht worden geleverd.

afwijkende afspraak

4.5.

ST heeft gesteld dat tussen partijen in plaats van de ‘strenge’ regels van art. 3.3.1 van de PPA de praktijk is ontstaan waarbij een voor Nokia ontwikkeld onderdeel gedurende een beperkte exclusiviteitsperiode alleen aan Nokia wordt geleverd en daarna ook aan andere afnemers. Volgens ST heeft zij bij het onder 2.4 weergegeven aanbod een exclusiviteit van zes maanden na ‘final sample date’ geboden. Het final sample was reeds in 2011 gereed, zodat volgens ST van exclusiviteit geen sprake meer was op het moment dat zij aan HTC leverde. Subsidiair beroept zij zich erop dat Nokia in haar RFQ een exclusiviteitsperiode van twaalf maanden na heeft genoemd.
Nokia stelt dat de onder 2.4 genoemde termijn door haar niet is aanvaard, nu zij immers ST aanvankelijk niet als leverancier had geselecteerd. Ten aanzien van het subsidiaire standpunt stelt Nokia dat de termijn van twaalf maanden is geen lopen op het moment dat het product waarin de Tufnell microfoons waren verwerkt op de markt werd gebracht, te weten in februari/maart 2013.

4.6.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat Nokia de onder 2.4 genoemde exclusiviteitsperiode heeft aanvaard. Deze maakte immers deel uit van een aanbod dat als geheel is verworpen, zodat niet valt in te zien op welke grond dit onderdeel als tussen partijen overeengekomen zou kunnen gelden.

4.7.

Uit de onder 2.6 weergegeven presentatie kan evenmin worden afgeleid dat partijen een afwijking van art. 3.3.1 PPA zijn overeengekomen.
Ook als met ST zou worden aangenomen dat de test “
Mems Tufnel based on Nokia specifications and ST is bound bij NDA and PPA. A formal licence proposal should cover also this item”van Nokia stamt en de tekst “
ST need to clarify the items also from legal stand point” de reactie daarop is van ST, is dat in ieder geval onvoldoende om aan te nemen dat Nokia heeft ingestemd met een afwijking van de tussen partijen geldende PPA.

4.8.

Subsidiair beroept ST zich op de in de e-mail van 12 november 2009 opgenomen bepaling over een exclusiviteit van 12 maanden zoals aangehaald onder 2.2. Het verweer van Nokia dat die toezegging niet geldt, omdat ST in de eerste ronde niet werd geaccepteerd moet worden verworpen, nu niet aannemelijk is geworden dat Nokia aan ST duidelijk heeft gemaakt dat zij de Tufnell microfoon wel mocht leveren (naar moet worden aangenomen: volgens de in de RFQ opgenomen specificaties), maar dat de in de RFQ genoemde exclusiviteitsbepaling niet zou gelden. Voorshands is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat ST, ook al werd zij aanvankelijk niet als leverancier geselecteerd, er op mocht vertrouwen dat toen zij alsnog de opdracht kreeg de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon in productie te nemen, de aan beide fabrikanten die aanvankelijk waren geselecteerd toegezegde exclusiviteit voor een jaar ook voor haar zou gelden.
Gevolg is dat er van uit moet worden gegaan dat ST (in afwijking van art. 3.3.1) gebonden was aan een exclusiviteit van een jaar, ‘
commencing on the date when the mass sales of Nokia product, wich incorporate these Tufnell microphone begin’. Nu niet is betwist dat de verkoop van die Nokia-producten is begonnen in februari/maart 2013, duurt de exclusiviteit die ST Nokia moet bieden in ieder geval nog tot en met februari 2014. Dat betekent dat de vorderingen onder A toewijsbaar zijn.

In beide gevallen mocht zij de Tufnell microfoon niet leveren aan HTC of andere afnemers.

Geen recall

4.9.

Vast staat dat in Europa thans geen octrooi geldt voor de vinding van Nokia zoals aan ST geopenbaard, die voor ST de basis is geweest om de Tufnell microfoon (verder) te ontwikkelen. Dat betekent dat de in het octrooirecht geregelde maatregelen bij een inbreuk op een octrooi niet van toepassing zijn. Immers HTC heeft geen product gekocht dat inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom. Van een inbreuk op een absoluut recht is geen sprake. ST komt echter door die levering haar verplichtingen jegens Nokia niet na, hetgeen kan leiden tot schadevergoeding. Dat de regels inzake een tekortkoming in de nakoming naar het op de PPA toepasselijke Finse recht inhouden dat een recall kan worden gelast, zoals Nokia die thans vordert, is niet gesteld. Uit de door Nokia overgelegde opinie van een Finse advocaat kan dit niet worden afgeleid. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat het Finse recht in dit geval die mogelijkheid niet kent.

4.10.

Ook als er vanuit wordt gegaan dat het Finse recht de mogelijkheid van schadevergoeding anders dan in geld kent (zoals in Nederland geregeld in art. 6:103 BW) is een recall op die grond niet op zijn plaats. Daarbij speelt een rol dat het HTC (of andere afnemers) niet bekend kan zijn dat zij een product ontvangen waarvan ST jegens hen contractueel verplicht was hen dat (nog) niet te leveren. Zij hebben dan ook niet onrechtmatig jegens Nokia gehandeld door bij ST Tufnell microfoons in te kopen. Daarom is – nu een absoluut recht van Nokia ontbreekt – geen rechtsgrond aanwezig waarop ST zich jegens HTC (of andere afnemers) zou kunnen baseren om teruglevering van de geleverde Tufnell microfoons af te dwingen. Onder die omstandigheden is een recall geen passende vorm van schadevergoeding.

4.11.

De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.12.

ST zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nokia worden begroot op:

- dagvaarding EUR 104,00

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat
816,00

Totaal EUR 1.509,00

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt ST om na de betekening van dit vonnis onmiddellijk de levering van dubbele membraan microfoons (Tufnell) aan een ieder ander dan Nokia te staken en gestaakt te houden tot 1 maart 2014 of tot in de arbitrageprocedure tussen partijen in Helsinki anders wordt beslist,

5.2.

veroordeelt ST om aan Nokia een dwangsom te betalen van EUR 50.000,00 voor iedere “Tufnell” dubbele membraan microfoon die ondanks het hiervoor onder 5.1. vermelde gebod in de genoemde periode aan een ander dan Nokia wordt geleverd, tot een maximum van in totaal EUR 1.000.000,00 is bereikt,

5.3.

veroordeelt ST in de proceskosten, aan de zijde van Nokia tot op heden begroot op EUR 1.509,00,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 april 2013.