Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/619533 / KG ZA 16-1422 CB/MB
Vonnis in kort geding van 5 januari 2017
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SIMPEL.NL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 6 december 2016,
advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WEBSEND B.V.,
gevestigd te Leidschendam,
gedaagde,
advocaat mr. B. Niemeijer te Alphen aan den Rijn.
Partijen zullen hierna Simpel.nl en Websend worden genoemd.
1.De procedure
Ter terechtzitting van 14 december 2016 heeft Simpel.nl gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Websend heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
Ter zitting waren aanwezig:
aan de zijde van Simpel.nl: [naam 1] , [naam 2] , en mr. Odle;
aan de zijde van Websend: [naam 3] en mr. Niemeijer.
2.De feiten
2.1.
Simpel.nl is op de Nederlandse markt actief als aanbieder van (mobiele) telefonie- en internet abonnementen, waaronder zogenoemde ‘sim-only’ (zonder aanschaf van telefoon)-abonnementen. Zij is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven sinds 26 maart 2014 met als handelsnamen Simpel.nl en Simpel. Daarvóór opereerde Simpel.nl onder de vlag van (Simpel Consumenten B.V. en vervolgens) T-Mobile Nederland.
2.2.
Simpel.nl is houdster van de op 27 maart 2002 geregistreerde domeinnaam www.simpel.nl.
2.3.
Op 1 augustus 2007 heeft Simpel.nl een gecombineerd woord-beeldmerk laten inschrijven bij het Benelux Merkenregister, dat er als volgt uitziet:
Het merk is geregistreerd voor de klassen 9 (telecommunicatie- en computer(netwerk)apparatuur, draadloze telefoontoestellen, kaartvormige informatiedragers voor mobiele telecommunicatie), 35 (zakelijke bemiddeling bij verkoop van (mobiele) telefoontoestellen en telefoonabonnementen) en 38 (onder meer: telecommunicatie; fax-, telefoon-, e-mail- en telegrafiediensten en het beschikbaar stellen van communicatievoorzieningen.
2.4.
Simpel.nl heeft de afgelopen vijf jaar veel reclame gemaakt voor haar merk, onder meer via spotjes op radio, televisie en op YouTube.
2.5.
Websend hanteert sinds februari 2016 als handelsnaam Sim.nl en is houdster van de domeinnaam www.sim.nl. Haar onderneming is gestart op 12 oktober 2000 en richt zich op bemiddeling bij de verkoop van (mobiele) telefoonabonnementen. Consumenten kunnen op haar website telefoon-abonnementen (van andere aanbieders dan Simpel.nl) met elkaar vergelijken en direct via (links op) de website bestellen. Websend hanteert daarbij als logo:
2.6.
Bij brief van 1 november 2016 heeft (de raadsman van) Simpel.nl Websend gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam Sim.nl en het door Websend gehanteerde logo te staken en gestaakt te houden, aangezien de hantering daarvan onrechtmatig zou zijn jegens Simpel.nl, wegens inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten.
2.7.
Bij brief van 10 november 2016 heeft Websend aan Simpel.nl geschreven dat zij aan de onder 2.6 genoemde sommatie niet zal voldoen, aangezien (onder meer) haars inziens door het gebruik van de naam sim.nl bij het publiek geen verwarring te duchten valt ter zake van de beide ondernemingen.
3.Het geschil
3.1.
Simpel.nl vordert samengevat:
- Websend op straffe van verbeurte van dwangsommen, te verbieden, vanaf 2 dagen na de betekening van het vonnis, om de naam Sim.nl of enige met de handelsnamen van Simpel.nl of met het merk van Simpel.nl overeenstemmend(e) (handels)naam, domeinnaam of teken, waaronder, maar niet beperkt tot www.sim.nl te gebruiken voor waren en diensten op het gebied van telecommunicatie, zoals zakelijke bemiddeling bij de verkoop van (mobiele) telefoonabonnementen;
- Websend te bevelen op de startpagina van de door haar gebruikte websites en apps, waaronder www.sim.nl, indien en zo lang deze nog in de lucht zijn, gedurende tenminste zes maanden de in het petitum weergeven tekst te plaatsen, waarin onder meer staat “Wij zijn op geen enkele wijze verbonden met SIMPEL.NL”, met een link naar het te wijzen vonnis;
- Websend te veroordelen in de werkelijke door Simpel.nl gemaakt proceskosten, te vermeerderen met de rente daarover;
- de termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure te bepalen op zes maanden;
3.2.
Websend voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
4.1.
De voorzieningenrechter acht zich bevoegd om van de vorderingen van Simpel.nl kennis te nemen, op grond van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het BVIE (Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom) en artikel 102 van Pro het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, aangezien partijen in Nederland zijn gevestigd en de gestelde inbreuken op de handelsnaam en het merk van Simpel.nl in heel Nederland plaatsvinden, dus ook in Amsterdam.
4.2.
Simpel.nl heeft in de eerste plaats gesteld dat Websend door het gebruik van de naam Sim.nl inbreuk maakt op haar handelsna(a)men. De artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) luiden als volgt:
“
Artikel 5
Artikel 5
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Artikel 5a
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.”
4.3.
Tussen partijen is niet in geschil dat Simpel.nl al enige jaren als handelsnamen Simpel.nl en Simpel hanteert en Websend sinds februari 2016 Sim.nl, ook ter aanduiding van de door haar te leveren diensten.
4.4.
Voorop staat dat alleen van inbreuk op een (oudere) handelsnaam als bedoeld in artikel 5 Hnw Pro sprake kan zijn, als de handelsnamen dezelfde zijn, of als de jongere handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de oudere. De namen van beide ondernemingen zijn niet gelijk aan elkaar. De benaming sim.nl wijkt af van simpel.nl, niet alleen vanwege een verschil in lettergrepen, maar ook omdat sprake is van een verschil in betekenis tussen ‘simpel’ en ‘sim’, aangezien ‘sim’ – anders dan ‘simpel’ – niks te maken heeft met ‘eenvoudig’ of ‘makkelijk’, maar oorspronkelijk staat voor Subscriber Identity Module en verwijst naar een mobiel abonnement zonder de aanschaf van een toestel (‘sim-only’) en/of naar een chip die in een mobiele telefoon moet worden geplaatst (sim-kaart). De toevoeging .nl is in beide namen gelijkluidend, maar is, anders dan Simpel.nl lijkt te betogen, een noodzakelijke, weinig onderscheidende, toevoeging aan een naam van een onderneming, die haar producten via internet aan de man probeert te brengen.
4.5.
Ondanks voornoemde verschillen zal Simpel.nl voorshands worden gevolgd in haar stelling dat de handelsnamen van partijen slechts in geringe mate van elkaar afwijken, aangezien er in beide benamingen visueel en auditief een grote mate van overeenstemming bestaat. De vraag die vervolgens voorligt is, of in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring te duchten is.
4.6.
Wat de plaats van vestiging betreft staat vast dat beide ondernemingen in Nederland gevestigd zijn en (met name via internet) in heel Nederland hun klanten hebben. Websend heeft aangevoerd dat niettemin geen verwarringsgevaar aanwezig is, vanwege het beschrijvende karakter van het woord ‘Simpel’, omdat de aard van beide ondernemingen (volgens haar) niet hetzelfde is, omdat ook het woord ‘sim’ in de telefoniebranche een algemene aanduiding is en vanwege het karakter van het ‘relevante publiek’.
4.7.
Wat betreft de aard van de ondernemingen geldt dat beide partijen zich in dezelfde branche begeven, de mobiele telefonie, maar dat hun activiteiten niet dezelfde zijn. Simpel.nl is immers een aanbieder van telefoon en internetdiensten, terwijl Websend een vergelijkingssite exploiteert en zelf geen eigen abonnementen aanbiedt. Simpel.nl heeft haar merk ook ingeschreven voor ‘zakelijke bemiddeling bij verkoop van (mobiele) telefoontoestellen en telefoonabonnementen’ maar niet aannemelijk is geworden dat zij ook feitelijk dergelijke diensten verleent. De stelling van Simpel.nl dat het gaat om ‘precies dezelfde dienst’ gaat dan ook niet op.
4.8.
Websend heeft verder terecht aangevoerd dat ‘simpel’ beschrijvend is voor ‘weinig ingewikkeld’ (makkelijk) en ‘eenvoudig’. Simpel.nl zal het woord ‘simpel’ dan ook niet kunnen monopoliseren en de benaming ‘simpel.nl’ heeft als handelsnaam voor een bedrijf dat het voor de consument makkelijk wil maken, weinig onderscheidend vermogen. Evenmin kan Simpel.nl, zoals Websend eveneens terecht heeft aangevoerd, het alleenrecht claimen op het gebruik van het woord(bestanddeel) ‘sim’ (al dan niet met de toevoeging .nl) nu ook ‘sim’ een beschrijvende term is. Uit de door Websend in het geding gebrachte bescheiden is genoegzaam aannemelijk geworden dat tal van bedrijven in de telefoniebranche het woord ‘sim’ gebruiken, als onderdeel van de aanduiding voor hun onderneming, of voor hun waren of diensten. Ook de toevoeging .nl is voor op internet opererende ondernemingen algemeen gebruikelijk. De term ‘simpel’ wordt in de branche eveneens vaker gehanteerd. Een voorbeeld daarvan is dat een telefonieaanbieder al sinds 2007 de (handels)naam/slogan ‘belsimpel.nl’ gebruikt en promoot, zoals Websend, onderbouwd met bescheiden op dit punt, onweersproken heeft gesteld.
4.9.
Weliswaar is onderscheidend vermogen geen vereiste voor de geldigheid van een handelsnaam, maar het gebrek daaraan, althans de mate waarin onderscheidend vermogen al dan niet aanwezig is, speelt wel een rol bij de beoordeling of verwarring te duchten valt. Omdat algemene benamingen niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden is de bescherming van een handelsnaam met een beschrijvend karakter beperkt van aard. Dat Simpel.nl veel reclame heeft gemaakt om haar naam bekendheid te geven bij het publiek, maakt dat niet anders.
4.10.
Ten aanzien van het publiek waarop de ondernemingen zijn gericht, gaat het in dit geval om de gewone consument. Daarbij kan worden aangenomen dat de consument die de aanschaf van een telefoon(abonnement) overweegt veeleer de ‘gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone’ consument is en niet, zoals Simpel.nl heeft bepleit, de ‘niet goed oplettende gewone consument’. Websend heeft immers onweersproken gesteld dat uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde consument drie verschillende providerwebsites bezoekt en drie verschillende retailwebsites voordat hij tot de aanschaf van een telefoonabonnement overgaat. Aannemelijk is dan ook dat bij dit publiek minder snel verwarringsgevaar zal optreden dan wanneer het gaat om consumenten die minder weloverwogen een product aanschaffen of een dienst geleverd zien.
4.11.
Al deze factoren in aanmerking nemend – het verschil in benaming, het beschrijvende karakter van de handelsnamen Simpel en Simpel.nl en van het woord(bestanddeel) ‘sim’, het verschil in de aard van de ondernemingen, de omstandigheid dat ook andere bedrijven ‘sim’ of ‘simpel’ in hun naam gebruiken en de weloverwogen keuze die in het algemeen wordt gemaakt bij het uitzoeken van een telefoonabonnement – is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is dat verwarringsgevaar in de zin van de Hnw te duchten valt bij het relevante publiek. Dat zich daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan is bovendien gesteld, noch gebleken. Weliswaar is dit voor een handelsnaam inbreuk geen vereiste, maar het kan wel een indicatie vormen voor de realiteit van het verwarringsgevaar.
4.12.
De omstandigheid dat Websend de term ‘sim’ hanteert zonder verdere toevoeging (behoudens .nl), waar Simpel.nl met name over lijkt te vallen, legt in de gegeven omstandigheden niet een zodanig gewicht in de schaal, dat dit leidt tot een ander oordeel.
4.13.
Ten aanzien van het merk van Simpel.nl wordt het volgende overwogen.
4.14.
Anders dan Simpel.nl heeft bepleit, kan zij geen beroep doen op het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder Pro a van het BVIE, nu geen sprake is van identieke merken. De door Websend gehanteerde aanduiding ‘sim.nl’ verschilt dusdanig van het door Simpel.nl gedeponeerde woord/beeldmerk, zoals weergegeven bij 2.3, dat niet kan worden gezegd dat de verschillen dermate onbeduidend zijn dat zij als een en hetzelfde teken kunnen worden beschouwd.
4.15.
Voor de gestelde merkinbreuk op grond van het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 onder Pro b van het BVIE, is, evenals voor inbreuk op de handelsnaam, verwarringsgevaar noodzakelijk. Daarvan is, zoals uit het hiervoor ten aanzien van de handelsnaam overwogene voortvloeit, geen sprake. Daar komt bij dat voorshands wordt geoordeeld dat met het hanteren van (enkel) het woord(bestanddeel) ‘sim’ geen inbreuk wordt gemaakt op het merk van Simpel.nl. Van belang daarvoor is dat niet het woordmerk Simpel (of Simpel.nl) is ingeschreven, maar een gecombineerd woord/beeldmerk (zoals hiervoor afgebeeld). Voor de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen beide aanduidingen wordt als uitgangspunt genomen het merk zoals dat is ingeschreven. Bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk gaat het vervolgens om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk. Weliswaar kan van het ingeschreven merk worden gezegd dat het dominante bestanddeel de tekst ‘Simpel’ is, maar dit woord heeft nauwelijks enig onderscheidend vermogen, zoals ook is overwogen bij 4.7. Websend heeft terecht aangevoerd dat een niet geregistreerd beschrijvend woordmerk, waarvan twijfelachtig is of dat zou kunnen worden beschermd, vanwege het weinig onderscheidende karakter ervan, via een achterdeur alsnog bescherming zou kunnen krijgen door er bepaalde beeldelementen aan toe te voegen. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming en het verwarringsgevaar speelt de tekst binnen het beeldmerk daarom in dit geval maar een beperkte rol.
4.16.
Gebruikmaking van (alleen) het woord(bestanddeel) ‘sim’ is tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene in elk geval voor het aannemen van inbreuk (op het woord/beeldmerk) onvoldoende. Dit geldt ook voor het gebruik door Websend van het hiervoor onder 2.5 weergegeven logo, aangezien (ook) dat te zeer van het door Simpel.nl geregistreerde merk verschilt. Niet alleen verschilt ‘sim’ begripsmatig van ‘simpel’ (waarbij ook hier niet doorslaggevend is of ‘sim’ inmiddels zonder toevoeging een zelfstandige betekenis heeft), maar ook wijkt de visuele weergave van het logo aanmerkelijk af van het merk van Simpel.nl. ‘Sim’ is vormgegeven in een ander (‘simkaartvormig’ in plaats van rechthoekig) kader, de achtergrond is rood, in plaats van wit en de letters wit, in plaats van paars, zodat de totaalindruk van het merk van Simpel.nl en het logo van Websend verschillend is. Ook daarop stuiten de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen, alsook de vordering gebaseerd op artikel 5a van de Hnw, af. Dat ‘Simpel’ op grond van inburgering als woordmerk zou kunnen worden beschermd heeft Simpel.nl tegenover de betwisting daarvan door Websend vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een depot op grond van inburgering heeft ook (niet) plaatsgevonden.
4.17.
Dat Websend op andere gronden dan de hiervoor besprokene onrechtmatig jegens Simpel.nl heeft gehandeld is evenmin aannemelijk geworden.
4.18.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Simpel.nl worden afgewezen. De overige weren van Websend behoeven bij deze uitkomst geen bespreking meer.
4.19.
Als de in het ongelijk gestelde partij zal Simpel.nl worden veroordeeld in de kosten van dit geding, waarbij het door Websend gevorderde bedrag van
€ 8.985,95 redelijk en evenredig wordt geacht.
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
weigert de gevraagde voorzieningen;
5.2.
veroordeelt Simpel.nl in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Websend begroot op:
– € 619,- € 619,- aan griffierecht en
– € 619,- € 8.985,95 aan salaris advocaat;
5.3.
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 januari 2017. [1]