Uitspraak
vonnis d.d. 25 oktober 1999
Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van
1. de naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
2. de vennootschap naar buitenlands recht, Alitalia Linee Aeree Italiane S.P.A.,
gevestigd en kantoorhoudende te Rome, Italië,
eiseressen bij dagvaarding van 15 oktober 1999,
procureur mr. F.J. Boom te Arnhem,
advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,
Rolnummer: KG 1999/608
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trading House Morellino B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, tevens kantoorhoudende te Oosterbeek, gemeente Renkum,
gedaagde,
procureur mr. J.M.J. Huver,
advocaat mr. E.R. Looyen,
beiden te Arnhem.
Het verloop van de procedure
Eiseressen hebben gedaagde ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en bij mondelinge conclusie van eis gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.
Gedaagde heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities en de daarbij behorende producties.
Tenslotte zijn de processtukken voor het wijzen van vonnis overgelegd.
De vaststaande feiten
a. Eiseres sub 1 is houdster van de (woord)merken "K.L.M." en "KLM", welke merken op 5 maart 1971 respectievelijk 1 maart 1996 bij het Benelux-Merkenbureau zijn gedeponeerd en aldaar in het betreffende register zijn ingeschreven onder nummer 015629 respectievelijk 590839 voor diverse diensten.
Eiseres sub 2 is houdster van het (woord)merk "Alitalia" dat op 6 mei 1991 onder nummer R 378816 is ingeschreven in het internationale merkenregister voor diverse diensten. Op 27 november 1998 zijn eiseressen een (internationaal) samenwerkingsverband aangegaan, waaraan in de pers uitvoerig aandacht is besteed (met name door het uitbrengen van een gezamenlijk persbericht).
b. Gedaagde is een onderneming die zich voornamelijk bezig houdt met de groothandel (im- en export daaronder begrepen) in (met name Italiaanse) juweliersartikelen en uurwerken.
c. Op 30 november 1998 heeft gedaagde bij Network Solutions in de Verenigde Staten een aanvraag ingediend voor de (internet-)registratie van de domeinnaam "klm-alitalia.com". Op 2 december 1998 is deze domeinnaam ten name van gedaagde geregistreerd. Tot op heden is aan dit internet-adres geen website gekoppeld.
d. Bij brief van 5 oktober 1999 heeft de advocaat van eiseressen -onder bijsluiting van een concept-dagvaarding in kort geding- gedaagde gesommeerd het gebruik van voormelde domeinnaam te staken en uiterlijk de volgende dag om 14.00 uur aan deze advocaat mede te delen dat zij aan de inhoud van die dagvaarding zal voldoen. Gedaagde heeft daaraan geen gevolg gegeven.
Het geschil en de beoordeling daarvan
1. Eiseressen stellen zich op het standpunt dat gedaagde door de onder c. vermelde registratie inbreuk maakt op de (onder a. genoemde) merkrechten van eiseressen.
Daarnaast handelt gedaagde volgens eiseressen onrechtmatig jegens hen doordat zij hen opzettelijk verhindert hun gezamenlijke naam "KLM-Alitalia" in het .com domein te registreren en zich aldus op het internet te manifesteren. Op grond daarvan vorderen eiseressen thans, samengevat, gedaagde te veroordelen om met onmiddellijke ingang het gebruik van meergenoemde domeinnaam alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam KLM en/of Alitalia of een overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, versterkt met een dwangsom. Zij hebben daarnaast een aantal nevenvorderingen ingesteld zoals in de dagvaarding onder II tot en met IV is opgenomen, eveneens versterkt met een dwangsom.
Eiseressen stellen een spoedeisend belang bij hun vorderingen te hebben, nu zij op zeer korte termijn een wereldwijde reclamecampagne gaan voeren waarvan de naam klm-alitalia.com onderdeel uitmaakt.
Gedaagde voert gemotiveerd verweer waarover hierna meer.
2. De bevoegdheid tot kennisneming van de onderhavige vorderingen vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW).
3. Ingevolge art. 13-A lid 1 onder a BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.
Het gebruik van een domeinnaam op Internet valt naar voorlopig oordeel onder deze merkenrechtelijke bescherming. Gedaagde heeft dit ook niet betwist zodat van het bestaan van die rechten moet worden uitgegaan.
De vraag is dan of gedaagde inbreuk op die rechten maakt zoals eiseressen stellen doch gedaagde betwist. Voor de beantwoording van deze vraag is het volgende van belang.
4. Gedaagde betwist allereerst dat zij gebruik maakt van het merk, nu aan de domeinnaam geen -actieve- website is gekoppeld. Dit verweer faalt. Het enkele feit dat geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld neemt immers niet weg dat de mogelijkheid van gedaagde om de domeinnaam klm-alitalia.com daadwerkelijk te gaan gebruiken en dus de dreiging merkinbreuk te plegen blijft bestaan. Voorshands moet daarom het (enkel) gereserveerd houden van bedoelde domeinnaam worden aangemerkt als een gebruik voor waren waarvoor de merken van eiseressen zijn ingeschreven en daarmee als inbreuk op die merken.
Daarbij komt dat tengevolge van deze registratie eiseressen niet in staat zijn zich onder hun eigen namen op Internet te manifesteren. Weliswaar heeft gedaagde aangevoerd dat eiseressen zich in een ander dan het .com-domein kunnen manifesteren, maar eiseressen hebben, als bij uitstek internationaal opererende bedrijven, voldoende aannemelijk gemaakt dat de .com-registratie voor het wereldwijde gebruik van hun (domein)naam commercieel gezien noodzakelijk is.
5. Gedaagde heeft voorts betoogd dat hier geen sprake is van dezelfde danwel gelijksoortige waren/diensten als in de BMW bedoeld. Dit betoog faalt alleen al op grond van het feit dat gedaagde -naar zij ter terechtzitting heeft verklaard- de door haar geregistreerde domeinnaam wenst te gebruiken als reclame, namelijk in het kader van een zogenaamde spaarpuntenactie ter bevordering van de aankoop van haar producten door haar afnemers en in dat verband (retour) vliegtickets van en naar Italië wil gaan aanbieden. In zoverre is immers sprake van dezelfde/soortgelijke waren/diensten als die welke eiseressen aanbieden.
6. Voorzover daarnaast ook sprake is van andere, niet soortgelijke waren/diensten is het bepaalde in art.13-A lid 1 onder d BMW van toepassing. De door gedaagde geregistreerde domeinnaam wordt immers zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruikt, terwijl in zoverre aan het onderscheidend vermogen van de merken van eiseressen afbreuk wordt gedaan, dat eiseressen hun merknamen niet als internationale website-namen kunnen gebruiken, omdat gedaagde die namen reeds als zodanig gebruikt. Deze afbreuk volgt tevens uit het feit dat gebruikers van internet thans geen site aantreffen op de geregistreerde domeinnaam klm-alitalia.com en de vrees gerechtvaardigd is dat zij dit aan eiseressen zullen toeschrijven/verwijten.
De hiervoor geschetste, door gedaagde aangevoerde reden voor het door haar gewenste gebruik van de domeinnaam klm-alitalia.com lijkt -gezien de hiervoor onder b. genoemde hoofdactiviteiten van gedaagde- voorshands erg ver gezocht en kan, voorlopig geoordeeld, niet als een geldige reden in de zin van voormeld artikel van de BMW worden aangemerkt. Daar komt bij dat, zoals eiseressen terecht aanvoeren, het wel heel toevallig is dat gedaagde die domeinnaam heeft geregistreerd omstreeks het moment dat eiseressen hun samenwerking wereldkundig maakten. Bovendien valt niet in te zien waarom gedaagde niet een andere domeinnaam zou kunnen kiezen voor het aanbieden van haar actie.
7. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat het vorenomschreven gebruik van gedaagde van de domeinnaam klm-alitalia.com een inbreuk oplevert op de merkrechten van eiseressen en dus jegens hen onrechtmatig is.
Of het gebruik van de naam van eiseressen in de omstreden domeinnaam bovendien een inbreuk oplevert op artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet, kan verder in het midden blijven. Ook de overige stellingen van partijen behoeven thans gelet op het voorgaande geen nadere bespreking.
8. De gevraagde voorzieningen zijn op grond van het vorenstaande in beginsel toewijsbaar. Eiseressen hebben hun spoedeisend belang daarbij ook voldoende aangetoond.
Weliswaar is juist (de stelling van gedaagde) dat eiseressen gedurende geruime tijd geen actie hebben ondernomen tegen het gebruik van de domeinnaam klm-alitalia.com door gedaagde, maar zij hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat deze domeinregistratie voor hen zeer hinderlijk en schadelijk is. Daarmee staat hun belang bij onmiddellijke beëindiging van de merkinbreuk voldoende vast.
Wel is het vorenstaande aanleiding de kosten van dit geding tussen partijen te compenseren. Aangenomen moet immers worden dat de door eiseressen beoogde reclamecampagne een voorbereiding van enkele maanden vergt en dat, indien eiseressen alerter waren geweest en eerder aan de bel zouden hebben getrokken, deze zaak niet zo zou zijn geëscaleerd als thans het geval is.
Dit valt eiseressen aan te rekenen.
9. Anders dan gedaagde meent wordt het opleggen van een dwangsom noodzakelijk geacht. Gelet op de stellingname van gedaagde tijdens de tussen partijen voorafgaande aan dit kort geding gevoerde onderhandelingen kan niet zonder meer worden aangenomen dat zij haar ter terechtzitting gedane toezegging om de beslissing van de president ook zonder het opleggen van een dwangsom onverwijld te zullen nakomen, gestand zal doen.
Wel is er aanleiding de (onder I. van de dagvaarding) gevorderde dwangsom te matigen en het totaal daarvan aan een maximum te binden zoals in het dictum is opgenomen.
10. Aan gedaagde zal een iets ruimere termijn dan door eiseressen gevorderd worden gegund om aan de onder II. van de dagvaarding gevorderde veroordeling te voldoen. Tevens zal worden bepaald dat de kosten van de onder III. van de dagvaarding gevorderde medewerking en informatieverstrekking (die van het verschijnen van gedaagde voor de notaris daaronder begrepen) voor rekening van eiseressen komen zoals zij ter terechtzitting hebben aangeboden.
Tenslotte wordt geen aanleiding gezien om (zoals eiseressen hebben gevorderd) aan gedaagde een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen, indien zij met de nakoming van de onder II. tot en met IV. van de dagvaarding gevorderde geboden in gebreke blijven.
Wel zullen deze geboden worden versterkt met een -gemaximeerde- dwangsom zoals in het dictum (onder 5. en 6.) is opgenomen.
11. Ambtshalve wordt tenslotte nog het volgende overwogen. Nog steeds is aan gerede twijfel onderhevig of artikel 50 lid 6 van Pro het TRIPS-verdrag (Tractatenblad 1994, 235) rechtstreekse werking heeft; het Hof van Justitie heeft over deze -prejudiciële- vraag nog geen uitspraak gedaan. Tot die tijd zal zekerheidshalve een termijn als in voormeld artikel(lid) bedoeld voor het aanhangig maken van de bodemprocedure worden bepaald.
Wordt die bodemprocedure niet aanhangig gemaakt, dan kan gedaagde zonodig herroeping van de thans te treffen maatregelen verzoeken. Een termijn van zes maanden, ingaande de datum nadat deze maatregelen onherroepelijk zijn geworden, wordt redelijk geacht.
De beslissing
De president,
1. veroordeelt gedaagde om met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam klm-alitalia.com alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam KLM en/of Alitalia of een overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden,
2. veroordeelt gedaagde om, ingeval zij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordeling te voldoen, aan eiseressen een dwangsom te betalen van f 1.000,-- per dag, echter tot een maximum van f 50.000,--,
3. veroordeelt gedaagde om uiterlijk op 27 oktober 1999 te 24.00 uur de inbreukmakende domeinnaam te rerouten (omleiden) naar het gezamenlijke internetadres van eiseressen: http://www.oneticket.com,
4. veroordeelt gedaagde om onmiddellijk na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam-registratie klm-alitalia.com op naam wordt gezet van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Amsterdamseweg 55, 1182 GP te Amstelveen, een en ander conform de reglementen van Network Solutions in de Verenigde Staten, door invulling binnen 4 (vier) dagen na betekening van dit vonnis van de (zogenaamde) Name Change Agreement ten overstaan van een notaris van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam en gelast gedaagde op eerste verzoek alle daartoe door Network Solutions eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander op kosten van eiseressen,
5. veroordeelt gedaagde om ingeval zij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen sub 3 en 4 te voldoen, aan eiseressen een dwangsom te betalen van f 1.000,-- per dag, echter tot een maximum van f 100.000,--,
6. veroordeelt gedaagde om van alle in het kader van de hiervoor sub 4. bedoelde veroordeling te voeren correspondentie binnen 2 (twee) dagen na verzending, danwel na ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van eiseressen te zenden, op straffe van een dwangsom van ¦ 500,-- per brief/fax per dag dat gedaagde daarmee in gebreke blijft tot een maximum van ¦ 5.000,-,
7. bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden nadat deze in kort geding gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden,
8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
9. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt,
10. weigert het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door de vice-president mr. J.A.Z. Hooft Graafland en in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 1999 in tegenwoordigheid van de griffier E.J. Wouters, terwijl de overwegingen waarop voormelde beslissing steunt, afzonderlijk zijn geminuteerd op 27 oktober 1999.