Uitspraak
Rechtbank Arnhem
Sector civiel recht
Zaak-/rolnummer: 115821 / KG ZA 04-483
Datum vonnis: 27 oktober 2004
Vonnis
in kort geding
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XS4ALL INTERNET B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
procureur mr. J.C.N.B. Kaal,
advocaten mrs. C.A. Thomas en R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTER SERVICES HOLDING B.V.,
gevestigd te Rheden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTER MEDIA SERVICES B.V.,
gevestigd te Rheden,
gedaagden,
procureur mr. J.M. Bosnak,
advocaten mrs. M. Smallegange en M.A. Mak te Amsterdam.
Het verloop van de procedure
Eiseres -hierna aan te duiden als: XS4ALL- heeft gedaagden -hierna gezamenlijk in enkelvoud aan te duiden als: XS4U- ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft gewijzigd als weergegeven in de akte houdende wijziging van eis, tevens akte overlegging (aanvullende) productie. XS4U heeft zich niet verzet tegen de eiswijzing. De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.
Zij hebben daarbij producties in het geding gebracht. Na de mondelinge behandeling van de zaak is de verdere behandeling ervan met instemming van partijen aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen hun geschil in onderling overleg te beëindigen. Bij brieven van respectievelijk 21 en 22 september 2004 hebben de advocaten van XS4U en XS4ALL de voorzieningenrechter bericht dat partijen er niet in geslaagd zijn om tot overeenstemming te komen.
Op verzoek van de voorzieningenrechter heeft de raadsvrouw van XS4U zich bij brief d.d. 28 september nader uitgelaten over het door de raadsman van XS4All gestelde in diens brief van 21 september 2004,
en heeft daarbij nog producties in het geding gebracht. De raadsman van XS4ALL heeft vervolgens op die producties gereageerd bij brief van
4 oktober 2004, waarop de raadsvrouw van XS4U nog een reactie heeft gegeven bij brief van 6 oktober 2004. Ten slotte is vonnis bepaald.
De vaststaande feiten
1. XS4All is sinds 1992 actief als internetprovider. Sedert 1993 voert zij de handelsnaam XS4ALL.
2. Op 2 september 1997 heeft XS4All onder nummer 612698 bij
het Benelux-merkenbureau voor waren en diensten in de klassen 9 (magnetische en optische gegevendragers e.d.), 25 (kledingstukken e.d.), 35 advisering m.b.t. reclame- en promotionele uitingen op internet), 38 (telecommunicatie via internet e.d.), 41 (trainingen e.d.) en 42 (computerprogrammering e.d.) dit beeldmerk geregistreerd:
-weergave-
Voor waren en diensten in dezelfde klassen heeft XS4ALL op 24 november 1997 bij het Benelux-merkenbureau voorts haar handelsnaam XS4ALL als woordmerk geregistreerd. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt in de Europese Gemeenschap (BHIM) heeft op respectievelijk 26 maart 1999 en 24 mei 2000 in de klassen 9, 25, 38, 41 en 42 deze merken geregistreerd als gemeenschapsmerken.
3. XS4U handelt in erotische artikelen, waaronder beeld- en geluidmateriaal. De artikelen zijn onder meer te bestellen via het internet.
4. Op 4 mei 2001 heeft gedaagde sub 1 onder nummer 688846 bij het Benelux-merkenbureau voor waren en diensten in de hiervóór
vermelde klassen 9, 25 en 41 en onder meer voor waren en diensten in klasse 3 (oliën voor erotische massages e.d.), klasse 5 (farmaceutische en andere producten voor sexueel verkeer) en klasse 10 (erotische hulpmiddelen e.d.) dit beeldmerk geregistreerd:
-weergave-
(hierna: XS4U – X-tra sexy for you)
Gedaagde sub 2 is licentienemer van dit merk.
5. Eén van de handelsnamen van gedaagde sub 2 is: Xs4uPostorder.nl. XS4U heeft de domeinnamen ”xs4upostorder.nl” en “xs4u.tv” in gebruik. Aan deze domeinnamen zijn indirect websites gekoppeld waarop erotische diensten en artikelen worden aangeboden door XS4U.
6. XS4ALL heeft XS4U op 14 mei 2004 schriftelijk verzocht en zonodig gesommeerd om het gebruik van de letter- en cijfercombinatie “XS4” in haar merk en haar handels- en domeinnamen te staken.
Daaraan heeft XS4U geen gehoor gegeven.
Het geschil
1. Na wijziging van haar eis vordert XS4All zoals weergegeven in de akte houdende wijziging van eis, tevens akte overlegging (aanvullende) productie. Een kopie van die akte is gehecht aan dit vonnis. XS4ALL legt aan het gevorderde ten grondslag dat XS4U in strijd met het merkenrecht, het handelsnaamrecht en/of anderszins onrechtmatig jegens XS4ALL handelt door gebruik te maken van de letter-/cijfercombinatie “XS4” in haar merk en haar handels- en domeinnamen. XS4ALL stelt dat XS4U door dat ongerechtvaardigd gebruik profiteert van de naamsbekendheid van XS4ALL en dat zij er zelf (reputatie)schade door lijdt.
2. Als eerste verweer tegen het gevorderde voert XS4U aan dat
de dagvaarding nietig is op grond van artikel 120 Rv Pro omdat de dagvaarding niet voldoet aan het voorschrift van artikel 111 lid Pro 1
sub g Rv. Vervolgens betwist XS4U dat XS4ALL een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde, omdat XS4ALL al in 2001 wist of had kunnen weten van het gebruik door XS4U van de combinatie “XS4” en zij daartegen toen niet (in rechte) is opgekomen. Voorts betwist XS4U dat zij met het gebruik van de combinatie “XS4”in strijd met het merken- of handelsnaamrecht of anderszins onrechtmatig handelt jegens XS4ALL, kort weergegeven omdat de combinatie “XS4” in het merk en de handels- en domeinnamen van XS4U een andere betekenis heeft dan in de naam en de merken van XS4ALL. Daarin dient de combinatie “XS4” gelezen en uitgesproken te worden als “access for”. In het merk en de de handels- en domeinnamen van XS4U is de combinatie “XS4” een afkorting van “extra sexy for” en dient ook als zodanig gelezen en uitgesproken te worden.
De beoordeling van het geschil
1. De door XS4ALL aan XS4U uitgebrachte dagvaarding voldoet niet aan het voorschrift van artikel 111 lid 1 sub g Rv Pro omdat daarin niet is meegedeeld op welke wijze XS4U ter zitting op de eis kan antwoorden. Het beroep van XS4U op de nietigheid van de dagvaarding faalt evenwel. XS4U is ter zitting verschenen en zij is door het gebrek in de dagvaarding niet onredelijk in haar belangen geschaad. Gronden voor herstel van het gebrek zijn niet aanwezig.
2. XS4U heeft het spoedeisend belang van XS4ALL betwist.
De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt. De juistheid van de stelling van XS4U, dat XS4ALL al in 2001 wist van het gebruik door XS4U van de combinatie “XS4”, die door XS4ALL gemotiveerd betwist is, kan in het midden blijven. De gevorderde voorzieningen strekken ertoe een einde te maken aan handelingen die, als ze als onrechtmatig worden beoordeeld, gezien kunnen worden als een stelselmatige inbreuk op subjectieve rechten van XS4ALL die daar doorlopend schade van ondervindt. Ook indien van de juistheid van de stelling van XS4ALL wordt uitgegaan, heeft op grond van vaste jurisprudentie te gelden dat er sprake is van een spoedeisend belang bij deze vorderingen. Het beroep van XS4U op gebrek aan spoedeisend belang van XS4ALL in dit kort geding, wordt derhalve verworpen.
3. Het hiervóór overwogene leidt ertoe dat hierna inhoudelijk zal worden ingegaan op het geschil.
4. Met een beroep op artikel 13A lid 1 onder c of d Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) komt XS4ALL in deze procedure op tegen het gebruik door XS4U van de combinatie “XS4” in het Beneluxmerk, de handelsnaam en domeinnamen van XS4U. Niet in geschil is dat het merk van XS4ALL grote bekendheid heeft verworven, geschreven in zogenoemde internettaal/cryptospraak waarin een combinatie van letters en/of cijfers een betekenis krijgt door die fonetisch te lezen. Het grote publiek leest en begrijpt het merk/de naam van internet-provider XS4ALL daarom -geheel conform de bedoeling van XS4ALL- als “access for all”/toegang voor iedereen (tot het internet). Evenmin is in geschil dat de waren waarvoor XS4U de combinatie “XS4” gebruikt, niet gelijk zijn aan die waarvoor XS4ALL van de combinatie gebruik maakt. In de (Benelux)merken van XS4ALL ligt zowel visueel, auditief als begripsmatig de meeste nadruk op de combinatie “XS4”. Op zichzelf is een dergelijke combinatie van letters en/of cijfers als onderscheidingsteken niet monopoliseerbaar,
maar wel de wijze waarop XS4ALL de combinatie “XS4” gebruikt, namelijk als internettaal/cryptospraak met de betekenis zoals hiervóór is vermeld. Om te beoordelen of XS4ALL met een beroep op artikel 13A lid 1 onder c of d BMW kan opkomen tegen het gebruik door XS4U van de combinatie “XS4”, is daarom van belang of de wijze waarop XS4U in haar merk, handelsnaam of domeinnamen gebruik maakt van het onderscheidingsteken “XS4” overeenstemt met de wijze waarop XS4ALL dat teken hanteert. Daarbij heeft te gelden dat de aanduiding “XS4”, indien deze wordt opgevat als “access for”, ook als bestanddeel van het totale merk XS4ALL, op zichzelf een sterk onderscheidend vermogen bezit.
Het merk XS4ALL tegenover het merk XS4U – X-tra sexy for you
5. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het merk XS4U – X-tra sexy for you geen met het merk van XS4ALL overeenstemmend teken omdat de door XS4U beoogde betekenis van de combinatie “XS4” duidelijk zichtbaar is uitgelegd als “Extra sexy for you”. Hoewel “XS4” op zichzelf fonetisch niet kan worden gelezen als “extra sexy for” (en wel als “access for”), maakt de toevoeging “X-tra sexy for you” naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende duidelijk dat XS4U in dit merk een afkorting is die staat voor “Extra sexy for you”. Dit geldt te meer nu XS4U voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de hoofdletter “X” in het Engels vaak gebruikt wordt om te verwijzen naar erotische artikelen, met name films. Aldus is er wel enige visuele gelijkenis tussen XS4ALL en XS4U, maar de begripsmatige en auditieve verschillen overwegen. Met haar Beneluxmerk op zich maakt XS4U derhalve geen inbreuk op de merken van XS4ALL.
6. Gelet op het aangegeven verschillend gebruik van de combinatie “XS4” voor activiteiten van partijen die liggen op verschillende terreinen, is ook onvoldoende aannemelijk dat XS4U met het gebruik van de combinatie “XS4” in haar Beneluxmerk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de naamsbekendheid van XS4All en/of dat XS4ALL er zelf (reputatie)schade van ondervindt, zoals XS4ALL stelt, te meer daar XS4ALL geenszins de omvang van dit voordeel en de schade inzichtelijk heeft gemaakt. Mitsdien faalt ook het beroep van XS4ALL op artikel 6:162 BW Pro.
Gebruik van het teken “XS4” zonder de toevoeging X-tra sexy for you
7. XS4U maakt ook gebruik van de letter-/cijfercombinatie “XS4” zonder de hierboven bedoelde toevoeging, zoals in de handelsnaam van gedaagde sub 2, de domeinnamen en door mededelingen op haar websites, zoals “het XS4U team”.
8. Zonder de hiervoor bedoelde toevoeging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel sprake van een met het merk van XS4ALL overeenstemmend teken. Het gaat immers niet zozeer om de bedoeling die XS4U heeft met het gebruik van de aanduiding “XS4” maar vooral om de indruk die daardoor bij het publiek wordt gevestigd.
9. Uit hun aard zijn domeinnamen verbonden aan internetverkeer. Ook de handelsnaam van gedaagde sub 2, Xs4uPostorder.nl, verwijst naar het internet. Gelet op het hiervóór overwogene over de grote naamsbekendheid die XS4ALL met haar naam in internettaal heeft verworven, is voldoende aannemelijk gemaakt dat het internetpubliek zonder nadere uitleg door de toevoeging “X-tra sexy for you” de aanduiding “XS4U” lezen als “access for you”, te meer daar dit ook verband kan houden met de toevoeging “postorder” en “tv”. Derhalve is er zonder nadere uitleg door de kreet “X-tra sexy for you” sprake van een gebruik van het teken “XS4” in de domeinnamen van XS4U dat gelijk is aan dat teken in de merken van XS4ALL.
10. XS4U stelt zich op het standpunt dat zij inmiddels de domeinnamen niet meer in gebruik heeft, in die zin dat er niet meer direct websites aan gekoppeld zijn. Evenwel biedt zij de internetgebruiker de mogelijkheid om aan de hand van één keer doorklicken de sites van XS4U te openen, waarop erotische diensten en waren worden aangeboden. Als gevolg daarvan is, gelet op het hiervóór overwogene ten aanzien van de indruk die de internetgebruiker heeft van de domeinnamen, het gebruik van de aanduiding “XS4” in de domeinnamen te zien als het op gelijke wijze gebruik maken van het teken “XS4” als in de merken van XS4ALL.
Dit geldt te meer omdat “doorklikken” een vanzelfsprekende en kleine moeite is voor internetgebruikers. Duidelijk is dat het gebruik maken van het teken “XS4” in domeinnamen in ieder geval afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de merken van XS4ALL en dat XS4ALL door dat gebruik reputatieschade lijdt. XS4ALL zal ongewild geassocieerd worden met de activiteiten van XS4U, hetgeen wringt met de onafhankelijkheid die internetprovider XS4ALL blijkens haar motto “we hebben geen boodschap aan de boodschap” nastreeft.
Met haar domeinnamen annex handelsnaam pleegt XS4U derhalve merkinbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 c of d, al naar gelang de domeinnamen gezien worden als aanduiding van waren en diensten, of als anderszins gebruik van het teken “XS4”.
11. Voor zover de voorzieningen reeds op de merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn, kunnen de overige grondslagen -inbreuk op de handelsnaam en onrechtmatige daad- in dit geding onbesproken blijven.
De vorderingen
12. Het hiervóór ten aanzien van het Beneluxmerk XS4U-X-tra sexy for you overwogene brengt met zich mee dat het gevorderde met betrekking tot dit merk van XS4U zal worden geweigerd.
13. Het hiervóór overwogene leidt ertoe dat het gevorderde verbod om gebruik te maken van de combinatie “XS4U”, zonder de toevoeging X-tra sexy for you, toewijsbaar is. Niet gebleken is dat XS4U een geldige reden heeft voor dat gebruik zonder de toevoeging. Evenwel zal de gevorderde termijn worden verlengd. Ambtshalve zal de dwangsom worden gemaximeerd. Eén en ander als hierna vermeld.
14. Het vorenstaande brengt ook mee dat het gevorderde met betrekking tot het laten registreren van de domeinnamen van XS4U op naam van XS4ALL, waartegen XS4U geen afzonderlijk verweer heeft gevoerd, kan worden toegewezen. De gevorderde termijn zal evenwel worden verlengd, en ambtshalve zal de dwangsom worden gematigd en gemaximeerd.
15. De termijn als bedoeld in artikel 260 Rv Pro zal worden gesteld op drie maanden, nu de belangen van partijen daarmee geacht worden het best gediend te zijn.
16. De vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen nu deze kosten niet, althans onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt.
17. XS4U zal als overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.
De beslissing
De voorzieningenrechter
1. veroordeelt gedaagden om binnen één maand na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk XS4ALL van eiseres, waaronder het gebruik van het teken XS4U en van de domeinnamen xs4upostorder.nl en xs4u.tv te staken en gestaakt te houden;
2. veroordeelt gedaagden om een dwangsom van € 5.000,00 aan eiseres te betalen voor iedere overtreding van, of voor iedere dag dat zij geen uitvoering geven aan, de veroordeling sub 1, zulks met een maximum van € 200.000,00;
3. veroordeelt gedaagde sub 2 om binnen één maand na betekening van dit vonnis op haar kosten al datgene te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnamen xs4upostorder.nl en xs4u.tv, alsmede van andere domeinnamen waarover zij zeggenschap heeft die identiek zijn aan, dan wel overeenstemmen met, de merken en handelsnamen van XS4ALL,
op naam worden gezet van XS4ALL Internet B.V., Eekholt 42 te 1112 XH Diemen, één en ander conform de instructies van de internet(service)provider van gedaagde sub 2;
4. beveelt gedaagde sub 2 om van alle correspondentie die zij verstuurt of ontvangt in het kader van de hiervóór onder 3 gegeven veroordeling, binnen twee dagen na verzending of ontvangst een afschrift te zenden aan de raadsman van eiseres;
5. veroordeelt gedaagde sub 2 om een dwangsom van € 1.000,00 aan eiseres te betalen voor iedere dag dat zij geen uitvoering geeft aan de veroordeling sub 3 of het bevel sub 4, zulks met een gezamenlijk maximum van € 50.000,00;
6. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv Pro. op drie maanden na heden;
7. veroordeelt gedaagden in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van XS4ALL bepaald op € 311,40 voor verschotten (€ 70,40 wegens het uitbrengen van de dagvaarding
en € 241,00 wegens griffierecht) en op € 703,00 voor salaris procureur;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
weigert het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.Æ. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 27 oktober 2004.
de griffier de rechter