Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 149099 / KG ZA 06-792
Vonnis in kort geding van 23 februari 2007
in de zaak van
[eiser],
h.o.d.n. OUTDOOR COOKING STORE,
wonende te [woonplaats],
eiser bij dagvaarding van 6 december 2006,
procureur mr. H. Ravenhorst,
advocaat mw. mr. M.E. Kossen te Almere,
tegen
1. de vennootschap onder firma
V.O.F. HORSEMAN OUTFITTER, THE AMERICAN BELT & BUCKLE COMPANY BILLS BARN,
gevestigd te [woonplaats],
2. [gedaagde sub 2],
wonende te [woonplaats],
3. [gedaagde sub 3],
wonende te [woonplaats],
4. [gedaagde sub 4],
wonende te [woonplaats],
gedaagden,
advocaat mr. D.J. Brugge te Apeldoorn.
Eiser wordt hierna [eiser] genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk
Horseman Outfitter worden genoemd.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van [eiser]
- de pleitnota van Horseman Outfitter.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiser] heeft op 15 mei 1999 onder nummer 05063693 een eenmanszaak onder de naam Out Door Cooking Store doen registeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de regio Zwolle.
2.2. Sinds 30 juli 1999 is [eiser] houder van het navolgende beeldmerk met inschrijfnummer 0673010:
Het beeldmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele eigendom (hierna: BBIE) ingeschreven voor de klassen 4 (houtskool en aanmaakstof), 8 (tangen, astangen, messen en vorken voor barbecues), 11 (barbecues en tuinhaarden), 21 (borstels (uitgezonderd penselen) en staalborstels; vleespennen, braadpannen voor barbecues; spatels voor gebruik in de keuken), 29 (vlees), 30 (sausen en specerijen).
2.3. [eiser] heeft op 4 april 2000 bij de Stichting Internet Domein Naamregistratie (SIDN) de domeinnaam www.outdoor-cooking.nl doen registreren. Onder meer via die website verkoopt [eiser] barbecues en aanverwante artikelen die hij niet zelf heeft gefabriceerd. Geen van die producten heeft de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store” of een variant daarop.
2.4. Gedaagden sub 2, 3 en 4 zijn de firmanten van gedaagde sub 1. De vennootschap onder firma is volgens het uittreksel uit het handelsregister op 1 januari 2006 opgericht voor de verkoop van paardensport- en exclusieve outdoor-cookingartikelen, staalwaren, lederwaren en voor het houden van een zadelmakerij. De onderneming waarin deze activiteiten plaatsvinden was oorspronkelijk van de vader van gedaagden sub 2 en 3, respectievelijk de echtgenote van gedaagde sub 4 (Ter Steeg senior) en is op 19 oktober 1985 onder nummer 09057811 ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland.
2.5. Horseman Outfitter is rechthebbende van de domeinnaam www.outdoorcooking.nu die Ter Steeg senior op 13 oktober 2004 heeft doen registreren bij SIDN. Onder meer via die site verkoopt Horseman Outfitter barbecues en aanverwante artikelen. Horseman Outfitter fabriceert die producten niet zelf. Ook deze producten dragen niet (een variant op) de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store”.
3. Het geschil
3.1. [eiser] vordert (kort weergegeven) dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis,
a. Horseman Outfitter beveelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk en de handelsnaam Outdoor Cooking Store te staken en gestaakt te houden, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van de domeinnaam www.outdoorcooking.nu,
b. Horseman Outfitter beveelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam “te-routen” (om te geleiden) naar de website van [eiser], www.outdoor-cooking.nl, dan wel haar internet provider daartoe opdracht te geven,
c. Horseman Outfitter beveelt om veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat registratie van de domeinnaam outdoorcooking.nu wordt overgedragen aan en op naam wordt gezet van [eiser],
d. bepaalt dat als Horseman Outfitter niet of niet volledig de bevelen onder b. en c. opvolgt dit vonnis dan in de plaats treedt van de wilsverklaringen van Horseman Outfitter tot het geven van de opdracht tot overdracht van de domeinnaam outdoorcooking.nu en tot verhuizing van deze domeinnaam naar een andere provider,
e. Horseman Outfitter beveelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere advertentie waarin de naam “Outdoor Cooking” dan wel de domeinnaam outdoorcooking.nu staat vermeld, te verwijderen, althans te doen verwijderen,
f. Horseman Outfitter beveelt ter zake van alle reeds aan cliënten geleverde inbreukmakende (digitale) catalogi, (digitale) brochures en/of anderszins, binnen de genoemde termijn een “recall” uit te voeren, inhoudende dat Horseman Outfitter de betreffende afnemers aanschrijft dat de desbetreffende zaken direct aan Horseman Outfitter dienen te worden geretourneerd omdat deze inbreuk maken op de handelsnaam- en merknaamrechten van [eiser], met bevel voor Horseman Outfitter om kopieën van de afzonderlijke recall-brieven binnen 48 uur toe te zenden aan de advocaat van [eiser],
g. Horseman Outfitter beveelt om van alle, in het kader van de onder b. bedoelde omleiding en de onder c. bedoelde overdracht van de domeinnaam outdoorcooking.nu en de onder e. bedoelde verwijdering van de advertenties, gevoerde correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel binnen twee dagen na ontvangst, een afschrift aan de advocaat van [eiser] te sturen,
h. Horseman Outfitter veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.000,00 per dag of een gedeelte van de dag dat Horseman Outfitter de bevelen onder a., b., c, f., en g. niet of onvoldoende opvolgt, althans een dwangsom met een zodanige maximering als de voorzieningenrechter juist acht;
i. Horseman Outfitter in navolging van de Richtlijn 2004/48/EG veroordeelt in de kosten van het geding bestaande uit de volledig feitelijk door [eiser] gemaakte kosten, waaronder salaris en voorschotten van de procureur, advocaat en deurwaarder en eventuele andere gemaakte kosten voor dit geding, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf drie dagen na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.
3.2. [eiser] baseert haar vorderingen op de stelling dat Horseman Outfitter inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van [eiser], dat er sprake is van ongeoorloofd misleidende reclame en dat Horseman Outfitter in strijd handelt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, omdat Horseman Outfitter onder meer in haar domeinnaam gebruikmaakt van de woorden “outdoor” en “cooking”. Volgens [eiser] vloeit uit deze onrechtmatige handelwijze van Horseman Outfitter het spoedeisend belang voort bij de gevraagde voorzieningen.
3.3. Horseman Outfitter voert verweer tegen de vorderingen. Hierna zal, voor zover nodig op de stellingen van partijen worden ingegaan.
4. De beoordeling
Bevoegdheid
4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van [eiser] ter zake van het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in
art. 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).
Spoedeisend belang
4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde onrechtmatige handelwijze van Horseman Outfitter een voortdurend karakter heeft.
Het vorenstaande leidt ertoe dat hierna het geschil inhoudelijk zal worden behandeld.
Merkenrecht
4.3. [eiser] stelt dat Horseman Outfitter met de woorden “outdoor” en “cooking” in haar domeinnaam www.outdoorcooking.nu inbreuk maakt op zijn uitsluitend recht om voor de verkoop van barbecues en aanverwante artikelen gebruik te maken van die woorden, omdat die woorden kenmerkend zijn voor het beeldmerk.
4.4. Horseman Outfitter voert als verweer aan dat “outdoor cooking” beschrijvend is voor barbecues en aanverwante artikelen en dat [eiser] daarom niet het alleenrecht heeft op deze woorden. Volgens Horseman Outfitter was Ter Steeg senior in 2004 dan ook gerechtigd om voor de verkoop van barbecues en dergelijke te kiezen voor een domeinnaam met daarin de woorden “outdoor” en “cooking”. Hij heeft dat gedaan, aldus Horseman Outfitter, omdat haar andere domeinnaam www.horseman.nl associaties oproept met paardensportartikelen en niet met barbecues en aanverwante zaken.
4.5. [eiser] heeft een bij het BBIE ingeschreven beeldmerk. Art. 2.20 lid 1 BVIE geeft de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht en vermeldt onder a. tot en met d. de verschillende omstandigheden waaronder de merkhouder zich, onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan verzetten tegen het gebruik door derden van bepaalde tekens. In dit geval verzet [eiser] zich tegen het gebruik van de woorden “outdoor” en “cooking”.
4.6. Art. 2.20 lid 1 onder b BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
4.7. Horseman Outfitter gebruikt zijn domeinnaam, met daarin de woorden “outdoor” en “cooking” voor de verkoop van barbecues en aanverwante artikelen, derhalve voor waren waar [eiser] zijn beeldmerk voor heeft ingeschreven. Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE kan daardoor grond zijn voor een verbod aan Horseman Outfitter om zijn domeinnaam te gebruiken als doordat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk van [eiser]. Dat kan alleen als het merk van [eiser] zelf dusdanig onderscheidend is dat het enkele gebruik door Horseman Outfitter van de woorden “outdoor” en “cooking” in haar domeinnaam al tot verwarring leidt.
4.8. Het beeldmerk van [eiser] ontleent haar onderscheidende kracht aan de gekrulde manier waarop de naam “The Outdoor Cooking Store” is geschreven en niet aan de woorden “outdoor”, “cooking” en “Store” op zichzelf. Daardoor heeft het merk zwakke werking, in die zin dat het enkele gebruik door derden van een of meer van die woorden niet snel zal leiden tot verwarring bij het publiek. Dat is anders als het enkele gebruik van die woorden, auditief en begripsmatig tot verwarring leiden. Dat is in casu niet het geval omdat Horseman Outfitter in zijn domeinnaam geen gebruik maakt van het woord “Store”. Nu er onvoldoende verwarring is te duchten, kunnen de vorderingen niet op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE worden toegewezen. Daarenboven beperkt, zoals hierna volgt, art. 2.23 BVIE het uitsluitend recht van een merkhouder.
4.9. Op grond van art. 2.23 lid 1 sub b BVIE kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichtingen van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (Vgl. HvJ EG 7 januari 2004, IER 04, 29, Gerolsteiner Brunnen/Putsch). “Outdoor cooking” betekent “buiten koken” en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen. Gesteld noch gebleken is dat het relevante publiek dat zo niet opvat omdat de aanduiding in het Engels is.
4.10. Voor zover [eiser] met zijn verklaring dat hij de eerste was die in Nederland de aanduiding “outdoor cooking” in verband heeft gebracht met barbecues, heeft beoogd te stellen dat “outdoor cooking” als oorspronkelijk niet onderscheidend teken door inburgering als onderscheidingsteken van zijn onderneming is gaan gelden, heeft [eiser] die stelling niet voldoende onderbouwd, met name door geen inzicht te geven in zijn markaandeel, de hoogte van zijn reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat barbecues als afkomstig van een onderneming identificeert. [eiser] heeft ook geen verklaringen overgelegd van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen (vgl. HvJ EG
4 mei 1999, IER 1999, 165 (Chiemsee).
4.11. De slotsom van het vorenstaande is dat het beeldmerk van [eiser] niet aan de vorderingen ten grondslag kan liggen.
Handelsnaamrecht
4.12. [eiser] heeft ter zitting verklaard dat hij feitelijk handelt onder de naam “Outdoor Cooking”. Uitgangspunt is dat [eiser] zich op grond van art. 5 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw) kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een jongere handelsnaam, zoals de domeinnaam www.outdoorcooking.nu kan zijn, als door die naam verwarring is te vrezen met de onderneming van [eiser]. Verwarring is alleen te vrezen als de handelsnaam van [eiser] zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren. Gelet op het vorenstaande is dat niet het geval. Outdoor cooking is tegenwoordig een algemeen gangbare woordcombinatie. [eiser] kan die niet monopoliseren. De vorderingen kunnen daarom niet op het handelsnaamrecht zijn gestoeld.
“Ongeoorloofd misleidende reclame”
4.13. Onduidelijk is of [eiser] met “ongeoorloofde misleidende reclame” doelt op een misleidende mededeling in de zin van art. 6:194 BW Pro of op een vorm van vergelijkende reclame die op grond van art. 6:194a BW niet geoorloofd is. Beide grondslagen zullen daarom worden behandeld.
Misleidende mededeling
4.14. De enige informatie die de woordcombinatie “outdoorcooking” geeft in de domeinnaam www.outdoorcooking.nu is dat de website betrekking heeft op “buiten koken”. Dat is in dit geval geen misleidende informatie.
Ongeoorloofde vergelijkende reclame
4.15. Om te kunnen oordelen dat er sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, moet eerst vaststaan dat de domeinnaam www.outdoorcooking.nu een vergelijkende reclame-uiting is. In art. 6:194a BW wordt onder vergelijkende reclame verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Nu [eiser] geen barbecues en aanverwante producten verkoopt die de naam “Outdoor Cooking” hebben, en [eiser], gelet op het hiervoor overwogene, voor zijn onderneming de woordcombinatie “outdoor cooking” niet kan monopoliseren, verwijst de domeinnaam noch naar goederen van specifieke concurrenten van Horseman Outfitter noch naar die concurrenten zelf. Van vergelijkende reclame is derhalve geen sprake. Daardoor ook niet van vergelijkende reclame die ongeoorloofd is.
Zorgvuldigheidsnorm
4.16. Op de startpagina van www.outdoorcooking.nu wordt de bezoeker welkom geheten bij Outdoorcooking.nu. In de rechter bovenhoek staat prominent “outdoorcooking.nu”.
Er wordt niet vermeld van wie de site is. Ook op alle volgende pagina’s staat in de rechter bovenhoek prominent “outdoorcooking.nu”. Alleen op de pagina “Onze winkel” staat onder “Ons adres” “Horseman Outfitter Lijkweg 14 6923 CA Groessen” en op de pagina “Contact” staat alleen het hiervóór genoemde adres alsmede het emailadres info@outdoorcooking.nu” en een telefoon- en faxnummer. Aldus legt Horseman Outfitter vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. Aldus handelt Horseman Outfitter in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is tegenover [eiser]. Horseman Outfitter moet zich, ook al mag zij zoals uit het vorenstaande volgt, gebruik maken van de woorden “outdoor” en “cooking” wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet Horseman Outfitter dat onvoldoende. Voor de voorzieningenrechter is dat aanleiding voor het geven van de navolgende, niet gevraagde voorziening.
Vorderingen
4.17. De slotsom van het vorenstaande is dat er geen basis is voor de ingestelde vorderingen. Evenwel kan de voorzieningenrechter een voorziening geven die als minder dan gevorderd heeft te gelden, als daar grond voor is. Nu Horseman Outfitter in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW Pro handelt, door op www.outdoorcooking.nu onvoldoende duidelijk te zijn over naam en adres van haar onderneming, zal de voorzieningenrechter op grond daarvan Horseman Outfitter bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis, in de rechter bovenhoek van iedere pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te (doen) vermelden, zulks op verbeurte van de hierna te vermelden dwangsom.
Proceskosten
4.18. Nu ieder van partijen in het ongelijk is gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. beveelt Horseman Outfitter om binnen één week na betekening van dit vonnis in de rechter bovenhoek van ieder pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te (doen) vermelden,
5.2. veroordeelt Horseman Outfitter om aan [eiser] een dwangsom te betalen van
€ 2.000,00 per dag dat zij het onder 5.1. gegeven bevel niet opvolgt, zulks met een maximum van in totaal € 200.000,00,
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 23 februari 2007.