Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651
Vonnis in kort geding van 18 januari 2012
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GREENFOX B.V.,
gevestigd te Zoetermeer,
eiseres,
advocaat mr. N.P.O. Ruysch te Delft,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GREEN FOX CONSULTANTS B.V.,
thans geheten GFSC CONSULTANTS AND ENGINEERS B.V.
gevestigd te Arnhem,
gedaagde,
advocaat mr. C.A.T. Nelissen te Arnhem.
Partijen zullen hierna GreenFox en GFSC genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van GreenFox
- de pleitnota van GFSC.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. GreenFox is een in 2007 opgerichte onderneming die zich bezig houdt met productontwikkeling en processen ter verduurzaming en energiebesparing van de gebouwde omgeving. GreenFox voert sindsdien de handelsnaam GreenFox.
2.2. GreenFox heeft haar handelsnaam op 20 april 2011 gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom als woordmerk, voor onder andere de klasse 37 (bouw, reparaties en installatiewerkzaam¬heden), welk woordmerk op 11 juli 2011 is ingeschreven. Sindsdien is GreenFox houder van het woordmerk GreenFox.
2.3. GFSC is opgericht op 22 juni 2011 en is op het gebied van milieu en duurzaamheid actief, onder andere met betrekking tot technische constructies, installaties en (bedrijfs) processen in de bouw. De door GFSC in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven handelsnamen zijn Green Fox Consultants B.V. en The Green Fox. GFSC beheert de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com. Op deze website presenteert GFSC zich met de handelsnamen Green Fox Consultants (B.V.) en Green Fox Group.
2.4. De advocaat van GreenFox heeft bij brief van 22 november 2011 GFSC gesom¬meerd om binnen twee weken haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat ieder verwarrings¬gevaar met GreenFox wordt weggenomen, met het verzoek om ommegaand terug te berichten dat vrijwillig aan de sommatie zal worden voldaan, bij gebreke waarvan een kort gedingprocedure zou worden opgestart.
2.5. Bij brief van 25 november 2011 heeft de advocaat van GFSC bericht geen aanleiding te zien om aan deze sommatie te voldoen en heeft zij betwist dat er door GFSC inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam en het woordmerk van GreenFox
2.6. Bij brief van 2 december 2011 heeft de advocaat van GreenFox wederom een sommatie verzonden aan GFSC.
2.7. Partijen hebben vervolgens onderhandeld om het gerezen geschil in der minne op te lossen.
2.8. In het onderhandelingsproces heeft GFSC verschillende onthoudingsverklaringen opgesteld en ondertekend teneinde tegemoet te komen aan de bezwaren van GreenFox.
De laatste onthoudings¬verklaring dateert van 23 december 2011 (hierna: de onthoudings¬verklaring) en gaat het verst. In deze onthoudingsverklaring verklaart de heer [betrokkene], directeur van GFSC (toen nog Green Fox Consultants B.V. geheten), dat GFSC:
1) binnen één maand na ondertekening van deze verklaring het gebruik van de naam “Green Fox” zal staken en gestaakt zal houden;
2) binnen één maand na ondertekening van deze verklaring ieder gebruik van de domeinnaam thegreenfoxgroup.com, althans het doorlinken daarvan naar enige andere domeinnaam, te staken en gestaakt zal houden;
3) haar naam zal wijzigen in “GFSC”
4) aan Greenfox B.V. een onmiddellijke opeisbare boete is verschuldigd van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) voor elke dag, een gedeelte van de dag aangemerkt als de gehele dag dat niet wordt voldaan aan het hiervoor onder 1) en 2) genoemde.
3. Het geschil
3.1. GreenFox vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, GFSC te veroordelen:
I. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Green Fox en/of GreenFox en van iedere handelsnaam of merk identiek of in slechts geringe mate afwijkend van de handelsnaam en het merkrecht van GreenFox, waaronder begrepen het meervoud Green Foxes, te staken en gestaakt te houden;
II. om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis een afschrift te overleggen van een door de KvK ontvangen wijzigingsformulier waaruit blijkt dat GFSC, overeen¬komstig het gevorderde in sub I, de KvK verzocht heeft om de wijziging van de handelsnaam in de registers door te voeren;
III. om binnen twee weken na betekening van dit vonnis bewijs te overleggen middels toezending van een gewaarmerkt afschrift van een uittreksel van de KvK van GFSC, waaruit de wijziging van de handelsnaam overeenkomstig het in sub I gevorderde blijkt;
IV. om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis bewijs te overleggen middels toezending van gewaarmerkte statuten waaruit de wijziging van de statutaire naam overeenkomstig het in sub I gevorderde blijkt;
V. om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com, althans het doorlinken daarvan naar enige andere domeinnaam, te staken en gestaakt te houden;
VI. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com zonder vergoeding daarvoor aan GreenFox over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is;
VII. het onder I tot en met VI gevorderde op verbeurte van een dwangsom van € 1.500,00 per dag voor elke dag of deel daarvan en voor iedere keer dat GFSC niet voldoet aan het gevorderde onder 1 tot en met VI;
VIII. tot betaling van de kosten van dit geding, bedragende € 6.000,00 overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten indien niet na betekening aan het vonnis wordt voldaan en met de wettelijke rente over deze nakosten te rekenen vanaf een week na betekening van dit vonnis.
3.2. GreenFox stelt dat GFSC inbreuk maakt op haar handelsnaam en woordmerk, zijnde GreenFox, doordat GFSC gebruikt maakt van handelsnamen die hiervan slechts in geringe mate afwijken, waardoor bij het publiek verwarringsgevaar tussen partijen ontstaat.
GreenFox stelt dat zij gelet op het evidente verwarringsgevaar tussen partijen, verwarring is bovendien reeds opgetreden, een spoedeisend belang heeft dat deze situatie van verwarring niet langer voortduurt.
3.3. GFSC voert verweer. GFSC stelt dat zij al vrij snel na de sommatie heeft aange¬geven haar naam te willen wijzigen en dat zij daartoe een onvoorwaardelijke onthoudings¬verklaring heeft getekend waarin zij aangeeft dat zij haar naam wijzigt en dat zij geen gebruik meer zal maken van de naam Green Fox of greenfox, onder verbeurte van een boete. Doordat de naamswijzi¬ging bovendien al grotendeels is doorgevoerd en GFSC is gestaakt met het gebruik van de (handels)naam Greenfox of een daarop gelijkende naam, hetgeen ook volgt uit de overgelegde producties, is volgens GFSC volledig aan de eisen van GreenFox tegemoet gekomen, zodat GreenFox geen belang meer heeft bij de onderhavige vorderingen.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door GFSC niet bestreden. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het merkenrecht, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. GFSC is immers gevestigd in dit arrondissement.
4.2. Mede gezien de verschillende onthoudingsverklaringen die door GFSC zijn getekend en de ter uitvoering daarvan door GFSC verrichte handelingen is niet, althans onvoldoende tegengesproken dat er sprake is (geweest) van een inbreuk op de handelsnaam en het woordmerk GreenFox van GreenFox door GFSC door het gebruik van (handels) namen die daarop te veel lijken, onder meer in haar statutaire naam, in het handelsregister van de KvK ingeschreven gevoerde handelsnamen, in haar internetdomeinnaam en
e-mailadres, op haar eigen website en andere websites, en op haar visitekaartjes en briefpapier.
4.3. GFSC heeft enkel het (spoedeisend) belang van GreenFox bij de onderhavige vorderingen betwist. GFSC stelt zich op het standpunt dat zij met ondertekening van de onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de door haar reeds getroffen vergaande maatregelen ter uitvoering daarvan, aan alle eisen van GreenFox is tegemoetgekomen.
4.4. Hieromtrent overweegt de voorzieningenrechter dat GFSC de laatste onthou¬dingsverklaring, waarin GFSC de verstgaande toezeggingen doet, in het moeizame onderhandelingstraject dat op 2 december 2011 is begonnen, pas een dag voor het uitbrengen van de dagvaarding op 23 december 2011 heeft afgegeven. GFSC heeft niet meteen haar goede wil getoond om zo snel mogelijk haar naam te wijzigen en het gebruik van de op de handelsnaam (en het woordmerk) van GreenFox gelijkende namen te staken, mede gezien haar eerste reactie op de sommatie waarin zij heeft betwist dat er sprake zou zijn van enige handelsnaam- dan wel merkinbreuk. Bovendien is de laatstelijk afgegeven onthoudingsverklaring niet compleet en dus ontoereikend omdat deze niet volledig tegemoet komt aan de eisen van GreenFox, die neergelegd zijn in de onderhavige vorderingen en bij GFSC reeds bekend waren op 19 december 2011, nu op die datum GreenFox het petitum van de dagvaarding aan GFSC had gefaxt. In de onthoudingsverklaring zegt GFSC bijvoorbeeld niet toe om onmiddellijk, maar slechts om binnen een maand na ondertekening het gebruik van de naam Green Fox te staken en gestaakt te houden. Hetzelfde geldt voor het in geschil zijnde gebruik van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com. Ook zegt de onthoudingsverklaring niets over het staken van het gebruik van namen die slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam en het merkrecht van GreenFox. Daarnaast is in de onthoudingsverklaring niet opgenomen binnen welke termijn GFSC haar statutaire naamswijziging zal moeten realiseren. Gelet hierop is het gerechtvaardigd dat GreenFox dit kort geding heeft doorgezet.
4.5. Inmiddels heeft GFSC bepaalde handelingen verricht ter uitvoering van de onthoudingsverklaring. Niet is betwist dat GFSC een afspraak heeft gehad bij een notaris voor het passeren van een akte van statutenwijziging in verband met de nieuwe statutaire naam van GFSC, waarin de naam GreenFox niet voorkomt. Ook is niet betwist dat GFSC de website www.thegreenfoxgroup.com offline heeft gezet en dat zij een nieuwe website is gestart onder een nieuwe domeinnaam, waarin de naam greenfox niet voorkomt. Tevens is onweersproken dat in de inhoud van deze nieuwe website de naam GreenFox in het geheel niet meer voorkomt en voorts dat GFSC de naamswijziging ook heeft doorgevoerd in haar e-mailadres, visitekaarten en briefpapier, zodat ook daarop de naam GreenFox niet meer wordt vermeld. Echter, ook uitgaande van al deze handelingen van GFSC ter uitvoering van de onthoudingsverklaring, bezien in samenhang met de incomplete onthoudings¬verklaring zelf, kan naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat GFSC thans afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van GreenFox, die voortvloeien uit de aan haar toekomende rechten op grond van haar handels¬naam en woordmerk. Immers, ten tijde van de mondelinge behandeling waren nog steeds in het handelsregister van de KvK de statutaire (handels)naam van GFSC en de door haar gevoerde handelsnamen niet aangepast, in de zin dat de naam GreenFox of een daarop gelijkende naam daarin niet voorkomt. Dat GFSC daarmee bezig is doet daaraan niet af. Dit betekent dat GFSC nog steeds gebruik maakt(e) van (statutaire) handelsnamen die een inbreuk maken op de handels¬naam en het woordmerk van GreenFox, zodat GreenFox nog steeds belang heeft bij haar onderhavige vorderingen teneinde die inbreuk te verbieden. De vorderingen van GreenFox kunnen worden toegewezen, zoals hierna vermeld. Deze zullen worden versterkt met een dwangsom, die zal worden gemaximeerd.
4.6. Wat betreft de vordering onder V is van belang dat thans voldoende vast staat
dat GFSC reeds is gestaakt met het gebruik (inclusief doorlinken) van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com, zodat bij dit onderdeel van deze vordering GreenFox geen belang meer heeft. Deze vordering zal dan ook slechts worden toegewezen voor zover het betreft het gestaakt houden van het gebruik (inclusief doorlinken) van deze domeinnaam.
4.7. De vordering onder VI tot overdracht van deze domeinnaam door GFSC aan GreenFox zal worden afgewezen, nu GreenFox daarvoor geen rechtsgrond heeft aangevoerd en zij daarbij bovendien geen belang heeft gelet op het feit dat GFSC reeds is gestaakt met het gebruik van de domeinnaam, bezien in samenhang met de toewijzing van de vordering onder V waarbij GFSC wordt veroordeeld het verdere gebruik van de domeinnaam gestaakt te houden. Het uitsluitend in eigendom c.q. beheer hebben van deze domeinnaam door GFSC, zonder dat daarvan feitelijk gebruik wordt gemaakt, kwalificeert niet als een inbreuk op het handelsnaam- en merkrecht van GreenFox.
4.8. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.
4.9. GFSC zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. GreenFox heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskosten¬vergoeding ex artikel 1019h Rv ten bedrage van € 6.000,00. Ter onderbouwing van haar advocaatkosten heeft zij een kostenspecificatie met bijbehorende facturen in het geding gebracht ten bedrage van in totaal € 5.460,00. Nu GreenFox haar advocaatkosten slechts heeft onderbouwd tot een bedrag van € 5.460,00, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om dit bedrag aan proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat toe te wijzen,
in aansluiting bij de maximale bandbreedte van € 6.000,00 voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken.
De kosten aan de zijde van GreenFox worden, gezien het voorgaande, begroot op:
- dagvaarding € 90,81
- griffierecht € 575,00
- salaris advocaat € 5.460,00
Totaal € 6.125,81
4.10. De vordering tot veroordeling van GFSC in de nakosten, zal worden toegewezen als hierna te melden.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt GFSC om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Green Fox en/of GreenFox en van iedere handelsnaam of teken identiek of in slechts geringe mate afwijkend van de handelsnaam en het woordmerk GreenFox van GreenFox, waaronder begrepen het meervoud Green Foxes, te staken en gestaakt te houden;
5.2. veroordeelt GFSC om aan GreenFox binnen 24 uur na betekening van dit vonnis een afschrift over te leggen van een door de Kamer van Koophandel ontvangen wijzigings¬formulier waaruit blijkt dat GFSC, overeenkomstig het in 5.1 bepaalde, de Kamer van Koophandel verzocht heeft om de wijziging van de handelsnaam in de registers door te voeren;
5.3. veroordeelt GFSC om aan GreenFox binnen twee weken na betekening van dit vonnis bewijs over te leggen middels toezending van een gewaarmerkt afschrift van een uittreksel van de Kamer van Koophandel van GFSC, waaruit de wijziging van de handelsnaam overeenkomstig het in 5.1 bepaalde blijkt;
5.4. veroordeelt GFSC om aan GreenFox binnen twee maanden na betekening van dit vonnis bewijs over te leggen middels toezending van gewaarmerkte statuten waaruit de wijziging van de statutaire naam overeenkomstig het in 5.1 bepaalde blijkt;
5.5. veroordeelt GFSC om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam www.thegreenfoxgroup.com, althans het doorlinken daarvan naar enige andere domeinnaam gestaakt te houden;
5.6. veroordeelt GFSC om aan GreenFox een dwangsom te betalen van € 1.500,00
voor iedere dag of gedeelte daarvan dat GFSC niet aan de in 5.1 t/m 5.5 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,
5.7. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
5.8. veroordeelt GFSC in de proceskosten, aan de zijde van Greenfox tot op heden begroot op € 6.125,81,
5.9. veroordeelt GFSC in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat GFSC niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.
Coll: HS