Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 229156 / KG ZA 12-228
Vonnis in kort geding van 27 juli 2012
in de zaak van
1. [eiser],
2. de rechtspersoon naar Pools recht
EUROPLANTIS SP.ZO.O,
gevestigd te Obrowo, Polen,
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaten mr. P.E. Mazel en mr. F.V. Marquenie te Groningen
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VITRO BIO PLANT HOLLAND B.V.,
T.H.O.D.N. HANDELSKWEKERIJ [gedaagde],
gevestigd te Ederveen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P.S. Jonker te Rotterdam.
Partijen zullen hierna [eiser sub 1] en Europlantis en [gedaagde] genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van [eiser sub 1] en Europlantis
- de pleitnota van [gedaagde]
- de eis in reconventie.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiser sub 1], h.o.d.n. Europlantis, houdt zich bezig met de import en export van onder meer fruitplanten en sierplanten. Europlantis Sp.zo.o. is de Poolse vennootschap waarvan [eiser sub 1] bestuurder is. Ook deze Poolse vennootschap is in dezelfde sector actief.
2.2. [gedaagde] exploiteert te Ederveen een handelskwekerij.
2.3. [eiser sub 1] heeft begin 2011 [gedaagde] benaderd voor een mogelijke samenwerking betreffende het opkweken, promoten en verkopen van aardbeienplanten van twee oude bestaande aardbeienrassen, de Fragaria ananassa en de Mieze Schindler, voor welke planten op enig moment de benaming “Pineberry White Dream” respectievelijk “Framberry” is bedacht (in geschil is wie deze namen heeft bedacht).
2.4. Over deze voorgenomen samenwerking heeft [eiser sub 1] gecommuniceerd met [gedaagde].
2.5. Op 6 maart 2011 heeft [gedaagde] aan [eiser sub 1] een notitie overhandigd met als onderwerp “afspraken”. In deze notitie staat, voor zover van belang:
Verder hebben wij de afspraak met [ ] ([eiser sub 1], vzr.) dat de opbrengsten
Van de fragaria white dream planten in Europa gedurende 2 jaar in 50/50 zullen delen
(voor buiten Europa en voor licenties telt dit niet
Dit omdat de kosten hier van erg hoog zijn en dat we die terug moeten verdienen door verkoop van concept)
Dit houdt in dat de kosten van een plant gemiddeld op 0,75 zitten en dat de meer prijs door 2 word gedeeld
Voor ieder een gelijk deel boven die prijs
2.6. [eiser sub 1] heeft [gedaagde] verzocht om de samenwerking betreffende de aardbeienplanten goed op papier te zetten. [gedaagde] heeft dat geweigerd onder meer omdat [eiser sub 1] volgens haar de meeste van zijn afspraken bij herhaling niet nakwam.
2.7. [gedaagde] is houder van de woordmerken “Pineberry White Dream” en “Framberry”.
2.8. De naam “Pineberry White Dream” is door [gedaagde] op 14 februari 2011 als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE), voor de klassen 31 (land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden; levende planten en bloemen; weefselkweekmateriaal; teeltmateriaal; alle voornoemde waren in het bijzonder betrekking hebben op rassen van het gewas aardbei) en 44 (vermeerdering, veredeling, vermenigvuldiging en voortplanting van de in klasse 31 genoemde waren), welk woordmerk op 10 mei 2011 is ingeschreven onder nummer 0896078. De naam “Pineberry White Dream” is door [gedaagde] ook als merk in het internationale merkenregister van World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève ingeschreven onder nummer 1080422.
2.9. De naam “framberry” is door [gedaagde] op 29 augustus 2011 als woordmerk gedeponeerd bij het BBIE voor de klassen 31 en 44, welk woordmerk op 10 november 2011 is ingeschreven onder nummer 0906038. Daarnaast heeft [gedaagde] op 19 oktober 2011 een aanvraag ingediend voor inschrijving van de naam “framberry” als merk in het internationale merkenregister.
3. Het geschil in conventie
3.1. [eiser sub 1] en Europlantis vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. [gedaagde] beveelt binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op haar kosten alle merkinschrijvingen en -aanvragen over te dragen aan eiser;
2. [gedaagde] beveelt om met onmiddellijke ingang geen planten onder de benaming “Framberry” en planten onder de naam “Pineberry White Dream” meer te verkopen, zonder schriftelijke toestemming van eiser;
3. [gedaagde] beveelt om binnen 21 dagen na betekening aan eiser te doen toekomen een door een registeraccountant gecertificeerde en met alle noodzakelijke bescheiden gestaafde opgave van:
a. de totale hoeveelheid van door ondergetekende bestelde en/of gekochte planten onder de benaming “Framberry” en planten onder de naam “Pineberry White Dream”;
b. de totale hoeveelheid van de door ondergetekende verkochte planten onder de benaming “Framberry” en planten onder de naam “Pineberry White Dream”;
c. de door eiser betaalde productiekosten en/of inkoopprijzen alsmede de behaalde verkoopprijzen;
d. de totale nog aanwezige voorraad van de planten onder de benaming “Framberry” en planten onder de naam “Pineberry White Dream”;
e. het totale bedrag van de door [gedaagde] genoten brutowinst, onder aftrek van eventuele omzetbelasting, behaald met het verhandelen van de inbreukmakende planten onder de benaming “Framberry” en planten onder de naam “Pineberry White Dream” en 50% van deze winst op eerste verzoek te zullen betalen aan eiser;
f. de namen en adressen van al degenen met wie [gedaagde] heeft gecontracteerd in verband met de inbreukmakende aardbeienplanten onder de benaming “Framberry” en planten onder de naam “Pineberry White Dream”, de leverancier daaronder begrepen,
met bepaling dat [gedaagde] aan eiser zal verbeuren een dwangsom groot
€ 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet geheel en al aan één of meer van deze geboden zal voldoen, zulks tot een maximum van € 500.000,00;
4. [gedaagde] veroordeelt in de kosten van dit geding, overeenkomstig artikel 1019h Rv, te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.
3.2. Aan hun vorderingen leggen [eiser sub 1] en Europlantis het volgende ten grondslag. Zij stellen dat [gedaagde] te kwader trouw de woordmerken “Pineberry White Dream” en “Framberry” heeft gedeponeerd. Daartoe voeren zij aan dat Europlantis c.q. [eiser sub 1] de bedenker is van deze namen en deze namen reeds door hen gebruikt zijn voordat zij in contact traden met [gedaagde], zodat er sprake is van merkdepots te kwader trouw door [gedaagde]. Daarnaast stellen [eiser sub 1] en Europlantis dat partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben over de gezamenlijke verkoop van deze twee aardbeienplanten en dat de door partijen in dat kader gemaakte afspraken door [gedaagde] moeten worden nagekomen door inzicht te geven en verantwoording af te leggen over de verkoopopbrengsten van deze twee aardbeiensoorten onder die twee benamingen.
3.3. [gedaagde] voert verweer.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling in conventie
De rechtsmacht en het toepasselijke recht
4.1. Gelet op de internationale aspecten van deze zaak – eiseres sub 2 is een in Polen gevestigde vennootschap naar het recht van Polen – dient ambtshalve eerst de bevoegdheid van de voorzieningenrechter en het op de onderhavige vorderingen toepasselijke recht te worden beoordeeld.
4.2. De Nederlandse rechter komt krachtens artikel 2 van Pro de EEX-verordening (EG Verordening nr. 44/2001) rechtsmacht toe, nu gedaagde ([gedaagde]) haar vestigingsplaats in Nederland heeft. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is relatief bevoegd, gelet op de vestigingplaats van [gedaagde] in het arrondissement Arnhem.
4.3. Voor de vaststelling van het toepasselijke recht op de rechtsverhouding tussen partijen is van belang dat [eiser sub 1] en Europlantis hun vorderingen deels baseren op een onrechtmatige daad van [gedaagde] en deels op tekortkomingen van [gedaagde] in de tussen partijen geldende samenwerkingsovereenkomst. Om te bepalen welk recht van toepassing is ten aanzien van een op een onrechtmatige daad gegronde vordering dient de Nederlandse rechter EG Verordening nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II-verordening) toe te passen. Om te bepalen welk recht van toepassing is ten aanzien van een op een overeenkomst gegronde vordering dient de Nederlandse rechter EG Verordening nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I-verordening) toe te passen.
4.4. Voor zover partijen ter zitting niet al duidelijk gekozen hebben voor de toepas¬selijk¬heid van het Nederlands recht op hun gehele rechtsverhouding, geldt dat uit het geheel der omstandigheden van deze zaak blijkt dat de gestelde onrechtmatige daad vrijwel uitsluitend in de rechtssfeer van Nederland plaatsvindt en dus een nauwere band heeft met Nederland, zodat het Nederlands recht van toepassing is ex artikel 4 lid 3 van Pro Rome II-verordening op de vorderingen gebaseerd op onrecht¬matige daad. Wat betreft de vorderingen gebaseerd op de gestelde samenwerkingsovereen¬komst geldt dat uit alle omstandigheden van deze zaak blijkt dat de door [eiser sub 1] en Europlantis gestelde samenwerkingsovereenkomst tussen partijen vrijwel uitsluitend een band heeft met Nederland, zodat op grond van artikel 4 lid 3 van Pro Rome I-verordening ook op deze vorderingen het Nederlands recht van toepassing is.
De inhoudelijke beoordeling
4.5. Het spoedeisend belang volgt uit de stellingen van [eiser sub 1] en Europlantis.
4.6. [eiser sub 1] en Europlantis vorderen onder 1, kort gezegd, overdracht aan hen van de intellectuele eigendomsrechten van [gedaagde] op de woordmerken “Pineberry White Dream” en “Framberry”, waarbij zij in het midden laten aan wie van hen precies deze rechten moeten worden overgedragen.
4.7. Aan de vorderingen onder 1 en 2 wordt, naar de voorzieningenrechter begrijpt,
een onrechtmatige daad van [gedaagde] ten grondslag gelegd. Volgens [eiser sub 1] en Europlantis handelt [gedaagde] onrechtmatig doordat zij de benamingen “Pineberry White Dream” en “Framberry” te kwader trouw zou hebben gedeponeerd als woordmerk, omdat [eiser sub 1] c.q. Europlantis de bedenker zou zijn van die benamingen en deze reeds door hen zouden zijn gebruikt vóór het depot door [gedaagde]. Voorts begrijpt de voorzie¬ningen¬rechter de stellingen van [eiser sub 1] zo dat het onrechtmatig handelen van [gedaagde] zou bestaan in de omstandigheid dat [gedaagde] de merkinschrijving van de beide aardbeiennamen uitsluitend op haar eigen naam heeft gedaan, terwijl de intentie van partijen was dat de merkinschrijving op beider naam zou geschieden gelet op de bedoe¬lingen van partijen om samen te werken bij verkoop van de aardbeienplanten onder de benaming “Pineberry White Dream” en “Framberry”.
4.8. Wat hiervan ook zij, de gestelde onrechtmatige daad van [gedaagde] kan er niet toe leiden dat de bedoelde merkinschrijvingen door [gedaagde] moeten worden over¬gedragen en op naam van één van de eisers moeten worden gezet. De bedoeling van partijen kan hoogstens geweest zijn, zoals [eiser sub 1] en Europlantis ook stellen, dat de merk¬inschrij¬vingen van de aardbeiennamen “Pineberry White Dream” en “Framberry” op naam van beide partijen gezamenlijk moesten komen. Dit betekent dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen was, dit hebben [eiser sub 1] en Europlantis ook niet gesteld, dat de merkinschrijvingen uitsluitend op naam van [eiser sub 1] en Europlantis c.q. één van hen zouden komen, zodat de vordering onder 1 tot toekenning van een exclusief recht - het uitsluitend recht op de woordmerken “Pineberry White Dream” en “Framberry” - aan [eiser sub 1] dan wel Europlantis niet kan worden toegewezen. Een deugdelijke rechtsgrond ontbeert daarvoor.
4.9. Voor de vordering onder 2 geldt dat aan [eiser sub 1] en Europlantis, dan wel aan één van hen, geen exclusief recht toekomt op de benamingen “Pineberry White Dream” en “Framberry”. Bij de vordering onder 2 pretenderen [eiser sub 1] en Europlantis dat zij exclusieve rechten hebben op deze merknamen. Dat is echter niet zo, nu zij niet zijn inge¬schre¬ven als rechthebbende van die woordmerken. Uit de overgelegde stukken blijkt dat juist [gedaagde] merkhouder is van deze woordmerken en dat dus in beginsel het uitslui¬tend recht op deze merken aan [gedaagde] toekomt. Daarnaast wordt de vordering onder 1 niet toegewezen, zodat [eiser sub 1] en Europlantis ook op die grond [gedaagde] niet kunnen verbieden aardbeienplanten onder de benaming “Pineberry White Dream” en “Framberry” te verkopen. Dit betekent dat de vordering onder 2 evenmin voor toewijzing in aanmerking komt.
4.10. De vorderingen onder 3 komen kort samengevat neer op het afleggen van rekening en verantwoording door [gedaagde] over de samenwerking van partijen ten aanzien van de gezamenlijke verkoop van de betreffende twee aardbeiensoorten. Deze vorderingen kunnen niet worden toegewezen op basis van een exclusief recht, nu hiervoor reeds is geoordeeld dat [eiser sub 1] en Europlantis geen exclusief recht toekomt op de betreffende twee woord¬merken. Ter zitting hebben [eiser sub 1] en Europlantis toegelicht dat deze vorderingen ook niet zijn gebaseerd op inbreuk van aan hen toekomende exclusieve merkrechten, maar op nakoming van de samenwerkingsovereen¬komst tussen partijen met betrekking tot de gezamenlijke verkoop van de aardbeienplanten onder de benamingen “Pineberry White Dream” en “Framberry”. Ter ondersteuning van deze samenwerkings¬overeenkomst hebben [eiser sub 1] en Europlantis verschillende producties overgelegd, waaronder (e-mail) correspondentie en de notitie van 6 maart 2011 geschreven door [gedaagde]. Volgens [eiser sub 1] en Europlantis blijkt daaruit dat partijen duidelijke afspraken hebben gemaakt over de invulling van de samenwerking en vorderen zij nakoming van die afspraken. Daar¬tegenover heeft [gedaagde] het bestaan en voortduren van een samenwerkings¬overeen¬¬komst en de door [eiser sub 1] en Europlantis gestelde afspraken in dat kader gemotiveerd betwist. [gedaagde] heeft daartoe verschillende stukken overgelegd, waaronder (e-mail)correspondentie waaruit blijkt dat partijen geen samen¬werkings¬verband hadden anders dan een leverancier-klant verhouding, die bovendien ernstig was verstoord. Volgens [gedaagde] betreft de notitie van 6 maart 2011 een voorlopige uitwerking van de beoogde samenwerking tussen haar en [eiser sub 1], waaronder over de twee aardbeien¬soorten, en is de uiteindelijke definitieve samenwerking tussen partijen nooit van de grond gekomen, omdat [eiser sub 1] bij herhaling zijn afspraken en/of toezeggingen niet kon nakomen. Wie op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft kan thans niet worden vastgesteld. Daarvoor is bewijslevering nodig waarvoor dit kort geding zich niet leent. Dit betekent dat vooralsnog niet kan worden uitgegaan van het bestaan van een samewerking(sovereenkomst) tussen partijen ten aanzien van de twee aardbeiensoorten, zodat ook de vorderingen onder 3 zullen worden afgewezen.
4.11. [eiser sub 1] en Europlantis zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld van [gedaagde]. [gedaagde] heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskosten¬vergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaatkosten € 10.642,89 bedragen. Ter onderbouwing van haar advocaatkosten heeft zij een kostenspecificatie met bijbehorende facturen in het geding gebracht ten bedrage van in totaal € 10.642,89. [eiser sub 1] en Europlantis hebben deze kostenspecificatie als zodanig niet betwist. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat te matigen tot € 6.000,00, in aansluiting bij de maximale bandbreedte voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. De voorzieningenrechter acht in casu een bedrag van € 6.000,00 aan advocaat¬kosten redelijk en evenredig gelet op onder meer de geringe omvang van het feitencomplex en de betrekkelijke eenvoud van de in kort geding te beantwoorden rechtsvragen. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden, gezien het voorgaande, begroot op:
- griffierecht € 575,00
- salaris advocaat € 6.000,00
Totaal € 6.575,00
5. Het geschil en de beoordeling in reconventie
5.1. (De advocaat van) [gedaagde] heeft twee dagen voor de mondelinge behandeling van 6 juni 2012 van de onderhavige zaak de rechtbank en de wederpartij per fax tien producties doen toekomen met op het voorblad onder het productieoverzicht de volgende vermelding:
Graag maak ik hierbij tevens van de gelegenheid gebruik om u te melden dat ik namens gedaagde ter zitting een reconventionele eis zal instellen in het kader waarvan Vitro Bio Plant ([gedaagde], vzr.) zal vorderen dat [eiser sub 1] (Europlantis) zal moeten staken en gestaakt zal moeten houden het gebruik door hem van de merknamen Framberry c.q. Pineberry White Dream.
5.2. [gedaagde] heeft op de terechtzitting, samengevat, de volgende eis in reconventie willen indienen:
I. [eiser sub 1] en Europlantis ieder te bevelen om met onmiddelijke ingang na betekening van dit vonnis, althans binnen een redelijke termijn, elk (verder) gebruik van de door [gedaagde] beschermde merken Framberry en Pineberry White Dream, of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden in de landen van de Europese Unie, Zuid Korea en de Verenigde Staten van Amerika;
II. [eiser sub 1] en Europlantis te veroordelen tot betaling van een dwangsom van
€ 15.000,00 voor iedere dag gedurende welke zij in gebreke mochten blijven met nakoming van het sub I gevorderde;
III. [eiser sub 1] en Europlantis hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
5.3. [eiser sub 1] en Europlantis hebben bezwaar gemaakt tegen deze wijze van aankondigen en indienen van de eis in reconventie. Zij stellen dat zij zijn overvallen door de niet vooraf (volledig) aangekondigde eis in reconventie en daardoor geen goed verweer kunnen voeren tegen die eis. [eiser sub 1] en Europlantis stellen dat dit in strijd is met het Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie dienen (hierna: het procesreglement), omdat de eis in reconventie niet van te voren volledig uitgeschreven is aangekondigd en bij die aankondiging bovendien de gronden daarvan geheel ontbreken, waardoor zij in hun verdediging zijn geschaad. De eis in reconventie moet daarom volgens hen wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing blijven. Hierop heeft [gedaagde] aangegeven dat zij gelet op deze bezwaren niet de ter zitting aangekondigde eis in reconventie, maar de hiervoor onder 5.1 vooraf aangekondigde eis in reconventie indient. [eiser sub 1] en Europlantis hebben hun bezwaren gehandhaafd.
5.4. Ingevolge artikel 7.2 van het procesreglement dienen een eis in reconventie en de gronden daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur vóór de terechtzitting, schriftelijk meegedeeld te worden aan de wederpartij en de voorzieningenrechter. Uitgaande van de uiteindelijk door [gedaagde] ter zitting ingediende eis in reconventie, zoals hiervoor onder 5.1 geciteerd, staat in ieder geval vast dat de gronden van die eis niet (uiterlijk 24 uur) vóór de terechtzitting aan [eiser sub 1] en Europlantis en de voorzieningenrechter zijn mede¬gedeeld. Hoewel [gedaagde] daartoe ruim de gelegenheid heeft gehad, gelet op de datum van betekening van de dagvaarding (11 mei 2012) en de omstandigheid dat [gedaagde] in ieder geval sinds februari 2012 bijgestaan wordt door haar advocaat die haar ook in de onderhavige procedure bijstaat, zijn de gronden van deze eis in reconventie eerst op de zitting te laat naar voren gebracht. De voorzieningen¬rechter acht het in strijd met de eisen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor dat deze zelfstandige eis in reconventie, die niet zonder meer voortvloeit uit het verweer in conventie en waarvan de gronden niet vooraf zijn aangekondigd, desondanks toch in dit kort geding wordt toegestaan. [gedaagde] kan dus niet worden ontvangen in haar eis in reconventie en zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in haar reconventionele vordering.
5.5. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser sub 1] en Europlantis worden begroot op nihil, nu [eiser sub 1] en Europlantis niet waren voorbereid op de eis in reconventie en aldus geen kosten daarvoor hebben kunnen maken.
6. De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
6.1. wijst de vorderingen af,
6.2. veroordeelt [eiser sub 1] en Europlantis hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 6.575,00,
6.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
in reconventie
6.4. verklaart [gedaagde] niet-ontvankelijk in haar vordering,
6.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser sub 1] en Europlantis tot op heden begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2012.
Coll.:HS